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Leitlinien für Marken

 Richtlinien in Markensachen

Richtlinien in Markensachen

- Allgemeiner Teil

- Markeneintragungsverfahren

- Registerführung

- Internationale Markenregistrierung

- Materielle Markenprüfung

- Widerspruchsverfahren

- Löschungsverfahren wegen

Nichtgebrauchs

Bern, 1.1.2017

1

Inhalt

Inhalt 1

Abkürzungsverzeichnis 15

Teil 1 – Allgemeiner Teil 18

1. Einleitung 18

2. Rechtsgrundlagen 18

2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teile 2 und 5) 19

2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3) 19

2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teile 4 und 5) 19

2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6) 19

2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7) 19

3. Parteien 19

3.1 Parteirecht 19

3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung 20

3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 20

3.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 21

3.1.3.1 Aktivlegitimation 21

3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz 21

3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers 21

3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 21

3.1.3.2 Passivlegitimation 21

3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren 21

3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 22

3.2 Übertragung 22

3.2.1 Allgemein 22

3.2.2 Besonderheiten 22

3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens 22

3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen 23

3.2.2.3 Konkurs einer Partei 23

4. Vertretung und Zustellungsdomizil 23

4.1 Vertreter 23

4.2 Vollmacht 24

4.3 Zustellungsdomizil 25

5. Allgemeine Verfahrensregeln 25

5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege 25

5.2 Zuständigkeitsprüfung 26

Inhalt

2

5.3 Ausstand 27

5.4 Feststellung des Sachverhalts 27

5.4.1 Untersuchungsmaxime 27

5.4.2 Mitwirkungspflicht 28

5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit 28

5.4.4 Beweise 29

5.4.4.1 Beweismittel 29

5.4.4.1.1 Grundsätze 29

5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln 29

5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass 30

5.5 Fristen 30

5.5.1 Allgemeines 30

5.5.2 Berechnung der Fristen 30

5.5.3 Fristerstreckung 31

5.5.4 Einhaltung der Fristen 32

5.5.4.1 Im Allgemeinen 32

5.5.4.2 Elektronische Zustellung 32

5.5.4.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren 32

5.5.5 Stillstand der Fristen 33

5.5.6 Säumnisfolgen 33

5.5.7 Weiterbehandlung 33

5.5.7.1 Im Allgemeinen 33

5.5.7.2 Ausschluss 33

5.5.7.3 Verfahren 34

5.5.8 Wiederherstellung der Frist 34

5.6 Register- und Akteneinsicht 35

5.6.1 Grundsatz 35

5.6.2 Ausnahmen 35

5.7 Rechtliches Gehör 36

5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern 36

5.7.1.1 Schriftenwechsel 36

5.7.1.1.1 Einparteienverfahren 36

5.7.1.1.2 Zweiparteienverfahren 36

5.7.1.2 Replikrecht 37

5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen 38

5.7.2 Beweisanerbieten 38

5.8 Verfahrenssprache 38

5.8.1 Eintragungsverfahren 38

5.8.2 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 39

6. Sistierung 39

6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens 39

Inhalt

3

6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie 40

6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien 40

6.4 Sonstige Sistierungsgründe 40

7. Verfügung 40

7.1 Inhalt und Begründung 40

7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 41

7.2.1 Rückzug 41

7.2.2 Vergleich 42

7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge 42

7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen 42

7.3.1 Eintragungsverfahren 42

7.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 43

7.3.2.1 Verfahrenskosten 43

7.3.2.2 Parteientschädigungen 43

7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen

Entscheiden 44

7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung) 44

7.4 Eröffnung 46

7.4.1 Schriftlichkeit 46

7.4.2 Amtliche Publikation 46

7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen 46

8. Rechtsmittel 47

8.1 Endverfügungen 47

8.2 Zwischenverfügungen 47

9. Rechtskraft 48

9.1 Formelle Rechtskraft 48

9.2 Materielle Rechtskraft 48

10. Wiedererwägung und Revision 49

11. Gebühren 50

11.1 Im Allgemeinen 50

11.2 Pauschalgebühren 50

11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel 50

11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut 50

11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren 51

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren 53

1. Einleitung 53

2. Eingangsprüfung 53

2.1 Hinterlegung 53

2.1.1 Eintragungsgesuch 53

Inhalt

4

2.1.2 Wiedergabe der Marke 53

2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen 53

2.1.4 Unvollständiges Gesuch 53

2.2 Hinterlegungsdatum 54

3. Formalprüfung 54

3.1 Hinterlegung 54

3.1.1 Formular 54

3.1.2 Hinterleger 54

3.2 Wiedergabe der Marke 55

3.2.1 Farbanspruch 56

3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken 56

3.2.3 Akustische Marken 57

3.2.4 Dreidimensionale Marken 57

3.2.5 Hologramme 58

3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken 58

3.2.7 Muster 59

3.2.8 Positionsmarken 59

3.2.9 Bewegungsmarken 59

3.2.10 Geruchsmarken 60

3.3 Markenart 60

3.4 Prioritätsanspruch 60

3.4.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft 61

3.4.2 Gegenrechtspriorität 62

3.4.3 Ausstellungspriorität 62

3.5 Beschleunigte Markenprüfung 63

3.6 Gebühren 63

3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung 63

3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer 64

4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 64

4.1 Rechtliche Grundlagen 64

4.2 Die Nizza-Klassifikation 65

4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation 66

4.4 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» 67

4.5 Begriffsbestimmung 67

4.6 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung 68

4.7 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen 68

4.8 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen» 69

4.9 Die Begriffe «Sets» und «Kits» 69

4.10 Der Begriff «Systeme» als Ware 69

4.11 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 70

4.12 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel» 70

Inhalt

5

4.13 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40 71

4.14 Problematische Formulierungen 72

4.15 Klassifikationshilfsmittel 72

Teil 3 – Registerführung 74

1. Einleitung 74

2. Eintragung 74

3. Verlängerungen 75

4. Änderungen und Löschung 75

4.1 Übertragungen 75

4.2 Teilübertragungen 76

4.3 Teilung 76

4.4 Lizenzen 77

4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung 77

4.6 Teillöschung 78

4.7 Reglementsänderung 78

4.8 Sonstige Änderungen 78

4.9 Berichtigungen 79

4.10 Löschungen 79

5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht 79

5.1 Markenregister 79

5.2 Auskünfte und Akteneinsicht 80

6. Prioritätsbelege 80

Teil 4 – Internationale Registrierungen 81

1. Einleitung 81

2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis 81

2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems 81

2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP) 81

2.2.1 Berechnung der Priorität 82

2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut 82

2.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI 83

2.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder 83

2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24

GAFO) 84

2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen 84

2.4.1 Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO) 85

2.4.2 Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO) 85

2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO) 86

Inhalt

6

2.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»; Regel

25.1)a)iv) GAFO) 86

2.4.5 Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i)

GAFO) 86

2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen 86

2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20bis GAFO) 86

2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 GAFO) 87

2.5.3 Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO) 87

2.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO) 88

2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9quinquies MMP) 88

2.5.6 Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO) 88

2.5.7 Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 GAFO) 89

2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31

GAFO) 89

2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO) 89

3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz 90

3.1 Verfahren vor der OMPI 91

3.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die

Schweiz 91

3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO 91

3.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung 91

3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO) 91

3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO) 92

3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel

18ter 2), 3) und 4) GAFO) 93

3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO) 94

3.1.8 Berichtigung (Regel 28 GAFO) 94

3.2 Verfahren vor dem Institut 94

3.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz 94

3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO 95

3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme 95

3.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil 95

3.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers 96

3.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers 97

3.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis 97

3.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren 97

Teil 5 – Materielle Markenprüfung 99

1. Rechtsgrundlagen 99

2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit 99

3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe 100

Inhalt

7

3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen 100

3.2 Gesamteindruck 101

3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen 102

3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches 102

3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise 103

3.6 Berücksichtigte Sprachen 104

3.7 Grenzfälle 105

3.8 Gleichbehandlung 105

3.9 Vertrauensschutz 106

3.10 Ausländische Entscheide 107

3.11 Internetrecherchen 108

4. Gemeingut 108

4.1 Gesetzliche Grundlagen 108

4.2 Der Begriff des Gemeinguts 109

4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG 109

4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft 109

4.3.2 Freihaltebedürfnis 111

4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste 112

A. Konventionelle Zeichen 113

4.4 Wortmarken 113

4.4.1 Allgemeines 113

4.4.2 Beschreibende Angaben 113

4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben 113

4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere

Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand 114

4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe 114

4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen 114

4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen 115

4.4.2.6 Synonyme 115

4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben 116

4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen 116

4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben 116

4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale 116

4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre 117

4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise 118

4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen 118

4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der

Dienstleistungen 119

4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen 119

4.4.2.7.9 Weitere beschreibende Angaben 120

4.4.2.7.10 International Nonproprietary Names (INN) 120

Inhalt

8

4.4.2.7.11 Namen von Pflanzensorten 120

4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen 121

4.4.4 Übliche Zeichen 121

4.4.5 Slogans 122

4.4.6 Firmen 123

4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern 123

4.4.8 Freizeichen 124

4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 124

4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes 125

4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente 125

4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit

einzelnen Buchstaben oder Ziffern 126

4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen 126

4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele 127

4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen 127

4.4.9.5 Mehrere Sprachen 128

4.5 Einfache Zeichen 128

4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern 128

4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen 128

4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen 129

4.5.4 Geometrische Figuren 129

4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen 130

4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 130

4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete 130

4.5.6.2 Monogramme 131

4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken 131

4.7 Bildmarken 134

4.8 Piktogramme 136

4.9 Akustische Marken 136

B. Nicht konventionelle Zeichen 137

4.10 Muster 138

4.11 Farbmarken 139

4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken) 140

4.12.1 Begriff 140

4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S. 141

4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S. 142

4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG 142

4.12.4.1 Wesen der Ware 142

4.12.4.2 Technisch notwendige Form 143

4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) 143

4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze 143

Inhalt

9

4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen

zweidimensionalen Elementen 147

4.13 Positionsmarken 148

4.14 Bewegungsmarken 149

4.15 Hologramme 150

4.16 Sonstige Markentypen 150

5. Irreführende Zeichen 150

5.1 Allgemeines 150

5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr 151

5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs 152

6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen 152

7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen 154

7.1 Allgemeine Bemerkungen 154

7.2 Wappenschutzgesetz 155

7.2.1 Öffentliche Zeichen der Schweiz 155

7.2.1.1 Wappen 155

7.2.1.2 Amtliche Bezeichnungen 156

7.2.1.3 Fahnen und andere Hoheitszeichen 156

7.2.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen 157

7.2.2 Öffentliche Zeichen des Auslandes 157

7.2.3 Prüfung der Verwechselbarkeit 158

7.2.3.1 Allgemeine Grundsätze 158

7.2.3.2 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs 161

7.2.3.2.1 Beim Schweizerwappen 161

7.2.3.2.2 Bei ausländischen Hoheitszeichen 161

7.2.4 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen 162

7.3 Schutz des Roten Kreuzes 162

7.4 Internationale Organisationen 163

7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe 165

8. Herkunftsangaben 166

8.1 Begriff der Herkunftsangabe 166

8.2 Herkunftsangaben als Marken 167

8.3 Arten von Herkunftsangaben 168

8.3.1 Direkte Herkunftsangaben 168

8.3.2 Indirekte Herkunftsangaben 168

8.3.3 Einfache Herkunftsangaben 168

8.3.4 Qualifizierte Herkunftsangaben 169

8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen 169

8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung 170

8.4.2 Unbekannte geografische Namen 171

8.4.3 Symbolische Zeichen 171

Inhalt

10

8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit 172

8.4.5 Typenbezeichnungen 172

8.4.6 Gattungsbezeichnungen 173

8.4.7 Betriebliche Herkunft 173

8.4.8 Verkaufsort (Messen u.Ä.) 174

8.4.9 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben 174

8.4.10 Geografische Hinweise in der Gastronomie 175

8.4.11 Namen von Luftfahrtgesellschaften 175

8.4.12 Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen 176

8.4.13 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen 176

8.4.14 Geografische Hinweise bei Tabakwaren 177

8.4.15 Reisedienstleistungen 177

8.5 Gemeingut 177

8.5.1 Direkte Herkunftsangaben 177

8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben 178

8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben 179

8.6 Irreführung über die geografische Herkunft 179

8.6.1 Grundsatz 179

8.6.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen

zweiten Bedeutung («secondary meaning») 181

8.6.3 Korrektive 181

8.6.4 Entlokalisierende Zusätze 182

8.6.5 Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere spezifische

Tätigkeiten 182

8.6.6 Einschränkungspraxis 184

8.6.7 Sich widersprechende Bezeichnungen 185

8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG) 186

8.7.1 Bilaterale Verträge 186

8.7.2 TRIPS-Abkommen 187

8.7.3 Stresa-Abkommen 187

8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG) 188

8.7.5 Art. 50a MSchG 189

8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen und Zeichen

enthalten, gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG 189

8.8.1 Nationale Herkunftsangaben 189

8.8.2 Ausländische Herkunftsangaben 190

8.8.2.1 Bilaterale Verträge 190

8.8.2.2 TRIPS 190

8.8.2.3 Übersicht 191

9. Kollektiv- und Garantiemarken 191

9.1 Einleitung 191

Inhalt

11

9.2 Kollektivmarken 191

9.3 Garantiemarken 192

10. Geografische Marken 193

10.1 Allgemeines 193

10.2 Eintragbare Zeichen 193

10.3 Hinterlegungsberechtigte 194

10.4 Markenreglement 195

10.5 Beurteilungsgrundlagen 195

10.6 Sistierung 195

11. Verkehrsdurchsetzung 195

11.1 Allgemeines 195

11.1.1 Begriff 195

11.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis 197

11.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung 197

11.1.4 Massgebliche Verkehrskreise 198

11.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung 199

11.1.6 Hinterlegungsdatum 199

11.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen 200

11.2.1 Allgemeines 200

11.2.2 Beweismittel 200

11.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen 200

11.2.4 Ort des Gebrauchs 201

11.2.5 Dauer des Gebrauchs 201

11.2.6 Markenmässiger Gebrauch 201

11.2.7 Abweichender Gebrauch 202

11.2.8 Umfang des Gebrauchs 202

11.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie 202

11.3.1 Allgemeines 202

11.3.2 Anwendungsfälle 203

11.3.3 Zu verwendendes Zeichen 203

11.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 203

11.3.5 Ort der Durchführung 204

11.3.6 Art der Erhebung 204

11.3.7 Repräsentativität 205

11.3.8 Zu stellende Fragen 205

11.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung 207

11.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage 207

Teil 6 – Widerspruchsverfahren 209

1. Einleitung 209

Inhalt

12

2. Sachentscheidvoraussetzungen 210

2.1 Widerspruchsschrift 210

2.2 Rechtsbegehren 211

2.3 Begründung 211

2.4 Parteien 211

2.4.1 Aktivlegitimation 211

2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke 211

2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke 212

2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen 212

2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts 212

2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit 212

2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät 214

2.4.2 Passivlegitimation 214

2.5 Widerspruchsfrist 215

2.6 Widerspruchsgebühr 215

2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe 215

2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts 216

3. Mängel des Widerspruchs 216

3.1 Nicht behebbare Mängel 216

3.2 Behebbare Mängel 217

3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist 218

4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 218

4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke 218

4.2 Sistierung 218

4.3 Information über eingegangene Widersprüche 219

5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren 219

5.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages 219

5.2 Einrede des Nichtgebrauchs 219

5.3 Karenzfrist 220

5.3.1 Beginn der Karenzfrist 220

5.3.2 Verlängerung der Markeneintragung 221

5.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens 221

5.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs 222

5.4.1 Gebrauch in der Schweiz 222

5.4.2 Zeitlicher Gebrauch 222

5.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs 223

5.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt 223

5.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen 224

5.4.5.1 Subsumption 224

5.4.5.2 Problematik des Teilgebrauchs 224

5.4.6 Gebrauch in abweichender Form 226

Inhalt

13

5.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen 227

5.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung 227

5.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 228

5.6 Verfahrensrechtliches 228

5.6.1 Schriftenwechsel 228

5.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 228

5.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs 229

6. Widerspruchsgründe 229

6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 230

6.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit 231

6.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit 231

6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen 231

6.2 Zeichenidentität 233

6.3 Zeichenähnlichkeit 233

6.3.1 Wortmarken 233

6.3.2 Bildmarken 234

6.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken 235

6.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken) 235

6.4 Verwechslungsgefahr 236

6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr 236

6.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr 236

6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und

Dienstleistungsgleichartigkeit 237

6.6 Aufmerksamkeit 237

6.7 Kennzeichnungskraft 238

7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch) 240

8. Eröffnung der Verfügung 241

8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke 241

8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen 241

8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten

Ausschlussgründe vorliegen 241

8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute

Ausschlussgründe vorliegen 241

8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung

eines Vertreters 242

8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der

Benennung eines Vertreters innert Frist 242

9. Kasuistik 242

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 243

1. Einleitung 243

Inhalt

14

2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation 243

2.1 Löschungsantrag 243

2.2 Rechtsbegehren 244

2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel 244

2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags 244

2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs 245

2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid 245

3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 246

3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 246

3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke 246

4. Löschungsgründe 246

4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 247

4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke 247

4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 247

5. Verfahrensabschluss 248

5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 248

5.2 Materieller Entscheid 248

5.2.1 Abweisung des Löschungsantrags 248

5.2.2 Gutheissung des Löschungsantrags 248

5.2.3 Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags 249

5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen

Registrierungen 249

6. Kasuistik 249

Anhang 250

ISO 8859-15 (druckbare Zeichen) 250

15

Abkürzungsverzeichnis

a.a.O. am angeführten Ort

Abs. Absatz

a.M. anderer Meinung

Art. Artikel

betr. betreffend

BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche

Sammlung)

BGer Schweizerisches Bundesgericht

BGG Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz,

SR 173.110)

BLW Bundesamt für Landwirtschaft

BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)

BVGer Bundesverwaltungsgericht

BZP Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess (SR 273)

E. Erwägung

EDI Eidgenössisches Departement des Innern

EJPD

EUIPO

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum

f./ff. folgende Seite/Seiten

fig. figurativ

Fn. Fussnote

FusG Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und

Vermögensübertragung (Fussionsgesetz, SR 221.301)

GAFO Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die

internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem

Abkommen (SR 0.232.112.21)

Gazette OMPI Gazette der internationalen Marken

GGA Geschützte Geografische Angabe

GUB/AOP Geschützte Ursprungsbezeichnung / Appellation d’origine protégée

Abkürzungsverzeichnis

16

HKA Herkunftsangabe

HR-Auszug Handelsregister-Auszug

i.d.R. in der Regel

i.e.S. im engeren Sinn

IGE-GebV Gebührenverordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges

Eigentum (SR 232.148)

Institut Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

i.V.m. in Verbindung mit

i.w.S. im weiteren Sinn

KUB/AOC

LGV

LKV

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung / Appellation d’origine contrôlée

Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02)

Verordnung des EDI über die Kennzeichnung und Anpreisung von

Lebensmitteln (SR 817.022.21)

LMG Lebensmittelgesetz (SR 817.0)

lit. litera

LwG Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1)

MMA Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

(SR 0.232.112.3)

MMP Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung

von Marken (SR 0.232.112.4)

MSchG Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben

(Markenschutzgesetz, SR 232.11)

MSchV Markenschutzverordnung (SR 232.111)

m.w.H. mit weiteren Hinweisen

Nizza-

Abkommen

Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren

und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.9)

Nizza-

Klassifikation

NZSchG

Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die

Eintragung von Marken, 11. Auflage, 1.1.2017

Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der

Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen

(SR 232.23)

OMPI Weltorganisation für geistiges Eigentum

OR Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Schweizerisches Obligationenrecht

(SR 220)

Abkürzungsverzeichnis

17

PMMBl Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt

PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums

(SR 0.232.04)

RKGE Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum

(Rechtsmittelinstanz bis 31.12.2006)

sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht

Singapur TLT Markenrechtsvertrag von Singapur (SR 0.232.112.11)

sog. sogenannt

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts

Swissness-

Botschaft

Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des

Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des

Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-

Vorlage), BBl 2009, S. 8533–8676

TabV Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit

Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung, SR 817.06)

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

(Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums,

SR 0.632.20)

VGG Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht

(Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)

vgl. vergleiche

VPB Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)

WSchG Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher

Zeichen (Wappenschutzgesetz, SR 232.21)

WSchV Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer

öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, SR 232.211)

ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)

Ziff. Ziffer

ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, SR 272)

18

Teil 1 – Allgemeiner Teil

1. Einleitung

Dieser Teil der Markenrichtlinien befasst sich mit den allgemeinen, für die verschiedenen

Verfahren vor dem Institut geltenden Verfahrensregeln.

2. Rechtsgrundlagen

Das Institut ist eine Bundesverwaltungsbehörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG.

Folglich werden die in seiner Zuständigkeit liegenden Verfahren allgemein durch das VwVG

(Art. 1 Abs. 1 VwVG)1 bestimmt, sofern sie nicht durch das MSchG oder ein anderes

Bundesgesetz eingehender geregelt werden (Art. 4 VwVG). Das VwVG wird seinerseits

durch Art. 37, 39 bis 41 und 43 bis 61 BZP2 ergänzt.3

Wenn weder das VwVG noch das MSchG die prozessrechtlichen Folgen eines Sachverhalts

regeln, ist gemäss Art. 4 VwVG auf andere bundesrechtliche Spezialnormen

zurückzugreifen. Das Institut ist der Auffassung, dass in Anwendung von Art. 4 VwVG auf die

ZPO zurückzugreifen ist. Das BZP enthält zwar Regelungen für einige im VwVG oder

MSchG nicht explizit enthaltene Fragestellungen auf verfahrensrechtlicher Ebene, aber diese

Bestimmungen können nicht angewandt werden. Denn im Verwaltungsverfahren sind

gemäss der Rechtsprechung nur die in Art. 19 VwVG explizit genannten Bestimmungen

anwendbar, da diese Aufzählung als abschliessend betrachtet werden muss.4 Des Weiteren

kommt nur das nach dem Inkrafttreten des VwVG erlassene Bundesrecht in Betracht.

Demzufolge ist auf andere jüngere Bestimmungen des Bundesrechts zurückzugreifen.

Zudem handelt es sich bei der ZPO um Bundesrecht,5 weshalb ihre Anwendung durch Art. 4

VwVG nicht ausgeschlossen ist, umso mehr als sie speziell für die Beilegung zivilrechtlicher

Streitigkeiten vorgesehen ist, von denen sich die Verfahren im Zuständigkeitsbereich des

Instituts in Markensachen mit zwei oder mehreren Verfahrensbeteiligten nicht grundlegend

unterscheiden.

Die verschiedenen Verfahren im Zuständigkeitsbereich des Instituts in Markensachen sind

insbesondere durch folgende Bestimmungen des MSchG und der MSchV geregelt:

1 Genauer in Art. 1 bis 43 VwVG. 2 Art. 19 VwVG. 3 Die Artikel 38 und 42 bis 49 BZP sind vorliegendenfalls nicht relevant, da sie die mündliche

Anhörung der Parteien und die Zeugeneinvernahme betreffen (Art. 14 Abs. 1 VwVG). 4 BGE 130 II 473, E. 2.4.

5 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes (vgl. Art. 122 Abs. 1

BV).

Teil 1 – Allgemeiner Teil

19

2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teile 2 und 5)

Das Verfahren zur Eintragung von Marken wird insbesondere durch Art. 28 bis 30 MSchG

und die Ausführungsbestimmungen von Art. 8 bis 19 MSchV geregelt.

2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3)

Die Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung werden insbesondere durch die

Art. 10, 17 bis 19, 35 und 37 ff. MSchG und die Ausführungsbestimmungen von Art. 25 bis

27, 28 bis 32 und 35 MSchV geregelt.

2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teile 4 und 5)

Soweit sich weder aus dem MMA noch dem MMP nichts anderes ergibt (Art. 44 Abs. 2

MSchG), wird das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken durch Art. 44 bis

46a MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen in Art. 47 bis 49 und 51 f. MSchV

besonders geregelt. Diese durch die GAFO ergänzten internationalen Abkommen

bestimmen folglich weitgehend das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken.

2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)

Das Widerspruchsverfahren wird in Art. 31 bis 34 MSchG und den entsprechenden

Ausführungsbestimmungen in Art. 20 bis 24 und 50 bis 52 MSchV geregelt. Neben den

allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die

Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.

2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)

Das Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke wird speziell durch Art. 35a und

35b MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen von Art. 24a bis 24e MSchV geregelt.

Neben den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die

Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.

3. Parteien

3.1 Parteirecht

Art. 6 VwVG definiert die Partei als Person, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung

berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel

gegen die Verfügung zusteht. Nach der Rechtsprechung hängt das Parteirecht von den

Rechten oder Pflichten ab, die die fragliche Verfügung berühren könnte.6

Partei zu sein, setzt Rechtsfähigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Dies gilt folglich für

natürliche oder juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechts, z.B. Bund, Kantone,

6 BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

20

Gemeinden sowie selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes.7 Als Parteien

können auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften8, Konkursmassen und

Erbengemeinschaften9 gelten, obwohl sie nur eine beschränkte Rechtspersönlichkeit

besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften10 sowie nicht selbstständige

öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesämter) und Anstalten.11

Als Parteien für die verschiedenen Verfahren in der Zuständigkeit des Instituts gelten

folgende Personen:

3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung

Als Partei im Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung gilt

ausschliesslich der Hinterleger. Nach Art. 28 Abs. 1 MSchG kann es sich um alle in Ziff. 3.1

oben genannten Personen handeln (für weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 54, für

Kollektivmarken vgl. Teil 5, Ziff. 9.2, S.191).

Öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit können

ebenfalls Marken hinterlegen. Bei diesen gilt die parteifähige Trägerschaft (z.B. die

Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei.

Ähnliches gilt für Zweigniederlassungen, die nach schweizerischem Recht über keine

Rechtspersönlichkeit verfügen. Das Institut geht davon aus, dass die Hinterlegung für die

Gesellschaft, der die Zweigniederlassung angehört, getätigt wird.12 Soll die Marke für eine

juristische Person in Gründung hinterlegt werden, haben alle Gründungsgesellschafter

zusammen (als mehrere Hinterleger) aufzutreten.

Dritten, deren Rechte und Pflichten durch die Eintragung einer Marke berührt werden

könnten, wird jedoch im Rahmen des Eintragungsverfahrens kein Parteirecht zuerkannt. Sie

können ihre Rechte erst später im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens oder eines

zivilrechtlichen Verfahrens geltend machen.

3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung

Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei für alle Verfahren im

Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Löschungsantrag gemäss Art. 35 lit. a

MSchG, Vertreterwechsel, Teilung usw.).

In bestimmten Fällen werden auch Dritte, deren Rechte und Pflichten durch die beantragte

Änderung des Registers berührt werden (z.B. Übertragung, Teilübertragung, Lizenzen) (vgl.

Teil 3, Ziff. 4.1, 4.2 und 4.4) als Partei anerkannt.

7 BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 II 32, E. 2. 8 Art. 562 und 602 OR. 9 BGE 102 Ia 430, E. 3; für die Regeln über den Parteiwechsel während des Verfahrens siehe auch

unten (vgl. Ziff. 3.2.2.2 und 3.2.2.3, S. 23). 10 BGE 132 I 256, E. 1.1. 11 BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 II 32, E. 2b und 2f.

12 Vgl. BGE 120 III 11 für die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im

Betreibungsverfahren.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

21

3.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

3.1.3.1 Aktivlegitimation

3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz

Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle

Inhaber der älteren Marke,13 Ältere Marken sind hinterlegte oder eingetragene Marken, die

nach Art. 6 bis 8 MSchG eine Priorität geniessen, und notorisch bekannte Marken, die zum

Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke notorisch bekannt sind (Art. 3 Abs. 2

MSchG). Diese Begriffe werden weiter unten definiert (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 211). Der

Inhaber einer geografischen Marke kann in Abweichung von Art. 31 MSchG keinen

Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).

Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung

des Widerspruchs massgebend.14 Stimmt das Markenregister im Zeitpunkt der Einreichung

des Widerspruchs nicht mit dem tatsächlichen Markeninhaber überein, hat der

Widersprechende seine Aktivlegitimation nachzuweisen, ansonsten auf den Widerspruch

nicht eingetreten werden kann.

3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers

Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bedingt eine Prüfung der Bestimmungen

des Lizenzvertrags, die den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens

regelmässig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der im Register

eingetragene Markeninhaber als Partei anerkannt.15 Der Lizenznehmer kann allerdings (wie

irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermächtigt werden, als Vertreter im

Widerspruchsverfahren zu handeln. Diese Ermächtigung muss jedoch dem Institut schriftlich

eingereicht werden und vor Ablauf der Widerspruchsfrist erstellt worden sein.16

3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Jede natürliche oder juristische Person (vgl. Ziff. 3.1, S. 19) kann einen Antrag auf Löschung

einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Ein besonderes

Interesse muss nicht nachgewiesen werden.

3.1.3.2 Passivlegitimation

3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

13 BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 14 Vgl. Art. 31 MSchG; BVGer B-6608/2009, E. 5 und 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL. 15 BVGer B-6608/2009, E. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL. 16 BVGer B-6608/2009, E. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

22

Gegen die Eintragung einer geografischen Marke kann kein Widerspruch erhoben werden

(Art. 31 Abs 1bis MSchG).

Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchspriorität

zur Hinterlegungspriorität.17 Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der

Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst später selbst hinterlegt, kann sich im

Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG noch auf

eine langjährige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden berufen. Wohl kann

der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter

gebrauchen. Dieses Weiterbenützungsrecht verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine

Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs

keinen Einfluss.18

Ist die angefochtene Marke an einen Dritten übertragen worden, ohne dass dieser bereits in

das Markenregister eingetragen wurde, so bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art.

17 Abs. 3 MSchG).

3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

Wie beim Widerspruchsverfahren gilt auch hier: Ist die angefochtene Marke an einen Dritten

übertragen worden, ohne dass dieser bereits in das Markenregister eingetragen wurde, so

bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art. 17 Abs. 3 MSchG).

3.2 Übertragung

3.2.1 Allgemein

Die Eintragung der Übertragung hat zur Folge, dass allfällige hängige andere Verfahren

grundsätzlich mit dem neuen, gehörig im Register eingetragenen Inhaber (vgl. Art. 17

MSchG, vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75) fortgesetzt werden. Besonderheiten gelten bei Verfahren

mit mehreren Verfahrensbeteiligten:

3.2.2 Besonderheiten

3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens

Bei der Übertragung einer Marke während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens

ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu

unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer

des Widerspruchsverfahrens sind weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es

17 Art. 6 MSchG. 18 RKGE in sic! 1999, 418, E. 1 – König / Sonnenkönig.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

23

ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die spezialgesetzlichen Bestimmungen der ZPO

zurückzugreifen.19

Bei der Übertragung einer Marke während des Verfahrens kann der Erwerber anstelle der

veräussernden Partei in den Prozess eintreten (Art. 83 Abs. 1 ZPO). Dieser Parteiwechsel

kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen. Die eintretende Partei haftet für die

gesamten Prozesskosten; für die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet

die ausscheidende Partei solidarisch mit (Art. 83 Abs. 2 ZPO).

3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen

Ohne Markenübertragung ist ein Parteiwechsel nur mit Zustimmung der Gegenpartei

zulässig; besondere gesetzliche Bestimmungen über die Rechtsnachfolge bleiben

vorbehalten (Art. 83 Abs. 4 ZPO).

Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne

Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h., das Verfahren wird mit ihnen

weitergeführt.20

Bei der Fusion juristischer Personen gehen deren Rechte und Pflichten (und damit auch

allfällige Markenrechte) gemäss Fusionsvertrag auf die neue juristische Person über und das

Verfahren wird ohne Weiteres mit dieser weitergeführt.21

3.2.2.3 Konkurs einer Partei

Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner die Verfügungsbefugnis über das

Markenrecht (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Gläubigergesamtheit bzw. die

Konkursverwaltung über (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklären, ob das Verfahren

fortgesetzt wird oder nicht bzw. ob das Markenrecht gegebenenfalls an einen oder mehrere

Gläubiger abgetreten wird. Bis diese Erklärung erfolgt, kann das Verfahren sistiert werden

(Art. 207 Abs. 2 SchKG).

4. Vertretung und Zustellungsdomizil

4.1 Vertreter

Nach Art. 11 VwVG kann die Partei sich zu jedem Zeitpunkt vertreten oder durch einen

Vertreter verbeiständen lassen.

Als Vertreter in das Register eingetragen wird nur der umfassend bevollmächtigte Vertreter

(Art. 5 Abs. 2 MSchV).

19 Vgl. Ziff. 2, S. 18.

20 Das Verfahren wird gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt und der Antritt der

Erbschaft feststeht. 21 Bei Bedarf wird das Verfahren gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der

Antritt der Erbschaft feststeht; während der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben

resolutiv bedingt.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

24

Vertreter können neben natürlichen Personen auch juristische Personen und

Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften)

sein. Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.

Wird ein Vertreter eingesetzt, richtet das Institut seine Mitteilungen bis zum Widerruf der

Vollmacht ausschliesslich an ihn (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Eingaben des vertretenen

Hinterlegers selbst bleiben indessen möglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das

Institut entscheidet im Einzelfall, ob die Eingabe des Hinterlegers als Widerruf der Vollmacht

anzusehen ist. Widersprechen sich parallele Eingaben von Hinterleger und Vertreter, wird

die Unklarheit grundsätzlich über den Vertreter bereinigt. Eine Ausnahme davon gilt bei

Widerruf der Vollmacht.

4.2 Vollmacht

Lässt sich der Hinterleger vertreten, kann das Institut gemäss Art. 5 MSchV eine schriftliche

Vollmacht verlangen. Eine Vollmacht wird grundsätzlich in den Fällen verlangt, in denen ein

Vertreter zeitlich nach der Hinterlegung im Sinne von Art. 28 MSchG bestellt wird.

Verlangt das Institut eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art.

5 MSchV).22 Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Sämtliche Vollmachten

können in Kopie eingereicht werden, wobei es dem Institut freisteht, auf der Vorlage einer

Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von

Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, den Umfang der Ermächtigung und die Unterschrift

des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Es kann sich um für

den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten oder um für sämtliche Markenangelegenheiten

ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel

oder Handlungen eingeschränkt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.

Der zum Zeitpunkt der Hinterlegung ohne Vorlage einer Vollmacht im Eintragungsgesuch

aufgeführte Vertreter gilt in Bezug auf diesen Schutztitel grundsätzlich als umfassend

vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung für den Vertretenen

vornehmen. Dem Institut steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen.

Wird ein Mandat erst nach Eintragung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht

einzureichen; dasselbe gilt, wenn der bisherige Vertreter nach der Übertragung des

Schutzrechts für einen neuen Inhaber handelt. Bei einer Fusion sind die Umstände des

Einzelfalls zu beachten.23

Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 38) einzureichen. Ist die Urkunde in

einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2

MSchV).

22 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-Beilage

gesendet werden (vgl. Teil 15.15.1, S. 25).

23 Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3

FusG).

Teil 1 – Allgemeiner Teil

25

Die Partei kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der

Widerruf dem Institut nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter zu Rechtshandlungen im

Namen des Hinterlegers befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).

Falls innerhalb der gesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wird, bleiben Eingaben vom

nicht legitimierten Vertreter unberücksichtigt; auf einen von einem nicht legitimierten

Vertreter eingereichten Löschungsantrag oder Widerspruch wird nach Art. 13 Abs. 2 VwVG

nicht eingetreten.24

4.3 Zustellungsdomizil

Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt,

muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG).

Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so

wird sie vom Institut in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr

direkt ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert ein Zustellungsdomizil zu bestellen25. Kommt

sie dieser Aufforderung nicht nach, erlässt das Institut eine formelle Verfügung mit der

Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden

Säumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Übereinkommen vom

15. November 196526 oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn das

Haager Übereinkommen nicht anwendbar ist. Handelt die Partei innerhalb der gesetzten

Frist nicht, wird das Eintragungsgesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG) bzw.

auf den Widerspruch oder den Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs nicht eingetreten

(Art. 21 Abs. 1 und Art. 24b Abs. 1 MSchV). Wenn die Partei Widerspruchs- bzw.

Antragsgegner im Rahmen eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens ist, wird das

Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im

Endentscheid der Ausschluss der Partei vom Verfahren verfügt (Art. 21 Abs. 2 und 24b

Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird dieser Partei durch Publikation im Bundesblatt

eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG; vgl. auch Ziff. 7.4.2, S. 46).

5. Allgemeine Verfahrensregeln

5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege

Die Verfahren vor dem Institut werden schriftlich durchgeführt. Folglich bedürfen alle

Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) grundsätzlich der Schriftform, um vom Institut

berücksichtigt zu werden.27

24 VPB 70 Nr. 33.

25 Eine vorläufige Schutzverweigerung, welche die Aufforderung zur Bestellung eines

Zustellungsdomizils enthält, wird über die OMPI zugestellt (vgl. Teil 4, Ziff. 3.2.4, S. 95). 26 Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland

in Zivil- oder Handelssachen, Abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965, SR 0.274.131.

27 In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das Institut unter bestimmten

Umständen beispielsweise Anträge auf erste und zweite Fristverlängerung per Telefon.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

26

Um den Weg für eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnen, hat das Institut

bei der Mehrheit von Dokumenten gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das

Unterschriftserfordernis verzichtet (vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554, sowie

Verzeichnis der Kommunikationswege).28 Abhängig davon, ob für die betreffende Eingabe

ein Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Fälle zu

unterscheiden:

 Wo das Bundesrecht für eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das Institut auch

Kopien akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten

Eingabe als Attachment beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Anträge auf

Rückzug eines Gesuches oder vollständige oder teilweise Löschung einer Marke (Teil 3,

Ziff. 4.10, S. 79 und 4.6, S. 78) sowie sämtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren mit

Ausnahme von Fristerstreckungsgesuchen (vgl. Teil 6, Ziff. 2.1, S. 210).

 Beweisurkunden müssen bei der Übermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht

werden (z.B. Übertragungserklärungen gemäss Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75, oder Vollmachten

gemäss Ziff. 4.2, S. 24, oder Prioritätsbelege gemäss Teil 2, Ziff. 3.4, S. 60, sofern das

Institut die Einreichung verlangt).

 Alle übrigen Eingaben können formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das Institut

gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 31) oder

Anträge auf Änderung der Adresse des Inhabers (Teil 3, Ziff. 4.8, S. 78).

Fristwahrend und rechtsgültig sind elektronische Eingaben an das Institut nur, wenn sie an

die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden.

Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulässigen Eingabewegen finden sich auf

der folgenden Website: https://ekomm.ipi.ch.

5.2 Zuständigkeitsprüfung

Das Institut prüft seine Zuständigkeit für die Behandlung der ihm eingereichten Gesuche und

Anträge von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Begründung einer Zuständigkeit durch

Einverständnis zwischen dem Institut und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VwVG) oder unter den

Parteien ist ausgeschlossen.29

Falls sich das Institut als unzuständig erachtet, überweist es die Sache ohne Verzug der

zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Falls das Institut seine Zuständigkeit als

zweifelhaft erachtet, so pflegt es darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der

Behörde, deren Zuständigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Das Institut räumt den

Parteien die Möglichkeit ein, zur Frage der Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Bei

Streitigkeiten sind die Bestimmungen von Art. 9 VwVG anwendbar.

28 Liste abrufbar unter https://www.ige.ch/de/ueber-uns/kontakt/kommunikationswege-des-ige.html. 29 VPB 67 Nr. 66, E. 2a m.w.H.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

27

5.3 Ausstand

Art. 10 Abs. 1 VwVG enthält eine abschliessende Liste der Ausstandsgründe. Danach treten

Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn

sie:

a. in der Sache ein persönliches Interesse haben;

b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit

ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;

bbis mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie

verwandt oder verschwägert sind;

c. Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;

d. aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.

Die Garantie einer unabhängigen Behörde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d

VwVG nicht nur, wenn eine tatsächliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt

wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es genügt, wenn Umstände

vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein

voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fällen hat, befürchten

lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umstände zu berücksichtigen, während

die rein subjektiven Eindrücke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht

entscheidend sind.30

Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverzüglich nach dessen Kenntnisnahme beim Institut

geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spätere Anrufung.31 Den Ausgang eines

Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die

nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehörde geltend zu machen, obwohl der

Ablehnungsgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.32

5.4 Feststellung des Sachverhalts

5.4.1 Untersuchungsmaxime

Da das VwVG zur Anwendung kommt, gilt für die vor dem Institut durchgeführten Verfahren

grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behörde den Sachverhalt von Amtes

wegen feststellt (Art. 12 VwVG). Daraus ergibt sich, dass das Institut grundsätzlich unter

Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Beweisführungspflicht und die

Aktenführungspflicht trägt (vgl. Ziff. 5.4.2).

Beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren handelt es sich um kein typisches

Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfügung), sondern um ein Verfahren

«sui generis», das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess

30 BGE 138 I 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1. 31 BGE 138 I 1, E. 2.2. 32 BGE 126 III 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

28

ähnlich ist.33 Für die Einleitung und den Umfang von Widersprüchen sowie

Löschungsanträgen gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime.34 Der Widersprechende

bzw. Antragsteller bestimmt daher, ob er sein Recht gestützt auf Art. 3 oder 35a MSchG

ausüben, ob er also Widerspruch erheben bzw. die Löschung einer Marke wegen

Nichtgebrauchs beantragen will oder nicht. Der Widersprechende bzw. Antragsteller

bestimmt auch, in welchem Umfang er sein Recht geltend machen will, und der

Widerspruchsgegner bzw. Antragsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren bzw.

Antrag (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien können das Verfahren jederzeit durch

Vergleich, Rückzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden. Mit anderen Worten

verfügen die Parteien über den Streitgegenstand, und das Institut ist an die gestellten

Rechtsbegehren gebunden.

5.4.2 Mitwirkungspflicht

Die Untersuchungsmaxime wird durch die in Art. 13 VwVG verankerte Mitwirkungspflicht der

Parteien relativiert.

Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der

Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren

einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen

Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.35 Sie gilt vorab gerade für solche

Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese nicht ohne

vernünftigen Aufwand erheben können.36

Gemäss dem im öffentlichen Recht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB

trägt die Partei die Folgen des Beweismangels, wenn sie Rechte aus einem einschlägigen

Sachverhalt ableiten will, der unbewiesen geblieben ist oder angesichts des geforderten

Beweismasses nicht glaubhaft gemacht wurde.37

5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit

Da sich beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren zwei Parteien gegenüberstehen und

das Institut die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV),

unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Gemäss diesem

Prinzip muss jede Partei eine vernünftige Möglichkeit erhalten, ihre Argumente unter

Bedingungen vorzutragen, die sie nicht in eine klar nachteilige Position gegenüber ihrem

Gegner versetzt.38

33 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 34 BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 m.w.H. – BALLY / BALU (fig.). 35 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 36 BGE 128 II 139, E. 2b. 37 BGE 135 III 416, insb. E. 2.6.4 – CALVI (fig.); BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 m.w.H. – BEC DE FIN

BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 38 BGE 137 IV 172, E. 2.6.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

29

Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime führt das Institut im Rahmen von

Widerspruchs- und Löschungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil

verhindert werden muss, dass die Abklärungen des Instituts die Stärkung der prozessualen

Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung

der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie

Rechte für sich ableitet (z.B. die Notorietät ihres Kennzeichens,39 die Glaubhaftmachung des

Gebrauchs der Marke40 oder ihres Nichtgebrauchs) nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat

sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen.

5.4.4 Beweise

5.4.4.1 Beweismittel

5.4.4.1.1 Grundsätze

Die vor dem Institut zulässigen Beweismittel sind in Art. 12 VwVG aufgeführt. In

Entsprechung zum Beweisverfahren sind ausserdem die Art. 37, 39 bis 41 und 50 bis 61

BZP anwendbar.

Zu den geeigneten Beweismitteln gehören insbesondere Kataloge, Prospekte, Preislisten,

Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Anzahl Abonnenten, Auflagestärke, Lieferscheine,

Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial sowie Angaben zu Umsatz oder

Werbeausgaben. Geeignet sind zudem Benützungsrecherchen und Bestätigungen von

Dritten (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 247) sowie demoskopische Umfragen (vgl. Teil 5, Ziff. 8.6.2,

S. 181, und Ziff. 11.3, S. 202).

Nach Art. 14 Abs. 1 VwVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom Institut, sondern

ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Rahmen von

Beschwerdeverfahren angeordnet werden.

5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln

Für die Einreichung von Beweismitteln bestehen keine speziellen Formvorschriften.

Das Institut empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis

zusammenzufassen und zu numerieren. Dabei sollen die Parteien in ihren Eingaben für jede

vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das

Beilagenverzeichnis nennen, auf welche sie sich stützen.

Wenn die Umstände es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders

grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das Institut

eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die

Beweismittel zu numerieren und ihre Eingabe dahin gehend zu präzisieren, dass für jede

39 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse

(fig.). 40 BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

30

vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei

dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das Institut aufgrund der Akten.

5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass

Das Institut würdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Überzeugung.41 Ein

Sachverhalt gilt grundsätzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer

Behauptung überzeugen konnte. Bei den meisten am Institut durchgeführten Verfahren wird

diese Beweiswürdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt, dass eine

Glaubhaftmachung ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete

Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswürdigung

wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des Instituts, doch muss es

zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als

das Gegenteil.42

5.5 Fristen

5.5.1 Allgemeines

Das Institut legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.

In der Regel setzt das Institut zweimonatige Fristen an. Für eine Antwort auf eine vorläufige

Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus absoluten

Schutzverweigerungsgründen beträgt die Frist fünf Monate. Für eine Stellungnahme zur

Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus

relativen Schutzverweigerungsgründen, d.h. im Fall eines Widerspruchs gegen eine

internationale Registrierung, beträgt die Frist jedoch drei Monate.

Wenn ein Gesuch oder Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung,

Widerspruchsschrift oder Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs) aufgrund von

Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenügende Begründung, fehlende Unterschrift)

geklärt werden muss, räumt das Institut eine Frist von zehn Tagen zur Berichtigung ein. Für

eine Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag beträgt die Frist 15 Tage.

5.5.2 Berechnung der Fristen

Berechnet sich eine Frist nach Tagen, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden

Tag zu laufen (Art. 20 Abs. 1 VwVG).

Nach den Regeln für die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der gesetzten oder

gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder

vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.

Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder

41 Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a. 42 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

31

Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht43 gilt jeder Tag, der

nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder Polizeivorschriften

als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage gelten die übrigen

Tage, an denen die Büros im Gegensatz zu den anderen Betrieben üblicherweise

geschlossen sind, sowie allfällige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte Brückentage.44

Kommunale Feiertage sind nur gültig, wenn sie vom kantonalen Recht anerkannt sind.

Art. 2 MSchV sieht im Übrigen vor: Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so

endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu

laufen begann. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten

Monats.

5.5.3 Fristerstreckung

Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Dabei handelt es

sich insbesondere um die Beschwerdefrist (30 Tage, Art. 50 Abs. 1 VwVG), die

Widerspruchsfrist (drei Monate, Art. 31 Abs. 2 MSchG) und die Frist für die Einreichung des

Antrags auf Weiterbehandlung (zwei Monate nachdem der Gesuchsteller von der

Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach

Ablauf der versäumten Frist, Art. 41 Abs. 2 MSchG).

Die vom Institut gesetzten Fristen können jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein

Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Die Praxis der

Fristerstreckung ist im Institut einheitlich geregelt.45

Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewährt das Institut in der Regel bis zu

drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche müssen nicht zwingend unterschrieben

sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung hingegen muss unterschrieben sein

und wird nur ausnahmsweise gewährt, wenn wichtige Gründe glaubhaft gemacht werden.46

Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs wird eine

dritte Fristerstreckung nur ausnahmsweise und nach Anhörung der Gegenpartei gewährt.

Fristen zur Bezahlung von Gebühren werden nur aus wichtigen Gründen einmal um einen

Monat erstreckt.

Wenn das Institut ein Gesuch um Fristerstreckung ablehnt, gewährt es eine letzte

ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen, um die fragliche Verfahrenshandlung

vorzunehmen.

43 Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen

werden: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-

feiertage.pdf. 44 BGE 63 II 331, E. 2. 45 Vgl. https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/downloads-ige-und-

schutzrechtsuebergreifend.html. 46 Für Beispiele vgl. https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/downloads-ige-

und-schutzrechtsuebergreifend.html.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

32

5.5.4 Einhaltung der Fristen

5.5.4.1 Im Allgemeinen

Nach Art. 21 Abs. 1 VwVG gilt eine Frist als eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe

spätestens am letzten Tage der Frist der Behörde eingereicht oder zu deren Handen der

Schweizerischen Post übergeben wird. Schriftliche Eingaben an das Institut können nicht

gültig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung

vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1bis VwVG).

Die Briefkästen der Schweizerischen Post werden analog zu den schweizerischen

Poststellen behandelt. Gemäss der Rechtsprechung ist eine Frist eingehalten, wenn die

schriftliche Eingabe als gewöhnlicher Brief am letzten Tag vor Mitternacht selbst nach der

letzten Leerung in einen Briefkasten geworfen wird. In beiden Fällen wird davon

ausgegangen, dass das Datum der Übergabe oder des Einwurfs mit dem Datum des

Poststempels zusammenfällt.47

Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Beauftragte, der sich darauf beschränkt,

seinen Brief in einen Briefkasten zu werfen, sich des Risikos bewusst sein muss, dass dieser

nicht am Tag des Einwurfs, sondern an einem späteren Datum registriert wird. Wenn er die

aus dem Poststempel auf dem Umschlag mit einem Aktenstück abgeleitete Vermutung

umkehren will, darf von ihm erwartet werden, dass er der zuständigen Behörde aus eigenem

Antrieb mitteilt, dass er die Frist eingehalten hat, und dabei die entsprechenden Beweismittel

vorlegt.48

Das Institut trägt die Beweislast dafür, dass und wann die Korrespondenz, in der eine Frist

angesetzt wurde, dem Hinterleger zugestellt worden ist. Einschreibebriefe, die vom

Adressaten nicht abgeholt wurden, gelten spätestens am siebten Tag nach dem ersten

erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (Art. 20 Abs. 2bis VwVG).

5.5.4.2 Elektronische Zustellung

Bei elektronischen Eingaben an das Institut über die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch gilt

die Frist als gewahrt, wenn das Informatiksystem «ekomm» den Empfang vor Fristablauf per

E-Mail bestätigt (vgl. Art. 21a Abs. 3 VwVG). Ohne Bestätigungs-E-Mail gilt die Eingabe als

nicht zugestellt. Eine Eingabe an eine andere elektronische Adresse des Instituts gilt

ebenfalls als nicht zugestellt.

5.5.4.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren

Die Bedingungen für die Einhaltung der Gebührenzahlungsfristen werden weiter unten

behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 51).

47 BGer 6B_397/2012, E. 1.1 m.w.H. 48 BGer 6B_397/2012, E. 1.1; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

33

5.5.5 Stillstand der Fristen

Nach Art. 22a VwVG stehen nach Tagen bestimmte Fristen (z.B. die Beschwerdefrist von 30

Tagen nach Art. 50 Abs. 1 VwVG oder die Frist von 30 Tagen ab Hinterlegung zur Abgabe

der Prioritätserklärung nach Art. 14 Abs. 1 MSchV) still:

a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern,

b) vom 15. Juli bis und mit 15. August und

c) vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.

5.5.6 Säumnisfolgen

Nach Art. 23 VwVG weist das Institut, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen

der Versäumnis hin. Bei einer Nichteinhaltung der Fristen kommen ausschliesslich diese

Folgen in Betracht.

Aus Gründen der Rechtssicherheit sind die im MSchG (z.B. Beschwerdefrist oder

Widerspruchsfrist) und in den übrigen einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im

VwVG geregelte Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsätzlich

rechtsverwirkend.49 Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit

verbundenen subjektiven Rechts führt.

5.5.7 Weiterbehandlung

5.5.7.1 Im Allgemeinen

In der Regel hat das Versäumen einer vom Institut gesetzten Frist nicht zwingend einen

Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen hat der Hinterleger die Möglichkeit, die

Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 41 Abs. 1 MSchG zu beantragen.

5.5.7.2 Ausschluss

Nach Art. 41 Abs. 4 lit. a bis e MSchG ist die Weiterbehandlung bei Versäumnis folgender

Fristen ausgeschlossen:

 Einreichung des Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr

und Nachholen der versäumten Handlung (Art. 41 Abs. 2 MSchG) (vgl. Ziff. 5.5.7.3, S.

34);

 Inanspruchnahme einer Priorität (Art. 7 und 8 MSchG50);

 Einreichung eines Antrags um Umwandlung einer internationalen Registrierung gemäss

Art. 46a MSchG (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG per analogiam);

 Einreichung des Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 2 MSchG;

49 Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.

50 Eine Ausnahme gilt im Zusammenhang mit der Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs; hier kann

die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden (vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW).

Teil 1 – Allgemeiner Teil

34

 Einreichung des Verlängerungsantrags für eine Eintragung nach Art. 10 Abs. 3 MSchG

sowie

 im Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.

Das Institut ist im Übrigen der Auffassung, dass der Ausschluss von Art. 41 Abs. 4 lit. c

MSchG in Sachen Widerspruch allgemeiner Natur ist, sodass die Weiterbehandlung in

diesem Verfahren generell ausgeschlossen ist. Art. 41 Abs. 1 MSchG ist eindeutig auf das

Markeneintragungsgesuch zugeschnitten. Dem Zivilprozess oder anderen streitigen

Mehrparteienverfahren ist eine derartige («verschuldensunabhängige»)

Weiterbehandlungsmöglichkeit unbekannt. Sie widerspricht der Zielsetzung eines

beschleunigten Verfahrens. Während des Widerspruchsverfahrens können alle vom Institut

angesetzten Fristen verlängert werden. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend

erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden. Schliesslich kann

diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestützt auf Art. 24 VwVG eine

Wiederherstellung der Frist verlangen.

5.5.7.3 Verfahren

Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der

Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat (relative Frist), spätestens

jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden

(absolute Frist); innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig

nachgeholt51 und die in der Verordnung dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Der

Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 41 Abs. 1 MSchG), sondern

kann durch blosse Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des

Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren für das Institut eindeutig

ist.52

Das Versäumnis dieser Fristen führt zum Verlust des Rechts auf Weiterbehandlung (Art. 41

Abs. 4 lit. a MSchG).

Werden nicht alle Voraussetzungen erfüllt (indem beispielsweise lediglich die Gebühr bezahlt

wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf

Weiterbehandlung zurückgewiesen. Die Weiterbehandlungsgebühr wird nicht

zurückerstattet, wenn sie innert Frist bezahlt wurde.

Werden sämtliche Formalitäten fristgerecht erledigt, wird dem Antrag entsprochen und das

Verfahren wieder aufgenommen (Art. 41 Abs. 3 MSchG).

5.5.8 Wiederherstellung der Frist

Die Wiederherstellung einer Frist kann gewährt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein

Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, sofern er

unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht

51 Ein Fristerstreckungsgesuch genügt diesem Erfordernis nicht.

52 Gemäss Art. 6 Abs. 1 IGE-GebV muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der

Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

35

und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die Wiederherstellung

wird bei Versäumen gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an den Nachweis

unverschuldeter Hindernisse. Denkbar ist z.B. eine ernsthafte Krankheit, nicht aber

Arbeitsüberlastung oder Ferien.53

Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit

relativiert, als nach dieser Bestimmung verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend

erscheinen, berücksichtigt werden können. Im Rahmen des Eintragungsverfahrens ist die

Anwendung dieser Bestimmung jedoch ausgeschlossen.

5.6 Register- und Akteneinsicht

5.6.1 Grundsatz

Nach Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, über dessen

Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen. Nach der Eintragung der Marke kann jede

Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG

und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht

notwendig. Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren. Vor der Eintragung einer Marke

können Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht

nehmen (Art. 37 Abs. 1 MSchV; vgl. auch Teil 3, Ziff. 5.2, S. 80). Diese Bestimmungen des

MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 bis 28 VwVG Vorrang.54

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist auch während eines hängigen Widerspruchs-

oder Löschungsverfahrens zu entsprechen.55

5.6.2 Ausnahmen

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf

Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV) und unterliegen nicht der Akteneinsicht.

Über die Einsicht in nach Art. 36 Abs. 3 MSchV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet

das Institut nach Anhörung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 37

Abs. 4 MSchV). Diesbezüglich vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass im

Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG, dessen Tragweite gleichwertig ist wie Art. 36

Abs. 3 MSchV, nicht jedes entgegenstehende private Interesse eine Verweigerung oder

Beschränkung des Rechts auf Einsichtnahme in das Aktenheft rechtfertigt. Es ist Aufgabe

des Instituts, im Einzelfall abzuwägen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das

grundsätzlich (ebenfalls) wesentliche Interesse an der Akteneinsicht überwiegt. Ein

allgemeiner Ausschluss bestimmter Arten von Dokumenten vom Recht auf Einsichtnahme

wäre unzulässig. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips sind eine

53 BGE 119 II 86, E. 2a; BGE 112 V 255, E. 2a; BGE 108 V 109, E. 2c. 54 RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 – Apex. 55 RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 – Apex.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

36

sorgfältige und vollständige Prüfung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden

Interessen vorzunehmen.56

Art. 28 VwVG sieht vor, dass wenn einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück

verweigert wird, darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr das

Institut von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem

Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.

5.7 Rechtliches Gehör

Der durch Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwVG gewährleistete Grundsatz des rechtlichen

Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung

eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit

erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise

entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses

geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.57

5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern

5.7.1.1 Schriftenwechsel

Das Institut ist verpflichtet, die Parteien anzuhören, bevor es verfügt (Art. 30 Abs. 1 VwVG).

Es verzichtet darauf, wenn es den Begehren der Parteien voll entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. c

VwVG).

5.7.1.1.1 Einparteienverfahren

Das Institut gibt dem Hinterleger in der Regel die Möglichkeit, sich grundsätzlich bis zu

zweimal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines

Gesuchs führen können. Unter bestimmten Umständen sind zusätzliche Schriftenwechsel

denkbar.

5.7.1.1.2 Zweiparteienverfahren

Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren hört das Institut grundsätzlich jede

Partei zu den Vorbringen der Gegenpartei an (Art. 31 VwVG und Art. 22 Abs. 1 und 24c

Abs. 1 MSchV).

Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch oder Antrag auf Löschung wegen

Nichtgebrauchs wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 und 24c Abs. 1

MSchV e contrario). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen58 wird ohne Anhörung

56 BVGE 2012/19, E. 4.1.1; BGE 115 V 297, E. 2c ff. m.w.H. 57 BGer 1C_690/2013, E. 3.1; BGE 137 II 266, E. 3.2; BGE 135 III 670, E. 3.3.1; BVGer B-4820/2012,

E. 3.1.1 m.w.H. – ABSINTHE, FÉE VERTE und LA BLEUE.

58 Z.B. verspätete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Gebührenzahlung, fehlende Begründung

usw.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

37

der Parteien eine Nichteintretensverfügung erlassen. Wird eine internationale Registrierung

angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine vorläufige Schutzverweigerung

erlassen.59

Grundsätzlich führt das Institut nur einen einzigen Schriftenwechsel durch. Es kann jedoch

die Durchführung zusätzlicher Schriftenwechsel anordnen (vgl. Art. 22 Abs. 4 MSchV). Wird

in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Marke behauptet

und die Karenzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt und der

widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Gründe für den

Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 32 MSchG). Ist die Karenzfrist noch nicht

abgelaufen, ist die Einrede unzulässig und es wird kein zweiter Schriftenwechsel eröffnet.

Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner (noch) nicht zur Verwechslungsgefahr der

beiden Marken geäussert hat.

Beim Löschungsverfahren wird ein zweiter Schriftenwechsel insbesondere dann angeordnet,

wenn der Antragsgegner Beweismittel einreicht, zu denen sich der Antragsteller äussern

können muss.

Reicht der Widersprechende oder Antragsteller keine Replik ein, wird der

Widerspruchsgegner oder Antragsgegner auch nicht zur Einreichung einer Duplik

aufgefordert.

Die Antwort des Widerspruchs- oder Antragsgegners ist in zwei Exemplaren einzureichen

(Art. 22 Abs. 2 und 24c Abs. 2 MSchV). Dasselbe gilt für die Replik (des Widersprechenden

oder Antragstellers) und die Duplik (des Widerspruchs- oder Antragsgegners) im Fall

zusätzlicher Schriftenwechsel.

5.7.1.2 Replikrecht

Nach dem ersten und gegebenenfalls dem zweiten Schriftenwechsel teilt das Institut dem

Widersprechenden oder Antragsteller die Antwort bzw. Duplik des Widerspruchs- oder

Antragsgegners mit und schliesst den Schriftenwechsel ab.

Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt

das Institut der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres

Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den

Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen.60 Das Institut geht davon aus, dass die Parteien

ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr

Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.61

59 Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Während

des Beschwerdeverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen. 60 Zum Replikrecht: vgl. insb. BGE 139 I 189, E. 3.2 m.w.H. 61 BGE 138 I 484, E. 2.5; in diesem Entscheid vertrat das BGer die Auffassung, dass ein innerhalb

eines Monats nach Zustellung eines Schriftsatzes ergangenes Urteil keine Verletzung des

Replikrechts darstellt.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

38

5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen

Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen,

können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2

VwVG).62

5.7.2 Beweisanerbieten

Zwar hat eine Partei unter anderem das Recht, erhebliche Beweise vorzubringen und mit

erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden (Art. 33 Abs. 1 VwVG),63 aber das Institut

kann trotzdem auf Abklärungen verzichten, wenn es aufgrund bereits abgenommener

Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener

Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere

Beweiserhebungen nicht geändert würde.64

5.8 Verfahrenssprache

Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem Institut gewährleistet.65 Folglich können

Eingaben an das Institut nach Art. 3 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer Amtssprache des

Bundes (Deutsch, Französisch oder Italienisch) gemacht werden, wobei für Personen

rätoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).

5.8.1 Eintragungsverfahren

Das Eintragungsverfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der die

Hinterlegung erfolgte (Art. 33a Abs. 1 VwVG). Die Sprache, in der die Waren- und

Dienstleistungsliste abgefasst worden ist, bestimmt grundsätzlich die Verfahrenssprache für

das folgende Markenprüfungsverfahren. Auf Wunsch des Hinterlegers kann bei hängigem

Verfahren in eine der anderen Amtssprachen gewechselt werden.

Ausnahmen von der Regel der freien Sprachwahl gelten für Prioritätsbelege (vgl. Ziff. 5.8, S.

38), die nach Art. 14 Abs. 3 MSchV auch in Englisch akzeptiert werden, und für die Waren-

und Dienstleistungsliste von Gesuchen für internationale Markenregistrierungen (vgl. Teil 4,

Ziff. 2.2.2, S. 82), die in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; siehe

Mitteilung des Instituts in sic! 1997, 250).

Erfüllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:

 Wurde das Eintragungsgesuch nicht in Deutsch, Französisch, Italienisch oder

Rätoromanisch eingereicht, wird gemäss Art. 15 MSchV eine Nachfrist angesetzt und auf

das Gesuch gegebenenfalls nicht eingetreten (Art. 3 Abs. 1 MSchV i.V.m. Art. 70 Abs. 1

BV, Art. 30 Abs. 1 MSchG und Art. 15 MSchV).

62 BVGer B-5557/2011, E. 2 – (fig.) / (fig.). 63 BGE 136 I 265, E. 3.2, BGE 135 II 286, E. 5.1, BGE 129 II 497, E. 2.2 und zitierte Entscheide. 64 BGE 130 II 425, E. 2.1, BGE 125 I 127, E. 6c/cc in fine, BGE 124 I 208, E. 4a und zitierte

Entscheide. 65 BVGer B-1297/2014, E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

39

 Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Übertragungserklärungen) liegt es

gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren oder

eine Nachfrist zur Übersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe

– mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge – nicht zu berücksichtigen. Während

beispielsweise englische Vollmachten grundsätzlich akzeptiert werden können, wird

beispielsweise bei Übertragungserklärungen oder Garantie- und Kollektivreglementen

aus Gründen der Rechtssicherheit in der Regel eine Übersetzung in die

Verfahrenssprache des Gesuches verlangt.

5.8.2 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Das Verfahren wird nach Art. 33a Abs. 1 VwVG in der Regel in jener Amtssprache

durchgeführt, in der der Widerspruch bzw. der Löschungsantrag eingereicht wurde

(Verfahrenssprache).

Gemäss dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner

nach seiner Wahl eine der vier Amtssprachen benützen. Er ist folglich nicht verpflichtet, sich

in der Verfahrenssprache zu äussern.66 Verwendet der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner

eine andere Amtssprache, so können prozessleitende Verfügungen an den Widerspruchs-

bzw. Antragsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Die Parteien können

keine Übersetzung der in einer anderen Amtssprache verfassten Schriftsätze verlangen.

Dies gilt insbesondere im Falle einer Rechtsvertretung, da von einem in der Schweiz tätigen

Rechtsvertreter erwartet werden darf, dass er die schweizerischen Amtssprachen versteht.67

Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das

Institut eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2

MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3

VwVG).

6. Sistierung

Das Institut kann das Verfahren per Zwischenverfügung68 sistieren.

6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens

Eine Sistierung des Verfahrens ist insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der

Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst

werden könnte, sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur

Entscheidung gelangt.69 Das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren ist z.B. auszusetzen,

wenn gegen die strittige Marke eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden

ist, da deren Ausgang für das Verfahren beim Institut präjudiziell ist. Bei der Eintragung ist

66 BVGer B-1297/2014 E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN. 67 BGer 4A_302/2013, E. 6 m.w.H. 68 Zum Begriff der Zwischenverfügung siehe Ziff. 8.2, S. 47.

69 Vgl. für das Widerspruchsverfahren Art. 23 Abs. 4 MSchV und für das Löschungsverfahren Art. 24d

Abs. 2 MSchV sowie Art. 126 ZPO generell.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

40

eine Sistierung beispielsweise gerechtfertigt, wenn ein Verfahren zur Eintragung einer GUB

oder GGA beim BLW, dem Institut, dem BVGer oder dem BGer hängig ist und sein Ausgang

Auswirkungen auf das Bestehen absoluter Ausschlussgründe hat.

6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie

Wenn eine Partei (z.B. im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens) eine

Demoskopie durchführen lässt, sistiert das Institut das Verfahren auf Gesuch hin für einen

grundsätzlich verlängerbaren Zeitraum von sechs Monaten.

6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien

Jede Partei kann die Sistierung des Verfahrens beantragen, um sich mit der Gegenpartei

gütlich zu einigen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte

Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt,

gewährt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die

Aufhebung der Sistierung und die Fortführung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6

VwVG). Es ist zudem zu beachten, dass die Parteien keinen Rechtsanspruch auf Sistierung

haben. Es können überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses (z.B. die

Rechtsunsicherheit bezüglich des Bestandes von Markenrechten) oder der Zweckmässigkeit

des Verfahrens dagegen sprechen. Das Institut verfügt insoweit über einen grossen

Ermessensspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller

Parteien nicht dazu verpflichtet.70 Bei sehr lange bzw über mehrere Jahre sistierten

Verfahren können von den Parteien zusätzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von

Vergleichsbemühungen eingefordert werden.

6.4 Sonstige Sistierungsgründe

Gemäss MSchV gibt es weitere spezielle Gründe, die eine Sistierung des Widerspruchs-

oder Löschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs rechtfertigen (vgl. Teil 6, Ziff. 4.2).

7. Verfügung

Das Institut schliesst das Verfahren durch Erlass einer Endverfügung im Sinne von Art. 5

Abs. 1 VwVG ab.

7.1 Inhalt und Begründung

Verfügungen sind als solche zu bezeichnen und zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Das

Dispositiv der Verfügung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein,

damit die Verfügung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung überprüft werden kann.71

Die Verfügung muss begründet sein, damit ihr Adressat sich über die Tragweite des

Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer höheren Instanz sachgerecht

70 Vgl. auch Art. 33b Abs. 1 VwVG. 71 BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

41

anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begründung hängen von der Art und den

besonderen Umständen der Sache ab. Trotzdem genügt es in der Regel, wenn das Institut

wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das

Institut nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, jedem Beweismittel

und jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32

Abs. 1 VwVG ohne Willkür auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte

beschränken.72 Wenn das Institut ein Eintragungsgesuch gutheisst, gibt es nicht die Gründe

an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VwVG).

Die Verfügung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das

zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen

(Art. 35 Abs. 2 VwVG) (siehe auch Ziff. 8 unten).

7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Prozessvoraussetzungen für die

Hinterlegung einer Marke oder die Einreichung eines Widerspruchs oder Löschungsantrags

kann das Verfahren aus folgenden Gründen ohne materiellen Entscheid erledigt werden:

Rückzug, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit des Widerspruchs oder Löschungsantrags. In

Zweiparteienverfahren wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung), in welchem

insbesondere ein Entscheid über die Verfahrenskosten getroffen wird (vgl. Ziff. 7.3.2.4, S.

44). In den übrigen Fällen wird der Rückzug eines Gesuches der Partei schriftlich bestätigt.

7.2.1 Rückzug

Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Hinterleger, der Widersprechende oder der

Antragsteller (Löschungsantrag) jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und

das Eintragungsgesuch, den Widerspruch oder den Löschungsantrag zurückzuziehen

(Abstand). Der Rückzug beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen

werden und auch nicht unter einer Bedingung73 erfolgen. So wäre etwa eine Erklärung, der

Widerspruch oder Löschungsantrag werde nur zurückgezogen, wenn die Waren- und

Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschränkt werde, unzulässig.

Ein Rückzug nach Erlass der Verfügung durch das Institut ist ausser bei einer Beschwerde

an das Bundesverwaltungsgericht nicht möglich. In diesem Fall muss der Rückzug der

Beschwerde aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VwVG gegenüber der

Beschwerdeinstanz erklärt werden.74

72 BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H. – Absinthe / Fée verte / La Bleue. 73 Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen

regelmässig bestätigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.). 74 Das Bundesverwaltungsgericht hebt in seinem Abschreibungsentscheid zu einem

Widerspruchsverfahren den Entscheid des Instituts (oder die entsprechenden Ziffern des Dispositivs)

auf, da der angefochtene Entscheid ansonsten in Rechtskraft erwachsen würde (vgl. hierzu BVGer

B-4080/2015 – Abschreibungsentscheid vom 31. März 2016). Dies gilt sinngemäss auch für das

Löschungsverfahren.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

42

7.2.2 Vergleich

Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich über den Streitgegenstand

einigen. Da kein «gerichtlicher» Vergleich möglich ist, ist der Vergleich keine

Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschäft der Parteien.

Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschrieben werden kann, eine

Prozesshandlung der Parteien, z.B. Rückzug des Widerspruchs oder des Löschungsantrags

oder Löschung der angefochtenen Marke. Reicht die widersprechende oder antragstellende

Partei dem Institut einen Vergleich ein (vgl. Art. 33b VwVG) oder teilt diesem nur mit, dass

sich die Parteien geeinigt haben, ohne eine ausdrückliche Rückzugserklärung abzugeben,

wird angenommen, dass sie ihren Widerspruch bzw. ihren Löschungsantrag zurückzieht.

Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschränkt und hatte der Widersprechende oder

der Antragsteller den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss für

den «verbleibenden Teil» des Widerspruchs bzw. des Löschungsantrags ein Rückzug erklärt

werden.

7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge

Schliesslich kann das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren zufolge

Gegenstandslosigkeit beendet werden. Das Verfahren wird gegenstandslos, weil der

Streitgegenstand weggefallen ist oder weil kein Rechtsschutzinteresse mehr besteht. Dies ist

beispielsweise der Fall, wenn die angefochtene Marke gelöscht wird oder die

Widerspruchsmarke als «angefochtene Marke» in einem anderen früheren Widerspruchs-

oder Löschungsverfahren widerrufen wird.

Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz

für die Schweiz wegen absoluter Ausschlussgründe für dieselben Waren- und

Dienstleistungen verweigert,75 wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.

7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen

7.3.1 Eintragungsverfahren

Die Hinterlegungsgebühr und ein allfälliger Klassenzuschlag sind bei der Hinterlegung der

Marke zu bezahlen (Art. 28 Abs. 3 MSchG und Art. 18 Abs. 2 MSchV). Sie werden bei

vollständiger oder teilweiser Zurückweisung des Eintragungsgesuchs sowie bei verspäteter

Zahlung nicht zurückerstattet.

Das Institut gewährt bei Eintragungsverfahren keine Parteientschädigungen, auch wenn das

Gesuch nach einem langen Verfahren bewilligt wird.

75 Bei internationalen Registrierungen findet die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Regel

erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

43

7.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

7.3.2.1 Verfahrenskosten

Die Kosten für Widerspruchs- und Löschungsverfahren entsprechen den vom Institut

erhobenen Gebühren. Dabei handelt es sich um Pauschalgebühren, die unabhängig vom

Umfang und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit sind.76

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Frist für die Einreichung des Widerspruchs zu

bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Gebühr für das Löschungsverfahren ist innerhalb der

vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 35a Abs. 3 MSchG).

Wird ein Widerspruch nicht fristgerecht eingereicht oder die Widerspruchsgebühr nicht

rechtzeitig bezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht eingereicht. Ebenfalls bei einem vor

Ablauf der Fristen nach Art. 35a Abs. 2 MSchG und 50a MSchV eingereichten

Löschungsantrag oder bei nicht rechtzeitig bezahlter Gebühr für den Löschungsantrag gilt

dieser als nicht eingereicht. In all diesen Fällen werden keine Kosten erhoben und eine

bereits bezahlte Gebühr wird zurückerstattet (Art. 24 Abs. 1 und Art. 24e Abs. 1 MSchV).

Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so

wird die Hälfte der Widerspruchs- oder Löschungsgebühr zurückerstattet (Art. 24e Abs. 2

MSchV).

Kann der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines dem Institut eingereichten

Vergleiches abgeschrieben werden, erhebt das Institut in Anwendung von Art. 33b Abs. 5

VwVG keine Verfahrenskosten, d.h., die Widerspruchs- bzw. Löschungsgebühr wird dem

Widersprechenden bzw. Antragsteller zurückerstattet, wenn die Bedingungen

(Parteivereinbarung betreffend Kostenverteilung, Rechtsmittelverzicht usw.) gemäss Art. 33b

VwVG erfüllt sind.

7.3.2.2 Parteientschädigungen

Eine Parteientschädigung ist eine Vergütung für eine Partei zur vollständigen oder teilweisen

Deckung der für die Wahrnehmung ihrer Interessen entstandenen Kosten. Sie umfasst

insbesondere das Honorar des Vertreters sowie die übrigen Parteikosten.

Da das Widerspruchs- und Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll,77

wird pro vom Institut angeordnetem Schriftenwechsel praxisgemäss eine

Parteientschädigung von CHF 1‘200.– zugesprochen.78 Unaufgefordert eingereichte

Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten

76 Vgl. Ziff. 11.2, S. 50. 77 RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, E. 2 – Nina de

Nina Ricci / Nina. 78 Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

44

oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen

Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.– übersteigen.79

7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen

Entscheiden

Mit dem Entscheid über den Widerspruch oder den Löschungsantrag hat das Institut zu

bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der

unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 und 35b Abs. 3 MSchG). Art. 34 und 35b Abs. 3

MSchG geben dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchs- und Löschungsverfahren wie

in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen.

Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.80 Auch wird

der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen.81 Wird der

Widerspruch oder Löschungsantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchs-

bzw. Löschungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten

werden wettgeschlagen.

Hat der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch

sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine

Parteientschädigung zugesprochen.82 Wird bei einer internationalen Registrierung das nach

Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet,

so wird der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm

auch bei Abweisung des Widerspruchs oder Löschungsantrags keine Parteientschädigung

zugesprochen.

7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)

Muss über den Widerspruch oder den Löschungsantrag nicht materiell entschieden werden,

ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine

Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen.83

Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien

zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der

widersprechenden bzw. antragstellenden Partei, die den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen.84

In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie

bei einem materiellen Entscheid.

79 Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren und im

Löschungsverfahen wegen Nichtgebrauchs nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen

Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.

80 Art. 66 BGG und Art. 63 VwVG. 81 Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG. 82 Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV. 83 RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 – DIRIS. 84 BGE 105 III 135, E. 4.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

45

Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag unter Hinweis auf eine Einigung der Parteien

zurückgezogen, ohne dass sich die Parteien gegenüber dem Institut zu den Kosten äussern,

ist anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend die

Kosten getroffen haben. Über eine Entschädigung der Parteikosten ist daher in solchen

Fällen nicht zu befinden.

Soll der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines Vergleiches (gütliche Einigung)

gestützt auf Art. 33b VwVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass

die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33b Abs. 1

VwVG). Für den Vergleich muss schweizerisches Recht zur Anwendung kommen, und der

Vergleich muss in einer Amtssprache abgefasst oder übersetzt sein. Nur wenn alle

Voraussetzungen von Art. 33b VwVG erfüllt sind, erhebt das Institut keine Verfahrenskosten

und die Widerspruchsgebühr wird vollständig zurückerstattet (Art. 33b Abs. 5 VwVG).

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und kann der Widerspruch oder Löschungsantrag

trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschrieben werden, wird in Anwendung

von Art. 24 Abs. 2 und 24e Abs. 2 MSchV lediglich die Hälfte der Gebühr zurückerstattet.

Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs oder des Löschungsantrags gelöscht,

wird das Verfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die

Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang,

Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens.85

Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine «res

iudicata». Als Verfahren «sui generis» steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der

Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund.

Für diese beiden Kriterien ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr

vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat.86 Da der Widerspruchsgegner nicht

verpflichtet ist, vor einer Markenanmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst

nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur

widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war folglich bis zur Zustellung der

Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die

Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine

Parteientschädigung zu bezahlen.87 Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner

jedoch vorgängig rechtzeitig88 abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so

hat der Widerspruchsgegner, der die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht,

durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und

entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine

Parteientschädigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in

Ausnahmefällen einen Einfluss auf die Kostentragung haben.

85 IGE in sic! 1998, 337; RKGE in sic! 1998, 308, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 1998,

583, E. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

86 RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX. 87 RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina. 88 Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

Teil 1 – Allgemeiner Teil

46

Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Löschungsverfahren. Eine während fünf

Jahren nicht gebrauchte Marke wird nicht automatisch aus dem Register gelöscht, und der

Markeninhaber trägt keine Verpflichtung, diese löschen zu lassen (Art. 12 MSchG). Wenn

der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht wird, lebt die Marke bei Gebrauchsaufnahme mit

der ursprünglichen Priorität wieder auf. Vor diesem Hintergrund ist auch im

Löschungsverfahren von einem vorprozessualen Informationsgebot auszugehen. Ohne

vorgängige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Löschungsantrags

keine Parteientschädigung auszurichten.

Das Institut führt zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durch. Entschieden wird

aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfügung. Die widersprechende

bzw. antragstellende Partei legt deshalb mit Vorteil bereits bei Einreichen der

Widerspruchsschrift oder des Löschungsantrags eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten

angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.

7.4 Eröffnung

7.4.1 Schriftlichkeit

Das Institut eröffnet seine Verfügungen grundsätzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Die

Eröffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegenüber

dem Vertreter, wenn ein solcher bestimmt wurde.

7.4.2 Amtliche Publikation

In folgenden Ausnahmefällen kann das Institut seine Verfügungen im Bundesblatt (BBl)

eröffnen:

 gegenüber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren

Vertreter hat (Art. 36 lit. a VwVG); dies ist der Fall, wenn das Institut trotz zumutbarer

Suche in den üblichen Verzeichnissen keine gültige Adresse feststellen konnte;89

 gegenüber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keinen Schweizer Vertreter bestimmt

oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VwVG in

Verbindung mit Art. 42 MSchG).

Die übrigen in Art. 36 VwVG aufgezählten Fälle, in denen eine Eröffnung durch amtliche

Publikation möglich ist, sind unerheblich.

7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen

Die Eröffnung bei internationalen Registrierungen ist durch einige Besonderheiten

gekennzeichnet, die in den entsprechenden Abschnitten weiter unten (vgl. Teil 4, Ziff. 3.1 ff.

S. 91) behandelt werden.

89 NB: Es darf erwartet werden, dass eine Partei, die ein Verfahren selber eingeleitet hat und folglich

damit rechnen muss, dass ihr Verfahrenshandlungen eröffnet werden, etwaige Adressänderungen

während des Verfahrens von sich aus mitteilt.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

47

8. Rechtsmittel

8.1 Endverfügungen

Gegen Endverfügungen des Instituts, d.h. Verfügungen, die ein Verfahren beenden, kann

Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e VGG).

Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung der Verfügung einzureichen

(Art. 50 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit

Angabe der Beweismittel und die handschriftliche Unterschrift des Beschwerdeführers oder

seines Vertreters sowie eine Kopie der angefochtenen Verfügung und die geltend

gemachten Beweismittel zu enthalten, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat

(Art. 52 Abs. 1 VwVG). Das Verfahren vor dem BVGer richtet sich nach dem VwVG, soweit

das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

Gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Markensachen kann Beschwerde

in Zivilsachen beim Bundesgericht erhoben werden. Das Verfahren vor dem Bundesgericht

richtet sich nach dem BGG.

Bei Widerspruchsverfahren entscheidet das Bundesverwaltungsgericht hingegen

letztinstanzlich, weil in dieser Sache kein ordentliches Rechtsmittel gegen die Entscheide

des Bundesverwaltungsgerichts möglich ist (Art. 73 BGG).

8.2 Zwischenverfügungen

Gegen Zwischenverfügungen des Instituts, d.h. gegen selbstständig eröffnete Verfügungen

zu Rechten und Pflichten, mit denen das Verfahren nicht beendet wird (Art. 5 Abs. 2 VwVG)

(z.B. Sistierung des Verfahrens), kann unter folgenden Bedingungen Beschwerde beim

Bundesverwaltungsgericht erhoben werden:

 wenn sie sich auf die Zuständigkeit oder den Ausstand beziehen: keine Bedingungen wie

bei Endverfügungen (Art. 45 Abs. 1 VwVG);

 gegen die übrigen Zwischenverfügungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn

diese einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 46 Abs. 1 lit. a

VwVG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid

herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein

weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 46 Abs. 1 lit. b VwVG).

Gemäss der Rechtsprechung muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen

Zwischenverfügung selbst liegen, und die Nichtwiedergutmachung hängt in der Regel mit

dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdeführer erleiden würde, wenn er die

Endverfügung abwarten müsste, um die Zwischenverfügung anzufechten. Dabei genügt ein

tatsächlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum geht, eine

Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Übrigen ist es nicht notwendig, dass der

geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist; es

genügt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedrückt: Der Beschwerdeführer muss

ein schutzwürdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung der

Zwischenverfügung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfügung abzuwarten. Es

Teil 1 – Allgemeiner Teil

48

obliegt dem Beschwerdeführer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene

Zwischenverfügung ihm einen solchen Schaden zufügt oder zufügen könnte, ausser dies sei

von vornherein ohne jeden Zweifel klar.90

Beschwerden gegen Zwischenverfügungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen

einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1

VwVG zu erfüllen (vgl. Ziff. 8.1 oben).

9. Rechtskraft

9.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen

Rechtsmittel angefochten werden kann.91 Die Verfügung wird 30 Tage nach Eröffnung

rechtskräftig.92

Die Rechtskraft des Widerspruchsentscheids und des Entscheids im Löschungsverfahren

wird auf entsprechendes Begehren hin einen Monat nach deren Eintritt gebührenfrei

bescheinigt.

9.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren

Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).93 Die materielle

Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und

wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts

(gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).94 Wird die Eintragung einer Marke

wegen eines Widerspruchs oder Löschungsantrags widerrufen und die Marke danach erneut

hinterlegt und eingetragen, verfügt sie zumindest über ein neues Hinterlegungs- bzw.

Prioritätsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt bzw. bei Einreichung eines

neuen Widerspruchs oder Einleitung eines neuen Löschungsverfahrens ein anderer

Streitgegenstand vor.95

Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das Institut nicht widerrufen wurde,

bindet ein Entscheid über einen Widerspruch oder Löschungsantrag die Zivil- oder

Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft.

90 BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H. 91 BGE 91 I 94, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a. 92 Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwVG 93 BGE 133 III 580, E. 2.1. 94 BGE 101 II 375, E. 1; BGE 116 II 738, E. 2a. 95 Gleich verhält es sich mit einer internationalen Registrierung, der die Schutzausdehnung für die

Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls später eine (immer noch mögliche)

nachträgliche Schutzausdehnung beantragt wird.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

49

10. Wiedererwägung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das Institut die angefochtene Verfügung bis zur

Vernehmlassung von sich aus in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Die

Wiedererwägung wird in Art. 58 VwVG nicht näher geregelt, entspricht aber einem

allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwägung

vorzunehmen, und es ist vor Verfügungserlass das rechtliche Gehör zu gewähren (vgl. Ziff.

5.7, S. 36).

Das Institut kann eine Verfügung nach den unten stehend dargelegten allgemeinen

Grundsätzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in

Wiedererwägung ziehen. Die Eintragung einer Marke kann vom Institut jedoch nicht

widerrufen werden.96 Einzig die Zivilgerichte haben die Möglichkeit, den Bestand einer

eingetragenen Marke später zu prüfen und die Eintragung einer Marke für nichtig zu erklären

(Art. 52 und Art. 35 lit. c MSchG). Auch die Parteien können ein Gesuch um

Wiedererwägung stellen, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der

Verfügung. Das Gesuch richtet sich an die verfügende Behörde und enthält das Ansuchen,

die getroffene Anordnung nochmals zu überprüfen und durch eine dem Gesuchsteller

vorteilhaftere Verfügung zu ersetzen. Die Verwaltung kann eine Verfügung «pendente lite»,

die also noch nicht rechtskräftig ist, abändern, ohne an die für die Wiedererwägung formell

rechtskräftiger Verfügungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es

soll damit dem objektiven Recht auf möglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen

werden.97

Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle

Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur

Wiedererwägung.98 Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen

Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Gültigkeit behält, ist eine

Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückzukommen und

eine neue Prüfung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der

Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im

früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn

rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand.99 Aus Gründen

der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer Tatsachen

oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknüpft, die in der Praxis bei der

Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fällen gelten. Insbesondere

dürfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder infrage

zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen.100

Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes

wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen

96 RKGE in sic! 2004, 932 – BIN LADIN 97 BGE 107 V 191, E. 1. 98 BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H. 99 BGE 127 I 133, E. 6 m.w.H. 100 BGE 127 I 133, E. 6.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

50

beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel

vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche

Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist,

dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder

das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der

Behörden können die Parteien also über Art. 66 VwVG ein Revisionsbegehren stellen. Die

Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt

seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der

verfügenden Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen.101 In einem

Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der

Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers

abzuwägen.102

11. Gebühren

11.1 Im Allgemeinen

Das Institut ist berechtigt, für die im Zuge der Verfahren erbrachten Leistungen Gebühren zu

verlangen (Art. 13 Abs. 1 IGEG und insb. Art. 28 Abs. 3, 31 Abs. 2 und 35a Abs. 3 MSchG).

Die Einzelheiten sind in der IGE-GebV geregelt.

11.2 Pauschalgebühren

Die vom Institut erhobenen Gebühren sind Pauschalgebühren (vgl. Art. 3 Abs. 1 IGE-GebV

sowie Anhang I); sie sind vom Umfang (mehrere Schriftenwechsel, umfangreiche

Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhängig.

11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel

Die Gebühren sind bis zu dem vom Institut angegebenen Termin zu zahlen (Art. 4 Abs. 1

IGE-GebV).

Die Gebühren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Überweisung auf ein dafür

vorgesehenes Konto des Instituts oder durch eine andere vom Institut als zulässig erklärte

Zahlungsart (Art. 5 IGE-GebV) – zurzeit die Belastung eines beim Institut bestehenden

Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl. www.ige.ch/ueber-

uns/zahlungsmethoden.html) – zu bezahlen.

11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut

Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden

ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen

101 BGE 113 Ia 151, E. 3 m.w.H. 102 BGE 121 II 273, E. 1a/aa.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

51

Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent103 hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden

Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres

erkennen lassen. Vermerke wie «Konto belasten» oder «zulasten meines Kontos», die der

Kunde auf Antragsformularen usw. anbringt, werden als Aufträge im genannten Sinn

behandelt, vorausgesetzt, der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und lässt sich ohne

Weiteres dem Auftrag des Kunden entnehmen. Enthält der Schriftsatz keine derartigen

Angaben, so darf das Institut nicht aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass

es stillschweigend zur Belastung des Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen

schriftlichen Belastungsauftrag gilt die Gebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig

korrigiert wird, als «nicht bezahlt», und auf den Antrag oder Widerspruch kann folglich nicht

eingetreten werden,104 bzw. das Gesuch um Hinterlegung einer Marke wird zurückgewiesen

(Art. 30 Abs. 2 lit. b MSchG).

11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren

Als Zahlungseingang für die Gebühren gilt die Gutschrift des geschuldeten Betrags auf einem

Konto des Instituts (Art. 7 Abs. 1 IGE-GebV).

Nach Art. 21 Abs. 3 VwVG und Art. 7 Abs. 2 IGE-GebV gilt die Zahlungsfrist als eingehalten,

wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder in der

Schweiz einem Post- oder Bankkonto zugunsten des Instituts belastet wurde.

Gemäss der Rechtsprechung ändert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf

dem Konto des Instituts gutgeschrieben wurde, nichts an der Einhaltung der Zahlungsfrist.

Für die Einhaltung dieser Frist ist der Augenblick entscheidend, in dem der Betrag bei der

Schweizerischen Post zugunsten des Instituts eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto

der Partei oder ihres Vertreters belastet wurde.105 Die Erteilung des Zahlungsauftrages am

letzten Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag üblicherweise erst am

nächsten Bankwerktag dem Konto belastet wird. Die Frist gilt hingegen grundsätzlich auch

bei einer fehlerhaften Erfassung der Kontonummer als eingehalten.106

Für die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des

Kontokorrents beim Institut ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von

der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut bzw. der Post übergeben wird

und das Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit über ein Guthaben verfügt, das zur vollen

Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist der Zeitpunkt der Ausführung des

Belastungsauftrags durch das Institut.

Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der

Belastungsermächtigung beim Institut. Betrifft die Ermächtigung eine Gebühr, die das Institut

noch nicht in Rechnung gestellt hat (z.B. Zahlung der Hinterlegungsgebühr zusammen mit

103 Publiziert auf https://www.ige.ch/de/ueber-uns/zahlungsmethoden/kontokorrent.html. 104 RKGE in sic! 2001, 526, E. 4 und E. 5 – Tigermarket; BVGer B-5165/2011, E. 3.2 – Sonnenschein

(fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 105 BGer 9C_94/2008, E. 5.2 m.w.H.

106 Vgl. nicht veröffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011

m.w.H.

Teil 1 – Allgemeiner Teil

52

der Markenhinterlegung über das Portal «e-Trademark») und für welche die Zahlungsfrist

nicht gesetzlich festgelegt ist, so gilt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung als Tag des

Zahlungseingangs. Die Zahlung ist nur gültig, wenn der Betrag abzüglich der vom

Kreditkartenunternehmen erhobenen Kommission einem Konto des Instituts gutgeschrieben

wird (Art. 8 IGE-GebV).

53

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

1. Einleitung

Das Eintragungsverfahren beginnt mit der Hinterlegung und ist mit der Eintragung oder

Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Es wird unterteilt in Eingangsprüfung,

Formalprüfung und Materielle Prüfung, wobei Letztere im Teil 5 der Richtlinien behandelt

wird.

Nach erfolgter Eintragung oder Zurückweisung sind keine Änderungen des Zeichens (vgl.

Ziff. 3.7, S. 63) mehr möglich.

2. Eingangsprüfung

2.1 Hinterlegung

Im Rahmen der Eingangsprüfung wird lediglich geprüft, ob die Hinterlegung den von Art. 28

Abs. 2 MSchG geforderten Mindestinhalt aufweist. Folgende Punkte werden überprüft:

2.1.1 Eintragungsgesuch

Das Eintragungsgesuch ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet werden

(Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich über die vom

Institut zur Verfügung gestellten Anmeldesysteme möglich (https://e-trademark.ige.ch oder

tm.admin@ekomm.ipi.ch).

Aus den Gesuchsangaben muss die Identität des Hinterlegers hervorgehen. Neben Name

(bei natürlichen Personen, Vereinen und Stiftungen) oder Firma (bei juristischen Personen)

ist auch die Angabe der Adresse erforderlich (Art. 9 Abs. 1 lit. b MSchV).

2.1.2 Wiedergabe der Marke

Aufgrund der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss erkennbar sein,

welches Zeichen der Hinterleger registrieren lassen will.

2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

Es wird geprüft, ob das Gesuch eine Waren- und Dienstleistungsliste enthält.

2.1.4 Unvollständiges Gesuch

Fehlt eines der genannten Elemente, wird dem Hinterleger gemäss Art. 15 MSchV eine Frist

zur Vervollständigung der Unterlagen angesetzt. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben,

wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

54

2.2 Hinterlegungsdatum

Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG (Angabe des

Namens oder der Firma des Hinterlegers, Wiedergabe der Marke, Waren- und

Dienstleistungsliste) mit ausreichender Bestimmtheit vorhanden sind, wird auf das Gesuch

eingetreten und dem Gesuch ein Hinterlegungsdatum zugeordnet.1 Dieses entspricht dem

Tag des Eingangs des letzten erforderlichen Elementes. Dies gilt grundsätzlich auch bei der

elektronischen Anmeldung, d.h., als Eingangsdatum gilt der Zeitpunkt, zu dem die

Anmeldedaten vollständig und erfolgreich auf dem System des Instituts gespeichert werden

konnten. Bei der Übermittlung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch ist dies der Zeitpunkt,

zu dem die vollständigen Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des Instituts eintreffen.2

Bei der Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung

der Schweizerischen Post zuhanden des Instituts übergeben worden ist (Art. 14a MSchV.)

Der Beweis für das Aufgabedatum liegt beim Hinterleger.

Die Hinterlegung wird dem Hinterleger bestätigt.

3. Formalprüfung

3.1 Hinterlegung

3.1.1 Formular

Die Hinterlegung ist rechtsgültig, sobald die Erfordernisse gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG

i.V.m. Art. 9 Abs. 1 MSchV erfüllt sind (vgl. Ziff. 2.1.1 bis 2.1.3, S. 53). Allerdings kann einem

Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem, das amtliche, ein

vom Institut zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular

verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Das Institut kann auf die Einreichung des

Formulars verzichten, wenn eine im Übrigen formgültige Hinterlegung alle verlangten

Angaben enthält (Art. 8 Abs. 2 MSchV).

3.1.2 Hinterleger

Gemäss Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person ein

Eintragungsgesuch einreichen (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 20). Eine Ausnahme gilt für

Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (vgl. Teil 5,

Ziff. 9.1 f. S. 191). Auch für geografische Marken gelten spezielle Bestimmungen für die

Hinterlegungsberechtigung (vgl. Teil 5, Ziff. 10.3, S. 194).

Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten über die

bzw. Zweifel an der Rechtspersönlichkeit des Hinterlegers, setzt das Institut dem Hinterleger

unter Androhung der Zurückweisung des Gesuchs eine Frist zum Einreichen eines HR-

1 Betr. Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.7, S. 63. 2 Vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

55

Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments an (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. a

MSchG).

Treten mehrere Personen als Hinterleger auf, sind prinzipiell alle zusammen Hinterleger,

d.h., es liegt in der Regel Miteigentum im Sinne der Art. 646 ff. ZGB vor. Solange kein

gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, können die Miteigentümer nur gemeinschaftlich

handeln. Eingaben an das Institut sind somit durch alle Miteigentümer zu unterzeichnen.

Solange weder einer der Hinterleger als Mitteilungsempfänger bezeichnet noch ein

gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wählt das Institut eine Person als

Zustellungsempfänger aus (Art. 4 Abs. 2 MSchV).

Verfügt der Hinterleger in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein

Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG; vgl. Teil 1, Ziff 4.3, S. 25).

3.2 Wiedergabe der Marke

Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen

vom Institut zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen

Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei akustischen Zeichen sowie bei nicht

konventionellen Markentypen3 mit der entsprechenden Bezeichnung des Markentyps (Art. 10

Abs. 3 MSchV) zu ergänzen.

Damit das geschützte Zeichen den zuständigen Behörden, Wirtschaftsteilnehmern oder dem

breiten Publikum zugänglich wird, muss die Darstellung für alle Markentypen in sich

abgeschlossen, eindeutig, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein.4 Eine

Marke muss grundsätzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Für besondere

Markentypen kann das Institut weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1

MSchV in fine).5 Das Institut verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig

ist, um die Erfüllung der Darstellbarkeit bzw. eine präzise Definition des Schutzobjektes

sicherzustellen (vgl. z.B. Ziff. 3.2.9, S. 59).

Die Abbildung darf das Format von maximal 8 × 8 cm nicht überschreiten. Wird das

Schutzobjekt mit einer Mehrfachabbildung dargestellt (beispielsweise im Fall einer

dreidimensionalen Marke, vgl. Ziff. 3.2.4, S. 57), muss diese insgesamt das angegebene

Format einhalten.

Genügt die Wiedergabe den Anforderungen von Art. 10 MSchV nicht, wird dies beanstandet

(Art. 16 Abs. 1 MSchV). Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird das Gesuch

zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).

3 Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologramme. 4 Für Geruchsmarken vgl. BVGer B-4818/2010, E. 6.3.1 – Duft von gebrannten Mandeln

(Geruchsmarke).

5 Mit dieser Bestimmung wird das Institut mit Blick auf die neuen technischen Möglichkeiten im

Rahmen der elektronischen Register- und Aktenführung sowie der elektronischen Publikation

ermächtigt, zu gegebener Zeit nebst der grafischen Darstellung für besondere Markentypen weitere

Arten der Darstellung zuzulassen.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

56

Fehlt es dem Gesuch überhaupt an einer Wiedergabe des Zeichens, wird dies im Rahmen

der Eingangsprüfung unter Androhung des Nichteintretens beanstandet (vgl. Ziff. 2.1.4,

S. 53).

3.2.1 Farbanspruch

Wird kein Farbanspruch geltend gemacht, ist die Marke in allen denkbaren farblichen

Ausführungen geschützt.6 Wird ein Farbanspruch geltend gemacht, müssen alle

beanspruchten Farben in Worten umschrieben werden. Die Marke ist in diesem Fall nur in

einer Ausführung in den beanspruchten Farben geschützt. Es steht dem Hinterleger frei, die

Farbbezeichnung(en) zusätzlich mittels eines international anerkannten Farbstandards (z.B.

Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren.

Das Institut akzeptiert auch einen teilweisen Farbanspruch. In diesem Fall ist der

Farbanspruch auf einzelne Zeichenelemente beschränkt, während die übrigen Elemente in

schwarz-weiss hinterlegt und somit in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt

sind.

Beispiel für einen teilweisen Farbanspruch:

CH 649 873

Farbanspruch Rot (Pantone 185)

3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken

Wortmarken sind alle Marken, die ausschliesslich aus druckbaren Zeichen gemäss der ISO-

Norm 8859-15 bestehen (vgl. Anhang) und für die keine Farben beansprucht werden.

Kombinierte Wort-/Bildmarken bestehen aus solchen Elementen und enthalten zusätzlich ein

Bildelement oder einen Farbanspruch. Die Verwendung von Steuerzeichen wie

Zeilenumbrüchen und Tabulatoren ist bei Wortmarken nicht möglich. Zeichen, die

6 BGE 134 III 406, E. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN

(fig.).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

57

Steuerzeichen enthalten, müssen entsprechend als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt

werden.7

Im Falle eines Farbanspruchs bei kombinierten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss eine

farbige Abbildung beigefügt werden (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Eintragungsgesuch

müssen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten

umschrieben werden. Betreffend den teilweisen Farbanspruch vgl. Ziff. 3.2.1, S. 56.

Die Erfassung einer Marke im Informatiksystem als Wortmarke, kombinierte Wort-/Bildmarke

oder Bildmarke ist rein technisch-administrativer Natur. Sie sagt weder etwas über den

Schutzumfang der Marke noch über die Art und Weise, wie das Zeichen rechtserhaltend

benützt werden muss, aus. Hierfür ist einzig der Registereintrag massgebend.

3.2.3 Akustische Marken

Eine akustische Marke ist mithilfe eines Notensystems darzustellen, das alle relevanten

Informationen enthalten muss (insbesondere Notenschlüssel, Noten- und Pausenwerte).

Oszillogramme, Sonagramme und Spektrogramme werden nicht akzeptiert; sie bilden keine

genügende grafische Darstellung im Rechtssinne, da sie namentlich keine leicht zugängliche

und verständliche Wiedergabe beliebiger Töne bzw. Geräusche garantieren.

Akustische Marken, die sich nicht in Notenschrift darstellen lassen, können erst nach der

Zulassung weiterer Darstellungsarten durch das Institut auf elektronischem Weg dargestellt

werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen (z.B. Bild- oder

kombinierten Wort-/Bildmarken), ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «akustische

Marke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.2.4 Dreidimensionale Marken

Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein und das

Schutzobjekt muss genügend präzise bestimmt sein. Aus diesem Grund sind perspektivische

Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig.8 Zudem hat

der Hinterleger auf dem Eintragungsgesuch den Vermerk «Dreidimensionale Marke»

anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV). Fehlt ein solcher Vermerk, wird die Marke vom Institut

als Bildmarke behandelt.

7 Das heisst z.B., dass Zeichen, die auf zwei Zeilen angemeldet werden sollen, als kombinierte Wort-

/Bildmarken hinterlegt werden müssen. Hingegen ist es zulässig, die Darstellung der entsprechenden

Befehle in den verschiedenen Codes als Wortmarke (oder Teil davon) zu hinterlegen, wenn die dafür

benötigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Anhang, S. 249). Als Wortmarke (oder

Teil davon) könnten also beispielsweise «¶», «\n» oder «^J» hinterlegt werden.

8 Vgl. RKGE in sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

58

Beispiele für zugelassene grafische Darstellungen:

 CH 609 069, Kl. 3

 CH 634 580, Kl. 36

3.2.5 Hologramme

Besteht das Hologramm in der räumlichen Abbildung eines einzigen (unveränderlichen)

Gegenstands, sind mit der Anmeldung entweder eine Abbildung einzureichen, aus welcher

der dreidimensionale Charakter des Gegenstands ersichtlich ist, oder mehrere Abbildungen

des Gegenstands aus verschiedenen Blickwinkeln. Besteht das Hologramm hingegen, je

nach Blickwinkel, in der Abbildung mehrerer Gegenstände oder eines veränderlichen

Gegenstands, muss das Eintragungsgesuch Abbildungen jedes dieser Gegenstände

enthalten.

Auf dem Eintragungsgesuch ist anzugeben, dass der Markenschutz für ein Hologramm

beansprucht wird (Art. 10 Abs. 3 MSchV), beispielsweise mit dem Hinweis «Die Marke

besteht aus einem Hologramm» oder «Hologrammmarke».

3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken

Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von

Farbmarken folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Unter «Farbanspruch» ist bzw. sind die beanspruchte(n) Farbbezeichnung(en) zu nennen

und in einem international anerkannten Farbstandard (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu

präzisieren.

Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist zusätzlich der Vermerk «Farbmarke» anzubringen

(Art. 10 Abs. 3 MSchV).

Auf dem Eintragungsgesuch ist eine farbige Abbildung (maximal 8 × 8 cm) anzubringen (Art.

10 Abs. 2 MSchV).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

59

Bei einer Mehrzahl von Farben kann das Verwendungsverhältnis der einzelnen Farben bei

der Anmeldung angegeben werden. Eine Angabe in Prozenten ist dabei nicht zwingend

erforderlich. Fehlt eine Angabe des Verwendungsverhältnisses, wird der Markenprüfung die

aus der Abbildung ersichtliche Aufteilung zugrunde gelegt.

3.2.7 Muster

Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von

Mustern folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist der Vermerk «Muster» anzubringen (Art. 10

Abs. 3 MSchV).

Auf dem Eintragungsgesuch ist eine Abbildung (maximal 8 × 8 cm) einzureichen (Art. 10

Abs. 2 MSchV), die aus einem Ausschnitt aus einer sich grundsätzlich unlimitiert

wiederholenden Verzierung besteht.

3.2.8 Positionsmarken

Aus der Abbildung muss klar hervorgehen, für welche Teile des dargestellten Objekts der

Markenschutz beantragt wird. Diejenigen Teile, auf die sich der Schutz nicht erstrecken soll,

können beispielsweise mittels gestrichelter Linien dargestellt werden. Im Eintragungsgesuch

können zudem klärende Ausführungen aufgenommen werden.

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem

Eintragungsgesuch der Hinweis «Positionsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.2.9 Bewegungsmarken

Aus der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss die Bewegung, für die der

markenrechtliche Schutz beantragt wird, ersichtlich sein. Dem Institut sind Abbildungen der

einzelnen Bewegungsschritte einzureichen; zusätzlich ist auf dem Eintragungsgesuch

anzugeben, innert welcher Dauer, Richtung und in welcher Art (z.B. kontinuierlich) die

Bewegung erfolgt.

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem

Eintragungsgesuch der Hinweis «Bewegungsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

60

Beispiel:

CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte

Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer

animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von

Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt,

welches sich kontinuierlich in ein

Strichmännchen, welches zuerst mit

waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und

zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den

rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes

Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und

letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug

angefügt, dem ersten ‹klee blatt›, dem letzten

‹Coaching für junge Erwachsene›.»

3.2.10 Geruchsmarken

Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gerüchen bekannt, welche den

Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit gemäss Art. 10 MSchV gerecht würde9 (vgl.

Ziff. 3.2, S. 55). Weder eine chemische Formel noch eine Umschreibung mit Worten, noch

ein Geruchsmuster, noch eine Kombination dieser Elemente erfüllen die in diesem

Zusammenhang massgebenden Kriterien (vgl. Ziff. 3.2, S. 55). Um Verwechslungen mit

anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis

«Geruchsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.3 Markenart

Hinsichtlich der Markenart wird zwischen Individualmarke, Garantiemarke, Kollektivmarke

und geografischer Marke unterschieden. Sofern eine Marke nicht als Individualmarke

eingetragen werden soll, ist die Markenart im Eintragungsgesuch zu erwähnen

(Art. 9 Abs. 2 lit. c und cbis MSchV). Nachträgliche Änderungen der Markenart führen in der

Regel zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (vgl. Ziff. 3.7, S. 63). Für

Garantiemarken, Kollektivmarken und geografische Marken muss ein entsprechendes

Reglement eingereicht werden (Art. 23. Abs. 1 MSchG bzw. Art. 27c MSchG).10

3.4 Prioritätsanspruch

Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr.

Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2, S. 54). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der

Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Fälle vor, in denen für die

9 BVGer B-4818/2010, E. 6.2.2 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

10 Für Details siehe Teil 5, Ziff. 9.2, S. 191 (für die Kollektivmarken), Teil 5, Ziff. 9.3, S. 191 (für die

Garantiemarken) bzw. Teil 5, Ziff. 10.4, S. 194 (für die geografischen Marken).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

61

Hinterlegung ein früherer Zeitrang in Anspruch genommen werden kann: Priorität nach der

Pariser Verbandsübereinkunft, Gegenrechtspriorität und Ausstellungspriorität.

3.4.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft

(sog. Unionspriorität) ist eine Ersthinterlegung in einem PVÜ-Staat maximal sechs Monate

vor der Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 7 MSchG). Der

Fristenlauf beginnt am Tag der ersten Hinterlegung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVÜ). Erfolgte also

beispielsweise die ausländische Ersthinterlegung der Marke am 3. März, muss das

Schweizer Eintragungsgesuch spätestens am 3. September (Mitternacht) eingereicht

werden. Im Weiteren muss gegenüber dem Institut bis spätestens 30 Tage nach der

schweizerischen Hinterlegung eine Prioritätserklärung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1

PVÜ i.V.m. Art. 9 MSchG und Art. 14 Abs. 1 MSchV). Wird eine der genannten Fristen nicht

eingehalten, erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 9 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1

MSchV). Die schweizerische Hinterlegung bleibt davon unberührt; als Hinterlegungsdatum

gilt nun der Tag der Einreichung des Eintragungsgesuches (Art. 29 MSchG). Die

Prioritätserklärung ist an keine besondere Form gebunden und erfolgt üblicherweise unter

der entsprechenden Rubrik des Eintragungsgesuches. Sie hat das Land und das Datum der

Ersthinterlegung zu bezeichnen (Art. 12 Abs. 1 MSchV).

Das Institut kann im Falle von Unklarheiten die Einreichung eines Prioritätsbelegs

verlangen.11 Verlangt das Institut einen Prioritätsbeleg, so muss der Hinterleger diesen

innerhalb von sechs Monaten nach der Hinterlegung einreichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).12

Reicht der Hinterleger die erforderlichen Dokumente nicht ein, so erlischt der

Prioritätsanspruch (Art. 14 Abs. 1 MSchV). Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht die

Möglichkeit der Weiterbehandlung.13

Der Prioritätsbeleg muss in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch abgefasst sein

(Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Art. 14 Abs. 3 MSchV). Wird der Prioritätsbeleg in einer anderen

Sprache eingereicht, verlangt das Institut eine Übersetzung. Die Nachreichung der

Übersetzung hat innert einer vom Institut angesetzten Frist zu erfolgen (Art. 3 Abs. 2

MSchV). Der Prioritätsbeleg muss ausserdem von der zuständigen Behörde ausgestellt

worden sein.14

Der Inhaber der prioritätsbegründenden Anmeldung oder Marke und der Hinterleger in der

Schweiz müssen identisch sein, unter Vorbehalt der Übertragung der Anmeldung bzw.

11 Siehe Art. 9 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV sowie Swissness-Botschaft S. 8610. 12 Das Institut wird eine entsprechende Beanstandung so rechtzeitig erlassen, dass die Wahrung der

Frist zur Einreichung des Prioritätsbeleges möglich ist. 13 Vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW.

14 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss der Prioritätsbeleg als PDF-

Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1 S. 25).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

62

Marke oder der Übertragung des Prioritätsrechts.15 Ausserdem muss es sich um den

gleichen oder im Gesamteindruck nur unwesentlich abweichenden Gegenstand handeln

(Art. 4 lit. C Abs. 4 PVÜ).

Ist die im schweizerischen Gesuch beanspruchte Waren- und Dienstleistungsliste weiter

gefasst als diejenige der Ersthinterlegung, kann lediglich eine Teilpriorität (für die

übereinstimmenden Waren und/oder Dienstleistungen) beansprucht werden. Dies ist auf

dem Eintragungsgesuch in der entsprechenden Rubrik mit «Teilpriorität» zu vermerken. Ist

die Waren- und Dienstleistungsliste der Ersthinterlegung weiter gefasst als diejenige der

schweizerischen Hinterlegung, kann die Priorität umfassend geltend gemacht werden.

3.4.2 Gegenrechtspriorität

Ist die Ersthinterlegung nicht in einem Mitgliedstaat der PVÜ erfolgt, kann die Priorität nur

dann beansprucht werden, wenn der betr. Staat der Schweiz Gegenrecht gewährt (Art. 7

Abs. 2 MSchG). Da eine beträchtliche Anzahl der Nicht-PVÜ-Staaten das TRIPS-Abkommen

unterzeichnet hat, welches in Art. 2 die Anwendbarkeit der materiellrechtlichen

Bestimmungen der PVÜ statuiert, findet Art. 7 Abs. 2 MSchG in der Praxis kaum noch

Anwendung.16

Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.4.1, S.

61.

3.4.3 Ausstellungspriorität

Art. 8 MSchG ermöglicht es unter bestimmten Voraussetzungen, für die Hinterlegung den

Zeitpunkt der Vorstellung von Waren oder Dienstleistungen auf einer offiziellen oder offiziell

anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über die internationalen

Ausstellungen (SR 0.945.11) als Prioritätsdatum in Anspruch zu nehmen.

Das Verfahren zur Geltendmachung der Ausstellungspriorität unterscheidet sich nicht von

demjenigen betreffend die Unionspriorität (Art. 9 MSchG). Der Prioritätsbeleg muss jedoch

genaue Angaben über die betreffende Ausstellung enthalten (Art. 13 MSchV).

Im Gegensatz zum Patentrecht kommt der Ausstellungspriorität im Markenrecht nur geringe

praktische Bedeutung zu.

15 Da die Eintragung der Priorität lediglich eine im Prozessfall zu beweisende Vermutung zur Folge

hat, akzeptiert das Institut die Übertragung des Prioritätsrechts. Das Bundesgericht hat sich im

Entscheid BGE 42 II 404 gegen die Möglichkeit der selbstständigen Übertragung des Prioritätsrechts

ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritätsanspruch als akzessorisches, d.h. nur

zusammen mit der Marke übertragbares Recht. 16 Art. 12 Abs. 3 MSchV, wonach das Institut ein Verzeichnis derjenigen Staaten, die der Schweiz

Gegenrecht nach Artikel 7 Abs. 2 MSchG halten, führt, ist somit hinfällig geworden und wurde

aufgehoben.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

63

3.5 Beschleunigte Markenprüfung

Damit eine Marke beschleunigt geprüft wird, bedarf es eines Antrags (Art. 18a MSchV) und

der Bezahlung der Hinterlegungs-, und Expressgebühr sowie des allfälligen

Klassenzuschlags. Erst wenn die Expressgebühr zusätzlich zur Hinterlegungsgebühr und

zum Klassenzuschlag bezahlt ist, gilt der Antrag als gestellt und wird die verkürzte

Behandlungsfrist ausgelöst (Art. 18a Abs. 2 MSchV). Bis zum Eingang der Zahlung wird das

Dossier im Rahmen des normalen Prüfungsverfahrens behandelt.

3.6 Gebühren

Nach Art. 28 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 7 MSchV ist das Institut berechtigt, für die im Zuge des

Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen. Die IGE-GebV legt

Zahlungsmodalitäten (Art. 4 bis 9) und Höhe (Anhang I IGE-GebV) der jeweiligen Gebühr fest.

Die Hinterlegungsgebühr und der allfällige Klassenzuschlag sind ab der Hinterlegung

geschuldet und binnen der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 und 3

MSchV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird das Gesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2

lit. b MSchG). Die Gebühr bleibt nach wie vor geschuldet; verspätet bezahlte Gebühren

werden nicht zurückerstattet (vgl. u.a. Teil 1, Ziff. 11.3, S. 50).

Wird die Marke für Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als drei Klassen beansprucht,

ist ab der vierten Klasse für jede zusätzliche Klasse ein Zuschlag geschuldet

(Klassenzuschlag). Werden im Verlaufe des Eintragungsverfahrens zusätzliche Klassen

hinzugefügt, sind diese innert der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Auch hier führt

Fristversäumnis bei der Bezahlung zur Zurückweisung des Gesuchs, wobei das ganze

Gesuch zurückgewiesen wird, da das Institut nicht entscheiden kann, für welche Klassen das

Zeichen eingetragen werden soll. Fallen im Verlaufe des Eintragungsverfahrens Klassen

weg, wird der bereits bezahlte Klassenzuschlag nicht zurückerstattet.

3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung

Die Änderung des Zeichens führt gemäss Art. 29 Abs. 2 MSchG zu einer Verschiebung des

Hinterlegungsdatums, wenn:

- das Zeichen durch ein anderes ersetzt wird, einschliesslich Änderungen des Markentyps

und der Markenart;17

- das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die

vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird oder wenn ein den Gesamteindruck

wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt, hinzugefügt oder geändert wird;

- der Schutzumfang des Zeichens durch die Änderung vergrössert wird, z.B. durch

Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und

17 Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95, E. 3 – MEDISCUS MONARCH. Keine Verschiebung des

Hinterlegungsdatums erfolgt einzig beim Wechsel von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke, da

beide Markenarten vom Hinterleger (mit-)benutzt werden können und sich deren Funktion nicht

grundlegend unterscheidet.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

64

Dienstleistungsliste (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Begriffen

oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen

ist).

Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe

oder das Datum, an welchem die Zeichenänderung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch

auf dem Informatiksystem des Instituts eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 54).

3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer

Wird eine Marke im Register eingetragen, werden die massgeblichen Daten publiziert

(Art. 38 MSchG, Art. 19 und Art. 42 i.V.m. Art. 40 MSchV). Das vom Institut festgelegte

Publikationsorgan (Art. 43 MSchV) ist Swissreg, abrufbar unter https://www.swissreg.ch.

Die Markeneintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig

(Art. 10 Abs. 1 MSchG).

4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

4.1 Rechtliche Grundlagen

Als Folge des Spezialitätsprinzips ist eine Marke nicht abstrakt, sondern nur für bestimmte

Waren und/oder Dienstleistungen schützbar. Art. 11 MSchV schreibt entsprechend vor, dass

die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche der Markenschutz beansprucht wird,

präzise zu bezeichnen sind. Dieses Erfordernis dient der Rechtssicherheit.

Die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen ermöglicht es den interessierten Kreisen,

effizient nach registrierten Marken zu suchen und abzuklären, ob Konfliktpotenzial besteht.

Die präzise Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen und die korrekt vorgenommene

Klassifikation erlauben erst die Bestimmung des Schutzobjekts und des Schutzumfangs von

registrierten Marken. Eine präzise Definition des Schutzobjekts erlaubt es unter anderem zu

bestimmen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke rechtserhaltend gebraucht

werden muss (Art. 11 Abs. 1 MSchG).18

Die Schweiz ist als Mitglied des Nizza-Abkommens verpflichtet, die Nizza-Klassifikation

anzuwenden. Insbesondere müssen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die

entsprechenden Klassennummern verwendet werden, und jede Klasse ist gemäss der

Reihenfolge der Klassen aufzuführen (Art. 11 MSchV).

Fehlt bei einem Eintragungsgesuch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wird dies im

Rahmen der Eingangsprüfung beanstandet (Art. 15 MSchV i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG)

und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht

fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 i.V.m. Art. 28

Abs. 2 MSchG). Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass

18 Siehe dazu Teil 6, Ziff. 5.4.5, S. 223.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

65

der Hinterleger die zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen

Oberbegriffe der Klassenüberschriften der betr. Klassen beansprucht.19

Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet, fordert

das Institut den Hinterleger auf, diese zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht

behoben, weist das Institut das Gesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11

MSchV).20 Nach Möglichkeit unterbreitet das Institut Präzisierungsvorschläge. Dies unter der

Voraussetzung, dass der Sinn der ursprünglichen Formulierung bestimmt werden kann. Die

Verantwortung für die rechtsgenügliche Ausformulierung des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger. Ebenfalls in der

Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei der dem Institut unterbreiteten

Formulierung wirklich um eine Präzisierung der ursprünglichen Formulierung handelt. Stellt

die neue Formulierung nämlich eine Erweiterung des ursprünglichen Wortlauts dar, kommt

es zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

4.2 Die Nizza-Klassifikation

Die in der Nizza-Klassifikation enthaltenen erläuternden Anmerkungen zu jeder Klasse sowie

die alphabetische Liste der Warenbegriffe (34 Klassen) und Dienstleistungsbegriffe

(11 Klassen) erlauben direkt oder per Analogie die Klassierung der allermeisten Waren und

Dienstleistungen.

Falls eine Ware mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder der

alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten gemäss der Nizza-Klassifikation die

folgenden Kriterien:

a) Fertigwaren werden grundsätzlich nach ihrer Funktion oder Bestimmung klassiert; wenn

dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen ist, werden Fertigwaren in

Analogie zu anderen vergleichbaren in der alphabetischen Liste genannten Fertigwaren

klassiert. Falls keine entsprechende Position gefunden werden kann, sind andere

subsidiäre Kriterien heranzuziehen, wie z.B. das Material, aus dem die Waren hergestellt

sind, oder ihre Wirkungsweise.

b) Kombinierte Fertigprodukte mit Mehrzweckfunktion (wie z.B. Radiowecker) können

gemäss ihren einzelnen Funktionen oder Bestimmungen klassiert werden. Wenn diese

Kriterien in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen sind, sind die anderen Kriterien

gemäss Absatz (a) anzuwenden.

c) Rohstoffe, unbearbeitet oder teilweise bearbeitet, werden grundsätzlich nach dem

Material, aus dem sie bestehen, klassiert.

d) Waren, die dazu bestimmt sind, Teile eines anderen Erzeugnisses zu werden, werden

grundsätzlich nur dann in dieselbe Klasse wie dieses Erzeugnis eingeordnet, wenn sie

üblicherweise für keinen anderen Zweck verwendet werden können. In allen anderen

Fällen sind die unter (a) genannten Grundsätze anzuwenden.

19 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5, vgl. Ziff. 4.3, S. 66. 20 BVGer B-3920/2011, E. 2 – GLASS FIBER NET.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

66

e) Soweit Waren – unabhängig davon, ob es sich um Fertigwaren handelt oder nicht – nach

dem Material, aus dem sie hergestellt sind, klassiert werden und aus verschiedenen

Materialien bestehen, werden sie grundsätzlich nach dem Material klassiert, das

überwiegt.

f) Behältnisse, die den Waren angepasst sind, für deren Aufnahme sie bestimmt sind,

werden grundsätzlich in dieselbe Klasse wie die betr. Waren eingeordnet.

Falls eine Dienstleistung mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder

der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten die nachfolgenden Kriterien:

a) Dienstleistungen werden grundsätzlich nach den Dienstleistungsbereichen klassiert, die

in der Klasseneinteilung und den erläuternden Anmerkungen enthalten sind, oder

hilfsweise in Analogie zu anderen vergleichbaren Dienstleistungen, die in der

alphabetischen Liste aufgeführt sind.

b) Dienstleistungen im Bereich der Vermietung werden grundsätzlich den gleichen Klassen

zugeordnet, wie die mithilfe der vermieteten Gegenstände erbrachten Dienstleistungen

(z.B. Vermietung von Telefonen, Kl. 38). Mietkauf- oder Leasingkauffinanzierung wird

jedoch der Klasse 36 (Finanzwesen) zugeordnet.

c) Dienstleistungen zur Beratung oder Information werden grundsätzlich den gleichen

Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Beratung oder Information

bezieht, z.B. Transportberatung (Kl. 39), Unternehmensberatung (Kl. 35), Finanzberatung

(Kl. 36), Schönheitsberatung (Kl. 44). Das Erteilen von Auskünften bzw. die Weitergabe

von Informationen auf elektronischem Wege (z.B. Telefon, Computer) berührt nicht die

Klassifikation dieser Dienstleistung.

d) Dienstleistungen im Bereich des Franchisings werden grundsätzlich der gleichen Klasse

zugeordnet wie die vom Franchisegeber erbrachten besonderen Dienstleistungen (z.B.

Unternehmensberatung in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 35], Finanzierungen in Be-

zug zu Franchisegeschäften [Kl. 36], juristische Dienstleistungen in Bezug zu Franchise-

geschäften [Kl. 45]).

4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-

Klassifikation

Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind gemäss Praxis des

Instituts genügend präzise. Einzige Ausnahme ist der Oberbegriff in der Klassenüberschrift

der Klasse 45 «Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend

individuelle Bedürfnisse». Die Formulierung «persönliche und soziale Dienstleistungen» und

der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse» sind zu vage und erlauben auch in

Berücksichtigung der Klassenzugehörigkeit keine konkreten Rückschlüsse auf die Art der

damit beanspruchten Dienstleistungen. Die Angabe «soziale Dienstleistungen» kann

beispielsweise als Hinweis auf diverse Betreuungsdienstleistungen aufgefasst werden,

während persönliche Dienstleistungen den Schluss zulassen, dass es sich dabei auch um

Massage- oder Coiffeurdienstleistungen (Kl. 44) oder um Dienstleistungen eines

Privatausbilders (Kl. 41) handeln könnte. Der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher

Bedürfnisse» ist ebenfalls nicht geeignet, die Art der Dienstleistungen präzise zu

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

67

umschreiben. Persönliche Bedürfnisse können durch Dienstleistungen verschiedener

Klassen befriedigt werden, z.B. Bedürfnis nach finanzieller Beratung (Kl. 36), Bedürfnis nach

privatem Musikunterricht (Kl. 41) oder Bedürfnis nach Unterkunft (Kl. 43).

Mit den Oberbegriffen werden jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt,

die diesen effektiv zugeordnet werden können.21 Das bedeutet, dass mit der Beanspruchung

sämtlicher Oberbegriffe einer Klassenüberschrift nicht in allen Fällen sämtliche in dieser

Klasse vorkommenden Waren oder Dienstleistungen abgedeckt sind. Beispiele solcher nicht

unter die Oberbegriffe fallenden Produkte sind «Schutzhelme», «Knieschützer für Arbeiter»,

«Schutzanzüge für Flieger» (Kl. 9), «Notenständer» (Kl. 15), «Bügeln von Wäsche» (Kl. 37),

«Presseagenturen» (Kl. 38), «Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander)» (Kl. 39),

«Vermietung von Generatoren» (Kl. 40) oder «Zeitmessung bei Sportveranstaltungen» (Kl.

41). Zudem werden mit den Oberbegriffen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen

abgedeckt, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung unter diese Oberbegriffe fallen. Die

Schutzwirkung wird nicht auf weitere in Zukunft in dieser Klasse neu aufgenommene

Oberbegriffe ausgedehnt.22

4.4 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»

Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art «sämtliche

Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» wird vom Institut zwar als dem Erfordernis von Art.

28 Abs. 2 lit. c MSchG genügende Waren- und Dienstleistungsliste erachtet, was für die

Vergabe eines Hinterlegungsdatums ausreicht. Die Formulierung ist jedoch zu unbestimmt,

um als solche akzeptiert werden zu können.23 Der Hinterleger wird daher in solchen Fällen

zur Präzisierung der Waren- und Dienstleistungsliste aufgefordert. Für die Beurteilung, ob

der Hinterleger mit der daraufhin nachgereichten Präzisierung eine Erweiterung der Waren-

und Dienstleistungsliste vornimmt, geht das Institut von den Oberbegriffen der

Klassenüberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht

besser- oder schlechtergestellt werden als derjenige, der lediglich die Klassennummer

ankreuzt, ohne die Waren oder Dienstleistungen überhaupt zu bezeichnen. Enthält eine

nachträgliche Präzisierung einen Begriff, der unter keinen dieser Oberbegriffe fällt, wird dies

als Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betrachtet und führt zu einer

Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

4.5 Begriffsbestimmung

Bei der Bestimmung von in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten

Begriffen ist in einem ersten Schritt auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs

abzustellen. Bei Begriffen, welche in mehreren Klassen klassiert sind, ist die Systematik der

Nizza-Klassifikation herbeizuziehen. Sind beispielsweise «Wannen» in Klasse 11 zu

beurteilen, so ist aus der Systematik der Klassifikation klar, dass es sich nicht um Wannen

im Sinne der lexikalischen Definition handelt, sondern nur um «Bade- oder Duschwannen»

21 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.2 – G5. 22 Vgl. BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5. 23 Vgl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

68

(vgl. die nachfolgende Ziffer 4.6). Die allgemeinen und erläuternden Anmerkungen der

Nizza-Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu

berücksichtigen (vgl. Ziffer 4.2). In einem zweiten Schritt sind der allgemeine

Sprachgebrauch und die marktübliche Verwendung miteinzubeziehen,24 solange diese mit

der Systematik der Klassifikation vereinbar sind. Zu berücksichtigen sind schliesslich auch

gesetzliche Begriffsdefinitionen.25

Die vorgenannten Kriterien zur Begriffsbestimmung gelten auch für die Prüfung, welche

Waren oder Dienstleistungen unter einen bestimmten Oberbegriff fallen.

4.6 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung

Für Waren wird die Klassennummer bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe

miteinbezogen und als Teil der Warenausformulierung verstanden. Entsprechend ist ein

Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu präzisieren. Dabei ist aber immer auch

die Bedeutung des Begriffs nach den Regeln der Begriffsbestimmung zu berücksichtigen

(vgl. Ziffer 4.5). Folglich werden unpräzise formulierte Begriffe nicht lediglich durch die

Beifügung der Klassennummer klassierbar. Fällt der verwendete Begriff nicht klar unter einen

in der alphabetischen Liste oder den Klassenüberschriften enthaltenen Oberbegriff, ist nach

wie vor eine Präzisierung erforderlich. Eine Formulierung wie «Klasse 7: Motoren» ist

zulässig, da diese Klasse Motoren enthält. Werden im Verlauf des Verfahrens zusätzlich

noch Automotoren (Kl. 12) beansprucht, führt dies zu einer Verschiebung des

Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG), da diese Waren nicht unter die ursprüngliche

Formulierung fallen.

Auch bei Dienstleistungen wird die Klassennummer bei der Auslegung der Begriffe

miteinbezogen. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass Dienstleistungsumschreibungen oft

nicht klar einem einzigen Oberbegriff der Klassenüberschriften oder einem Begriff in der

alphabetischen Liste zugeordnet werden können. Der Zusatz «soweit in dieser Klasse

enthalten» führt auch bei Dienstleistungen nicht dazu, dass unpräzise formulierte Begriffe

den rechtlichen Anforderungen genügen würden.

4.7 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen

Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel

nicht akzeptiert (vgl. Teil 1, Ziff. 5.8.1, S. 38). Das Institut verlangt praxisgemäss für Begriffe,

die nicht in deutschen, französischen und italienischen Standardwörterbüchern aufgeführt

sind, eine Übersetzung. Zulässig ist der verwendete Begriff dann, wenn er Eingang in den

Alltagssprachgebrauch gefunden hat (z.B. «Router»). Wird der Begriff jedoch nur

branchenspezifisch als Fachausdruck gebraucht, ergeht nach wie vor eine Beanstandung mit

der Aufforderung zur Neuformulierung in einer Amtssprache. Falls keine genaue

Übersetzung in der gewählten Amtssprache besteht, muss der Begriff umschrieben werden.

24 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 Luminous; BGE 4A 444/2013, E. 5.4.2 – G5. 25 Vgl. BGE 4A 444/2013, E. 5.4.2 – G5, wo das BGer zur Begriffsbestimmung auch auf die

gesetzlichen Definitionen der Begriffe «Nahrungsergänzungsmittel» und «Arzneimittel» abstellte (mit

Verweis auf die Ausführungen der Vorinstanz in E. 5.3).

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

69

Der fremdsprachige Begriff kann in Klammern als Präzisierung beigefügt werden, z.B. in

Klasse 15 «chinesische Trompeten (suona)».

4.8 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen»

Begriffe wie «Teile», «Zubehör», «Accessoires» oder «Vorrichtungen» bezeichnen in

Alleinstellung keine konkrete Ware. Sie sind daher nicht genügend präzise, um klassiert

werden zu können. Diese Begriffe können nur klassiert werden, wenn sie entweder als Teile

oder Bestandteile einer klassierbaren Ware genannt werden, z.B. «Bohrmaschinen und

deren Teile und Zubehör» in Klasse 7, und mit dieser Ware eine eindeutige Einheit bilden.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Teile oder sämtliches Zubehör

einer Bohrmaschine in Klasse 7 fallen (z.B. Akkumulatoren für Bohrmaschinen wären in

Klasse 9 zu klassieren). Das Institut akzeptiert auch den Begriff «… und Zubehör dazu,

soweit in dieser Klasse enthalten», sofern überhaupt solches Zubehör in der entsprechenden

Klasse klassiert ist («Handschuhe und Zubehör dazu, soweit in Klasse 25 enthalten» würde

z.B. nicht akzeptiert werden, weil kein Zubehör zu Handschuhen in Klasse 25 bekannt ist).

Wird diesem Zusatz eine Aufzählung von Zubehörwaren angehängt, ist darauf zu achten,

dass diese alle in die bezeichnete Klasse fallen. Beispielsweise wird die Umschreibung

«Fahrräder und Zubehör dazu, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, insbesondere

Gepäckträger, Helme und Fahrradleuchten» beanstandet, weil nicht alle der aufgezählten

Waren in der entsprechenden Klasse eingeteilt sind (Helme [Kl. 9] und Fahrradleuchten [Kl.

11]). Der Begriff «Vorrichtung» ist hinsichtlich der Art, der Funktion oder des Zwecks der

Vorrichtung zu präzisieren, beispielsweise «Rettungsvorrichtungen» in Klasse 9 oder

«Vorrichtungen zum Losmachen von Booten» in Klasse 12.

4.9 Die Begriffe «Sets» und «Kits»

Es ist handelsüblich, dass gewisse Waren in sog. «Sets» oder «Kits» verkauft werden. Wenn

es sich um ein Set gleicher Waren, beispielsweise ein «Farbstifte-Set» (Kl. 16) oder ein

«Messer-Set» (Kl. 8), handelt, ist die Klassierung einfach zu handhaben. Gleiches gilt für in

einem Set verkaufte Waren, welche alle dem gleichen Zweck dienen, wie beispielsweise ein

«Erste-Hilfe-Set» (Kl. 5) oder ein «Maniküre-Set» (Kl. 8). Solche Begriffe werden nicht

beanstandet, auch wenn die einzelnen Waren nicht zwingend in der gleichen Klasse klassiert

würden (beispielsweise enthalten «Erste-Hilfe-Sets» i.d.R. eine Schere [Kl. 8]). Entscheidend

für die Klassierung ist, dass solche Sets oder Kits üblicherweise so auf dem Markt als Einheit

verkauft werden und dass die Hauptbestandteile eines solchen Kits in derselben Klasse

eingeteilt sind wie das Kit selbst. Begriffe wie «Kits mit chemischen Erzeugnissen» oder

«Sets für Mechaniker» sind hingegen zu vage, um klassiert werden zu können. Weder ist

klar, was in den Sets oder Kits enthalten ist, noch welchen Zweck die in den Sets oder Kits

enthaltenen Waren haben. In solchen Fällen sind die Waren einzeln zu nennen und

entsprechend zu klassieren.

4.10 Der Begriff «Systeme» als Ware

«Systeme» bestehen immer aus verschiedenen Bestandteilen. Folglich kann der Begriff

«Systeme» nur akzeptiert werden, wenn klar ist, aus welchen Bestandteilen die Systeme

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

70

bestehen, und diese derselben Klasse angehören. Weiter kann der Begriff «Systeme»

akzeptiert werden, wenn er als Synonym von Begriffen wie – geräten, – anlagen,

– einrichtungen verwendet wird. So werden beispielsweise die Begriffe «Computersysteme»

(Kl. 9), «Navigationssysteme» (Kl. 9), «Beleuchtungssysteme» (Kl. 11) oder «Bremssysteme

für Fahrzeuge» (Kl. 12) zugelassen.

4.11 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42

Gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation umfasst die Klasse 38 im

Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer

anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die

Dienstleistungen der Klasse 38 betreffen somit den technischen Aspekt der Übertragung und

weisen weder Inhalt noch Thema auf.26 Zudem werden Dienstleistungen, die den Zugang zu

Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, als

Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Klasse 38 zugeordnet.

Dienstleistungen wie «Programmieren von Websites», «Vermieten von Speicherplatz zur

Benutzung als Websites (hosting)» oder «Design von Datenbanken und Websites» fallen

hingegen in die Klasse 42.

4.12 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»

Das Institut lässt die Formulierungen «Detailhandel» und «Engroshandel» tel quel zu. Unter

diesen Begriffen ist jedoch folgende Dienstleistung zu verstehen: «Das Zusammenstellen

verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern

Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern».27 Es handelt sich dabei um

Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten,

Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten.28 Unter Detailhandel ist somit

eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen.29 Somit fallen die Produktion und der

Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe

«Detailhandel» oder «Engroshandel», sondern die betr. Waren sind in der entsprechenden

Warenklasse einzuordnen.30 Auch die Formulierung «Vertrieb» entspricht nicht den Begriffen

«Detailhandel» oder «Engroshandel» und ist zu präzisieren, wenn er in der Klasse 35

beansprucht wird.

26 RKGE in sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer in sic! 2004, 400 –

DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

27 Nizza-Klassifikation, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 35. 28 BVGer B-6856/2014, E. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.); BVGer B-5296/2012, E.

4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-8240/2010, E. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE

REGION; BVGer B-5530/2013, E. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

29 Vgl. auch Teil 6, Ziff. 6.1.3, S. 230. 30 BVGer B-516/2008 – AFTER HOURS.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

71

4.13 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse

40

Die Herstellung von Waren ist grundsätzlich keine Dienstleistung im Sinne der Nizza-

Klassifikation, sie wird von den entsprechenden Waren abgedeckt und somit sind die

hergestellten Waren in den entsprechenden Warenklassen zu klassieren. Die Dienstleistung

«kundenspezifische Herstellung von Waren» kann jedoch unter bestimmten

Voraussetzungen akzeptiert werden.

Zum einen muss die Herstellung zwingend auf Bestellung eines Dritten erfolgen. Werden die

Waren auf eigene Rechnung hergestellt und anschliessend an Dritte verkauft, so ist dies

keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 40, es müssen die hergestellten Waren

beansprucht werden.

Zum anderen muss die Formulierung zwingend die Präzisierung enthalten, dass eine Ware

sinngemäss den spezifischen Bedürfnissen eines Kunden bzw. den konkreten

Anforderungen oder Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt wird. Diese

Voraussetzungen müssen nicht kumulativ erfüllt sein, sondern je nach Art der Ware, die

hergestellt wird. So kann beispielweise eine Dentalprothese grundsätzlich nur den

spezifischen Bedürfnissen eines Kunden angepasst sein, während bei der Herstellung von

Spezialmedikamenten vermutlich nach einem Rezept oder anderen konkreten technischen

Vorgaben vorzugehen ist. Wählt ein Hinterleger eine alternative Formulierung, ist zu prüfen,

ob die Formulierung genügend präzise ist und ob die Formulierung geeignet ist, eine

Dienstleistung im Sinne von Kl. 40 zu definieren.

Schliesslich müssen die hergestellten Waren präzise genannt werden. Eine präzise

Bezeichnung der betr. Waren drängt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des

Schutzumfangs auf. Es gelten dabei grundsätzlich die gleichen Kriterien zur Prüfung, ob ein

Begriff genügend präzise ist, wie in den entsprechenden Warenklassen. Eine Ausnahme ist

dort zu machen, wo ein Begriff in Anwendung der «Klassenpraxis» als genügend präzise

erachtet wird (vgl. Ziffer 4.6). So ist beispielsweise der Begriff «Motoren» unter

Berücksichtigung der Klassennummer genügend präzise erachtet und kann ohne zusätzliche

Präzisierung sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 12 akzeptiert werden. Ein solcher Begriff

muss als «Warennennung» in Klasse 40 präzisiert werden, da der Klassenbezug fehlt.

Formulierungen wie «Waren im Bereich xy» werden nicht akzeptiert. Der Begriff «im

Bereich» ist derart vage, dass in der Regel Waren verschiedener Klassen in diesen

«Bereich» fallen können. So können beispielsweise «Waren im Bereich Medizin» Waren der

Klassen 1, 5, 9, 10, 16 und allenfalls sogar Lebensmittelklassen umfassen.

Beispiele für zulässige Formulierungen:

«Kundenspezifische Herstellung von Automobilteilen auf Bestellung und nach Vorgaben

eines Kunden».

«Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika auf Bestellung und nach den

Anforderungen eines Kunden».

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

72

4.14 Problematische Formulierungen

Angaben, die keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und

Dienstleistungen bezeichnen, gehören grundsätzlich nicht in ein Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis.31 Daher werden rein marketingrelevante Kriterien, wie

Absatzgebiet oder Preis, zurückgewiesen. Des Weiteren sind auch Zweckbestimmungen

unzulässig, die auf die Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht auf inhärente

Eigenschaften des Produkts Bezug nehmen. Eine Angabe wie «Schreibgeräte für

Werbezwecke» muss daher zurückgewiesen werden, denn ob beispielsweise ein

Kugelschreiber als Werbeträger wahrgenommen wird, ist nicht anhand des Produkts selbst,

sondern nur im Kontext seiner Verwendung zu entscheiden. Demgegenüber ist eine Angabe

wie «Sportwagen» nicht zu beanstanden, da damit inhärente Eigenschaften der Ware

angesprochen werden.

Unzulässig ist auch die Verwendung von spezialrechtlich geschützten geografischen

Angaben oder von Marken als Produktbezeichnung im Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis. Hier geht es um den Schutz der Marken oder der geschützte

Angaben, die nicht durch eine rein generische Verwendung entwertet werden sollen. Ein

Warenverzeichnis, das die Angabe «Tequila» in der Klasse 33 enthält, muss

zurückgewiesen werden, da der Ausdruck «Tequila» kein generischer Begriff, sondern eine

geschützte Bezeichnung für eine Spirituose aus Agave mit Ursprung in Mexiko ist.32 Zulässig

ist hingegen die Verwendung geschützter geografischer Angaben nicht anstelle, sondern zur

näheren Bestimmung von Sachbezeichnungen. In diesem Sinn kann eine Angabe wie

«Spirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung ‹Tequila›» in der Klasse 33

akzeptiert werden, ebenso wie beispielsweise «Käse mit der geschützten

Ursprungsbezeichnung ‹Gruyère›» in der Klasse 29 oder «Würste mit der geschützten

geografischen Angabe ‹Saucisson Vaudois›» in derselben Klasse.

4.15 Klassifikationshilfsmittel

Die Verantwortung für Inhalt und Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste obliegt

dem Hinterleger, denn anhand dieser bestimmt sich das Schutzobjekt seiner Marke.

Hingegen bietet das Institut im Zusammenhang mit Fragen bezüglich der Klassifikation und

Formulierung von Waren oder Dienstleistungen die folgenden Hilfsmittel an:

 Die komplette aktuelle Auflage der Nizza-Klassifikation ist in Deutsch und Französisch

auf der Website des Instituts (https://www.ige.ch/) als PDF-Dokument herunterladbar.

 Auf der Website des Instituts befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch,

Französisch, Italienisch und Englisch) geführten sog. «Klassifikationshilfe», einer

Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen

wie auch die Prüfung vollständiger bestehender Listen auf ihre Konformität mit den

Einträgen in der Datenbank des Instituts und der OMPI sowie den darin integrierten

31 Vgl. BVGer B-5642/2014, E. 9.2 – EQUIPMENT.

32 Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten; SR 0.632.315.631.11.

Teil 2 – Markeneintragungsverfahren

73

Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (http://wdl.ipi.ch). Dieses Instrument ist in

die elektronische Markenanmeldung (https://e-trademark.ige.ch) integriert und kann beim

Ausfüllen des Formulars eingesetzt werden. Die Klassifikationshilfe übersetzt auch

einzelne Begriffe oder ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der

Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden in enger Zusammenarbeit mit der OMPI

validiert. Daher besteht zwischen den Datenbanken der OMPI und des Instituts ein sehr

hoher Übereinstimmungsgrad. Die mithilfe der Klassifikationshilfe auf Französisch

übersetzten Begriffe entsprechen damit grundsätzlich der OMPI-Praxis und sollten im

Rahmen einer internationalen Registrierung nicht mehr vonseiten der OMPI beanstandet

werden.

 Die Hinterleger können mit dem Institut eine Standardliste von Waren und

Dienstleistungen erarbeiten. Sämtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten

werden in die Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukünftige Gesuche, welche

ausschliesslich die Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt

der Klassifikation als unproblematisch erkannt.

 Das Institut betreibt die E-Mail-Adresse wdl@ipi.ch für Anfragen im Zusammenhang mit

der Klassierung und Formulierung von Waren und Dienstleistungen. Dieses Angebot

versteht sich als Hilfestellung bei der Klassierung von spezifischen, schwierig

einzuteilenden Waren oder Dienstleistungen. Nicht unter dieses Angebot fällt jedoch die

Anfertigung von Übersetzungen ganzer Listen (z.B. aus dem Englischen ins Deutsche

oder Französische). Auch die (Vor-)Prüfung einer ganzen Waren- und

Dienstleistungsliste ist von diesem Angebot ausgenommen, denn die formelle Prüfung

bzw. die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsliste ist eine Arbeit, die erst im Rahmen

der Markenprüfung erledigt und mit der Bezahlung der Hinterlegungsgebühr abgegolten

wird.

74

Teil 3 – Registerführung

1. Einleitung

Das Institut führt im Interesse der Rechtssicherheit das Markenregister (Art. 37 MSchG).

Dritte müssen sich über die eingetragenen Schutzrechte informieren können. Zu diesem

Zweck wird für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung ein Aktenheft erstellt

und nachgeführt (Art. 36 MSchV). Aus diesem Aktenheft sind sämtliche die Marke betr.

Verfahrensabläufe ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Eintragungsverfahren,

eventuelle Widerspruchsverfahren, die Verlängerung, Änderungen oder auch die Löschung

der betr. Marke. Das Reglement einer Garantie- oder Kollektivmarke sowie das Reglement

einer geografischen Marke sind ebenfalls Bestandteil des Aktenhefts (Art. 36 Abs. 2 MSchV).

Das Register enthält nebst den Angaben zur Eintragung der Marke alle späteren

Änderungen betreffend das Recht an der Marke (Art. 40 Abs. 1 bis 3 MSchV). Das Institut

kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von öffentlichem

Interesse sind (Art. 40 Abs. 4 MSchV). Sämtliche Änderungen eingetragener Angaben

werden auf https://www.swissreg.ch publiziert.

Anträge auf Änderungen von eingetragenen Angaben können per Post/Kurier, Telefax oder

per E-Mail (an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden. Anträge, für welche

Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollständige Löschung

Ziff. 4.6, S. 78 und 4.10, S. 79), müssen jedoch per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht

werden. Müssen einem Antrag zusätzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde,

wonach eine Marke auf einen Erwerber übertragen wurde, vgl. Ziff. 4.1 und 4.2, S. 75 f.),

können diese ebenfalls als PDF-Beilage eingereicht werden.

Das Institut bewahrt die Akten gelöschter Marken während fünf Jahren nach der Löschung

auf (Art. 39 Abs. 1 MSchV). Die Akten zurückgezogener oder zurückgewiesener

Eintragungsgesuche sowie vollständig widerrufener Marken werden während fünf Jahren

nach der Zurückziehung, der Zurückweisung oder dem Widerruf aufbewahrt (Art. 39 Abs. 2

MSchV).

2. Eintragung

Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 53), der

Formalprüfung (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 54) und der materiellen Prüfung (Art. 17

MSchV, vgl. Teil 5, S. 99 ff.) trägt das Institut die Marke ein, wenn keine

Zurückweisungsgründe vorliegen bzw. alle beanstandeten Mängel behoben worden sind

(Art. 30 Abs. 3 MSchG).

Nach der Eintragung erfolgt die Veröffentlichung der Marke (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Dem

Markeninhaber wird die Eintragung bestätigt, diese Bestätigung enthält alle im Register

eingetragenen Angaben (Art. 19 Abs. 2 MSchV und Art. 40 Abs. 1 und 2 MSchV).

Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Teil 4, Ziff. 2, S. 81) und

internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (vgl. Teil 4, Ziff. 3, S. 90)

Teil 3 – Registerführung

75

werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Diese werden

ausschliesslich in dem von der OMPI in Genf geführten internationalen Register registriert.

3. Verlängerungen

Eine Markeneintragung kann bei Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist auf Antrag und gegen

Entrichtung der Verlängerungsgebühr beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden

(Art. 10 Abs. 2 MSchG und Art. 26 Abs. 4 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebV). Der Antrag auf

Verlängerung kann frühestens zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, muss jedoch

spätestens innerhalb von sechs Monaten nach deren Ablauf dem Institut eingereicht werden

(Art. 10 Abs. 3 MSchG und Art. 26 Abs. 1 MSchV). Die Verlängerungsgebühr ist innerhalb

der Fristen nach Art. 10 Abs. 3 MSchG zu bezahlen (Art. 26 Abs. 4 MSchV). Wird die

Verlängerungsgebühr nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bezahlt, so ist ein Zuschlag zu

entrichten (Art. 26 Abs. 5 MSchV). Für die Einreichung des Verlängerungsantrages ist die

Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. d MSchG).

In der Regel erinnert das Institut den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen

Vertreter vor dem Ablaufdatum über den Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 25 MSchV). Diese

Mitteilung stellt eine unverbindliche Dienstleistung des Instituts dar, aus deren Unterlassung

der Inhaber keinerlei Rechte ableiten kann.

Bei der Verlängerung einer Eintragung können keine Änderungen der Marke selbst oder

Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorgenommen werden. Es

können jedoch gleichzeitig mit dem Verlängerungsantrag allfällige Änderungen der

Markeneintragung (Art. 28 ff. MSchV) sowie eine Einschränkung des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses (Art. 35 MSchV) beantragt werden. Die Verlängerung ist ein

reiner Formalakt, d.h., absolute Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG werden

grundsätzlich nicht geprüft.

4. Änderungen und Löschung

Während des Eintragungsverfahrens kann ein Eintragungsgesuch kostenlos geändert

werden. Die Änderung als solche wird nicht publiziert; aber alle Gesuche und deren

Änderungen (allerdings nicht historisiert) sind über https://www.swissreg.ch öffentlich

einsehbar. Bei der späteren Eintragung werden die dannzumal geltenden Daten

veröffentlicht. Auch nach der Eintragung der Marke sind Änderungen im Register

gebührenfrei. Nach der Eintragung werden die Änderungen publiziert.

4.1 Übertragungen

Der Markeninhaber kann die Marke ganz oder teilweise übertragen (Art. 17 Abs. 1 MSchG).

Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG; vgl. Ziff. Teil 5,

Ziff. 10, S. 193). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17

Abs. 2 MSchG).

Eine Markenübertragung ist grundsätzlich auch ohne entsprechende Änderung des

Registereintrages rechtswirksam. Ein aussenstehender Dritter wird in seinem guten Glauben

an den Registereintrag nur ausnahmsweise geschützt. Ein Rechtserwerb vom

Teil 3 – Registerführung

76

nicht berechtigten eingetragenen Inhaber ist auch bei gutem Glauben nicht möglich.

Hingegen können Klagen nach dem MSchG bis zur Eintragung der Übertragung im Register

gegen den im Register eingetragenen Inhaber gerichtet werden (Art. 17 Abs. 3 MSchG).

Einzig bei Garantie- und Kollektivmarken ist die Eintragung der Übertragung im Register

Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Für die Eintragung der Übertragung in das Markenregister muss ein Antrag eingereicht

werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss

eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber

übertragen zu wollen, oder eine andere genügende Urkunde, nach welcher die Marke an den

Erwerber übergegangen ist, enthalten1 (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Genügende Urkunden sind

beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Übertragungserklärung. Der Erwerber

(falls nötig oder erwünscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls

erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl.

Teil 1, Ziff. 4.2, S. 24).

Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Übertragungsanträge und -erklärungen zur

Verfügung.

4.2 Teilübertragungen

Die Übertragung kann auch nur einen Teil der beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen betreffen. Dadurch bleibt die ursprüngliche Marke mit eingeschränktem

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erhalten und es entsteht eine neue

Markeneintragung mit dem übertragenen Teil des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses. Die Schutzdauer beider Marken bleibt unverändert.

Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfüllen wie eine vollständige Übertragung (vgl.

Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75). Zusätzlich müssen die Waren und/oder Dienstleistungen, welche dem

neuen Inhaber übertragen worden sind, im Antrag und im Dokument, aus welchem die

Übertragung hervorgeht, präzise bezeichnet werden.

4.3 Teilung

Unabhängig von einer Teilübertragung kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

einer eingetragenen Marke oder eines Eintragungsgesuches jederzeit so aufgeteilt werden,

dass zwei oder mehr Marken oder Eintragungsgesuche entstehen (Art. 17a MSchG).

Voraussetzung ist ein Gesuch des Inhabers, welches genau bezeichnet, wie die

beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen aufzuteilen sind.

Mit der Teilung entstehen rechtlich selbstständige Eintragungen oder Eintragungsgesuche,

welche das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum der ursprünglichen Eintragung bzw. des

ursprünglichen Gesuchs behalten (Art. 17a Abs. 3 MSchG). Bei der Teilung von

Eintragungsgesuchen ist für jedes Teilgesuch eine Hinterlegungsgebühr zu bezahlen.

1 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-

Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).

Teil 3 – Registerführung

77

4.4 Lizenzen

Der Inhaber einer Marke kann diese Dritten mittels Lizenzverträgen zum Gebrauch

überlassen. Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG). Der

Lizenzvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Die Lizenz kann sich in Form einer

Teillizenz nur auf einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen beziehen oder nur für ein

bestimmtes Gebiet gelten (Art. 29 Abs. 1 lit. d MSchV). Mit einer ausschliesslichen Lizenz

(Art. 29 Abs. 1 lit. c MSchV) wird dem Lizenznehmer das ausschliessliche Recht zum

Gebrauch der Marke eingeräumt. Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register

eingetragen ist, werden für die gleiche Marke keine weiteren Lizenzen eingetragen, die mit

der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind (Art. 29 Abs. 3 MSchV).

Analog der Regelung betr. die Übertragung ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister

grundsätzlich keine Gültigkeitsvoraussetzung. Allerdings schützt eine eingetragene Lizenz

den Lizenznehmer vor einem gutgläubigen Markenerwerber. Einzig bei der Kollektivmarke ist

die Eintragung der Lizenz im Register Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom

Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdrücklichen Erklärung des

Markeninhabers oder einer sonstigen genügenden Urkunde2 begleitet sein, aus der die

Überlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der

Antrag die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewünscht, die Art der Lizenz

(ausschliessliche Lizenz, Teillizenz) enthalten. Bei Teillizenzen müssen zudem die Waren

und/oder Dienstleistungen angegeben sein oder das Teilgebiet, auf welches sich die

Teillizenz erstreckt. Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Lizenzeintragungen zur

Verfügung.

Vorstehendes gilt auch bei der Vergabe von Unterlizenzen. Sofern jedoch die Anmeldung

nicht vom Markeninhaber selbst eingereicht wird, muss zusätzlich der Nachweis erbracht

werden, dass der Lizenznehmer zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist (Art. 29 Abs. 2

MSchV).

4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung

Der Inhaber kann eine Marke an Dritte verpfänden oder diesen zur Nutzniessung

überlassen. In Art. 19 MSchG wird nur die Möglichkeit der Einräumung dieser Rechte

erwähnt. Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem in den Art. 745 ff. und

Art. 899 ff. ZGB enthalten. Die Verpfändung einer Marke setzt wie die Übertragung eine

schriftliche Vereinbarung voraus.

Die Eintragung der Verpfändung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des

Markeninhabers oder aufgrund einer anderen genügenden Urkunde3 (Art. 30 MSchV). Wie

bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung für die

2 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-

Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).

3 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-

Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).

Teil 3 – Registerführung

78

Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutgläubiger Dritter vor

(Art. 19 Abs. 2 MSchG).

Die Eintragung einer Pfändung, einer Verfügungsbeschränkung oder eines Arrests erfolgt

auf Antrag der zuständigen Behörden (Art. 30 lit. b MSchV).

4.6 Teillöschung

Der Inhaber einer Marke kann jederzeit deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

einschränken (Art. 35 MSchG, Art. 35 MSchV). Ein solcher Antrag kommt einer Teillöschung

gleich. Der Markenschutz für die gelöschten Waren und/oder Dienstleistungen kann deshalb

nur mehr durch eine Neueintragung – mit entsprechendem neuem Schutzbeginn bzw.

neuem Hinterlegungsdatum im Sinne von Art. 29 Abs. 1 MSchG – wiedererlangt werden.

Die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer eingetragenen Marke

ist unzulässig, da sie die Wirkung einer nachträglichen Schutzausdehnung hätte. Der Schutz

für weitere Waren und/oder Dienstleistungen kann nur durch die erneute Hinterlegung eines

identischen Zeichens für die zusätzlich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen

erlangt werden.

4.7 Reglementsänderung

Wird das Reglement einer eingetragenen Garantie- oder Kollektivmarke nachträglich

geändert, muss diese Änderung dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und

genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 24 MSchG).

Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer

nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert,

muss auch dieses neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und

genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).

4.8 Sonstige Änderungen

Der Name und die Adresse des Inhabers einer eingetragenen Marke sowie der Name und

die Adresse eines allfälligen Vertreters gehören zum gesetzlich vorgeschriebenen

Registerinhalt (Art. 40 Abs. 1 MSchV) und müssen im Interesse der Rechtssicherheit mit den

tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen. Dritte müssen sich über die eingetragenen

Marken informieren können.

Alle Änderungen, die eingetragene Angaben betreffen (Änderung der Adresse, der Firma

oder des Namens des Inhabers oder Vertreters, Vertreteränderungen), werden aufgrund

einer entsprechenden Erklärung des Markeninhabers oder einer anderen genügenden

Urkunde in das Markenregister eingetragen und veröffentlicht (Art. 40 Abs. 3 lit. h MSchV).

Diese Änderungen sind gebührenfrei.

Teil 3 – Registerführung

79

4.9 Berichtigungen

Fehlerhafte Eintragungen im Markenregister werden auf Antrag des Hinterlegers oder, wenn

sie auf einem Versehen des Instituts beruhen, von Amtes wegen berichtigt (Art. 32 MSchV).

In beiden Fällen ist die Berichtigung gebührenfrei.

4.10 Löschungen

Eine Markeneintragung wird gemäss Art. 33 und 35 MSchG i.V.m. Art. 35 MSchV ganz oder

teilweise gelöscht, wenn

- die Eintragung durch einen rechtskräftigen Widerspruchsentscheid widerrufen wird

(Art. 33 MSchG),4

- der Inhaber oder sein Vertreter dies beantragt (Art. 35 lit. a MSchG),

- die Eintragung innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht verlängert wird (Art. 35 lit. b

MSchG),

- die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit.

c MSchG),6

- die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische Angabe, auf die

sich eine geografische Marke stützt, gelöscht wird (Art. 35 lit. d MSchG),5

- ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird (Art. 35 lit. e MSchG).6

Die vollständige oder teilweise Löschung einer Marke ist gebührenfrei. Nicht gebührenfrei ist

die Löschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 35 MSchV).

5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht

5.1 Markenregister

Das Institut führt das Markenregister (Art. 37 MSchG) und erteilt Auskünfte über dessen

Inhalt (Art. 39 MSchG). Für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung wird ein

Aktenheft erstellt, aus welchem der Verlauf der Verfahren bezüglich dieser Marke ersichtlich

sein muss (Art. 36 MSchV). Dies gilt auch für allfällige international registrierte Marken mit

Ursprungsland Schweiz (Art. 49 Abs. 1 MSchV) und für internationale Schutzausdehnungen

nach dem Madrider System. Auf Antrag erstellt das Institut einen Auszug aus dem Register

(Art. 41 Abs. 2 MSchV).

4 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle des Widerrufs der Eintragung nach

Art. 33 MSchG die Schutzverweigerung (Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV), welche das Institut nicht

veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

5 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle der Löschung der Eintragung nach

Art. 35 lit. c–e MSchG die Ungültigerklärung (Art. 52 Abs. 1 lit. b MSchV), welche das Institut nicht

veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

Teil 3 – Registerführung

80

5.2 Auskünfte und Akteneinsicht

Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das Institut Dritten Auskunft über

Eintragungsgesuche (einschliesslich zurückgezogener oder zurückgewiesener; Art. 38 Abs.

1 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer späteren

Eintragung der Marke publiziert werden (Art. 38 Abs. 2 lit. a MSchV). Bei zurückgewiesenen

Gesuchen wird zusätzlich der Grund der Zurückweisung angegeben (Art. 38 Abs. 2 lit. b

MSchV)6.

Gemäss Art. 39 MSchG i.V.m. Art. 41 MSchV kann jede Person in das Markenregister

Einsicht nehmen und über dessen Inhalt Auskünfte und Registerauszüge verlangen.

Zusätzlich kann Einsicht in das Aktenheft eingetragener Marken verlangt werden (Art. 37

Abs. 3 MSchV).

Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft eines Eintragungsgesuchs vor der Eintragung, nach

der Zurückziehung oder Zurückweisung des Gesuchs ist beschränkt auf den Hinterleger,

dessen Vertreter sowie Personen, die entweder nachweisen können, dass ihnen vom

Hinterleger eine Markenverletzung vorgeworfen wird, oder die vom Hinterleger ausdrücklich

zur Einsichtnahme ermächtigt worden sind (Art. 37 Abs. 1 und 2 MSchV). Die Legitimation

derjenigen Personen, welche um Akteneinsicht ersuchen, muss dem Institut mittels

genügender Belege dargelegt werden. Auf Antrag wird die Einsichtnahme durch Abgabe von

Kopien gewährt (Art. 37 Abs. 5 MSchV).

Bezüglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen

Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6, S. 35).

6. Prioritätsbelege

Für die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz

gemäss PVÜ stellt das Institut auf Antrag einen Prioritätsbeleg aus (Art. 41a MSchV). Dieser

enthält eine Kopie des Markeneintragungsgesuchs sowie einen Datenbankauszug mit den

aktuellen Registerdaten.

6 Leitentscheide werden in die «Prüfungshilfe» des Instituts (https://ph.ige.ch) aufgenommen.

81

Teil 4 – Internationale Registrierungen

1. Einleitung

Das MMA und das MMP sind unabhängige Verträge mit getrennter, sich aber

überschneidender Mitgliedschaft. Alle Vertragsparteien haben entweder nur das MMP oder

beide Verträge unterzeichnet.

Durch die internationale Registrierung nach dem MMA oder dem MMP kann der

Markenschutz auf andere Vertragsparteien des Madrider Systems ausgedehnt werden. Am

16. Oktober 2016 gehörten diesem System 98 Vertragsparteien an.

Artikel 9sexies MMP sieht vor, dass bei Verfahren zwischen Staaten, die sowohl dem MMA als

auch dem MMP angehören, das MMP zur Anwendung kommt.1

2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis

2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems

Für eine internationale Registrierung unter dem Madrider System gelten folgende

Grundsätze:

a) Die internationale Registrierung kann sowohl gestützt auf eine eingetragene nationale

Marke (Basiseintragung) als auch gestützt auf ein Gesuch (Basisgesuch) erfolgen.

b) Die Schweiz gilt als Ursprungsland des Inhabers, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt

werden (Art. 2 MMP):

Der Hinterleger muss

 in der Schweiz eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche

oder Handelsniederlassung haben oder

 seinen Wohnsitz in der Schweiz haben oder

 Schweizer Staatsangehöriger sein.

Gemäss Art. 3bis MMP ist eine territoriale Ausdehnung auf die Vertragspartei, deren Behörde

die Ursprungsbehörde ist, nicht möglich. Für Inhaber einer internationalen Registrierung mit

Schweizer Basis bedeutet dies, dass die Schweiz zu keinem Zeitpunkt via das Madrider

System benannt werden kann.

2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP)

Sind die oben erwähnten Grundvoraussetzungen erfüllt, so kann online

(https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=de) oder mittels Ausfüllen des Formulars

1 In Bezug auf die Gebührenentrichtung (siehe Ziff. 2.2.2, S. 82) und die Schutzverweigerungsfrist

(siehe Ziff. 3.2.1, S. 94) bestehen jedoch zwei Einschränkungen.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

82

«Gesuch um internationale Registrierung» die internationale Registrierung der

Basiseintragung oder des Basisgesuchs beantragt werden.

Das Gesuch um internationale Registrierung ist zwingend dem Institut einzureichen.

2.2.1 Berechnung der Priorität

Grundsätzlich ist es möglich, die Priorität der Erstanmeldung (vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 61) für

die internationale Registrierung zu beanspruchen (Art. 4 PVÜ).

Bezieht sich der Antrag auf internationale Registrierung auf eine Basiseintragung (vgl.

Ziff. 2.1, S. 81), kann die Priorität der schweizerischen Hinterlegung in Anspruch genommen

werden, sofern die schweizerische Marke innerhalb von sechs Monaten seit ihrer

Hinterlegung in das Markenregister eingetragen wird (dies, weil das Eintragungsdatum der

schweizerischen Marke grundsätzlich dem Datum des Empfangs des Gesuchs um

internationale Registrierung entspricht; vgl. Regel 11.1) GAFO). Wurde also beispielsweise

die Marke am 3. März hinterlegt, muss sie spätestens am 3. September eingetragen sein.

Das Institut empfiehlt, das Gesuch um internationale Registrierung so früh wie möglich

einzureichen, idealerweise zusammen mit der Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs.

Wenn für die schweizerische Hinterlegung oder für die internationale Anmeldung die Priorität

aus einer früheren Hinterlegung beansprucht worden ist (Art. 4 PVÜ), beginnt die

sechsmonatige Frist schon an jenem Datum zu laufen, und die übrigen vorstehend

angeführten Fristen verkürzen sich entsprechend.

Stützt sich der Antrag auf internationale Registrierung auf ein Basisgesuch (vgl. Ziff. 2.1

S. 81), spielt der Zeitpunkt der Eintragung der schweizerischen Marke keine Rolle für die

Berechnung dieser Frist, sodass diesbezüglich keine besonderen Fristen zu beachten sind.

Die Hinterlegung des internationalen Gesuchs muss in einem solchen Fall einfach innerhalb

von sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung erfolgen. Falls allerdings die Schweizer

Markenanmeldung nach Abschluss der formellen und materiellen Prüfung durch das Institut

zurückgewiesen wird, kommt es zur Löschung der internationalen Registrierung, ohne dass

bereits bezahlte internationale Gebühren zurückerstattet werden.

2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut

Das Gesuch um internationale Registrierung muss vom Inhaber (Hinterleger) der

schweizerischen Marke gestellt werden und sich auf die gleichen (oder weniger) Waren

und/oder Dienstleistungen und dasselbe Zeichen sowie die gleiche Markenart2 beziehen wie

die Basiseintragung oder das Basisgesuch. Die benannten Vertragsparteien müssen

bezeichnet werden.

Die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen muss in Französisch eingereicht werden (Art.

47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und b) GAFO). Es kann (zusätzlich) eine Übersetzung der

2 Bei einer Garantie-, Kollektiv- oder geografischen Marke wird das Gesuch vom Institut mit dem

Vermerk «marque collective, marque certification ou marque de garantie» an die OMPI weitergeleitet

(Regel 9)4)x) GAFO).

Teil 4 – Internationale Registrierungen

83

Waren- und/oder Dienstleistungsliste in Englisch oder Spanisch beigelegt werden, welche

die OMPI übernehmen kann (Regel 6.4) a) GAFO); das Institut kontrolliert allerdings nicht,

ob diese Übersetzung korrekt ist, und die Bereinigung allfälliger Unstimmigkeiten betreffend

die Übersetzung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste hat direkt über die OMPI zu

erfolgen.

Werden die vorgenannten formalen Voraussetzungen nach Ansetzen einer Frist nicht erfüllt,

wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen (Art. 48 Abs. 2 MSchV).

Nach der Prüfung des Gesuchs wird dem Hinterleger eine Rechnung zugestellt und Frist zur

Bezahlung der nationalen (für die Bearbeitung der Anmeldung und Weiterleitung an die

OMPI, IGE-GebV Anhang 1) und internationalen (Regel 10 GAFO Gebührenverzeichnis

Ziff. 1 bis 3) Gebühren gesetzt. Nach Bezahlung dieser Gebühren und Behebung der

formellen Mängel wird das Gesuch um internationale Registrierung der OMPI übermittelt.

Werden die Gebühren nicht fristgerecht beglichen oder die formellen Mängel nicht behoben,

wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen.

2.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI

Enthält das übermittelte Gesuch Mängel, so werden diese von der OMPI dem Hinterleger

und dem Institut mitgeteilt, jeweils mit dem Vermerk, wer innert welcher Frist den Mangel

beheben muss (Regeln 11, 12 und 13 GAFO).

Nach erfolgter Eintragung im internationalen Register publiziert die OMPI die Marke in der

Gazette (Regel 32 GAFO) und schickt dem Hinterleger eine «Eintragungsbescheinigung».

Der Hinterleger ist gehalten, die Richtigkeit der eingetragenen Informationen zu überprüfen

und das Institut im Falle von Fehlern sofort zu benachrichtigen (vgl. Ziffer 2.7, S. 89).

2.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder

Die Eintragung wird auch an die benannten Vertragsparteien weitergeleitet, welche nun die

internationale Registrierung gemäss der jeweiligen nationalen Gesetzgebung prüfen und

dem Hinterleger eine allfällige Schutzverweigerung innert der in Art. 5 MMP festgelegten

Fristen mitteilen müssen (vgl. Ziff. 3.2, S. 94).

Eventuelle Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung richten die Behörden der

benannten Vertragsparteien an die OMPI, welche sie an den Hinterleger weiterleitet (Regel

17 GAFO). Der Hinterleger muss in einem solchen Fall direkt mit der Behörde Kontakt

aufnehmen, welche die Schutzverweigerung erlassen hat, wozu i.d.R. ein lokaler Vertreter

bestellt werden muss.

Falls keine vorläufige Schutzverweigerung ausgesprochen wird, muss die benannte

Vertragspartei gemäss Regel 18ter 1) GAFO der OMPI eine Erklärung betr. die

Schutzgewährung einreichen (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91).

Teil 4 – Internationale Registrierungen

84

2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP,

Regel 24 GAFO)

Ist eine internationale Registrierung bereits im internationalen Register eingetragen, können

weitere Vertragsparteien nachträglich benannt werden, d.h., es kann eine nachträgliche

Schutzausdehnung auf diese Länder beantragt werden. Die nachträgliche Benennung kann

für sämtliche oder nur einen Teil der in der internationalen Registrierung beanspruchten

Waren und/oder Dienstleistungen erfolgen.

Der Antrag auf nachträgliche Benennung kann über das Institut eingereicht oder vom

Hinterleger direkt an die OMPI gesandt werden.

Erfolgt der Antrag über das Institut, wird dem Hinterleger nach erfolgter Prüfung des Antrags

eine Rechnung für die internationalen Gebühren (Regel 24 GAFO; Gebührenverzeichnis

Ziff. 5) geschickt und der Antrag nach deren Bezahlung der OMPI übermittelt.

Fällt der Antrag auf nachträgliche Benennung terminlich nahe auf den Erneuerungszeitpunkt

der internationalen Registrierung, so könnte mit der nachträglichen Benennung zugewartet

werden, bis die Erneuerung erfolgt ist. Gemäss Regel 24.3)c)ii) GAFO werden nämlich bei

der Erneuerung für sämtliche zu diesem Zeitpunkt geschützten Parteien die fälligen

internationalen Gebühren erhoben. Erfolgte die nachträgliche Benennung beispielsweise

zwei Monate vor der Erneuerung, so wären innert zweier Monate die Gebühren zweimal zu

bezahlen. Auf dem Antrag muss vermerkt werden, dass die nachträgliche Benennung nach

der Verlängerung gemacht werden soll.

Es kann auch angegeben werden, dass eine nachträgliche Benennung nach der Eintragung

einer Änderung behandelt werden soll, wenn diese Änderung auch für die betreffend

Benennung gelten soll.

Solange eine vorläufige Schutzverweigerung in einem Land hängig ist, ist keine

nachträgliche Benennung dieses Landes möglich. Wurde hingegen ein Schutzverzicht oder

eine definitive vollständige Schutzverweigerung für eine Vertragspartei eingetragen, so ist

eine nachträgliche Benennung möglich. Eine nachträgliche Benennung ist ebenfalls möglich,

wenn beispielsweise durch eine Einschränkung oder eine definitive teilweise

Schutzgewährung nur ein Teil der Waren und Dienstleistungen für diese Vertragspartei zum

Schutz zugelassen wurde, jedoch lediglich für die zurückgewiesenen Waren und/oder

Dienstleistungen.

Das weitere Verfahren im Anschluss an die Eintragung einer nachträglichen Benennung im

internationalen Register gestaltet sich gleich wie dasjenige nach der Eintragung eines

Gesuchs um internationale Registrierung (vgl. Ziff. 2.2, S. 81).

2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen

Als Änderungen gelten gemäss Regel 25 GAFO die folgenden Eintragungen in das

internationale Register: Inhaberänderung (Übertragung, Teilübertragung), Einschränkung,

Schutzverzicht, Namens- oder Adressänderung des Inhabers und Änderung des Vertreters.

Im Gegensatz zur Regelung des MSchG fällt gemäss GAFO die Eintragung von Lizenzen

und Verfügungsbeschränkungen nicht unter den Oberbegriff der Änderung. Sollte die

Teil 4 – Internationale Registrierungen

85

schweizerische Basiseintragung geändert werden, wird die entsprechende internationale

Registrierung nicht automatisch angepasst (eine Ausnahme gilt im Falle des Erlöschens der

Wirkung des Basisgesuchs gemäss Art. 6.3) MMP, vgl. Ziff. 2.5.4, S. 88).

2.4.1 Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO)

Die Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung kann sich auf alle oder nur

einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Ebenso kann sie

für alle oder nur einen Teil der benannten Vertragsparteien vorgenommen werden. Eine

Inhaberänderung kann nur dann eingetragen werden, wenn der neue Inhaber die

Voraussetzungen für die Einreichung eines Gesuchs um internationale Registrierung erfüllt

(vgl. Ziff. 2.1, S. 81). Diese Voraussetzungen müssen für jede einzelne in der internationalen

Registrierung benannte Vertragspartei erfüllt sein; sind sie es nur in einem Teil der

benannten Länder, ist nur eine Teilübertragung der Registrierung für diese Länder möglich.

Der Antrag kann über das Institut oder direkt bei der OMPI eingereicht werden und muss

vom aktuellen Inhaber oder von dessen Vertreter gestellt werden.

Ist die Schweiz das Land des neuen Inhabers, akzeptiert das Institut – wie von der GAFO

vorgesehen – auch Gesuche um Übertragung, die vom neuen Inhaber gestellt werden. Dem

Eintragungsgesuch muss insbesondere eine vom bisherigen Inhaber unterzeichnete

ausdrückliche Erklärung der Übertragung beiliegen (wobei eine Kopie ausreicht). Genügend

können aber auch andere Dokumente sein, wie beispielsweise ein HR-Auszug, ein

Kaufvertrag oder eine richterliche Verfügung.

Bei Teilübertragungen müssen die zu übertragenden Waren und Dienstleistungen (in

Französisch) und/oder die betroffenen Länder explizit aufgeführt werden. Die Eintragung

einer teilweisen oder vollständigen Übertragung in das internationale Register ist

gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.2 Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO)

Der Inhaber einer internationalen Registrierung kann eine Einschränkung des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses für einige oder alle benannten Vertragsparteien eintragen

lassen. In der Wirkung unterscheidet sich die Eintragung einer Einschränkung beträchtlich

von der Eintragung einer Teillöschung (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 87). Die Eintragung einer

Einschränkung führt nicht zu einem definitiven Wegfall der betroffenen Waren und/oder

Dienstleistungen. Diese sind immer noch im internationalen Register enthalten und können

bei einer nachträglichen Benennung neu beansprucht werden, und zwar sogar dann, wenn

die Einschränkung für sämtliche benannten Vertragsparteien erklärt worden ist. Bei einer

teilweisen Löschung hingegen werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen

endgültig aus dem internationalen Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese

Waren und/oder Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder

beansprucht werden.

Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen und kann direkt bei der

OMPI oder unter den Voraussetzungen von Art. 45 Abs. 1 lit. b MSchG über das Institut

eingereicht werden. In letzterem Fall müssen die Waren und/oder Dienstleistungen in

Teil 4 – Internationale Registrierungen

86

Französisch aufgeführt werden. Die Vertragsparteien, welche durch die Eintragung der

Einschränkung betroffen sind, müssen erwähnt werden. Die Eintragung einer Einschränkung

in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO)

Im internationalen Register kann der Schutzverzicht für eine oder mehrere der benannten

Vertragsparteien für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen beantragt

werden. Im Gegensatz zur Eintragung einer vollständigen Löschung führt die Eintragung

eines Schutzverzichts nicht zum definitiven Wegfall der internationalen Registrierung. Nur die

benannte/n Vertragspartei/en, auf die sich der Schutzverzicht bezieht, wird bzw. werden aus

dem Register gestrichen. Eine nachträgliche (Wieder-)Benennung dieser Vertragsparteien ist

demnach möglich. Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen. Auf

dem Antrag sind die Vertragsparteien aufzuführen, welche vom Schutzverzicht betroffen

sind. Der Antrag kann über das Institut oder auch direkt der OMPI eingereicht werden. Ein

Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung

eines Schutzverzichts in das internationale Register ist gebührenfrei.

2.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»;

Regel 25.1)a)iv) GAFO)

Namens- und Adressänderungen des Inhabers werden ebenfalls in das internationale

Register eingetragen. Die Anträge können entweder direkt bei der OMPI oder über das

Institut gestellt werden, wenn dieses die Behörde des Landes des Inhabers ist. Die

Eintragung einer Namens- oder Adressänderung in das internationale Register ist

gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.5 Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und

25.1)a)i) GAFO)

Anträge auf Vertreteränderungen können entweder direkt bei der OMPI oder – sofern die

Schweiz das Land des Markeninhabers im Sinne des MMP ist – über das Institut gestellt

werden. Die Eintragung einer Vertreteränderung ist gebührenfrei.

2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen

2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20bis GAFO)

Gemäss Regel 20bis GAFO können auch Lizenzen in das internationale Register eingetragen

werden. Diese Eintragung entfaltet in den benannten Vertragsparteien, welche eine solche

Eintragung erlauben, dieselbe Wirkung wie eine im nationalen Register eingetragene Lizenz.

Die Eintragung ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7) und kann entweder

direkt bei der OMPI, über die Behörde des Landes des Inhabers der Registrierung oder über

die Behörde einer Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewährt wird, eingereicht

werden. Dem Institut müssen Unterlagen eingereicht werden, welche die Lizenzvergabe

ausreichend dokumentieren. Als ausreichend gilt eine ausdrückliche Erklärung des Inhabers,

Teil 4 – Internationale Registrierungen

87

dass er die Benutzungsrechte an den Lizenznehmer abgetreten hat, oder beispielsweise

eine Kopie des Lizenzvertrages. Das Institut leitet einen entsprechenden Antrag an die OMPI

weiter. Der Antrag muss die Vertragsparteien, für welche die Lizenz erteilt wurde, den

Umfang der Lizenz und gegebenenfalls deren Dauer angeben. Bei Teillizenzen muss zudem

angegeben werden, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Lizenz gewährt wurde;

wurde die Lizenz nur für einen Teil des Gebietes einer benannten Vertragspartei erteilt, ist

dieses Gebiet anzugeben.

Unterlizenzen können im internationalen Register nicht eingetragen werden.

2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 GAFO)

Ist dieselbe Marke in einer benannten Vertragspartei bereits als nationale Marke

eingetragen, so gilt die nationale Marke gemäss Art. 4bis 1) MMP als durch die internationale

Registrierung derselben Marke ersetzt. Voraussetzung hierfür ist, dass für beide

Registrierungen derselbe Inhaber eingetragen ist, die internationale Registrierung in der

benannten Vertragspartei geschützt ist, alle für die nationale Marke geschützten Waren

und/oder Dienstleistungen in der internationalen Registrierung enthalten sind und die

nationale Marke älter ist als die internationale Registrierung.

Ältere Rechte, z.B. die (Gebrauchs-)Priorität der nationalen Registrierung, werden durch die

Ersetzung nicht tangiert.

Die ältere nationale Registrierung wird durch die Ersetzung nicht gelöscht, sondern existiert

so lange weiter, bis sie nicht mehr erneuert wird. Eine Erneuerung empfiehlt sich

insbesondere dann, wenn die Basiseintragung, auf welcher die internationale Registrierung

beruht, noch innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeitsspanne (vgl. Ziff. 2.5.4, S. 88) liegt.

Gemäss Art. 4bis 1) MMP gilt die Ersetzung ohne Weiteres als erfolgt, sobald die

Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Die Eintragung einer Ersetzung ist aus diesem Grund

nicht obligatorisch. Die OMPI empfiehlt die Eintragung dennoch, um Dritte über die

Ersetzung zu informieren. Der Antrag auf Ersetzung ist bei der Behörde der betroffenen

Vertragspartei zu stellen, welche die Ersetzung im nationalen Register einträgt und die OMPI

hierüber informiert. Die OMPI ihrerseits informiert den Inhaber und publiziert eine

entsprechende Mitteilung in der Gazette. Die Eintragung einer Ersetzung ist gebührenfrei.

2.5.3 Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO)

Der Inhaber hat die Möglichkeit, die internationale Registrierung für alle oder nur einen Teil

der Waren und/oder Dienstleistungen aus dem internationalen Register zu löschen. Der

Antrag kann über das Institut oder auch vom Inhaber direkt der OMPI eingereicht werden.

Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung

einer Löschung ist gebührenfrei.

Mit einer Löschung werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen definitiv aus

dem Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese Waren und/oder

Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder beansprucht

werden (diese neue internationale Registrierung erhält eine neue Nummer). Insofern hat die

Teillöschung eine viel drastischere Wirkung als eine Einschränkung der Warenliste (vgl. Ziff.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

88

2.4.2, S. 85), und die vollständige Löschung hat weiterreichendere Folgen als ein

Schutzverzicht (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86).

2.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO)

Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab Datum der internationalen Registrierung («date

d’enregistrement») bleibt der sich aus der internationalen Registrierung ergebende Schutz

vom Schicksal der Basiseintragung bzw. des Basisgesuchs abhängig. Der Schutz kann nicht

länger in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb dieser fünf Jahre die Wirkung des

Basisgesuches bzw. der Basiseintragung teilweise oder ganz erloschen ist (beispielsweise

infolge Löschung, Teillöschung oder Zurückziehung des Gesuchs). Relevant sind in diesem

Zusammenhang auch Ereignisse, die aufgrund eines Verfahrens eintreten, welches

innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeit angestrengt wurde, aber erst viel später zum

Abschluss gelangt. Unter dem MMP wurde eine Möglichkeit des Umgehens der Wirkungen

dieser absoluten Abhängigkeit eingefügt, das Instrument der sog. Umwandlung (vgl. Ziff.

2.5.5, S. 88).

2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9quinquies MMP)

Eine internationale Registrierung, deren Basiseintragung oder -anmeldung innert der fünf

Jahre der Abhängigkeitsfrist (Art 6.3) MMP) im Ursprungsland teilweise oder vollständig

gelöscht wurde (vgl. Ziff. 2.5.4 S. 88), kann in nationale Anmeldungen umgewandelt werden

(Art. 9quinquies MMP).

Der Antrag auf Umwandlung muss innerhalb dreier Monate nach der Löschung der

internationalen Registrierung beim Institut eingereicht werden (Art. 9quinquies MMP; Art. 46a

Abs. 1 lit. a MSchG). Die Eintragung einer Umwandlung ist gebührenfrei.

Eine umgewandelte nationale Anmeldung erhält dasselbe Hinterlegungsdatum wie die

ursprüngliche internationale Registrierung (falls Letzterer die Priorität einer früheren

Hinterlegung gemäss Art. 4 PVÜ zuerkannt wurde, gilt diese Priorität auch für die

umgewandelte nationale Anmeldung). Die umgewandelte Anmeldung wird einer materiellen

Prüfung unterzogen werden (Art. 9quinquies MMP i.V.m. Art. 46a Abs. 1 Bst. d MSchG). Nach

der Prüfung des Umwandlungsantrags wird die Marke mit einem entsprechenden Vermerk

publiziert. Gegen eine aus einer Umwandlung hervorgegangene Marke kann kein

Widerspruch eingereicht werden (Art. 46a Abs. 2 MSchG).

2.5.6 Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO)

Regel 27.3) GAFO sieht vor, dass zwei internationale Registrierungen, welche durch eine

teilweise Übertragung getrennt wurden und den gleichen Inhaber haben (beispielsweise

nach weiteren Übertragungen), auf Antrag des Inhabers wiederum zu einer Registrierung

zusammengeführt werden können. Die Zusammenführung kann sich auch nur auf einen Teil

der ursprünglichen internationalen Registrierung beziehen. So können z.B. bei einer

Registrierung, welche durch mehrere Teilübertragungen in fünf verschiedene

Registrierungen aufgeteilt wurde, lediglich drei Teile zusammengeführt werden. Die

Zusammenführung ist nicht möglich für internationale Registrierungen, welche zwar identisch

Teil 4 – Internationale Registrierungen

89

sind und dem gleichen Inhaber gehören, jedoch durch unabhängige internationale

Registrierungen entstanden sind.

Der Antrag kann direkt bei der OMPI oder über die Behörde des Landes des Inhabers

gestellt werden. Die Eintragung einer Zusammenführung ist gebührenfrei.

2.5.7 Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20

GAFO)

Im internationalen Register kann eingetragen werden, dass der Inhaber einer internationalen

Registrierung nicht frei über diese verfügen kann (Regel 20 GAFO). Eine solche

Beschränkung kann sich auf die ganze Registrierung oder auch nur auf einzelne benannte

Länder beziehen. Die entsprechende Mitteilung kann durch den Inhaber selber oder durch

die Behörde des Landes des Inhabers erfolgen. Sie kann zudem durch die Behörde einer

benannten Vertragspartei erfolgen, allerdings nur mit Wirkung für diese Vertragspartei.

Mögliche Formen der Verfügungsbeschränkungen sind Verpfändung, Pfändung und

Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden. Die Aufhebung

einer solchen Verfügungsbeschränkung muss durch den Begünstigten der Behörde mitgeteilt

werden, welche die Eintragung beantragt hatte. Die Eintragung einer

Verfügungsbeschränkung wird dem Inhaber von der OMPI mitgeteilt und in der Gazette

publiziert; sie ist gebührenfrei.

2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29

bis 31 GAFO)

Internationale Registrierungen können jeweils für zehn Jahre erneuert werden. Die OMPI teilt

dem Markeninhaber und seinem Vertreter den Ablauf der Schutzfrist sechs Monate vor dem

Ablaufdatum mit (Art. 7.3) MMP). Aus der Unterlassung dieser Mitteilung kann der Inhaber

bzw. sein Vertreter keine Rechte in Bezug auf die Erneuerung herleiten (Regel 29 GAFO).

Für die Erneuerung reicht die Bezahlung der dafür fälligen Gebühren (Regel 30 GAFO;

Gebührenverzeichnis Ziff. 6; bezüglich Erneuerung und Zeitpunkt einer nachträglichen

Benennung vgl. Ziff. 2.3, S. 84). Das Erneuerungsverfahren (schriftlich oder online) findet

ausschliesslich zwischen dem Inhaber oder seinem Vertreter auf der einen Seite und der

OMPI auf der anderen Seite statt. Das Institut ist nicht in dieses Verfahren einbezogen und

leitet demzufolge weder Erneuerungsanträge an die OMPI weiter, noch nimmt es

Gebührenzahlungen hierfür entgegen.

2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO)

Fehler einer internationalen Registrierung können auf Antrag der betroffenen Behörde und in

gewissen Fällen auch auf Antrag des Markeninhabers berichtigt werden, wenn:

 es sich um Fehler handelt, die auf einem Versehen der OMPI beruhen; diesfalls kann die

OMPI den Fehler auch von Amtes wegen berichtigen;

 es sich um offensichtliche Fehler handelt und die Korrektur selbstredend ist;

Teil 4 – Internationale Registrierungen

90

 der Fehler beispielsweise den Namen oder die Adresse des Inhabers, das Datum oder

die Nummer der Basiseintragung betrifft.

Alle anderen Fälle, welche auf einem Irrtum des Hinterlegers oder seines Vertreters beruhen

(wie beispielsweise, wenn versehentlich nicht alle gewünschten Länder bezeichnet oder die

Waren bzw. Dienstleistungen nicht vollständig angegeben worden sind), können nicht

berichtigt werden (Regel 28 GAFO).

Fehler, die auf einem Versehen der Behörde des Inhabers beruhen und deren Behebung die

Rechte an der internationalen Registrierung berührt, können nur berichtigt werden, wenn der

Antrag innerhalb von neun Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des fehlerhaften

Eintrags bei der OMPI eingeht. Für den Inhaber ist es deshalb von höchster Wichtigkeit, die

«Eintragungsbescheinigung» oder die «Mitteilung» der Änderung gleich bei Erhalt auf Fehler

in der Eintragung zu überprüfen. Stellt er Fehler fest, hat er unverzüglich das Institut zu

benachrichtigen (sofern das Gesuch vom Institut behandelt wurde). Dieses wird die

Eintragung einer Berichtigung verlangen.

Berichtigungen werden durch die OMPI dem Inhaber und den Behörden der benannten

Vertragsparteien mitgeteilt und in der Gazette veröffentlicht. Berichtigungen sind

gebührenfrei.

Aufgrund einer Berichtigung beginnen für die vom Fehler betroffenen benannten

Vertragsparteien die für Prüfung und Widerspruch gemäss Art. 5.2) MMP geltenden Fristen

erneut zu laufen, sofern sich aufgrund der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe

ergeben, die bei der ursprünglich mitgeteilten internationalen Registrierung nicht bestanden.

3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz

Auf der Grundlage der Bestimmungen in Art. 5.2 MMA wie auch Art. 5.1 MMP prüft das

Institut jede international registrierte Marke, für welche die Schutzausdehnung auf die

Schweiz mitgeteilt worden ist (vgl. Ziff. 2.2.1, S. 82).3 Wenn materielle oder formelle Mängel

vorliegen, erlässt das Institut eine provisorische Schutzverweigerung (Art. 52 MSchV), gegen

welche der Hinterleger Stellung nehmen kann.4 Betr. die Prüfung relativer Ausschlussgründe

bei internationalen Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz wird auf Teil 6 dieser

Richtlinien verwiesen.

3 Eine allfällige Schutzverweigerung unter diesem Titel muss sich auf die in der PVÜ genannten

Gründe stützen können; siehe BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 –

PROLED (fig.). 4 Seit dem 1. Januar 2017 kann das Institut Schutzverweigerungen wegen formeller Gründe erlassen

(vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG in Art. 52 MSchV); dies ermöglicht dem Institut insbesondere gemäss

seiner Praxis, offensichtlich nicht korrekt ausformulierte Waren- und Dienstleistungsformulierungen

zurückzuweisen. Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»- Ausführungsrecht, Bern, 2. September

2015 zu Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV, S. 9 unter

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter

ungen_DE.pdf.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

91

3.1 Verfahren vor der OMPI

3.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung

für die Schweiz

Die Frist zur Prüfung einer internationalen Registrierung beträgt gemäss Art. 5.2) MMP ein

Jahr bzw. 18 Monate5 (vgl. Ziff. 3.2.1, S. 94). Sie beginnt mit dem Versand der Mitteilung der

internationalen Registrierung an die Behörden der benannten Vertragsstaaten. Die Prüfung

wird abgeschlossen mit der Schutzgewährung (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91) oder der Mitteilung betr.

die vorläufige Schutzverweigerung (vgl. Ziff. 3.1.3, S. 91).

3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO

Sind keine Schutzverweigerungsgründe gegeben, schickt das Institut der OMPI innert zwölf

bzw. 18 Monaten (Art. 5.2) MMP) eine Mitteilung über die Schutzgewährung. Die Information

der Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die

OMPI.

3.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung

Die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung muss am letzten Tag der in Art. 5.2) MMP

genannten Fristen der Post übergeben oder elektronisch übermittelt werden (Regel 18

GAFO, Verwaltungsvorschrift 11 und 14). Fristwahrend ist somit das Aufgabe- und nicht das

Empfangsdatum. Neben der Nummer der internationalen Registrierung muss die Mitteilung

die Gründe der Schutzverweigerung, die Rechtsgrundlagen, die Angabe derjenigen Waren

und/oder Dienstleistungen, auf die sich die Schutzverweigerung bezieht, und die Frist zur

Stellungnahme enthalten (Art. 5.2) MMP sowie Regel 17 GAFO). Das Institut führt in der

vorläufigen Schutzverweigerung explizit diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen auf,

denen keine Schutzverweigerungsgründe entgegenstehen.

3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO)

Entspricht die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung nicht den von MMP und

GAFO vorgesehenen Bedingungen, teilt die OMPI dies dem Institut in Form eines «avis

d’irrégularité» gemäss Regel 18 GAFO mit. Vorbehaltlich der in Regel 18.1)a) GAFO

aufgelisteten Fälle (wozu eine verspätete Mitteilung der Schutzverweigerung zählt) fordert

die OMPI das Institut auf, seine Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach der

Aufforderung zu berichtigen. Einer innert Frist berichtigten Schutzverweigerung wird das

Datum der Postaufgabe oder der elektronischen Übermittlung der ursprünglichen

fehlerhaften Mitteilung zuerkannt (Regel 18.1)d) GAFO). Zwecks Stellungnahme zur

berichtigten Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung steht dem Inhaber wiederum

eine Frist von fünf Monaten seit deren Versand zur Verfügung.

5 Die Schweiz hat eine entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

92

3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)

Zwecks Überwindung einer Schutzverweigerung durch das Institut hat der Inhaber die

Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen einzuschränken, auf die

internationale Registrierung zu verzichten oder sie ganz oder teilweise zu löschen. Die

benannten Vertragsparteien werden von der OMPI über die erfolgten Änderungen informiert

und haben das Prüfungsverfahren entsprechend anzupassen. Damit die Mitteilung der OMPI

über die erfolgte Änderung nicht mit dem definitiven Entscheid des Instituts betr. die

Schutzverweigerung in Widerspruch steht, wird empfohlen, das Institut über die bei der

OMPI beantragte Änderung zu informieren.

A) Einschränkung gemäss Regel 25.1)a)ii) GAFO

Ein Inhaber, dem eine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt worden ist, hat die

Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen mit Wirkung für die Schweiz

einzuschränken. Die entsprechende Mitteilung hat nicht gegenüber dem Institut zu erfolgen,

sondern sie ist direkt gegenüber der OMPI abzugeben (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 85).6 Kann ein

Zeichen aufgrund der erfolgten Einschränkung zum Schutz zugelassen werden (dies ist dann

der Fall, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die sich die vorläufige

Schutzverweigerung gerichtet hat, nicht mehr beansprucht werden), teilt das Institut dies der

OMPI mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i)

GAFO wird auf die erfolgte Einschränkung verwiesen. Die OMPI leitet diese Mitteilung an

den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter.

Bleiben die mit der vorläufigen Schutzverweigerung mitgeteilten Schutzausschlussgründe

trotz erfolgter Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, wird

das Verfahren auf der Grundlage der eingeschränkten Liste fortgeführt.

Das Institut ist nicht verpflichtet, jede Art von Einschränkung zu akzeptieren: Regel 27.5)

GAFO räumt den Behörden der benannten Vertragsparteien die Möglichkeit ein, eine

Einschränkung für ihr Territorium als unwirksam zu erklären. Das Institut wird eine Änderung

namentlich dann für unwirksam erklären, wenn die Einschränkung einen unzulässigen Begriff

enthält (z.B. eine geschützte Ursprungsbezeichnung als Sachbezeichnung) oder eine

Ausdehnung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen zur Folge hat. Eine solche

Erklärung der Unwirksamkeit hat innerhalb von 18 Monaten ab Versand der Mitteilung der

Einschränkung durch die OMPI zu erfolgen (Regel 27.5)c) GAFO).

B) Verzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO

Der Inhaber kann jederzeit auf den Schutz seiner Marke für eine oder mehrere der

benannten Vertragsparteien verzichten (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86). Der entsprechende Verzicht,

der sich auf sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, wird im

internationalen Register eingetragen und in der Folge den Behörden des betroffenen

benannten Landes mitgeteilt. Mit dem Verzicht auf den Schutz der internationalen

Registrierung in der Schweiz wird das Verfahren gegenstandslos und ohne Weiteres

beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid ergeht (dies gilt auch in

6 Akzeptiert der Inhaber eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung, kann er dies

ausnahmsweise direkt dem Institut mitteilen (vgl. Ziff. 3.2.5, Bst. C, S. 96).

Teil 4 – Internationale Registrierungen

93

Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung erlassen

wurde).

C) Löschung gemäss Regel 25.1)a)v) GAFO

Eine Löschung der internationalen Registrierung betrifft sämtliche benannten

Vertragsparteien und kann vom Inhaber der Marke für sämtliche oder für einen Teil der

ursprünglich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erklärt werden (vgl. Ziff. 2.5.3,

S. 87). Sie wird gegenüber der OMPI beantragt und nach erfolgter Eintragung im

internationalen Register den benannten Vertragsparteien mitgeteilt. Auf das laufende

Verfahren haben vollständige und teilweise Löschung folgende Auswirkungen:

 Wenn der Inhaber die internationale Registrierung für sämtliche Waren und/oder

Dienstleistungen löschen lässt, wird das laufende Verfahren gegenstandslos und

ohne Weiteres beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid

ergeht (dies gilt auch in Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige

Schutzverweigerung erlassen wurde).

 Erklärt der Inhaber die Löschung der internationalen Registrierung lediglich für einen

Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, prüft das Institut die Auswirkungen dieser

teilweisen Löschung auf das laufende Verfahren. Falls der internationalen

Registrierung für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen der Schutz

gewährt werden kann (in Fällen, in denen sich die vorläufige Schutzverweigerung

ausschliesslich auf nunmehr gelöschte Waren und/oder Dienstleistungen bezogen

hat), teilt das Institut dies der OMPI mit. Die OMPI leitet diese Mitteilung an den

Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter. Wenn hingegen trotz teilweiser

Löschung der Grund für die Schutzverweigerung fortbesteht, wird das Verfahren für

die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen fortgesetzt (zu den

Unterschieden zwischen einer Einschränkung und einer teilweisen Löschung vgl.

vorstehend Ziff. 2.4.2, S. 85).

3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung

(Regel 18ter 2), 3) und 4) GAFO)

Ist einmal eine vorläufige Schutzverweigerung der OMPI mitgeteilt worden, wird das

Verfahren vor der OMPI mit der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung oder aber der

teilweisen oder vollumfänglichen Schutzgewährung abgeschlossen. Adressat der

entsprechenden Erklärungen gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO ist die OMPI, welche für

das Weiterleiten an den Inhaber bzw. seinen Vertreter besorgt ist. Da die

Schutzverweigerung bzw. die teilweise Schutzgewährung auf der Ebene des Verfahrens vor

dem Institut förmlich verfügt wird, sind die Mitteilungen über die Schutzverweigerung oder

teilweise Schutzgewährung gegenüber der OMPI grundsätzlich deklaratorischer Natur.

Reagiert hingegen der Inhaber innert der Frist von fünf Monaten nicht auf die Mitteilung der

vorläufigen Schutzverweigerung, beginnt mit Zustellung der Mitteilung der definitiven

Schutzverweigerung gemäss 18ter 2) oder 3) GAFO durch die OMPI für den Inhaber sowohl

die Frist für ein allfälliges Gesuch um Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG als auch die

Beschwerdefrist gegen den Entscheid zu laufen. Macht der Inhaber von einer dieser

Teil 4 – Internationale Registrierungen

94

Möglichkeiten Gebrauch und führt dies zu einem Verfahrensausgang, der nicht der

ursprünglichen Erklärung entspricht, muss das Institut der OMPI entsprechend Mitteilung

gemäss Regel 18ter 4) GAFO machen.

3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO)

Unter Ungültigerklärung ist jede Entscheidung der im jeweiligen Land zuständigen

Verwaltungs- oder Justizbehörde zu verstehen, durch welche die Wirkung einer

internationalen Registrierung im Gebiet dieser benannten Vertragspartei aufgehoben oder

widerrufen wird. Die Ungültigerklärung kann sich auf einen Teil der beanspruchten Waren

und/oder Dienstleistungen beschränken. Die Behörde der betr. Vertragspartei muss der

OMPI den Entscheid und die davon betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen mitteilen,

falls sie Kenntnis davon hat. Die Angaben werden im internationalen Register eingetragen

und in der Gazette veröffentlicht. Die OMPI informiert den Inhaber über die Ungültigerklärung

und, falls gewünscht, die Behörde der betroffenen Vertragspartei über das Datum der

Registrierung der Ungültigerklärung. Die Eintragung einer Ungültigerklärung ist gebührenfrei.

3.1.8 Berichtigung (Regel 28 GAFO)

Fehlerhafte Einträge im internationalen Register können berichtigt werden (Regel 28 GAFO).

Eine erfolgte Berichtigung wird den benannten Vertragsparteien mitgeteilt und löst eine

(neue) Frist von einem Jahr bzw. 18 Monaten zur Mitteilung einer allfälligen vorläufigen

Schutzverweigerung aus, wenn nach der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe

bestehen, die für die ursprünglich mitgeteilte internationale Registrierung nicht galten. Ist vor

dem Institut bereits ein Verfahren hängig, wird geprüft, ob die Berichtigung Auswirkungen

darauf hat, und gegebenenfalls wird eine entsprechend angepasste Mitteilung der

vorläufigen Schutzverweigerung versandt. Diese Mitteilung löst für den Inhaber der

internationalen Registrierung wiederum eine Frist von fünf Monaten für die Stellungnahme

aus. Führt die Berichtigung dazu, dass die internationale Registrierung in der Schweiz zum

Schutz zugelassen werden kann, lässt das Institut der OMPI entsprechend eine Mitteilung

über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2) GAFO zukommen.

3.2 Verfahren vor dem Institut

3.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz

Die OMPI trägt Gesuche um internationale Registrierung, die allen Anforderungen

entsprechen, im internationalen Register ein und informiert die Behörden der benannten

Vertragsparteien. Die Verträge räumen den Behörden Fristen von einem Jahr bzw. 18

Monaten (Art. 5.2) MMP) ab der Mitteilung («date de notification») ein,7 um eine allfällige

vorläufige Schutzverweigerung mitzuteilen. Dem Institut steht im Zusammenhang mit

internationalen Registrierungen auf der Grundlage des MMP die Frist von 18 Monaten zur

7 Vgl. BVGer in sic! 2009, 417, E. 3. – Sky / SkySIM; BVGer in sic! 2008, 51, E. 2 – Gitarrenkopf

(dreidimensionale Marke).

Teil 4 – Internationale Registrierungen

95

Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung zur Verfügung.8 Da die Frist von

18 Monaten gemäss Art. 5.2)b) MMP nur dann anwendbar ist, wenn die Schweiz bei einer

internationalen Registrierung benannt wird, bei der die Ursprungsbehörde einzig dem MMP

angehört (Art. 9sexies 1) b) MMP), prüft das Institut Gesuche in den meisten Fällen trotzdem

innert Jahresfrist. Mit der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung nach Ablauf dieser

Frist ist folglich nur in Ausnahmefällen zu rechnen.

Die internationale Registrierung wird innert kürzerer Frist geprüft, wenn der Inhaber eine

beschleunigte Prüfung seiner internationalen Registrierung auf absolute Ausschlussgründe

gemäss Art. 18a MSchV verlangt und die entsprechende Gebühr bezahlt (Ziff. 3.2.8, S. 97).

3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO

Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist eine Erklärung betr. die Schutzgewährung (wenn zuvor

keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) obligatorisch.9 Die Information der

Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die

OMPI (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91).

3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur

Stellungnahme

Bei Vorliegen absoluter Ausschlussgründe erlässt das Institut eine vorläufige

Schutzverweigerung. Diese Mitteilung ist an die OMPI gerichtet und wird von dieser an den

Markeninhaber oder an dessen bei der OMPI registrierten Vertreter weitergeleitet. Die

Schutzverweigerung erfolgt umfassend für alle Waren und/oder Dienstleistungen («refus

total») oder nur für einen Teil derselben («refus partiel»).

Gemäss Art. 5.1) MMP ist die Schutzverweigerung «nur unter Bedingungen zulässig, die

nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums auf eine

zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären». Die nach dieser

Bestimmung zulässigen Zurückweisungsgründe entsprechen denjenigen von Art. 2 MSchG

(vgl. Teil 5).

Der Inhaber hat fünf Monate Zeit, um auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung

zu antworten. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom

Institut angesetzte behördliche Frist (vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 30). Sie beginnt mit dem Versand

der vorläufigen Schutzverweigerung durch das Institut zu laufen und nicht erst mit deren

Eingang beim Inhaber bzw. dessen Vertreter.

3.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil

Zur Wahrung seiner Rechte braucht der im Ausland domizilierte Inhaber ein

Zustellungsdomizil in der Schweiz (Art. 42 MSchG; vgl. Teil, 1, Ziff. 4.3, S. 25). Ernennt der

8 Die Schweiz hat die entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.

9 Diese Regelung bezweckt insbesondere die Inhaber über den Stand der Schutzgewährung ihrer

internationalen Registrierung in den benannten Vertragsparteien zu informieren.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

96

Inhaber einen Vertreter, muss auch dieser über ein Zustellungsdomizil in der Schweiz

verfügen (falls es sich um einen Vertreter mit Sitz im Ausland handelt), und der Vertreter

muss gehörig bevollmächtigt sein (vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 24). Substitutionsvollmachten des

bei der OMPI registrierten Vertreters werden akzeptiert.

In Fällen, in denen das Institut die vorläufige Schutzverweigerung mit einem konkreten

Vorschlag zur Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen (beispielsweise

hinsichtlich der Herkunft) oder zur Einschränkung des Schutzobjekts (beispielsweise mittels

eines negativen Farbanspruchs) verbindet, kann der Inhaber bzw. sein bei der OMPI

eingetragener Vertreter das Einverständnis in einer Amtssprache direkt gegenüber dem

Institut erklären, ohne dass ein Zustellungsdomizil erforderlich wäre. Ein Schriftenwechsel

zwischen dem Institut und dem Inhaber bzw. dessen Vertreter findet diesfalls nicht statt. Der

internationalen Registrierung wird in der Schweiz mit der entsprechenden Einschränkung der

Schutz gewährt (das Verfahren findet seinen Abschluss mit der Mitteilung im Sinne der

Regel 18ter 2)ii) GAFO, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist).

3.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers

Antwortet der Inhaber auf die vorläufige Schutzverweigerung, unterscheidet sich das weitere

Verfahren grundsätzlich nicht von dem auf schweizerische Marken anwendbaren Verfahren.

A) Festhalten an der vorläufigen Schutzverweigerung

Hält das Institut vollständig oder teilweise an der Schutzverweigerung fest (Art. 17 Abs. 2

MSchV), wird das Verfahren mit einer entsprechenden Verfügung abgeschlossen. Gegen

diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG)

beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Nach Eintritt der

Rechtskraft informiert das Institut die OMPI über den Ausgang des Verfahrens mittels

einer Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO.

B) Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung

Wenn das Institut aufgrund der vorgebrachten Argumente seine ursprüngliche

Beurteilung revidiert und beschliesst, die internationale Registrierung in der Schweiz zum

Schutz zuzulassen, schliesst es das Verfahren mit einer direkt an die OMPI gerichteten

Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i) GAFO ab.

C) Der Inhaber schlägt eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen

vor oder akzeptiert eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung

Falls der Inhaber eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen

vorschlägt oder eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung akzeptiert, mit der

Folge, dass der Marke der Schutz in der Schweiz gewährt werden kann, schliesst das

Institut das Verfahren mit der Erklärung der teilweisen Schutzgewährung gemäss Regel

18ter 2)ii) GAFO ab, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist. Der Entscheid wird dem

Inhaber in diesen Fällen nicht per Verfügung eröffnet (vgl. Ziff. 3.2.4, S. 95). Sollte der

Inhaber auf sein erklärtes Einverständnis zur Einschränkung zurückkommen wollen, ist

dies nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen eines Wiedererwägungsverfahrens

möglich.

Teil 4 – Internationale Registrierungen

97

D) Der Inhaber verzichtet auf den Schutz in der Schweiz

Ein Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO kann nicht unmittelbar gegenüber der

Behörde einer benannten Vertragspartei erklärt werden (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86); das

Institut tritt auf entsprechende Anträge folglich nicht ein.

Hat der Inhaber kein Interesse mehr an der Schutzausdehnung für die Schweiz, stehen ihm

zwei Vorgehensweisen zur Verfügung: Er kann entweder das Institut um Erlass einer

Zurückweisungsverfügung ersuchen, welche von der Erklärung der definitiven und

vollständigen Schutzverweigerung gegenüber der OMPI gemäss Regel 18ter 3) GAFO gefolgt

wird, oder er kann auch direkt gegenüber der OMPI den Schutzverzicht gemäss Regel

25.1)a)iii) erklären.

3.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers

Nimmt der Inhaber nicht innerhalb der Frist von fünf Monaten zu einer vorläufigen

Schutzverweigerung Stellung, erklärt das Institut die definitive Schutzverweigerung bzw. die

definitive teilweise Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 3) oder 18ter 2)ii) GAFO. Diese

Erklärung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und enthält namentlich einen Hinweis

auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG.

Beantragt der Inhaber frist- und formgerecht die Weiterbehandlung, wird das Verfahren, wie

vorstehend unter Ziff. 3.2.5, S. 96 beschrieben, fortgesetzt, ohne dass das Institut seine

vorgängig erwähnte Erklärung zurückzieht. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens

durch Verfügung des Instituts oder Entscheid einer Rechtsmittelinstanz, welche den Inhalt

der Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO bestätigt, wird das Institut gegenüber der

OMPI keine neue Erklärung abgeben; hingegen erfolgt eine Erklärung gemäss Regel 18ter 4)

GAFO in denjenigen Fällen, in denen der Endentscheid inhaltlich von der ursprünglichen

Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO (vgl. vorstehenden Absatz) abweicht.

3.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis

Der Inhaber kann – gleich wie im Verfahren auf Eintragung einer nationalen Marke – von der

in Art. 41 MSchG vorgesehenen Möglichkeit der Weiterbehandlung Gebrauch machen (vgl.

dazu im Einzelnen Teil 1, Ziff. 5.5.7, S. 33).

3.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren

Im Rahmen des Verfahrens der Schutzausdehnung seiner internationalen Registrierung hat

der Inhaber die Möglichkeit, eine beschleunigte Durchführung der Prüfung zu beantragen

(Art. 18a MSchV). Die formellen Voraussetzungen der beschleunigten Prüfung werden in Teil

2, Ziff. 3.5, S. 63 dargestellt.

Der Antrag auf beschleunigte Prüfung kann sowohl vor Ablauf der für die Erklärung der

vorläufigen Schutzverweigerung geltenden Frist als auch nach erfolgter entsprechender

Erklärung gestellt werden.

A) Gesuche um beschleunigte Prüfung vor Ablauf der Frist zur vorläufigen

Schutzverweigerung

Teil 4 – Internationale Registrierungen

98

Stellt der Inhaber den Antrag vor Ablauf der Frist zur Mitteilung einer vorläufigen

Schutzverweigerung, wird die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe nach Eingang der

Gebühr durchgeführt. Kann der internationalen Registrierung der Schutz in der Schweiz

gewährt werden, wird dies dem Inhaber über die OMPI mit einer Erklärung gemäss Regel

18ter 1) GAFO mitgeteilt, wobei zunächst der Ablauf der Widerspruchsfrist abgewartet

wird. Eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung aufgrund absoluter

Schutzausschlussgründe wird der OMPI innert kurzer Frist mitgeteilt. Diesfalls wird das

Verfahren fortgesetzt wie vorstehend in Ziff. 3.2.3 bis 3.2.6, S. 95 ff. ausgeführt.

B) Gesuche um beschleunigte Prüfung nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen

Schutzverweigerung

Wird ein entsprechender Antrag nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen

Schutzverweigerung gestellt, findet das beschleunigte Prüfungsverfahren vom Moment

der Bezahlung der Gebühr an auf den weiteren Schriftenwechsel zwischen dem Institut

und dem Inhaber Anwendung.

Eine beschleunigte Durchführung des Verfahrens betr. relative Ausschlussgründe ist von

Gesetzes wegen nicht vorgesehen.

99

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

1. Rechtsgrundlagen

Art. 1 Abs. 1 MSchG

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines

Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Art. 30 Abs. 2 lit. c, d und e sowie Abs. 3 MSchG

Das Institut weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:

c. absolute Ausschlussgründe vorliegen.

d. die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 21–23 nicht

entspricht.

e. die geografische Marke den Erfordernissen der Artikel 27a–27c nicht entspricht.

Es trägt die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen.

Art. 2 MSchG: absolute Ausschlussgründe

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:

a. Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren

oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;

b. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen und Formen der Ware oder

Verpackung, die technisch notwendig sind;

c. irreführende Zeichen;

d. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht

verstossen.

Diese nationalen Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen1 den Vorgaben, welche mit

Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ statuiert werden und in Bezug auf die Prüfung von

Gesuchen um Schutzausdehnung international registrierter Marken auf die Schweiz (vgl.

dazu Teil 4, Ziff. 2, S. 81) zu beachten sind.

2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit

Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als Zeichen, das geeignet ist, Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Als Kennzeichen hat die Marke zunächst Unterscheidungsfunktion: Sie soll die

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen so individualisieren, dass den Adressaten

bzw. den Abnehmern ermöglicht wird, die Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der

1 Vgl. bezüglich eines Vorbehalts nachfolgend Ziff. 7.1, S. 154.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

100

Fülle des Angebots jederzeit (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der übrigen

Anbieter zu unterscheiden.2 Ausserdem erfüllt die Marke eine Herkunftsfunktion:3 Sie

gewährleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem

bestimmten Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng verbundenen

Betrieben) stammen.

Ein Zeichen ist markenfähig, wenn es abstrakt betrachtet – d.h. ohne Berücksichtigung

bestimmter Waren oder Dienstleistungen – geeignet ist, die Markenfunktion zu erfüllen.4 Die

Markenfähigkeit wird aus diesem Grund auch als abstrakte Unterscheidungskraft

bezeichnet.5 Die Markenfähigkeit fehlt nur solchen Zeichen, die unter keinen denkbaren

Umständen vom Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Markeninhabers verstanden

und erkannt werden können. Neben Zeichen, die zu komplex sind (beispielsweise

Strichcodes), sind namentlich auch solche Zeichen nicht markenfähig, die von den

Abnehmern gedanklich nicht als einheitliches, zusammengehörendes Kennzeichen

wahrgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn kein geschlossener

Gesamteindruck entsteht, z.B. bei längeren Texten oder Melodien6.

3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe

3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen

Bei der materiellen Prüfung von nationalen Markenhinterlegungen und internationalen

Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz wird grundsätzlich7 der gleiche

Massstab angelegt.8

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der

Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien. Dies gilt

auch für die verschiedenen Markentypen (z.B. Wort-, Bild- oder Farbmarken, kombinierte

Wort-/Bildmarken, dreidimensionale Marken). Es können sich allerdings insofern bei der

2 BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3 –

Stuhl (dreidimensionale Marke); BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-2418/2014,

E. 3 – Bouton (Bildmarke).

3 BGE 128 III 454, E. 2 – YUKON; BGE 135 III 359, E. 2.5.3 – (akustische Marke); BVGer

B-2828/2010, E. 2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). ((diese Fussnote auf Seite 98 platzieren)) 4 BVGer B-5456/2009, E. 2.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke). 5 Die abstrakte, waren- und dienstleistungsunabhängige Unterscheidungskraft gemäss Art. 1 Abs. 1

MSchG ist zu unterscheiden von der konkreten Unterscheidungskraft, die im Rahmen des

Gemeinguttatbestands von Art. 2 lit. a MSchG in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren

und/oder Dienstleistungen geprüft wird (vgl. Ziff. 4.2, S. 109).

6 Vgl. zur Einprägsamkeit bzw. Kürze einer Melodie BGE 135 III 359, E. 2.5.6 – (akustische Marke);

vgl. auch BVGer B-8240/2010, E. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. 7 Vgl. bezüglich der Einschränkung zu diesem Grundsatz nachfolgend Ziff. 7.1, S. 154. 8 Soweit in Teil 5 die Begriffe «Markeneintragungsgesuch», «Hinterleger», «Zurückweisung des

Markeneintragungsgesuchs» verwendet werden, stehen diese stellvertretend auch für die analogen

Bezeichnungen betr. internationale Registrierungen mit Schutzausdehnung für die Schweiz, nämlich

«Gesuch um Schutzausdehnung», «Inhaber der international registrierten Marke» und

«Schutzverweigerung».

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

101

Beurteilung Unterschiede ergeben, als nicht alle Zeichentypen vom Verkehr gleich

wahrgenommen werden.9 Die Wahrnehmung eines Zeichens, das z.B. aus der Form, der

Farbe oder dem Muster der Ware selbst besteht, ist nicht zwingend dieselbe wie bei einem

Zeichen, das vom äusseren Erscheinungsbild der Ware unabhängig ist. Entsprechend

unterscheidet das Institut bei der Berücksichtigung der Wahrnehmung der Abnehmer

zwischen den konventionellen (vgl. lit. A, S. 113) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl.

lit. B, S. 137). Auf die Markenart geografische Marken findet Art. 2 lit. a MSchG keine

Anwendung (Art. 27a MSchG).

3.2 Gesamteindruck

Für die Beurteilung eines Zeichens ist grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend.10

Dieser ergibt sich aus der Kombination aller Zeichenelemente, wie beispielsweise dem

beschreibenden Grad des Wortes/der Wörter, dem Schriftbild, der grafischen Ausgestaltung

und Farben.11 In jedem Einzelfall ist der Einfluss der einzelnen Elemente auf den

Gesamteindruck zu beurteilen.

Während aus der Verbindung gemeinfreier mit unterscheidungskräftigen Elementen ein

gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähiges Ganzes entstehen kann, können die

Schutzausschlussgründe der Irreführung (Art. 2 lit. c MSchG) sowie des Verstosses gegen

geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Art. 2 lit. d MSchG)

grundsätzlich nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden.12 Solche

Elemente enthaltende Zeichen sind i.d.R. dem Markenschutz nicht zugänglich.13 Eine

unterschiedliche Beurteilung ergibt sich namentlich insofern, als Modifikationen oder

Mutilationen14 infrage stehen: Während diese ein Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG

schutzfähig machen können, bleiben die Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG

grundsätzlich immer dann bestehen, wenn der Sinngehalt des Zeichens trotz der

sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt.15

9 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer 4A_374/2007, E. 2.5

– Praliné (dreidimensionale Marke). 10 BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 659,

E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; BVGer B-684/2009, E. 3.1 –

Outperform.Outlast. 11 BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea

PHARMACEUTICA (fig.). Für kombinierte Wort-/Bildmarken vgl. Ziff. 4.6, S. 131.

12 Vgl. betr. Art. 2 lit. c MSchG BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard

saint germain paris 5e (fig.). 13 Eine Ausnahme kommt in besonderen Fällen infrage, in denen die weiteren schutzfähigen

Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements

führen; vgl. betr. Herkunftsangaben BGer 4A_357/2015, E. 5.3 – INDIAN MOTORCYCLE sowie z.B.

die Konstellationen gemäss Ziff. 8.4.1, S. 169 und 8.4.8, S. 174. 14 Vgl. Ziff. 4.4.9.2, S. 126 und Ziff. 8.6.1, S. 179.

15 Im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG sind die

spezialgesetzlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. Ziff. 7.2 ff., S. 155 ff. und 8.7 ff., S. 185 ff.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

102

3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen

Ein Zeichen wird nicht abstrakt geprüft. Ob Schutzhindernisse vorliegen, ist immer in Bezug

auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die das Zeichen konkret

beansprucht wird.16 Ein Zeichen ist grundsätzlich bereits dann von der Eintragung

ausgeschlossen, wenn der Schutzausschlussgrund nur für einen Teil der unter den

Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen erfüllt ist.17 Ob ein Begriff unter einen

Oberbegriff fällt, ist im Einzelfall zu prüfen. Die Subsumtion einer Einzelware unter mehrere

Oberbegriffe ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. zur Begriffsbestimmung vorne

Teil 2, Ziff. 4.5 und 4.6, S. 67 ff.).18 Das Institut lässt ein Zeichen von Amtes wegen für all

jene Waren bzw. Dienstleistungen zu, für welche keine Schutzausschlussgründe vorliegen –

eines diesbezüglichen ausdrücklichen Eventualantrags bedarf es nicht.19

3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches

Gegenstand der Markenprüfung ist das zur Eintragung angemeldete Zeichen in Verbindung

mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen; die Prüfung erfolgt gestützt auf

die Angaben im Eintragungsgesuch.20 Hintergründe oder das Motiv der Markenhinterlegung

bleiben unberücksichtigt.21 Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung

geltend gemacht wird, bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des

Zeichens ausser Betracht.22 Die Art und Weise einer beabsichtigten zukünftigen Benutzung,

d.h. die Frage, ob und wie die Marke nach dem Willen des Hinterlegers später tatsächlich

gebraucht werden soll, ist für die Markenprüfung ebenfalls nicht massgebend.23

16 BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic!

2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-7272/2008, E. 5 und 5.3 – SNOWSPORT.

17 Vgl. z.B. betr. Formmarken BVGer B-7419/2006, E. 6.1.1 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale

Marke) und für beschreibende Angaben BVGer B-283/2012, E. 7.1.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-

3377/2010, E. 5.5 – RADIANT APRICOT. Bei der Prüfung der offensichtlichen Irreführungsgefahr gilt

dieser Grundsatz nicht, da es genügt, wenn das Zeichen für ein unter den Oberbegriff fallendes

Produkt nicht täuschend benutzt werden kann (vgl. Ziff. 5.2, S. 151).

18 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS. 19 BVGer B-8515/2007, E. 4 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 20 BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 120 II 310, E. 3a –

The Original (dreidimensionale Marke); BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 und 6 – roter Koffer

(dreidimensionale Marke); BVGer B-3331/2010, E. 6.1 – Paradies.

21 BVGer B-4848/2013, E. 4.4 – COURONNÉ; BVGer B-2713/2009, E. 4 – Wireless USB-Symbol

(Bildmarke). 22 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); vgl. auch BVGer B-4763/2012, E. 2.1 –

BETONHÜLSE; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). Vgl. im

Weiteren Ziff. 4.3.1, S. 109. 23 BVGer B-7425/2006, E. 3.2 – Choco Stars.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

103

3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise

Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verständnis eines erheblichen24 bzw.

nicht unbedeutenden25 Teils der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu

legen. Abgestellt wird grundsätzlich auf die potenziellen26 Abnehmer der infrage stehenden

Waren und/oder Dienstleistungen27 – je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer

und/oder spezialisierte Fachkreise;28 auch Zwischenabnehmer sind zu berücksichtigen.29 Im

Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG beurteilt sich die

Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der

(potenziellen) Konkurrenten.30 Betr. die Beurteilung der Schutzausschlussgründe gemäss

Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6, S. 152.

Massgebend für die Bestimmung der Abnehmer und der Konkurrenten ist das Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis gemäss Eintragungsgesuch31 (vgl. auch vorstehend Ziff. 3.4).

An die Aufmerksamkeit, welche die Endverbraucher von Konsumgütern der Kennzeichnung

von Produkten durch Marken widmen, sind keine übertriebenen Anforderungen zu stellen; es

ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.32 Durchschnittsabnehmer sind

nach der Praxis des Instituts durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige

Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf,

dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden.33 Sind Fachleute betroffen, geht das Institut

grundsätzlich von entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit bzw. vertieften fachspezifischen

Kenntnissen aus (vgl. zu Sprachkenntnissen nachfolgend Ziff. 3.6).

24 Vgl. BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – Avantgarde; BVGer B-2854/2010, E. 3 – PROSERIES; BVGer

B-4080/2008, E. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

25 Vgl. BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGE 129 III 225

E. 5.1 – MASTERPIECE; BVGer B-1785/2014, E. 3.6 – HYDE PARK; BVGer B-1646/2013, E. 3.4 –

TegoPort.

26 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; BGE 135 III 416,

E. 2.4 – CALVI (fig.); BVGer B-5484/2013, E. 2.1 – COMPANIONS. 27 BGer in sic! 2007, 824, E. 6.1 f. – Turbinenfuss (dreidimensionale Marke); BVGer B-283/2012,

E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3052/2009, E. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.

28 BVGer B-1364/2008, E. 3.4 – ON THE BEACH. 29 BGer in sic! 2013, 533 f., E. 3.2.3 – Wilson («auch Fachkreise oder Zwischenhändler können

angesprochen werden»); BVGer B-5484/2013, E. 2.3 – COMPANIONS; BVGer B-2418/2014, E. 3.1 –

Bouton (Bildmarke). 30 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 139 III 176, E. 2

– YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer B-279/2010, E. 3 – Paris Re. 31 BVGer B-8005/2010, E. 3 – Cleantech Switzerland; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer

(dreidimensionale Marke). 32 BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.3

– Stuhl (dreidimensionale Marke). 33 BVGer B-7427/2006, E. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

104

Ein Zeichen ist bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus

Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist;34 die Grösse der Verkehrskreise

bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander spielt dabei keine Rolle.35 Richtet sich ein

Produkt (auch) an Fachkreise, so muss es zurückgewiesen werden, wenn es z.B. allein von

diesen als direkt beschreibend verstanden wird.36

3.6 Berücksichtigte Sprachen

In sprachlicher Hinsicht erfolgt die Prüfung in erster Linie bezüglich des Deutschen, des

Schweizerdeutschen, des Französischen, des Italienischen und des Rätoromanischen. Jeder

Sprache kommt der gleiche Stellenwert zu, d.h., ein Zeichen ist zurückzuweisen, wenn es in

einem Sprachgebiet der Schweiz aufgrund des betr. Verständnisses nicht zum Markenschutz

zugelassen werden kann.37

Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der

massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann.38 Ob dem so ist, wird

grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen

Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen,39 wobei davon ausgegangen wird, dass

die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt,

sondern auch komplexere Aussagen verstehen.40 Die Tatsache alleine, dass ein Zeichen

aus Wortelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst folglich nicht aus,

dass dieses dem Gemeingut angehört.41 Berücksichtigt wird weiter, dass bestimmte

34 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-8058/2010, E. 4.2 – IRONWOOD;

BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET; BVGer B-4053/2009, E. 3 – easyweiss; BVGer

B-990/2009, E. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; vgl. auch BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank.

35 Vgl. BGer in sic! 2013, 533, E. 3.2.2 – Wilson; BVGer B-5296/2012, E. 3 – toppharm Apotheken

(fig.); a.M. wohl BVGer B-464/2014, E. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE und

B-4822/2013, E. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 36 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; vgl. auch

BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 4 – SMArt. 37 BGer 4A_266/2013, E. 2.1.2 – Ce’Real; BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III

495, E. 5 – FELSENKELLER; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-3549/2013,

E. 3.2 – PALACE (fig.).

38 Vgl. BVGer B-464/2014, E. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. So können sich

Fremdwörter zu branchenspezifischen Sachbezeichnungen entwickeln, die auch vom breiten

Publikum verstanden werden (vgl. BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET). Für die

Beurteilung des Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten ist immer auch der

Sinn von Fremdwörtern zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 6, S. 152).

39 BVGer B-283/2012, E. 4.3 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.2 – RADIANT APRICOT;

BVGer B-1364/2008, E. 3.2 – ON THE BEACH; RKGE in sic! 2003, 802, E. 4 – WE KEEP OUR

PROMISES. 40 BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6748/2008, E. 7 – XPERTSELECT;

BVGer B-7410/2006, E. 3 – MASTERPIECE II. 41 BGE 120 II 144, E. 3aa – YENI RAKI.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

105

Fachkreise auf ihrem Fachgebiet42 über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen43 (z.B.

ist Englisch Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik).

3.7 Grenzfälle

Gemäss Rechtsprechung sind im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe

gemäss Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen, da im Streitfall die Überprüfung

eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt.44

Wo es nicht um die Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irreführenden45, gegen

geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter46

eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht.47

3.8 Gleichbehandlung

Im Rahmen der Markenprüfung sind, aufgrund der in Art. 8 BV statuierten

Gleichbehandlungspflicht, Sachverhalte, die ohne Weiteres vergleichbar sind und sich in

rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden, gleich zu behandeln.48 Gegenüber sich

selbst kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden.49

Die Gleichbehandlung kann nur insoweit infrage stehen, als die fraglichen Sachverhalte in

jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind50 (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung,51

42 Vgl. BVGer B-5484/2013, E. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY; BVGer B-3920/2011,

E. 7.2 – GLASS FIBER NET. 43 Vgl. BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer in sic! 2007, 899, E. 6.2 – WE MAKE IDEAS

WORK; BVGer B-4762/2011, E. 3.3 – MYPHOTOBOOK.

44 BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 225, E. 5.3 –

MASTERPIECE; BVGer B-6503/2014, E. 3.2 – LUXOR; BVGer B-6629/2011, E. 4.4 – ASV. 45 BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA; BVGer B-5451/2013, E. 3.4 – FIRENZA. 46 BGE 136 III 474, E. 6.5 – Madonna (fig.); BVGer B-2925/2014, E. 3.5 – Cortina (fig.). 47 BVGer B-6363/2014, E. 3.5 – MEISSEN. 48 BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver; BVGer B-7421/2006, E. 3.4 – WE MAKE IDEAS

WORK; BVGer B-1580/2008, E. 5.1 – A-Z. 49 BGer 4A_62/2012, E. 3 – Doppelhelix (Bildmarke); BGer in sic! 2004, 400, E. 4 – DISCOVERY

TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-2225/2013, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz; BVGer

B-3304/2012, E. 4.1.2 – Roter Halbmond (Bildmarke).

50 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BVGer B-4710/2014, E. 5 – SHMESSE (fig.) /

TGMESSE (fig.). 51 Allein aufgrund des Umstands, dass die zu vergleichenden Zeichen Slogans sind, lässt sich die

Vergleichbarkeit nicht bejahen (B-8240/2010, E. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); auch

ist eine reine Wortmarke nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-/Bildmarke vergleichbar

(BVGer B-1710/2008, E. 4.1 – SWISTEC) und ein Wort in Alleinstellung nicht mit einer Wortmarke, die

einen zusätzlichen Wortbestandteil enthält (BVGer B-1580/2008, E. 5.2 – A-Z).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

106

Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen52). Ältere Entscheide können

für die aktuelle Praxis nicht verbindlich sein.53

Bei Bejahen der Vergleichbarkeit mit einer eingetragenen Marke und festgestellter

Bundesrechtswidrigkeit des zu prüfenden Zeichens kann nur ein Anspruch auf

Gleichbehandlung im Unrecht infrage stehen.54 Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht

ab, kann aufgrund einer solchen Voreintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht

geltend gemacht werden.55 Nur wenn das Recht in einer Mehrzahl von Fällen unkorrekt

angewendet wird und das Institut unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass es an seiner

rechtswidrigen Praxis festhalten will, kann eine Gleichbehandlung im Unrecht verlangt

werden.56 Hat das Institut seine Praxis geändert, besteht ebenfalls kein Anspruch auf

Behandlung nach der alten Praxis, selbst wenn die neue Praxis erst mit dem beurteilten Fall

eingeführt worden ist.57

Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Markenbereich ist restriktiv anzuwenden.58 Zwar

müssen die zu vergleichenden Sachverhalte nicht in allen ihren Elementen identisch sein,59

doch können bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der

Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein.60 Dazu kommt, dass bei der

erneuten Beurteilung der Schutzfähigkeit eingetragener Marken Zurückhaltung geboten ist.61

3.9 Vertrauensschutz

Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch

auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges,

52 Gemäss BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.), BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER und

BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver setzt die Gleichbehandlung voraus, dass die

Vergleichsmarken für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen beansprucht werden; in BVGer

B-4848/2009, E. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE und RKGE in sic! 2004, 774, E. 10 –

READY2SNACK wird die gegenteilige Auffassung vertreten.

53 Das BVGer verneint in der Regel die Vergleichbarkeit von Marken, deren Eintragung mehr als acht

Jahre zurückliegt: BVGer B-646/2014, E. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE; BVGer

B-1165/2012, E. 8.3 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken); BVGer B-283/2012, E. 9.1 –

NOBLEWOOD; BVGer B-5786/2011, E. 8.1 – QATAR AIRWAYS; vgl. auch RKGE in sic! 2004, 573,

E. 8 – SWISS BUSINESS HUB. 54 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 – V (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer

B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL; BVGer B-2937/2010, E. 6.2 – GRAN MAESTRO.

55 Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 6.3 – Silacryl. 56 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER;

BVGer B-2225/2011, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz. 57 BGer in sic! 2005, 646, E. 5 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke), mit Hinweis auf BGE 127

II 113.

58 Vgl. BVGer B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL. 59 BVGer B-1165/2012, E. 8.1 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken). 60 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.); BVGer B-3549/2013, E. 8.1 – PALACE (fig.); vgl. auch

BVGer B-2768/2013, E. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour

Saver. 61 Vgl. BVGer B-653/2009, E. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

107

bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden.62 Vorausgesetzt wird, dass

die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage

vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht

mehr rückgängig machen kann.63 Durch einzelne Eintragungen vergleichbarer Marken wird

kein berechtigtes Vertrauen geschaffen.64

3.10 Ausländische Entscheide

Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht

nicht; gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Entscheide keine präjudizielle

Wirkung.65 Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen

Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung.66

Der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, darf zwar von den

schweizerischen Eintragungsbehörden mitberücksichtigt werden; handelt es sich jedoch um

einen nach schweizerischer Rechtsauffassung klaren Fall, können ausländische

Eintragungen unberücksichtigt bleiben.67 Generell ist zu beachten, dass einerseits das

Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom

Sprachverständnis in einem anderen Staat abweichen kann. Andererseits kann – weil jedes

Land über einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenprüfung verfügt68 – die

Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen

Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen.69

Wo die Schutzhindernisse der Irreführung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die

öffentliche Ordnung oder die guten Sitten70 infrage stehen, sind ausländische Eintragungen

unbeachtlich (zur Ausnahme betr. ausländischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 8.8.2, S. 190).

Massgebend sind allein das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz sowie

das Schweizer Recht. Im Übrigen verfolgt das Institut im Bereich der Herkunftsangaben eine

Praxis, welche von derjenigen der ausländischen Ämter abweicht.

62 BVGer B-4818/2010, E. 5.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke); vgl. auch BGE 129 I

161, E. 4.1; BVGer B-915/2009, E. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 63 BGer 4A_62/2012, E. 4 – Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-5456/2009, E. 7 – Kugelschreiber

(dreidimensionale Marke). 64 BVGer B-5296/2012, E. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-3920/2011, E. 5.4 – GLASS

FIBER NET; BVGer B-3650/2009, E. 6.2 – 5 am Tag. 65 BGer 4A_261/2010, E. 4.1 – V (fig.); BGE 130 III 113, E. 3.2 – MONTESSORI; BVGer B-283/2012,

E. 10 – NOBLEWOOD; BVGer B-2937/2010, E. 5 – GRAN MAESTRO. 66 BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BGer in sic!

2004, 400, E. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BGE 129 III 225, E. 5.5 –

MASTERPIECE. 67 BGer 4A_261/2010, E. 4.1 mit Hinweisen – V (fig.); BGer 4A_455/2008, E. 7 – AdRank; BGer in sic!

2007, 831, E. 5.3 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-4854/2010, E. 7 – Silacryl.

68 BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.). 69 BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-5484/2013, E. 7 – COMPANIONS. 70 Vgl. BGE 136 III 474, E. 6.3 – Madonna (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

108

3.11 Internetrecherchen

Zur Beurteilung der Frage, wie ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen

verstanden wird, stützt sich das Institut auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die

diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internetrecherche ergänzt werden;

Angaben auf Internetseiten können Indizien dafür sein, wie ein Begriff verstanden wird.71 Das

Internet kann insbesondere dazu dienen, im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters

die Banalität eines Begriffs oder einer Begriffskombination oder deren Üblichkeit im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu belegen;72

Entsprechendes gilt bezüglich der Banalität bzw. Üblichkeit einer Form oder eines Motivs.

Lässt sich eine nicht markenmässige Verwendung durch Dritte nachweisen, spricht dies

gegen die markenrechtliche Schutzfähigkeit. Internetrecherchen kommen auch zum Zug,

wenn es darum geht, die Bandbreite der auf dem Markt angebotenen Formen oder Motive im

betr. Produktsegment zu ermitteln bzw. zu illustrieren.73

Auch ausländische Internetseiten können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens

herangezogen werden.74 Diese können unter Berücksichtigung aller objektiven Umstände ein

Indiz darstellen für die Beurteilung, ob ein Zeichen in der Schweiz unterscheidungskräftig

und/oder freihaltebedürftig ist (vgl. Ziff. 4.3.2, S. 111).

4. Gemeingut

4.1 Gesetzliche Grundlagen

Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1, S. 99), wonach Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind, die

Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, entspricht der

Regelung von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ75. Gemäss jener Bestimmung darf die Eintragung

von Marken verweigert werden, wenn sie

 jeder Unterscheidungskraft entbehren oder

 ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des

Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder

71 BVGer B-283/2012, E. 6.4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS. 72 Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.2 – GIPFELTREFFEN und BVGer B-4080/2008, E. 5.1.2 – AUSSIE

DUAL PERSONALITY.

73 BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer

4A_466/2007, E. 2.3 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke). 74 BVGer B-5484/2013, E. 4 – COMPANIONS; BVGer B-127/2010, E. 4.2.3 – V (fig.); BVGer in sic!

2008, 217, E. 4.4 – Vuvuzela. Gemäss BVGer B-1920/2014, E. 5.3 – Nilpferd (Bildmarke) ist durch

das Institut zu belegen, dass auf ausländischen Internetseiten gezeigte Waren auch in der Schweiz

angeboten oder dennoch online von einem Schweizer Publikum wahrgenommen werden. Aus Sicht

des Instituts entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass sich die Abnehmer in der Regel

auch auf ausländischen Seiten informieren.

75 BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.); BGer

4A_492/2007, E. 2 – GIPFELTREFFEN; BVGer B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

109

 in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz

beansprucht wird, üblich sind.

4.2 Der Begriff des Gemeinguts

Die Bestimmung von Art. 2 lit. a MSchG widerspiegelt das Allgemeininteresse, eine

unberechtigte Monopolisierung von Zeichen als Marken (vgl. zur Markenfunktion Ziff. 2, S.

99) zu verhindern.76 Der Tatbestand des Gemeinguts erfüllt eine Doppelfunktion; vom

Markenschutz ausgeschlossen sind:

 Zeichen, die nicht geeignet sind, die Waren und/oder Dienstleistungen funktionsgemäss

zu individualisieren, d.h., mit anderen Worten, Zeichen, die keinen Hinweis auf eine

bestimmte betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen

darstellen (fehlende konkrete Unterscheidungskraft; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.1, S. 109),

sowie

 Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb

freizuhalten sind (Freihaltebedürfnis; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.2, S. 111).

Wenn auch die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestands, fehlende konkrete

Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, als grundsätzlich eigenständige

Schutzausschlussgründe auseinanderzuhalten sind, überschneiden sie sich in der Praxis

häufig.77 Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind i.d.R. zugleich freihaltebedürftig und

umgekehrt.

4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG

4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft

Der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt sich unmittelbar aus

der gesetzlichen Funktion der Marke, nämlich der Unterscheidung der Waren und/oder

Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen (vgl. Ziff. 2 S. 99).

Ihm kommt daher im Rahmen der Markenprüfung zentrale Bedeutung zu.

Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die keinen Hinweis auf eine bestimmte

betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen darstellen.

Dies ist insbesondere der Fall bei Zeichen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder im

Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder

Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden.78 Ohne konkrete Unterscheidungskraft

sind namentlich auch Zeichen, die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur

Bezeichnung der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen

76 BGer in RSPI 1992, 222, E. 1.b – Remederm. 77 Vgl. BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 139 III 176, E. 2 – YOU /

ONLY YOU. 78 Vgl. die Ausführungen betr. übliche Zeichen nachfolgend unter Ziff. 4.4.4, S. 121.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

110

können.79,80 Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hinaus all jenen

Zeichen, welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügige Abweichungen aufweisen,

mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen

nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den

einheitlichen Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten

Zeichen als banale Zeichen.

Zu banalen Zeichen im vorerwähnten Sinne zählen unter anderem Wörter oder Bilder, mit

denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden,

Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den üblicherweise verwendeten nicht

genügend unterscheiden, oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die

gewöhnlich farbig gestaltet sind.81

Die fehlende konkrete Unterscheidungskraft ist auf der Grundlage des mutmasslichen

Verständnisses der Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen82 (vgl. im

Einzelnen Ziff. 3.5, S. 103).

Die konkrete Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, ist

konstitutives Erfordernis des Markenschutzes. Ein Zeichen, dem die konkrete

Unterscheidungskraft fehlt, ist aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen, und

die Frage nach dem Freihaltebedürfnis kann grundsätzlich offenbleiben.83 Wurde ein

Freihaltebedürfnis festgestellt, braucht umgekehrt die Frage der Unterscheidungskraft nicht

geprüft zu werden.84

Der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft greift erst dann,

wenn einem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Bei der Prüfung der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits

erfolgte Gebrauch bzw. die «Bekanntheit» eines Zeichens keine Rolle;85 die originäre

Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen.86

Die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft wird vom Institut nur auf

Antrag geprüft.87

79 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

80 In der Prüfungspraxis betr. Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den überwiegenden

Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden

müssen; vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.2, S. 113. 81 Vgl. betr. die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausführungen

unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff., S. 113 ff. 82 BGE 139 III 176 E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-283/2012, E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer

B-516/2008, E. 4 – AFTER HOURS. 83 BVGer B-4848/2013, E. 4.6 – COURONNÉ; BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; vgl. schon

RKGE in sic! 2004, 216, E. 9 – GRIMSELSTROM.

84 BGer 4A_619/2012, E. 5.3 – YOU / ONLY YOU (auszugsweise publiziert als BGE 139 III 176). 85 Vgl. BVGer B-5786/2011, E. 5.5 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-7427/2006, E. 7 – Chocolat Pavot

(fig.). 86 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE

CARIBBEAN. 87 Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 11, S. 195.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

111

4.3.2 Freihaltebedürfnis

Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr

angewiesen ist.88 Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom

Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar

unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht

monopolisiert werden dürfen.89

Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der

(potenziellen) Konkurrenten.90 Entscheidend ist, ob diese aktuell oder in Zukunft auf die

Verwendung des Zeichens angewiesen sind.

Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren hat unabhängig vom

Ausschliesslichkeitsrecht, das eine eingetragene Marke dem Inhaber verleiht (Art. 13

MSchG), zu erfolgen.91 Das Freihaltebedürfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen

Benutzung durch Dritte geknüpft. Es genügt, dass die aktuelle oder künftige Verwendung

ernsthaft in Betracht fällt.92 Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die zur Bezeichnung der

Waren oder Dienstleistungen dienen können,93 aber auch Farben oder Formen, die eine

banale Ausstattung von Produkten darstellen. Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein

oder mehrere gleichwertige Ausdrücke (Synonyme) existieren; das Freihaltebedürfnis

beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine Alternativen bestehen.94

Das Freihaltebedürfnis wird im Rahmen der Markenprüfung i.d.R. nur in zweiter Linie, nach

erfolgter Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt einem

Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedürfnisses offengelassen

werden (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 109). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss

das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden.

An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine

Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 11.1.2, S. 197). Die Regelung von Art. 2

lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten

dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.12.4, S. 142).

88 Vgl. BGE 131 III 121, E. 4.1 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011,

E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-5274/2009, E. 2.1 f. – SWISSDOOR. 89 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.). 90 Vgl. BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer

B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6097/2010, E. 4.1 – Belladerm. 91 BGer in sic! 2009, 167, E. 5.3 – POST.

92 BGer in sic! 2007, 899, E. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK mit Hinweis auf BGE 128 III 454, E. 2.1 –

YUKON; vgl. auch BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-5274/2009, E. 2.1

und 4.4 – SWISSDOOR. 93 BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

94 Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 –

SNOWSPORT.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

112

4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste

Mit einer negativen Einschränkung werden in der Waren- und Dienstleistungsliste bestimmte

Waren und/oder Dienstleistungen explizit ausgeschlossen.

Beispiele:

 Klasse 31: Früchte mit Ausnahme von Äpfeln

 Klasse 9: Computer mit Ausnahme von Computern für Fahrräder

Negative Einschränkungen werden in Ausnahmefällen akzeptiert, wenn eine positive

Formulierung (mit der sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im

Einzelnen aufgezählt werden) nicht möglich ist. Sie haben zur Folge, dass sich der

Markenschutz nicht (mehr) auf jene Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, bezüglich

deren das Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG im Gemeingut steht. Ob eine negative

Einschränkung zulässig ist, wird in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten

Umstände geprüft. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

 Die negative Einschränkung muss so formuliert sein, dass damit alle problematischen

Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen werden.95 Beispielsweise wäre im

Zusammenhang mit einem Zeichen GARTEN die Formulierung «Möbel, mit Ausnahme

von Gartenmöbeln aus Plastik» unzulänglich, weil damit Gartenmöbel aus anderen

Materialien nach wie vor beansprucht sind und somit das Schutzhindernis des

beschreibenden Charakters nicht vollständig beseitigt würde.

 Aus der Formulierung muss klar hervorgehen, wofür der Markenschutz beansprucht

wird; damit das Schutzobjekt genügend bestimmt ist, müssen die Waren und/oder

Dienstleistungen präzise bezeichnet sein (Art. 11 MSchV).96 Eine Einschränkung auf

«Textilstoffe mit Ausnahme von Stoffen für Hosen» beispielsweise wird nicht akzeptiert,

da es keine spezifischen Stoffe für Hosen gibt und das Schutzobjekt folglich bei dieser

Formulierung nicht klar ist.

 Die negative Einschränkung darf keine Irreführungsgefahr begründen (vgl. Ziff. 5,

S. 150). Wird z.B. ein Zeichen ABC WELTKLASSE WEIN für «alkoholische Getränke

mit Ausnahme von Wein» beansprucht, werden damit bei den Abnehmern Erwartungen

ausgelöst, die aufgrund der Warenliste zwingend nicht erfüllt werden können. Ein

solches Zeichen würde deshalb als offensichtlich irreführend zurückgewiesen werden.

In Ausnahmefällen vermögen besondere Umstände des Einzelfalls (erhöhte

Aufmerksamkeit des Publikums o.ä.) die prinzipiell bestehende Irreführungsgefahr zu

beseitigen.

95 Vgl. in diesem Sinne BGer 4A_492/2007, E. 4.1 – GIPFELTREFFEN; vgl. auch BVGer

B-3920/2011, E. 10.3 – GLASS FIBER NET betr. die Oberbegriffe. 96 BGer 4A_492/2007, E. 4.2 – GIPFELTREFFEN.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

113

A. Konventionelle Zeichen

4.4 Wortmarken

4.4.1 Allgemeines

Die häufigste Ursache für den Schutzausschluss von Wortzeichen unter dem Titel

Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die sich in beschreibenden

Angaben bezüglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, für die sie

beansprucht werden, fehlt in aller Regel die konkrete Unterscheidungskraft.97 Solche

Zeichen sind zudem grundsätzlich freihaltebedürftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft

und Freihaltebedürfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2, S. 109 f.).

Im Gemeingut stehen zudem Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend, aber üblich sind

(vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 4.4.4 ff., S. 121 ff.).

4.4.2 Beschreibende Angaben

Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betr. die Waren oder Dienstleistungen.98

Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisierender Hinweis auf

eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft) und sollen

grundsätzlich für jedermann zum Gebrauch freigehalten werden (Freihaltebedürfnis).99

Die Markenprüfung stützt sich in diesem Zusammenhang auf folgende Grundsätze:

4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben

Neben spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittenen

Bezeichnungen sind auch solche Angaben beschreibend, die sich in allgemeiner Weise auf

Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen können.100 In die zweite Kategorie

können insbesondere allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen fallen101

(vgl. Ziff. 4.4.3, S. 121).

Es ist nicht nötig, dass vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder

Dienstleistungen geschlossen wird; entscheidend ist vielmehr, ob das Zeichen von den

betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten

Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen.102

97 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER. 98 BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD. 99 BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción. 100 BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE. 101 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3 – WE MAKE

IDEAS WORK; BGE 129 III 225, E. 5.1 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-4848/2013, E. 4.2 –

COURONNÉ; BVGer B-1228/2010, E. 4.2.3 – ONTARGET; BVGer 7245/2009, E. 2 – LABSPACE. 102 BVGer B-1364/2008, E. 3.3 – ON THE BEACH; BVGer B-6910/2007, E. 4 – 2LIGHT.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

114

4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere

Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand

Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur

entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, ist nicht beschreibend.103

Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die infrage

stehenden Waren oder Dienstleistungen unbestimmt oder unklar ist. Nur wenn zwischen der

Bezeichnung und der Ware oder Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter

Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Denkarbeit und ohne

Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist das

Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen.104 Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei

(oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere

Denkarbeit.105 Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters

bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen.106

4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe

Da für die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 101), ist es bei

zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je für sich

genommen beschreibend sind.107 Vgl. betr. die Bewertung des Gesamteindrucks im

Einzelnen nachfolgend Ziff. 4.4.9.1.1 f., S. 125.

4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen

Ob der fragliche Ausdruck im Verkehr tatsächlich (schon) verwendet wird, ist für die

Beurteilung nicht relevant. Es ist unerheblich, ob der Hinterleger das Zeichen selbst kreiert

hat.108 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren

beschreibenden Charakter nicht aus.109 In einer Bezeichnung wird stets ein bekannter

Bedeutungsinhalt gesucht.110 Auch neue Wortschöpfungen können Gemeingut bilden, wenn

103 BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-4848/2013, E. 2.2 – COURONNÉ;

BVGer B-2937/2010, E. 2.2 – GRAN MAESTRO.

104 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.2 – WE MAKE IDEAS

WORK; BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD;

BVGer B-8186/2008, E. 2.2 – BABYRUB.

105 BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 –

toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD. 106 BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone. 107 Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.4 – SWISTEC und BVGer B-7426/2006, E. 2.4 – THE ROYAL

BANK OF SCOTLAND.

108 BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-2713/2009, E. 4 in fine – Wireless USB-Symbol

(Bildmarke). 109 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer

in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.

110 BVGer B-4854/2010, E. 5.2 – Silacryl; BVGer B-3650/2009, E. 5.1 – 5 am Tag; BVGer

B-1710/2008, E. 3.3 – SWISTEC.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

115

ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt.111 Das ist insbesondere dann

der Fall, wenn sie aufgrund der Regeln der Sprachbildung oder des Sprachgebrauchs von

den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Waren oder

Dienstleistungen aufgefasst werden112 (vgl. zu Modifikationen und Mutilationen Ziff. 4.4.9.2,

S. 126). Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Wörterbüchern zu finden

ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzfähigkeit eines Zeichens.113

4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen

Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen

Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage

über die betr. Ware oder Dienstleistung darstellt.114 An die Stelle einer bei abstrakter

Betrachtung gegebenen Mehrdeutigkeit kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem

Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder

Dienstleistung gesetzt wird.115 Wenn sowohl ein sinnentleertes oder widersprüchliches als

auch ein sinnergebendes Verständnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren

und Dienstleistungen möglich ist, werden die massgebenden Verkehrskreise von Letzterem

ausgehen.116 Das Vorliegen mehrerer beschreibender Bedeutungen, die alle gleich nahe-

liegen, macht ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig.117

4.4.2.6 Synonyme

Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein oder mehrere gleichwertige Ausdrücke

(Synonyme) existieren. Die Unterscheidungskraft wird dadurch nicht beeinflusst, und das

Freihaltebedürfnis beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine

Alternativen bestehen.118 Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert,

nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut.119

111 BVGer B-283/2012, E. 4.5 – NOBLEWOOD; BVGer B-7204/2007, E. 8 – STENCILMASTER. 112 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2000, 287, E. 3b – BIODERMA; BVGer

B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.

113 BVGer B-4762/2011, E. 5.2 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH

ACCELERATOR; BVGer B-6352/2007, E. 8 – AdRank; vgl. auch BGE 140 III 297, E. 3.5.3 f. –

KEYTRADER.

114 Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 und 2.3 –

GlobalePost (fig.); BGE 116 II 609, E. 2a – FIORETTO; BVGer B-4848/2013, E. 4.3 – COURONNÉ. 115 BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-1190/2013, E. 3.4 – ERGO (fig.); BVGer

B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.

116 BVGer B-1580/2008, E. 3.4.2 – A-Z. 117 BVGer B-1190/2013, E. 3.3 – ERGO (fig.). 118 BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET. 119 BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

116

4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben

Zu den beschreibenden Angaben zählen neben Sachbezeichnungen auch Hinweise auf

(tatsächlich vorhandene oder auch nur mögliche120) Eigenschaften und Merkmale121 der

Waren oder Dienstleistungen. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschliessend.

4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich in Sachbezeichnungen

erschöpfen, d.h. in Angaben, welche die Art bzw. die Gattung der Waren und/oder

Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, bezeichnen.

Beispiele:

- APFEL für Früchte (Kl. 31)

- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION für Verlagserzeugnisse (Kl. 16)

4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben

Angaben, welche die Beschaffenheit bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder

Dienstleistungen beschreiben, für die sie beansprucht werden, können nicht als Marken

registriert werden.122 Dies gilt auch, wenn sich die Beschreibung nur auf einzelne

Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung bezieht.123

Beispiele:

- ALLFIT für Implantate und Zahnfüllstoffe (Kl. 5, 10)124

- SMART für Waffen (Kl. 13)125

4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale

Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut,

wenn sie Elemente beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder

wenn damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird.126

Beispiele:

120 Vgl. BVGer B-4762/2011, E. 6.3 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-2713/2009, E. 5.1 – (fig.); BVGer

B-5518/2007, E. 4.2 – PEACH MALLOW. 121 Vgl. BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BGer in sic! 2004, 400, E. 3.1 – DISCOVERY

TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer

B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3650/2009, E. 2 – 5 am Tag. 122 Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 3 f. – Silacryl. 123 Vgl. BVGer B-6070/2007, E. 3.3.1 – TRABECULAR METAL. 124 RKGE in sic! 1997, 302 – ALLFIT. 125 RKGE in sic! 2003, 806 – SMArt.

126 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BVGer B-6068/2014, E. 2.2 – GOLDBÄREN;

BVGer B-5274/2009, E. 2.2 – SWISSDOOR.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

117

 Ein Zeichen GOLD BAND wird für Tabakwaren zurückgewiesen, weil ein goldenes Band

eine Ausstattung darstellt, die für diese Produkte bzw. deren Verpackung häufig

verwendet wird.127

 Ein Zeichen ROTRING ist schutzfähig für Werkzeuge,128 da rote Ringe nicht zu den

üblichen Ausstattungen dieser Waren bzw. derer Verpackung zählen.

Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die

vorgenannten Kriterien an; Gemeingut bilden auch Zeichen, die eine Form beschreiben,

welche für die betroffenen Waren nicht unerwartet129 ist. Dieser Aspekt ist auf der Grundlage

der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten.130 Als nicht unerwartet

gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern – insbesondere bei grosser

Formenvielfalt – auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes

darstellen.

4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre

Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen,

sind vom Markenschutz ausgeschlossen.131 Dabei genügt es, wenn die betroffenen

Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines möglichen Verwendungszwecks

verstehen.132 Entsprechendes gilt für Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder

Dienstleistungen beschrieben werden.133

Beispiele:

 VIAGGIO für Eisenbahnwagen (Kl. 12)134

 ELLE für Produkte, die sich an Frauen richten135

127 BGer in PMMBl 1967 I 37 – GOLD BAND.

128 BGE 106 II 245 – ROTRING. 129 Dieses Kriterium ergibt sich insofern, als ein Zeichen, das aus dem Hinweis auf eine erwartete

Form der Waren besteht, von den betroffenen Verkehrskreisen grundsätzlich ohne besondere

Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand (vgl. dazu Ziff. 4.4.2, S. 113) als beschreibende Angabe

erkannt wird. Vgl. auch BVGer B-2054/2011, E. 5.2, 5.4 und 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, wo u.a. darauf

abgestellt wird, dass die Bärenform für bestimmte Waren möglich und nicht unerwartet ist. 130 Vgl. auch Ziff. 4.12.5 zweiter Absatz, S. 143 bezüglich des Vorgehens bei der Ermittlung des

banalen Formenschatzes.

131 Betr. Waren: BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; BVGer B-6097/2010, E. 3.1 – Belladerm;

betr. Dienstleistungen B-4762/2011, E. 6.2 – MYPHOTOBOOK. 132 BVGer B-6629/2011, E. 7.4.2 – ASV. 133 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297: «die Bezeichnung der

avisierten Benützer oder Empfänger».

134 BVGer B-1000/2007 – Viaggio. 135 BGer in sic! 1997, 159 – ELLE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

118

4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise

Hinweise auf die bzw. eine Wirkungsweise oder Funktionsart der Waren können nicht als

Marken geschützt werden.136

Beispiele:

 RAPIDE für Arzneimittel (Kl. 5)

 COOL ACTION für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Kl. 3)137

 FITNESS für Nahrungsmittel (Kl. 29, 30, 32)138

4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen

Verschiedene Waren und Dienstleistungen können bestimmte thematische Inhalte haben,

um derentwillen sie gewöhnlicherweise gekauft werden, wie beispielsweise

Verlagserzeugnisse (Kl. 16), elektronische Publikationen und bespielte Datenträger (Kl. 9)

oder Unterhaltung (Kl. 41). Zeichen, welche sich in einem sachlichen Hinweis auf den

möglichen thematischen Inhalt dieser Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, sind

grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.139

Beispiele:

 TIERE für Bücher (Kl. 16)

 JAZZ für Compact-Discs (Kl. 9)

Insgesamt fantasievolle Bezeichnungen140 bzw. solche mit einem unterscheidungskräftigen

Bestandteil141 werden nicht als beschreibende Inhaltsangaben qualifiziert und sind

schutzfähig.

Beispiele:

 DER KLEINE PETER u.a. für Kl. 9 und 16

 Wii SPORTS (CH 587 365) u.a. für Kl. 9, 16, 28

Dem Grundsatz nach können Zeichen, die aus einem Personennamen bestehen,

unabhängig von der Identität des Hinterlegers und den beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen als Marken eingetragen werden. Dies gilt auch betr. die Namen von

bekannten – realen oder fiktiven – Persönlichkeiten.

136 Vgl. BVGer B-8586/2010, E. 6.2 – Colour Saver; BVGer B-6291/2007, E. 5 – CORPOSANA. 137 RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION. 138 RKGE in sic! 2003, 800 – FITNESS. 139 BGE 128 III 447, E. 1.6 – PREMIERE; BGer in sic! 2004, 400, E. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL &

ADVENTURE CHANNEL. 140 Das BVGer verlangt eine «gewisse Originalität» (BVGer B-3331/2010, E. 6.3.2 – Paradies; BVGer

B-1759/2007, E. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN). 141 Vgl. BVGer B-3528/2012, E. 5.2.3 – VENUS (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

119

Eine Ausnahme zum Grundsatz der Eintragungsfähigkeit gilt insbesondere für die Namen

von realen Persönlichkeiten, die auf ihrem Gebiet einen überragenden Einfluss ausgeübt

haben (beispielsweise aufgrund eines Œuvre von aussergewöhnlicher Bekanntheit) und

deren Namen sehr häufig zur Beschreibung des thematischen Inhalts gewisser Waren

und/oder Dienstleistungen benutzt werden.

Beispiel:

 MOZART für Tonträger (Kl. 9)

4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der

Dienstleistungen

Zeichen, welche den Anbieter der Waren oder den Erbringer der Dienstleistungen der Art

nach beschreiben, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.142 Sie werden nicht als

Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden und sind i.d.R.

freihaltebedürftig.

Beispiele:

 QATAR AIRWAYS für Transportwesen (Kl. 39)143

 FARMER für Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, alkoholische Getränke (Kl. 32 und 33)144

4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen

Zeichen, die eine Farbe beschreiben, stehen im Gemeingut, wenn die Farbe für die Produkte

 ein Kaufkriterium darstellt (z.B. GELB für Kleider oder Textilien) oder

 wesensbestimmend (z.B. GRÜN für Farben, Lacke oder Kosmetika) oder

 wesensbedingt (z.B. ROT für Tomaten) ist oder

 als Sach- bzw. Eigenschaftsbezeichnung für die entsprechenden Produkte verwendet

wird (ORANGE [französisch] für Orangen bzw. CORAIL für Wein).

Auf PINK für Baumaterialien aus Metall beispielsweise trifft keines dieser Kriterien zu; ein

solches Zeichen wäre entsprechend eintragungsfähig.

Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gelten vorstehende Kriterien nur beschränkt, da

Dienstleistungen als solche grundsätzlich keine Farbe haben.

An Farbbezeichnungen besteht unter Umständen ein absolutes Freihaltebedürfnis, das der

Verkehrsdurchsetzung entgegensteht.145

142 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.1 – KEYTRADER. 143 BVGer B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS. 144 BVGer B-3550/2009 – FARMER. 145 Vgl. Ziff. 11.1.2, S. 196.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

120

4.4.2.7.9 Weitere beschreibende Angaben

Neben den unter den vorstehenden Ziffern genannten Fallgruppen werden im Weiteren

Angaben zurückgewiesen, die beispielsweise beschreibend sind für:

 die Menge (DUO für Spiele [Kl. 28]).146

 den Wert (50er-MOGGE für Zuckerwaren [Kl. 30]),

 einen Anlass oder den Zeitpunkt der Produktion einer Ware (BERN 2006 für die

Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke [Kl. 35] oder SPÄTLESE für Wein

[Kl. 33]),

 die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistung oder des dabei benutzten

Hilfsmittels (BAHN CARD für Transportdienstleistungen [Kl. 39]147; GLASS FIBER NET

für Telekommunikation [Kl. 38]148),

 den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen149

(SUPERMARKT für Milchprodukte [Kl. 29] oder COMPUTER WELT für

Datenverarbeitungsgeräte [Kl. 9]) oder

 den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsangaben; vgl. Ziff. 8,

S. 166 ff.).

4.4.2.7.10 International Nonproprietary Names (INN)

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für pharmazeutische Zwecke genehmigte und

zugeteilte internationale Freinamen, sog. International Nonproprietary Names oder Generic

Names, sind als Sachbezeichnungen i.w.S. dem Gemeingut zuzurechnen und können

entsprechend nicht als Marken eingetragen werden. Das Gleiche gilt auch für

gemeinschaftliche Stämme.150 das sind Wortteile, die die Zugehörigkeit eines INN zu einer

Gruppe von Wirkstoffen indizieren.151 Zeichen, die eine genügende Abwandlung dieser

Bezeichnungen darstellen, können eingetragen werden, sofern die Abwandlung dem

Zeichen Unterscheidungskraft verleiht und das Freihaltebedürfnis entfallen lässt. Dass die

massgebenden Verkehrskreise eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff erkennen,

schliesst eine hinreichende Unterscheidungskraft der Abwandlung nicht aus. Beispielsweise

stellt die Marke Rebinyn (IR 1 226 148) eine genügende Abwandlung des INN ROBININ dar.

4.4.2.7.11 Namen von Pflanzensorten

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Namen von Pflanzensorten. Als

Sachbezeichnungen beschreiben diese direkt die Art bzw. Gattung der beanspruchten

146 BGE 118 II 181 – DUO. 147 BGer in sic! 2004, 500 – BahnCard. 148 BVGer B-3920/2011 – GLASS FIBER NET. 149 BVGer B-3549/2013, E. 5.2.2 – PALACE (fig.). 150 Vgl. die unter http://www.who.int/medicines/services/inn/stembook/en/ einsehbare Liste der WHO. 151 Vgl. BVGer B-5871/2011, E. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

121

Pflanzen und sind deshalb auch freihaltebedürftig. Ist der Name der Pflanzensorte zudem im

Sortenschutzregister152 eingetragen, ist das Gesuch auch wegen Verstosses gegen

geltendes Recht zurückzuweisen (Art. 2 lit. d MSchG).

4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen

Angaben, welche sich (in allgemeiner Weise153) auf die Qualität der Waren oder

Dienstleistungen beziehen oder sich in allgemeinen reklamehaften Berühmungen des

Angebots erschöpfen, wie etwa PRIMA, MASTER, SUPER, TOP und MEGA, werden von

den Abnehmern als reine Anpreisung verstanden und stehen im Gemeingut;154 das Gleiche

gilt für Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren

bzw. Dienstleistungen erschöpfen.155 Zeichen, welche aus der Kombination einer

Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz

ausgeschlossen (betr. Slogans vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.5, S.122).

Beispiele:

 MASTERPIECE für Finanzdienstleistungen (Kl. 36)156

 ROYAL COMFORT für Toilettenpapier und Taschentücher (Kl. 16)157

4.4.4 Übliche Zeichen

Neben den beschreibenden Angaben sind vom Markenschutz auch Zeichen

ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden.158 Solche Zeichen gelten als banal.

Ihnen fehlt die konkrete Unterscheidungskraft, weil sie ebenso wenig wie beschreibende

Zeichen geeignet sind, einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft darzustellen.

Zudem besteht an solchen Ausdrücken i.d.R. ein Freihaltebedürfnis.

Im Weiteren sind – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses –

Zeichen zurückzuweisen, die Worte des allgemeinen wirtschaftlichen bzw. geschäftlichen

Sprachgebrauchs darstellen, wie beispielsweise ENTERPRISE159 oder NETTO160 für

beliebige Produkte.

152 Vgl. www.blw.admin.ch und www.upov.int. 153 Vgl. BVGer B-4848/2013, E. 4.2 – COURONNÉ; BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW. 154 Vgl. BGer 4A_343/2012, E. 2.1 – Ein Stück Schweiz, auszugsweise publiziert in sic! 2013, 95;

BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; BGer in sic! 1998, 397, E. 1 –

AVANTGARDE; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET.

155 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.2 und 2.3.4 – terroir (fig.); BGer 4A_648/2010, E. 2.3 – PROLED

(fig.). 156 BGE 129 III 225 – MASTERPIECE. 157 RGKE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT. 158 BVGer B-1561/2011, E. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR; BVGer B-3792/2011, E. 2.5 –

FIDUCIA; BVGer B-4762/2011, E. 3.2 – MYPHOTOBOOK.

159 RKGE MA-AA 03/95, E. 2 – ENTERPRISE. 160 RKGE in sic! 2005, 367 – NETTO.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

122

4.4.5 Slogans

Slogans sind Schlagworte, die insbesondere in der Werbung verwendet werden. Sie werden

zurückgewiesen, wenn sie einzig aus Angaben bestehen, welche:

 Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen (wie beispielsweise deren Art,

Zweckbestimmung oder Wirkungsweise) oder den Unternehmenszweck beschreiben,161

 allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen darstellen,162

 Wörter oder Phrasen, die in der Werbung häufig verwendet werden, einfache

Aufforderungen163 (Kaufaufforderungen oder solche, die in einem direkten

Zusammenhang zu den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen stehen) oder in

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen übliche

Redewendungen darstellen.

Auch Slogans, die ausschliesslich aus einer Kombination der genannten Angaben bestehen,

werden zurückgewiesen.

In den erwähnten Fällen fehlt einem Slogan die konkrete Unterscheidungskraft, da die

Abnehmer darin keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen

erkennen. Slogans dieser Art sind zudem freihaltebedürftig.164

Beispiele:

 BETTER THINGS FOR BETTER LIVING für Arzneimittel (Kl. 5)

 DAS IST FÜR SIE für beliebige Produkte

Als Marken eingetragen werden können Slogans, die blosse Anspielungen enthalten und

deren beschreibender Charakter nur mit besonderer Denkarbeit erkennbar ist, sowie

Slogans, die ein unterscheidungskräftiges Element enthalten.

Beispiel:

 METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR für Treibstoff (Kl. 4)

 KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! (CH 322 804) für Futter für Haustiere (Kl. 31)

161 Vgl. BVGer B-4822/2013, E. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 162 Vgl. BVGer B-464/2014, E. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Vgl. zu allgemeinen

Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisungen auch Ziff. 4.4.3, S. 121. 163 BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

164 Vgl. BVGer B-8240/2010, E. 3.3 und 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; vgl. betr.

reklamehafte Anpreisungen BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

123

4.4.6 Firmen

Die rechtlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Marke in das Markenregister weichen

von jenen betr. die Eintragung einer Firma in das Handelsregister ab,165,166 zumal der

Gebrauch einer Firma, anders als eine Marke, nicht im Zusammenhang mit Waren und

Dienstleistungen steht, sondern einen Hinweis auf einen Unternehmensträger darstellt.167

Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prüft das Institut deren

Eintragungsfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG wie für jedes andere Zeichen.168

Hinweise auf die Gesellschaftsform sowie deren Abkürzungen (beispielsweise AG, GmbH,

Inc. usw.) tragen grundsätzlich nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens bei.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

 SWISS BUSINESS AIRLINE GmbH für Transportdienstleistungen (Kl. 39)

 POMME S.A. für Detailhandel (Kl. 35)

4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern

Domainnamen können als Marken nicht eingetragen werden, wenn ihnen Schutzhindernisse

gemäss Art. 2 MSchG entgegenstehen. Generische Top Level Domains wie .COM, .ORG

oder .NET und nationale Top Level Domains wie .CH, .DE usw. als technisch erforderliche

Endungen einer Internetadresse werden von den Abnehmern auch bei einer Verwendung

zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen als Hinweis auf eine Internetseite der

betr. Art bzw. Nationalität verstanden. Diese (bekannten) Top Level Domains können

insbesondere darauf hinweisen, dass die Waren bzw. Dienstleistungen online bestellt oder

eingesehen werden können. Als banale Angaben sind sie in Alleinstellung nicht schutzfähig

und bewirken im Regelfall auch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben

keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck.169

Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betr. Land170 und werden somit als

geografische Angaben geprüft (vgl. Ziff. 8, S. 166).

Beispiele:

 AUTO.COM ist nicht schutzfähig für Autovermietung (Kl. 39)

 ABC.CH ist für beliebige Produkte und Dienstleistungen nur unter der Voraussetzung

schutzfähig, dass die Bestimmungen der Art. 47 ff. MSchG eingehalten sind

165 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5 – KEYTRADER; BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción;

BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-386/2008, E. 12 – GB; BVGer B-1710/2008, E. 6 –

SWISTEC.

166 Betr. die Prüfung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen

Handelsregisterbehörden unter

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf.

167 Vgl. BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-7408/2006, E. 4.3 – bticino (fig.). 168 BVGer B-386/2008, E. 12.2 – GB; BVGer B-3259/2007, E. 15 – OERLIKON. 169 Vgl. BVGer B-3394/2007, E. 5.8 – SALESFORCE.COM. 170 RKGE in sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

124

Telefonnummern sind grundsätzlich schutzfähig. Eine Ausnahme gilt für Nummern bzw.

Vorwahlen, wie beispielsweise «0800», die aufgrund ihrer Üblichkeit im Geschäftsverkehr

nicht als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden

und freihaltebedürftig sind. Bei der Kombination mit gemeinfreien weiteren Elementen ist die

Eintragungsfähigkeit aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen und insbesondere bei

üblichen Kombinationen zu verneinen.

Beispiel:

 0800PIZZA (ist nicht schutzfähig für Verpflegung (Kl. 43))

4.4.8 Freizeichen

Freizeichen sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die im Lauf der Zeit infolge

ihrer allgemeinen Verwendung im Verkehr zu Gemeingut geworden sind. Die

Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die nur (noch) als beschreibende Hinweise

verstanden werden.171 Das Institut übt Zurückhaltung bei der Beurteilung der Frage, ob ein

Zeichen zum Freizeichen geworden ist und deshalb nicht als Marke eingetragen werden

kann.

Die Rechtsprechung differenziert zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei

registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen,

wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der

Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis

auf die Herkunft der Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb,

sondern als Gemeingut ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes

Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die

Abnehmer, es im Sinne einer beschreibenden bzw. üblichen Bezeichnung verwenden.172

4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind die vorstehend beschriebenen Zeichen, wenn sie

sich in beschreibenden oder üblichen und daher banalen Angaben erschöpfen.173 Sie

können als Marken eingetragen werden, sofern sie (zusätzliche) unterscheidungskräftige

Merkmale aufweisen, welche den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.

Im Einzelnen sind die unter den nachfolgenden Ziffern genannten Kriterien grundsätzlich

geeignet, die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen und das

Freihaltebedürfnis entfallen zu lassen. Zu berücksichtigen sind jeweils alle Umstände des

Einzelfalles. Je beschreibender oder banaler ein Zeichen ist, desto höhere Anforderungen

sind an die weiteren, zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen. Ein Zeichen kann

insbesondere durch das Zusammentreffen mehrerer Kriterien, die für sich alleine genommen

nicht genügen würden, Schutzfähigkeit erlangen.

171 Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.1 – MONTESSORI. 172 Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.3 – MONTESSORI. 173 Vgl. BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

125

4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes

Es genügt, wenn die Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente)

unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist.174 Das Institut trägt aus verschiedenen

Zeichen des Gemeingutes zusammengesetzte Marken ein, sofern die Kombination einen

unterscheidungskräftigen Gesamteindruck ergibt.

4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente

Als Grundsatz gilt, dass Wortkombinationen zurückgewiesen werden, wenn sie vom

Sinngehalt her unmittelbar verständlich und in sprachlicher Hinsicht nicht ausreichend

modifiziert oder ungewöhnlich175 bzw. falsch sind.

Folglich kann ein Zeichen, bestehend aus zwei oder mehreren beschreibenden Elementen,

schutzfähig sein, wenn der Kombination ein von der blossen Summe der Einzelelemente

verschiedener, nicht beschreibender Sinngehalt zukommt.176

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 LIPOLÈVRES (IR 693 436, Kl. 3, 5)

 INFOINVENT (IR 687 583, Kl. 16, 35, 41, 42)

Unterscheidungskräftig können im Weiteren Kombinationen sein, die eine klar erkennbare

sprachliche Unregelmässigkeit aufweisen. Es genügt nicht jede noch so geringe

Abweichung; grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se, dass ein

Zeichen als beschreibende Aussage verstanden wird.177 Auch neue, bisher ungebräuchliche

Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen sofort verständlichen

beschreibenden Sinn ergeben (vgl. Ziff. 4.4.2, S. 113). Das blosse Zusammenschreiben

zweier Begriffe beispielsweise kann ein Zeichen nicht schutzfähig machen.178 Kann ein

Zeichen (namentlich in der visuellen Wahrnehmung oder in der Aussprache179) ohne

Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung

keine besondere Denkarbeit.180 Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge

umgestellt (Inversion), führt dies ebenfalls nicht ohne Weiteres zur Schutzfähigkeit.181

Zeichen, die nicht auf Anhieb als aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt erkannt

werden, sondern vielmehr als einheitliche Begriffe erscheinen, können schutzfähig sein.

174 BGer 4A_528/2013, E. 5.1 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109. 175 Vgl. BVGer B-2225/2011, E. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz. 176 BGer in sic! 2010, 797, E. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.4 –

NOBLEWOOD.

177 BVGer B-283/2012, E. 4.6 – NOBLEWOOD. 178 Vgl. BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER; RKGE in sic! 2004, 220, E. 8 – smartModule

und smartCore. 179 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.4 – KEYTRADER. 180 BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 –

NOBLEWOOD. 181 Vgl. RKGE in sic! 1998, 477, E. 2c – SOURCESAFE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

126

4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen

Buchstaben oder Ziffern

Kombinationen von gemeinfreien Angaben und einfachen Zeichen, nämlich Buchstaben oder

Ziffern, sind grundsätzlich schutzfähig, sofern dem einfachen Zeichen in Bezug auf die

fraglichen Waren und Dienstleistungen kein bestimmter Sinngehalt zukommt. Ist ein

bestimmter Sinngehalt gegeben, gelten die allgemeinen Regeln für die Beurteilung von

Kombinationen beschreibender Elemente (vgl. Ziff. 4.4.9.1.1, oben).

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 WORLDWIDE 9 für Telekommunikation (Kl. 38)

 MASTER B für Fahrzeugzubehör (Kl. 12)

Werden bei der Kombination einer beschreibenden Angabe mit einem Einzelbuchstaben

vom Betrachter die zwei Bestandteile nicht ohne besondere Denkarbeit erkannt, ist für die

Beurteilung von einem einheitlichen Begriff auszugehen.

Ein Zeichen SQUALITY wird beispielsweise grundsätzlich als ein Wort aufgefasst,182

während bei IPUBLISH die Lesart I und PUBLISH naheliegt.183

4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen

Werden bei beschreibenden oder üblichen Angaben Buchstaben oder ganze Silben

weggelassen (Mutilation), geändert oder hinzugefügt (Modifikation), kann dies bewirken,

dass das Zeichen unterscheidungskräftig wird und das Freihaltebedürfnis entfällt.184 Es

genügt nicht jede noch so geringe Abänderung eines Zeichens.185

Massgebend ist, ob die Modifikation oder Mutilation von den betroffenen Verkehrskreisen

erkannt wird und eine so deutliche Abweichung von der korrekten bzw. üblichen

Schreibweise darstellt, dass der Gesamteindruck wesentlich beeinflusst wird (vgl. Ziff. 4.4.9,

S. 124). Ob bei Zeichen, die durch Veränderung eines zum Gemeingut gehörenden

Ausdrucks gebildet wurden, der beschreibende bzw. übliche Charakter oder der

Fantasiegehalt überwiegt, ist gestützt auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles unter

Berücksichtigung des Schriftbildes, der Phonetik und des Sinngehalts zu beurteilen. Der

Gesamteindruck kann beispielsweise durch das Ändern eines einzelnen Buchstabens im

einen Fall stark verändert werden (namentlich bei kurzen Wörtern und in Fällen, wo der

Sinngehalt verändert wird), während er in einem anderen kaum beeinflusst wird. Ein Zeichen

ist somit zurückzuweisen, wenn die im Gesamteindruck stehende Bedeutung eindeutig

182 RKGE in sic! 2001, 131, E. 3 – SQUALITY.

183 RKGE in sic! 2004, 95, E. 4 – IPUBLISH. 184 Betr. die Möglichkeit des Fortbestands der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. c und d

MSchG vgl. Ziff. 3.2, S. 101 sowie die Ausführungen unter Ziff. 5 ff., S. 150 ff. 185 Vgl. BGer 4P.146/2001, E. 2b)aa) – IAM; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer

B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-7427/2006, E. 4.3 – Chocolat Pavot

(fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

127

erkennbar bleibt186 bzw. die Modifikation oder Mutilation den Gesamteindruck nicht

wesentlich verändert.

Modifikationen oder Mutilationen, die üblich (geworden) sind, verleihen einem Zeichen keine

Unterscheidungskraft. Das gilt beispielsweise für folgende Schreibarten: «4» anstatt «for»,

«2» anstatt «to» bzw. «too», «@» anstatt «a» bzw. «at», «XMAS» anstatt «christmas».

Heutzutage ist der Gebrauch von Abkürzungen insbesondere durch die verbreitete

Korrespondenz über E-Mail und SMS gang und gäbe.187

Modifikationen oder Mutilationen, die nur einzelne Buchstaben betreffen, reichen

grundsätzlich nicht aus. BLAK (anstatt «black») für Kohle, DECAP (anstatt «décape») für

Abbeizmittel oder NENDA (anstatt «Nendaz») für Mineralwasser werden zurückgewiesen, da

sich diese Zeichen nur durch einen Buchstaben vom nicht eintragungsfähigen Begriff

unterscheiden und die geänderte Schreibweise auf die Aussprache keinen Einfluss hat.188

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

 COMPUTEACH (CH 598 167, Kl. 9, 16, 38, 41, 42)

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

 SERVICENTER (Kl. 37, 39, 41, 42)

4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele

Eine Häufung sinnverwandter Ausdrücke bzw. die überflüssige Wiederholung eines

beschreibenden Wortsinns (Pleonasmus) kann ein eintragungsfähiges Ganzes bilden (z.B.

ein Zeichen TINIMINI; tiny = winzig, mini = sehr klein).

Von Pleonasmen zu unterscheiden sind Wiederholungen ein und desselben Begriffs. Ist der

wiederholte Begriff in Alleinstellung nicht schutzfähig, ändert daran auch dessen

Wiederholung nichts (z.B. CURRY-CURRY).

Aus beschreibenden Elementen bestehende Zeichen können als Marken geschützt werden,

wenn sie ein klar zutage tretendes und gegenüber der beschreibenden Grundbedeutung

dominierendes Wortspiel enthalten. Eine unwesentliche Doppeldeutigkeit macht ein Zeichen

nicht schutzfähig.

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

 AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, Kl. 32)

4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen

Symbolische Zeichen beschreiben den Kennzeichnungsgegenstand nicht direkt, sondern

mithilfe eines Sinnbildes. Sie sind grundsätzlich als Marken eintragbar, sofern sie nicht im

Verkehr allgemein üblich sind.

186 Vgl. BGer in sic! 2014, 24 ff., E. 2.2 in fine – Ce’Real. 187 BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT. 188 Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.5 – SWISTEC und BGer in sic! 2005, 366, E. 4 – Micropor.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

128

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 LILIPUT (CH 475 970, Kl. 25)

 BLUE WATER (CH 451 907, Kl. 3)

4.4.9.5 Mehrere Sprachen

Beschreibende oder übliche Zeichen mit Bestandteilen aus drei oder mehreren

verschiedenen Prüfungssprachen sind grundsätzlich schutzfähig. Blosse Zweisprachigkeit

macht ein Zeichen i.d.R. nicht unterscheidungskräftig; hingegen kann sie in Kombination mit

weiteren Elementen, z.B. geringfügigen Mutilationen, zu Unterscheidungskraft führen.

Aus einer Fremdsprache stammende Wörter, deren Verwendung in der Schweiz üblich

geworden ist (Lehnwörter, z.B. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), haben auf den

Gemeingutcharakter eines Zeichens grundsätzlich keinen Einfluss.

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:

 FreshDelica (IR 727 588, Kl. 31)

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:

 AQUASWISS

4.5 Einfache Zeichen

4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern

Einfache Zeichen, und als solche grundsätzlich nicht eintragbar, sind insbesondere einzelne

Buchstaben des lateinischen Alphabets (A bis Z) oder einzelne Grundzahlen der arabischen

(0 bis 9) und römischen Zahlenreihe.189 Einzelne Buchstaben und Grundzahlen sind zwar im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen oft nicht beschreibend,

ihnen fehlt aber aufgrund ihrer Banalität die konkrete Unterscheidungskraft. Ausserdem sind

Grundzahlen und Buchstaben in Alleinstellung wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung

dem Verkehr freizuhalten.

4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen

Nicht schutzfähig sind Zeichen, die als Kurzbezeichnungen oder Abkürzungen eine

eigenständige Bedeutung erlangt haben und in Verbindung mit den beanspruchten Waren

und/oder Dienstleistungen beschreibend sind (so z.B. als Mass- oder Typenangaben).190

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

 4WD für Fahrzeuge (4-Rad-Antrieb)

189 BGer 4A_261/2010, E. 2.1 – V (fig.); vgl. auch BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BVGer

B-1580/2008, E. 2.3 – A-Z. 190 BVGer B-6629/2011, E. 4.3 – ASV.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

129

 kp für Messgeräte (Kilopond)

 V8 für Fahrzeuge (8 Zylinder in V-Form)

 M8 für Schrauben (metrisch/8 mm)

Buchstaben- oder Zahlengruppen oder Kombinationen davon sind schutzfähig, wenn sie in

Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine beschreibenden

Angaben oder Abkürzungen darstellen oder keine erkennbare beschreibende Jahreszahl

wiedergeben.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 4×4 (CH 418 344, Kl. 25, allerdings nicht eintragungsfähig für Motorfahrzeuge [Kl. 12])

 PCC (CH 481 135, Kl. 9, 16, 42)

4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen

Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie «ZET» für den Buchstaben «Z» oder

«ACCA» für den Buchstaben «H» in italienischer Sprache, sind unterscheidungskräftig.

Diese Schreibweise ist im täglichen Verkehr auch nicht unentbehrlich.

Unterscheidungskräftig sind grundsätzlich auch Grundzahlen, die in Worten formuliert sind,

wie z.B. «ACHT». Eine Ausnahme besteht dort, wo Grundzahlen in Verbindung mit

bestimmten Waren auch ohne die jeweils relevante Masseinheit als Mengenangabe

betrachtet werden.

4.5.4 Geometrische Figuren

Zu den einfachen Zeichen gehören ferner die einfachen geometrischen Figuren, im

Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis.191 In Alleinstellung sind sie aufgrund

ihrer Banalität nicht unterscheidungskräftig sowie aufgrund ihrer begrenzten Zahl

freihaltebedürftig. Hingegen können einfache geometrische Figuren mit grafischer

Ausgestaltung, Kombinationen von einfachen geometrischen Figuren unter sich oder mit

einfachen Zeichen durchaus schutzfähig sein.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

 CH 484 666, Kl. 42

 IR 879 264 (Kl. 25)

191 BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

130

4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen

Interpunktionen in Alleinstellung gehören zu den einfachen Zeichen und gelten aufgrund

ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig und wegen ihrer zahlenmässigen

Beschränkung als freihaltebedürftig. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-).

Entsprechendes gilt für weitere druckbare Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemäss

ISO-Norm 8859-15 (vgl. den Anhang, S. 250, vgl. zu einfachen Buchstaben und Ziffern

vorstehend Ziff. 4.5.1, S. 128) wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (–)

oder die simple Abbildung eines Sterns (*). Kombinationen solcher einfachen Zeichen unter

sich oder mit anderen einfachen Zeichen, z.B. Buchstaben oder Zahlen, können schutzfähig

sein.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

 (CH 656 895, Kl. 7, 12)192

 1+1 (IR 691 908, Kl. 20)

4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen

4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete

Das Institut trägt Einzelbuchstaben sowie ausgeschriebene Buchstaben fremder Schriften,

z.B. des griechischen Alphabets, ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht

eintragungsfähig ist z.B. der griechische Buchstabe α für Apparate zur Messung von

Alphastrahlen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 GAMMA (CH 630 735, Kl. 9, 42)

 DELTA (CH 658 197, Kl. 35, 41, 45)

In der Schweiz unübliche Schriften (z.B. chinesisch, japanisch oder kyrillisch) werden als

Bildzeichen behandelt und grundsätzlich als unterscheidungskräftig und nicht

freihaltebedürftig erachtet.193 Der Sinngehalt von in unüblichen Schriften gehaltenen Zeichen

wird demgegenüber für die Beurteilung, ob ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder

die guten Sitten verstösst, berücksichtigt (vgl. Ziff. 6, S. 152).

Beispiele:

 CH 463 814, Kl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20

192 Farbanspruch: Dunkelgrau (Anthrazit) PANTONE, PMS 425; Orange PANTONE, PMS 148. 193 Eine Ausnahme besteht für Zeichen, die aufgrund des bilateralen Vertrags über den Schutz von

Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen

der Schweiz und der Russischen Föderation geschützt sind (vgl., Ziff. 8.7.1, S. 185).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

131

 CH 479 392, Kl. 34

4.5.6.2 Monogramme

Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets oder Grundzahlen, die grafisch ausgeprägt,

also als Monogramm oder Signet konzipiert oder mehrfarbig gestaltet sind, sind schutzfähig,

sofern die grafische Ausgestaltung den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.194

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

 CH 498 510, Kl. 16, 28, 35

 CH 452 689, Kl. 37

4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen195 sind kombinierte Wort-/Bildmarken196 nach

dem Gesamteindruck zu prüfen.197

Gemeinfreie Zeichen können mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch

gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden.198 Das

Freihaltebedürfnis entfällt in einem solchen Fall.

Voraussetzung für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den

Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.199 Ob dies der Fall ist, ist ein Ermessensentscheid.

Im Einzelnen gilt, was folgt:

194 Die Gestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen; vgl. BGE 134 III 314, E. 2.5 – M / M-

joy; BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BGer 4A_261/2010, E. 2.2 i.V.m. E. 2.3 – V (fig.). 195 Vgl. Ziff. 3.2, S. 101. 196 Zur Definition vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.2, S. 56.

197 BVGer B-5659/2008, E. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea

PHARMACEUTICA (fig.); RKGE in sic! 2004, 926, E. 3 und 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 198 BGer in sic! 1997, 159, E. 5b – ELLE; BVGer B-1260/2012, E. 5.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer

B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

199 BVGer B-5295/2012, E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); vgl. auch BVGer B-7427/2006, E. 6 –

Chocolat Pavot (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

132

a. Bei der Kombination gemeinfreier Worte, Ziffern oder anderer druckbarer Zeichen mit weiteren Elementen:

 Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen

sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen.200 Das Bundesgericht verlangt in diesem

Zusammenhang «Originalität» der grafischen Darstellung.201

 Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen;202 z.B. sind etikettenhafte

Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen grundsätzlich nicht

geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.203

 Übliche Schriftarten204, regelmässige Handschriften205 und Varianten in der

Gross-/Kleinschreibung206 geben grundsätzlich keine Unterscheidungskraft, ebenso

wenig wie Zusammen-/Getrenntschreibung207 und Interpunktion208 bei Wortmarken.

 Das Hinzufügen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend, üblich oder

banal sind; vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 134) reicht grundsätzlich aus, um die

Unterscheidungskraft bejahen zu können. Dies gilt auch, wenn das Bildelement

ungleich kleiner als das Wortelement ist, solange es den Gesamteindruck wesentlich

beeinflusst.

 Eine grössere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.209

b. Bei der Kombination gemeinfreier Bildmotive mit weiteren Elementen:

 Sofern unterscheidungskräftige Elemente auf gemeinfreien Motiven (vgl. dazu Ziff. 4.7,

S. 134) angebracht sind, ist ihr Einfluss auf den Gesamteindruck in analoger

Anwendung der in Ziff. 4.12.5.1, S. 143 angeführten Kriterien zu bewerten.

Insbesondere sind Elemente unbeachtlich, die im Vergleich zum Motiv zu klein sind, um

den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.

 Eine grössere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.

200 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.); BVGer

B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.). 201 BGer 4A_528/2013, E. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer

4A_261/2010, E. 2.1 und 2.3 – V (fig.).

202 BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer 4A_261/2010,

E. 2.2 f. – V (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2.3 – GlobalePost (fig.). 203 BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 204 Z.B. Computerschriften, vgl. BVGer B-55/2010, E. 3.1 – G (fig.). 205 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 – terroir (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 und 5.4 – Chocolat Pavot

(fig.) II; B-7427/2006, E. 5 – Chocolat Pavot (fig.).

206 BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce’Real; vgl. auch BVGer B-2999/2011, E. 9 – DIE POST; BVGer

B-6352/2007, E. 9 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 5 – SMArt. 207 BVGer B-5274/2009, E. 4.2 – SWISSDOOR; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer

B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER.

208 Vgl. BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce’Real; RKGE in sic! 2001, 738, E. 2 – Expo.02. 209 Zum Ungenügen eines einfachen Farbanspruchs vgl. BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

133

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

 CH 661 953, Kl. 16, 25, 41

 CH 504 137, div. Klassen

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

Farbanspruch: Gold

IR 866 199 Kl. 29, 32210

Farbanspruch: Rot (Pantone 186, RAL 3027), Grau (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), Weiss

CH 56867/2011, Kl. 3, 5, 10, 16, 35, 41,

42, 44211

 CH 54082/2006, Kl. 29-33212

Farbanspruch: Blau

Farbanspruch: Gelb

CH 7299, 7300/2001, Kl. 1, 39213

210 BGer 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.). 211 BVGer B 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.). 212 BGer in sic! 2010, 907 – terroir (fig.). 213 RKGE in sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

134

Farbanspruch: Blau (Pantone 294)

CH 2755/2005, Kl. 5214

4.7 Bildmarken

Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen

Elementen.215

Beispiel für schutzfähiges Zeichen:

 CH 489 939 Kl. 35, 36, 42

Bildzeichen, bestehend aus zwei- oder dreidimensionalen Darstellungen, können gleich wie

Wortzeichen als beschreibende Hinweise auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie

beansprucht werden, wahrgenommen werden.216 Im Gemeingut stehen übliche bzw.

naheliegende bildliche Darstellungen (z.B. die naturgetreue Wiedergabe) insbesondere

– der Ware oder ihrer Verpackung,

– eines Teils derselben (z.B. der Oberflächengestaltung in Form eines Musters217),

– der sonstigen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (z.B. der angewendeten

Technik218, der Zweckbestimmung, der Destinatäre oder des Verkaufsortes).

Schutzfähig, d.h. unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig, sind diejenigen

Bildzeichen, die sich entweder in der Art ihrer grafischen Ausgestaltung genügend von

banalen bildlichen Darstellungen abheben219 oder deren Gegenstand (Motiv) genügend von

214 BVGer B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 215 Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8×8 cm begrenzten Musterung

bestehen. Die nachfolgend angeführten Grundsätze können auch auf Zeichen Anwendung finden, bei

denen das abgebildete Motiv mit Wort- oder Zahlenelementen versehen ist. 216 Vgl. BVGer B-6203/2008, E. 3.2 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III. 217 BVGer B-2655/2013, E. 5 – Wiener Geflecht (Bildmarke); RKGE in sic! 2005, 280, E. 7 –

Karomuster (Bildmarke); vgl. zu Mustern Ziff. 4.10, S. 138.

218 BVGer B-2713/2009, E. 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): das weit verbreitete Symbol für

«Universal Serial Bus» (USB)- und «wireless»-Technik beschreibt den möglichen Anwendungsbereich

der Waren und Dienstleistungen.

219 Vgl. BVGer B-2713/2009, E. 2 und 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): Das Bildzeichen ist

nicht unterscheidungskräftig ausgestaltet.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

135

den banalen Formen bzw. Motiven des entsprechenden Waren- oder

Dienstleistungssegments abweicht.220

Besteht das Zeichen aus Elementen, die keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen

aufweisen, indem sie weder beschreibend noch üblich sind, ist es grundsätzlich

eintragungsfähig. Dies gilt insbesondere für Zeichen, die aus der Kombination221 grafischer

Elemente bestehen, ohne als Ausschnitt aus einer Verzierung und damit als Muster (vgl.

dazu Ziff. 4.10, S. 138) zu erscheinen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

CH 592 766, Kl. 30. Das Zeichen erschöpft sich nicht in

einer naturgetreuen, banalen Darstellung der Ware

selbst, sondern weist zusätzliche Elemente auf

(«Eiswürfel», Beleuchtung, Wassertropfen).

CH 684 344, Kl. 11, 30 und 43: Das Zeichen weicht

durch das Element der wimpelförmigen Tropfen

ausreichend von der banalen Darstellung einer

Darreichungsform ab.

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

 IR 690 455, Kl. 3222

220 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton (Bildmarke). In diesem Zusammenhang kommen die für

die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.12, S. 140) analog zur

Anwendung; vgl. BVGer B-1920/2014, E. 3.2 – Nilpferd (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 –

Wireless USB-Symbol (Bildmarke); BVGer B-6203/2008, E. 3.2 und 4 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.

221 Betr. die Gemeingutzugehörigkeit von einfachen geometrischen Figuren vgl. Ziff. 4.5.4, S. 129. 222 RKGE in sic! 2003, 498 – Waschmitteltablette (Bildmarke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

136

IR 744 631, Kl. 20, 24223. Das Zeichen zeigt einen

Ausschnitt eines banalen Karomusters. Im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren fehlt

dem Zeichen die Unterscheidungskraft.

IR 1 064 983, Kl. 3, 20, 21.224 Das Zeichen zeigt einen

Ausschnitt aus einem banalen Muster, das dem sog.

«Wiener Geflecht» entspricht. Im Zusammenhang mit

bestimmten Waren der Kl. 3, 20 und 21 (kosmetische

Produkte, Kosmetikaccessoires und Möbel) fehlt dem

Zeichen die Unterscheidungskraft.

4.8 Piktogramme

Piktogramme sind stilisierte bildliche Darstellungen, die Informationen oder

Orientierungshilfen vermitteln. Sie können insbesondere über die Verwendung oder die

Zweckbestimmung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen informieren (z.B.

Recycling-Piktogramme). Nicht unterscheidungskräftig sind Zeichen, deren Ausgestaltung

sich auf die reine Informationsvermittlung beschränkt, oder Zeichen, die von üblichen

Darstellungsvarianten nicht genügend abweichen.

Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:

Das Zeichen hebt sich nicht genügend von den

üblicherweise für Verpflegungsdienstleistungen

verwendeten Piktogrammen ab.

4.9 Akustische Marken

Es können verschiedene Kategorien akustischer Zeichen unterschieden werden: die

menschliche Sprache, musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen225 sowie

Mischformen davon.

Akustische Zeichen werden als Marken eingetragen, wenn sie unterscheidungskräftig und

nicht freihaltebedürftig sind. Musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen sind unter

223 RKGE in sic! 2005, 280 – Karomuster (Bildmarke). 224 BVGer B-2655/2013 – Wiener Geflecht (Bildmarke). 225 Da Geräusche nicht in Notenschriften dargestellt werden können, erlangen sie gegenwärtig aufgrund der ungenügenden grafischen Darstellbarkeit den Markenschutz nicht (vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.3, S. 57).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

137

anderem dann nicht originär unterscheidungskräftig, wenn den Melodien, Tönen oder

Geräuschen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein

beschreibender Sinngehalt zukommt (z.B. Motorengeräusch für PKW) oder sie in diesem

Zusammenhang gebräuchlich sind (z.B. ein bekanntes Weihnachtslied für

Christbaumschmuck). Bei Kombinationen von Melodien mit Gesang oder gesprochenem

Text ist der Gesamteindruck massgebend.

Betr. die formellen Voraussetzungen an die Hinterlegung einer akustischen Marke vgl. Teil 2,

Ziff. 3.2.3, S. 57. Betr. die Markenfähigkeit einer Melodie vgl. Ziff. 2, S. 99.

B. Nicht konventionelle Zeichen

Im Unterschied zu den konventionellen Zeichen fällt bei den nicht konventionellen das

Zeichen vielfach mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammen.

Dies gilt insbesondere bei Waren- und Verpackungsformen, Farben und Mustern sowie bei

der Bewegung eines Objekts, das mit der beanspruchten Ware identisch ist.

Obwohl für alle Markentypen die gleichen Kriterien betr. Beurteilung der konkreten

Unterscheidungskraft gelten,226 kann es schwieriger sein, bei einem Zeichen, das mit dem

äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfällt, die

Unterscheidungskraft nachzuweisen als bei einem Wort- oder Bildzeichen.227 Während die

Abnehmer gewohnt sind, dass Marken aus Wörtern oder Bildern bestehen, gilt dies nicht in

gleichem Mass für nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster.228

Werden z.B. die Form eines Bürostuhls, eine Farbe oder ein Muster als Marken für

Büromöbel beansprucht, so erkennt der Abnehmer in diesen Zeichen a priori die Form, die

Farbe oder die Oberflächengestaltung der Büromöbel, nicht aber eine Marke. Nur wenn ein

Zeichen über seine technische oder ästhetische Funktion hinaus vom Abnehmer unmittelbar

als betrieblicher Herkunftshinweis (vgl. Ziff. 2, S. 99) wahrgenommen wird, ist es originär

unterscheidungskräftig.229

Die Prüfung der Unterscheidungskraft von nicht konventionellen Zeichen erfolgt anhand

eines Vergleichs mit der oder den banalen Waren- oder Oberflächengestaltungen des

beanspruchten Warensegments (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 109). Unterscheidungskraft besitzen nur

diejenigen Zeichen, die auffällig von banalen Waren- und Oberflächengestaltungen des

entsprechenden Produktsegments abweichen.230 Aufgrund der im beanspruchten

Warensegment üblicherweise verwendeten Form- oder Oberflächengestaltungen sind

226 Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-2418/2014,

E. 3.5 – Bouton (Bildmarke). 227 Vgl. BGer 4A_374/2007, E. 2.5 – Praliné (dreidimensionale Marke), wo festgehalten wird, dass es

nicht zu beanstanden, sondern richtig ist, wenn für die entsprechende Prüfung die Kriterien gewählt

werden, die der Art des Zeichens angemessen sind. 228 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke). 229 Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.4 mit Hinweisen – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

230 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III

547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

138

gedanklich eine oder mehrere banale Gestaltungen zu definieren. Je grösser die

Gestaltungsvielfalt ist, desto mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal.231

Aus der Tatsache, dass sich ein Zeichen von existierenden Gestaltungen unterscheidet,

kann nicht direkt auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft geschlossen werden.232

Jede Gestaltung, die sich durch neue oder leicht abgeänderte Elemente von bestehenden

Gestaltungen des gleichen Produktsegments abhebt, kann von den Abnehmern bei genauer

Betrachtung von den «alten» Gestaltungen unterschieden werden. Mit anderen Worten

individualisieren zwar neue Gestaltungen oder Gestaltungselemente wie Formen, Farben

oder Muster eine Ware; dies sagt jedoch noch nichts über die originäre Unterscheidungskraft

einer bestimmten Gestaltung aus (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 143).

Bei Zeichen, die mit dem äusseren Erscheinungsbild oder einer Funktion (Bewegungsmarke)

der beanspruchten Waren zusammenfallen, ist auch nach intensivem Gebrauch vielfach

zweifelhaft, ob diese Zeichen überhaupt als Marke wahrgenommen werden. Vielmehr

erkennen die angesprochenen Abnehmer die Form der Ware oder Verpackung, deren

Funktion oder Ausstattung.233 Dass das Institut aufgrund dieser Sachlage bei nicht

konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel für

die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet, schliesst die Berücksichtigung

von Gebrauchsbelegen nicht von vornherein aus.234

4.10 Muster

Ein Muster ist eine sich grundsätzlich unlimitiert wiederholende Verzierung.

Die nachfolgenden Grundsätze gelten für Zeichen, die als Ausschnitt aus einer solchen

Verzierung erscheinen.235 Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme,

dass das Muster die Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren

Verpackung darstellt. Entsprechend werden die Abnehmer in einem Muster in erster Linie

das äussere Erscheinungsbild der beanspruchten Waren erkennen und keinen betrieblichen

Herkunftshinweis.

Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist, wie

bei Textilien, Kleidern, Möbeln oder Modeaccessoires. Bei Mustern, die für diese

Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originäre Unterscheidungskraft nur selten

gegeben. Schutzfähig sind Muster, die genügend von den im betroffenen Warensegment

231 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 133 III 342,

E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

232 BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 233 Vgl. für Waren- bzw. Verpackungsformen BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale

Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke). 234 Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202.

235 Dies gilt ungeachtet dessen, ob diese Zeichen im Markeneintragungsgesuch als «Bildmarken»

bezeichnet werden. vgl. dazu die in Ziff. 4.6, S. 131 angeführten Beispiele.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

139

üblichen und somit banalen Gestaltungen abweichen.236 Mustern, die so komplex sind, dass

sie nicht wiedererkannt werden können, fehlt die (abstrakte) Unterscheidungskraft.

Soweit Muster für Dienstleistungen beansprucht werden, wird die Eintragungsfähigkeit

basierend auf der Annahme beurteilt, dass das Muster als Oberflächengestaltung namentlich

in der Korrespondenz (etwa auf Briefköpfen), auf Rechnungen, Internetseiten, Enseignes

oder in der Reklame verwendet wird. Auch in diesem Zusammenhang werden Muster in

erster Linie als dekorative Elemente wahrgenommen; die Unterscheidungskraft wird anhand

eines Vergleichs mit üblichen bzw. banalen Mustern ermittelt.

Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches

Gutachten als geeignetstes Beweismittel.237

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

 Kl. 20 (Möbel), 24 (Textilstoffe)

 Zwei weitere Beispiele finden sich in Ziff. 4.6 S. 131.

4.11 Farbmarken

Eine (abstrakte) Farbmarke wird ausschliesslich durch eine Farbe oder Farbkombination

gebildet. Beansprucht wird Markenschutz für die Farbgebung als solche.

Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass die Farbe die

Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt.

Insofern als bei der Farbmarke das Erscheinungsbild der Ware bzw. Verpackung und das

Zeichen miteinander verschmelzen, ist die Wahrnehmung durch die Abnehmer eine andere

als bei Zeichen, bei denen der Kennzeichnungsgegenstand vom Kennzeichen verschieden

ist (vgl. lit. B, S. 137). Zudem besitzt der grösste Teil der Waren oder der Verpackungen

naturgemäss eine Farbe, die in erster Linie der ästhetischen oder funktionellen Gestaltung

dient. In Bezug auf Dienstleistungen gilt dies sinngemäss. Haben auch Dienstleistungen als

solche naturgemäss keine Farbe, so werden doch Farben im Dienstleistungsbereich in den

verschiedensten Formen verwendet.238 Die Abnehmer sind somit im Wirtschaftsverkehr

ständig mit Farben aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch

Farbkombinationen verwendet werden); sie erkennen in Farben oder Farbkombinationen

grundsätzlich keinen betrieblichen Herkunftshinweis, da sich die Hauptfunktion von Farben in

236 In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken i.e.S.

geltenden Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 143) analog zur Anwendung. Gemäss BVGer B-2655/2013, E. 3.6,

E. 5.5.1 – Flächenmuster ist die Gemeinfreiheit insbesondere danach zu beurteilen, ob im

beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Muster bekannt bzw. üblich sind, von

denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalität abhebt.

237 Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202. 238 Vgl. in diesem Zusammenhang RKGE in sic! 2002, 243, E. 2 und 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

140

aller Regel in ästhetischen Zwecken erschöpft und somit der Funktion einer Marke

grundsätzlich entgegensteht.

Die Unterscheidungskraft einer Farbe oder Farbkombination kann nur dann bejaht werden,

wenn sich die Farbe genügend von den banalen Farben des entsprechenden Waren- bzw.

Dienstleistungssegments abhebt. Werden im betroffenen Segment unterschiedlichste Farben

verwendet, gilt entsprechend eine Vielzahl von Farben als banal.

Es besteht zudem ein Bedürfnis der Wirtschaftsteilnehmer, ihre Produkte farblich zu

gestalten bzw. Farben im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu

verwenden. Es liegt im Interesse der Konkurrenz, dass die Verfügbarkeit von Farben nicht

übermässig eingeschränkt wird. An Farben und Farbkombinationen besteht demnach ein

erhebliches Freihaltebedürfnis.

Eine Farbe oder Farbkombination als solche kann sich im Verkehr als Marke durchsetzen,

sofern sie nicht einem absoluten Freihaltebedürfnis untersteht.239 Da Farben im

Wirtschaftsleben äusserst üblich sind und auch nach längerem Gebrauch auf dem Markt

noch als ästhetisches Element und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst

werden, sind die Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung hoch. Betr. Geltendmachung

der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als

geeignetstes Beweismittel.240

Beispiele (durchgesetzte Marken):

 Farbe GELB241 (CH 496 219), Kl. 36 (Zahlungsverkehr, Kontoführung), 39 (Brief- und

Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und

abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetriebe nach Fahrplan)

 Farbe Zink-Gelb RAL 1018 (CH 612 176), Kl. 7 (Hochdruckreinigungsgeräte)

4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)

4.12.1 Begriff

Zwei verschiedene Arten dreidimensionaler Marken werden unterschieden:

Die dreidimensionale Marke i.e.S. besteht aus einer dreidimensionalen Waren- oder

Verpackungsform oder aus einem Teil derselben. Das Zeichen und der

Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen.242

239 Ein absolutes Freihaltebedürfnis ist beispielsweise gegeben bei Farben, welche die natürliche

Farbe der beanspruchten Produkte darstellen (z.B. die Farbe Rot für Tomaten), oder welche für die

betreffenden Produkte gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Rot für Handfeuerlöscher). 240 Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202. 241 RKGE in sic! 2002, 243 – Farbe Gelb (Farbmarke).

242 Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 –

Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

141

Beispiel:

CH 541 393, Kl. 29 (u.a. Milch, Milchprodukte)

Bei dreidimensionalen Marken i.w.S. sind Kennzeichnungsgegenstand und Zeichen nicht

identisch.243 Sie bestehen entweder unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware und

können entsprechend von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt

werden244 (z.B. Mercedes-Stern), oder aber sie werden nicht für Waren, sondern für

Dienstleistungen beansprucht.

Beispiel:

CH 634 580 (Kl. 36)

4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S.

Unter die dreidimensionalen Marken i.w.S. fallen z.B. räumlich gestaltete Wörter,

Buchstaben, Zahlen oder bildliche Darstellungen (Reliefs, Figuren, geometrische Körper).

Diese Zeichen werden grundsätzlich wie zweidimensionale Zeichen geprüft und gehören

zum Gemeingut, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und

Dienstleistungen beispielsweise ausschliesslich aus beschreibenden oder üblichen Angaben,

oder aus banalen, einfachen Raumformen (geometrische Körper wie Kugeln, Prismen,

Würfel usw.) bestehen bzw. sich hiervon nicht ausreichend unterscheiden.

Zu dreidimensionalen Marken i.w.S. gehören auch Formen, welche für Dienstleistungen

geschützt werden sollen. Verkörpert die Form einen Gegenstand, um den es bei der

Erbringung der Dienstleistung geht (z.B. ein Auto für die Vermietung von Fahrzeugen) oder

der dabei üblicherweise zum Einsatz kommt (z.B. eine Schere für Dienstleistungen eines

Friseursalons), bringt das Institut im Rahmen von Art. 2 lit. a MSchG analogieweise die für

dreidimensionale Marken i.e.S. geltenden Grundsätze (vgl. Ziff. 4.12.3, S. 142, Ziff. 4.12.5,

S. 143 und Ziff. 4.12.5.2 S. 147) zur Anwendung.

Der Gemeingutcharakter eines dreidimensionalen Zeichens i.w.S. beurteilt sich nach Art. 2

lit. a MSchG; Art. 2 lit. b MSchG findet keine Anwendung.245

243 Die dreidimensionalen Marken i.w.S. werden der Einfachheit halber im Zusammenhang mit den

nicht konventionellen Zeichen dargestellt. Dreidimensionale Marken i.w.S. gehören im Gegensatz zu

den dreidimensionalen Marken i.e.S. zu den konventionellen Zeichen. 244 Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 –

Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke). 245 A.M. BVGer B-5456/2009, E. 2.4, 5 und 6.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

142

4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S.

Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und

Kennzeichnungsgegenstand zusammen (vgl. lit. B, S. 137). Entsprechend schwierig ist es,

die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen. Bei der

Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder

Verpackungsform und deren Teilen grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der

Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis.246 Die Gestaltung

einer Waren- oder Verpackungsform ist denn auch in erster Linie auf die Erfüllung

funktionaler oder ästhetischer Kriterien ausgerichtet und nicht darauf, als betrieblicher

Herkunftshinweis zu dienen.247 Nur wenn eine hinterlegte Form über ihre funktionalen oder

ästhetischen Merkmale hinaus als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft dient, ist

sie unterscheidungskräftig im Sinne des Markenschutzgesetzes.

Dreidimensionale Marken i.e.S. werden sowohl auf den Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. a

als auch auf die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG geprüft. Liegt kein

Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. b MSchG vor, bleibt stets der Gemeingutcharakter der

hinterlegten Form gemäss Art. 2 lit. a MSchG zu prüfen.

4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG

Gemäss Art. 2 lit. b sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und technisch

notwendige Waren- und Verpackungsformen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen.

Eine Waren- oder Verpackungsform, die unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG

fällt, kann nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangen.

4.12.4.1 Wesen der Ware

Das Wesen der Ware stellen Warenformen dar, deren wesentliche Formmerkmale sich aus

rein generischen Formelementen des entsprechenden Warensegments zusammensetzen.

Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 lit. b MSchG sind bei der Markenprüfung die Elemente

einer Ware festzulegen, die spezifisch Produkte der entsprechenden Gattung

charakterisieren. Falls Warenformen über die wesensbedingten Formelemente hinaus

ästhetisch ausgestaltet sind, machen sie grundsätzlich nicht mehr das Wesen der Ware aus.

Warenformen, die nur minimale Abweichungen von rein generischen Formelementen des

entsprechenden Produktsegments aufweisen, fallen auch unter den Ausschlussgrund Wesen

der Ware.

Als Wesen der Ware zurückgewiesen wird z.B. ein schlichter, «nackter» Ring ohne jegliche

Ausgestaltung, beansprucht für Fingerringe, oder ein einfacher runder Ball, beansprucht für

Spielbälle.

246 BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 3.5 –

Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-498/2008, E. 2.1 – Sprühflasche (dreidimensionale

Marke). 247 BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

143

Insbesondere Verpackungsformen für Waren, die an sich keine eigene feste Form haben

(z.B. Flüssigkeiten, Pulver, gasförmige Stoffe), fallen ebenfalls unter den Ausschlussgrund

Wesen der Ware, falls ihre wesentlichen Merkmale aus rein generischen Formelementen

bestehen.248 An solchen Verpackungsformen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis.

4.12.4.2 Technisch notwendige Form

Sowohl die Form der Ware selbst als auch die Form ihrer Verpackung können technisch

notwendig sein. Eine Form ist dann als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG

anzusehen, wenn den Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art zur Erfüllung der

gleichen technischen Wirkung überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder

eine Formalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet

werden kann.249 Keine zumutbaren Gestaltungsalternativen sind gegeben, wenn die

Konkurrenten auf die naheliegendste bzw. am besten geeignete Form verzichten und eine

weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten

verbundene Lösung wählen müssten.250

Weist eine Waren- oder Verpackungsform neben technisch notwendigen Elementen eine

ästhetische Gestaltung auf, so ist der Tatbestand nicht erfüllt. Technisch notwendige Formen

mit minimalen ästhetischen Ausgestaltungen fallen allerdings noch unter den

Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG.

Von der technischen Notwendigkeit gemäss Art. 2 lit. b MSchG ist die technisch bedingte

Warenform zu unterscheiden, die bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss

Art. 2 lit. a MSchG berücksichtigt wird (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 143).

4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)

4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze

Als Gemeingut gelten neben einfachen geometrischen Grundelementen insbesondere

Waren- oder Verpackungsformen, die weder in ihren Elementen noch in deren Kombination

vom Erwarteten und Gewohnten bzw. vom banalen Formenschatz abweichen und daher

mangels «Originalität» im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben.251 Mit anderen

Worten gehört eine Form dann nicht zum Gemeingut, wenn sie sich auffällig von den im

248 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2 – Lindor-Kugel (dreidimensionale

Marke) und BGE 131 III 121, E. 3.2 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).

249 Vgl. BGer in sic! 2006, 666, E. 2.3 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke). 250 Vgl. BGer 4A_20/2012, E. 2 f. – Lego II (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 514, E. 3.2.1 f. –

Lego (dreidimensionale Marke); BGE 131 III 121, E. 3.1 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale

Marken).

251 BGer 4A_466/2007, E. 2.1 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 3.3 –

Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

144

beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment banalen Formgestaltungen abhebt252

(vgl. lit. B, S. 137) und dadurch von den betroffenen Verkehrskreisen im Sinne eines

Herkunftshinweises verstanden wird.253

In diesem Sinne sind bei der Markenprüfung zuerst, gestützt auf die im beanspruchten

Waren- bzw. Dienstleistungssegment254 üblicherweise verwendeten Formen255 gedanklich

eine oder mehrere banale Waren- bzw. Verpackungsformen zu definieren. Bei dieser

Definition der banalen Waren- bzw. Verpackungsform spielt die Formenvielfalt im

betreffenden Segment eine wesentliche Rolle.256 Denn bei grosser Formenvielfalt ist es

schwieriger, eine nicht banale Form zu schaffen, die von den Abnehmern nicht nur als

Variante einer der gewöhnlichen Formen,257 sondern als betrieblicher Herkunftshinweis

erachtet wird.258 Dementsprechend gilt eine Vielzahl von Formen bzw. Formelementen als

banale Gestaltung, wenn im jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsbereich eine grosse

Formenvielfalt herrscht.259

Anschliessend ist die Abweichung der hinterlegten Form von der oder den banalen Waren-

bzw. Verpackungsformen des entsprechenden Segments zu beurteilen, wobei der

Gesamteindruck der hinterlegten Form zu würdigen ist.260 Dabei gilt, dass die Unüblichkeit

einer Form (weil sie auf dem Markt neu ist bzw. nur durch ein Unternehmen verwendet wird)

deren Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht ausschliesst.261 Denn entscheidend ist nicht, dass

sich die zu beurteilende Form von ihren Konkurrenzprodukten bzw. den von konkurrierenden

Dienstleistungsanbietern verwendeten Formen unterscheidet.262 Massgebend ist einzig, dass

die Abweichung von dem im betreffenden Segment üblichen Formenschatz derart auffällig,

unerwartet oder ungewöhnlich ist, dass die Form von den Abnehmern als betrieblicher

252 Vgl. für die Formenvielfalt bei Warenformen BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 –

Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale

Marke). 253 Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke) und RKGE in sic!

2005, 471, E. 6 – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).

254 Es kann aufgrund der massgebenden Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise und der Natur

der betroffenen Waren erforderlich sein, einen weiter gefassten Warenbereich zugrunde zu legen; vgl.

BVGer B-1360/2011, E. 6.1 f. – Flaschenhals (dreidimensionale Marke).

255 Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). Im Zeitpunkt des

Entscheids auf dem Markt erhältliche Nachahmungen sind mit einzubeziehen (BVGer B-1165/2012,

E. 5.4 – Mischgerätespitzen [dreidimensionale Marken]). 256 Betr. das Vorgehen zur Ermittlung des Formenschatzes vgl. Ziff. 3.11, S. 108.

257 BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 258 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-1920/2014,

E. 5.4 – Nilpferd (Bildmarke). 259 Vgl. RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 mit Hinweisen – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke). 260 BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831,

E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale

Marke). 261 BGer in sic! 2007, 831, E. 5.2 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 2.2 –

Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.8 – Mischgerätespitzen

(dreidimensionale Marken). 262 BVGer B-2828/2010, E. 4.1 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

145

Herkunftshinweis verstanden wird.263 Eine nur individuelle und erinnerbare Form werden die

massgebenden Verkehrskreise i.d.R. nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der

entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen.264 So kann auch eine unübliche

Formgebung funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch Gebrauchszweck)

und/oder von ästhetischen Überlegungen geprägt sein und somit lediglich als rein

dekoratives bzw. als technisches Element verstanden werden. Solche Formen sind banal.

Als banal gelten auch Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass

sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Formen).

Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemäss den

allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ziff. 3, S. 100) dessen Wahrnehmung durch die

angesprochenen Abnehmerkreise. Nur wenn Letztere beim unbefangenen Betrachten einer

Waren- oder Verpackungsform neben deren funktionalen oder ästhetischen Aspekten auch

einen betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, kann die Form als Marke geschützt

werden.

Betr. Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 11.3.2, S. 203.

Beispiele schutzfähiger Zeichen:

 IR 801 959, Kl. 33 (alkoholische Getränke)

 CH 618 695, Kl. 29 und 30

263 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; BVGer B-8515/2007, E. 2.1 ff. –

Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). Vgl. auch BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl

(dreidimensionale Marke) und BVGer B-5456/2009, E. 2.3 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke),

wo eine auffällige Unterscheidung von sämtlichen im betroffenen Segment üblichen Formen und ein

langfristiges Haftenbleiben in der Erinnerung gefordert wird. 264 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

146

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:

 Kl. 20 (Verpackungsbehälter aus Kunststoff)265

 Kl. 30 (Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen)266

 Kl. 29 (u.a. Fischereierzeugnisse, Fertiggerichte)267 und

43 (Verpflegung von Gästen, Catering)268

 Kl. 18 (u.a. Lederwaren, Handtaschen)269

265 BGE 133 III 342 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). 266 BGer 4A_374/2007 – Praliné (dreidimensionale Marke). 267 BGer 137 III 403 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 268 BVGer B-6313/2009 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 269 RKGE in sic! 2004, 98 – Handtasche (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

147

 Kl. 9 (u.a. Radios)270

 Kl. 16 (Zigarettenschachteln); Kl. 34 (u.a. Zigaretten)271

4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen

zweidimensionalen Elementen

Bei gemeinfreien Formen, die mit zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen,

bildlichen Darstellungen, Farben) kombiniert sind, kann der Ausschlussgrund des

Gemeinguts nur dann entfallen, wenn die zweidimensionalen Elemente weder beschreibend

noch funktional sind und sich – soweit eine grafische bzw. farbliche Gestaltung infrage steht

– von der Gestaltungsvielfalt im betroffenen Warenbereich ausreichend abheben.272

Vorausgesetzt ist im Weiteren, dass die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck

wesentlich beeinflussen.273 Es ist daher nicht ausreichend, dass diese bloss in irgendeiner

Weise sichtbar auf der banalen Form angebracht sind; vielmehr müssen sie bei einer

Gesamtbetrachtung des Zeichens auf den ersten Blick gut erkennbar sein.274

Unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente, die im Vergleich zur Form entweder zu

klein sind275 oder sich an ungewohnter Stelle befinden, sind nicht geeignet, dem hinterlegten

Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen.

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

270 RKGE in sic! 2006, 33 – Radiogehäuse (dreidimensionale Marke). 271 BGer in sic! 2006, 666 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke). 272 Vgl. BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2.5 – Schokoladekugeln (dreidimensionale Marken); BGer in sic!

4/2000, 286, E. 3c – runde Tablette (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.7 –

Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken); BVGer B-498/2008, E. 4.2 – Behälter

(dreidimensionale Marken). In der Rechtsprechung wird in diesem Zusammenhang darauf abgestellt,

ob die nicht unterscheidungskräftigen Elemente auf überraschende bzw. originelle Art und Weise

kombiniert sind.

273 BVGer B-6203/2008, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III. 274 Vgl. BVGer B-7379/2006, E. 4.4 – Leimtube (dreidimensionale Marke). 275 BVGer B-2676/2008, E. 6.2 – Flasche (dreidimensionale Marke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

148

 IR 847 313, Kl. 9, 11, 16

 IR 879 107, Kl. 29

Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:

CH 55569/2004, Kl. 29, 30 (der kaum erkennbare

Schriftzug «Bonne Maman» beeinflusst den

Gesamteindruck ungenügend; das Karomuster

ist nicht unterscheidungskräftig).276

4.13 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement,

an immer derselben (Waren-)Position und in immer konstanten Grössenverhältnissen

auftretend. Die Position alleine ist nicht schutzfähig, die Kombination von Zeichen und

Position kann jedoch im Gesamteindruck Unterscheidungskraft haben.

Durch die Positionierung auf dem Produkt fällt bei der Positionsmarke das zu schützende

Zeichen mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Es ist grundsätzlich

zweifelhaft, ob die Abnehmer im Zeichen lediglich ein reines Zier- oder technisches Element

erkennen oder ob sie aufgrund der fest definierten Gestaltung und Position auf der Ware

auch einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft sehen. Die Unterscheidungskraft ist bei

Zeichen gegeben, die sich nicht in einer beschreibenden oder banalen Angabe erschöpfen

und sich von den banalen Ausstattungen des betroffenen Warensegments genügend

abheben.277

Eine Positionsmarke ist auch für Dienstleistungen denkbar, sofern sie auf einem Gegenstand

angebracht ist, mittels dessen die Dienstleistung erbracht wird. Diesfalls kommen die

vorstehend angeführten Grundsätze mutatis mutandis zur Anwendung, und die Frage der

276 BVGer B-7401/2006 – Verpackung (dreidimensionale Marke).

277 In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden

Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 143) analog zur Anwendung.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

149

Unterscheidungskraft ist in Bezug auf den fraglichen Gegenstand und die betroffene

Dienstleistung zu prüfen.

Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann eine Positionsmarke für Waren nur für die

im Zeichen dargestellte Warenart beansprucht werden (zu den formellen Erfordernissen betr.

die Markenhinterlegung vgl.Teil 2, Ziff. 3.2.8, S. 59).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:

CH 585 153 (Farbanspruch: Schwarz, Gold, gelb)

Kl. 29, 30

4.14 Bewegungsmarken

Das Schutzobjekt besteht aus einem Bewegungsablauf.

Problematisch in Bezug auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit sind Zeichen, die in der

Bewegung eines Objekts bestehen. Ist das Objekt mit der beanspruchten Ware identisch,

fallen das Zeichen (die Bewegung) und die beanspruchte Ware zusammen; beispielsweise

bei der Öffnungsbewegung einer Autotür. Die Abnehmer werden in dieser Bewegung in

erster Linie eine (technische) Funktion der Ware und keinen betrieblichen Herkunftshinweis

erkennen. Die Unterscheidungskraft kann nur bejaht werden, wenn das Zeichen von einer für

das beanspruchte Warensegment banalen Bewegung klar abweicht. Als banal gelten

Bewegungen, die von den angesprochenen Konsumenten als technisch oder funktional

bedingt wahrgenommen werden. Eine banale Bewegung wird i.d.R. auch freihaltebedürftig

sein. Problematisch sind im Weiteren Bewegungszeichen, wenn das Objekt, das die

Bewegung ausführt, zwar nicht mit den betroffenen Waren identisch ist, aber als Bild- oder

dreidimensionale Marke gleichwohl nicht eintragungsfähig wäre (vgl. Ziff. 4.7, S. 134, Ziff.

4.12.2, S. 141 und Ziff. 4.12.5, S. 143).

Bewegte, zweidimensionale Grafiken stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; für die

Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7, S. 134 verwiesen werden.

In formeller Hinsicht wird neben der bildlichen Darstellung der einzelnen Bewegungsschritte

eine Beschreibung verlangt, welche die zeitliche Abfolge der Bilder festlegt (vgl. auch Teil 2,

Ziff. 3.2.9, S. 59).

Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:

CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte Bemerkung: «Die

Marke besteht aus einer animierten, 2 Sekunden

dauernden Sequenz von Bildern, die mit einem

Kleeblattlogo beginnt, welches sich kontinuierlich in ein

Strichmännchen, welches zuerst mit waagrechten Armen

auf beiden Beinen steht und zum Schluss das linke Bein

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

150

anwinkelt und den rechten Arm hebt, wobei es ein

lachendes Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und

letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug angefügt,

dem ersten ‹klee blatt›, dem letzten ‹Coaching für junge

Erwachsene›.»

4.15 Hologramme

Die Holografie ermöglicht die Speicherung und Wiedergabe des räumlichen Bildes eines

oder mehrerer Gegenstände. Je nach Blickwinkel sind der dreidimensionale Charakter eines

Gegenstands oder verschiedene Ansichten, Gegenstände oder Elemente ersichtlich.

Wie bei Wort-, Bild- und kombinierten Wort-/Bildmarken sind die Abnehmer gewohnt, dass

Marken aus Hologrammen bestehen können. Entsprechend beurteilt sich auch der

Gemeingutcharakter nach den für diese Zeichentypen geltenden Grundsätzen (vgl. Ziff. 4.4,

S. 113, Ziff. 4.6, S. 131 und Ziff. 4.7, S. 134).

Betr. formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammmarke vgl. Teil 2, Ziff.

3.2.5, S. 58.

4.16 Sonstige Markentypen

Aufgrund des weiten Markenbegriffs von Art. 1 MSchG sind weitere Markentypen denkbar,

so z.B. Geruchs- und Geschmacksmarken oder Tastmarken. Diesen Markentypen steht

zurzeit die fehlende grafische Darstellbarkeit entgegen (Art. 10 MSchV; vgl. Teil 2, Ziff. 3.2,

S. 55). Auf die Darstellung der materiellen Voraussetzungen für die Bejahung der

Schutzfähigkeit wird deshalb verzichtet.

5. Irreführende Zeichen

5.1 Allgemeines

Art. 2 lit. c MSchG schliesst irreführende Zeichen vom Markenschutz aus. Ob ein Zeichen

irreführend ist, beurteilt sich aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise; entscheidend ist

grundsätzlich, ob der Sinngehalt erkannt wird.278 Nach der Praxis des Instituts ist die Gefahr

der Irreführung i.d.R. nur dann gegeben, wenn aufgrund der beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen ausgeschlossen ist, dass das Zeichen korrekt benutzt werden kann.

Ein Zeichen wird somit grundsätzlich nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich

irreführend ist (vgl. Ziff. 5.2, unten).

In Bezug auf Herkunftsangaben gilt in Anwendung des nationalen Rechts (Art. 47 MSchG

i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG) eine abweichende Praxis, welche zusätzlich u.a. von den

relevanten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens gestützt wird (vgl. Ziff. 8.6.1, S. 179). In

diesem Zusammenhang wird nicht auf die Möglichkeit einer korrekten Benutzung abgestellt,

278 Vgl. Ziff. 3.2, S. 101.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

151

sondern muss jegliche Möglichkeit der Irreführung der Abnehmer ausgeschlossen werden.

Folglich werden Zeichen, die Herkunftsangaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen

bestehen, nur mit einer Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

auf die entsprechende Herkunft eingetragen (vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184).

5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr

Offensichtlich irreführend ist ein Zeichen, wenn es bei den Abnehmern bestimmte

Erwartungen weckt, welche angesichts der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen

zwingend nicht erfüllt werden können.279, 280

Beispiele:

 Ein Zeichen mit dem Wortelement CAFÉ wird als offensichtlich irreführende Angabe für

Kaffeeersatz zurückgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 64 Verordnung

des EDI über alkoholfreie Getränke [insbesondere Tee, Kräutertee, Kaffee, Säfte, Sirupe,

Limonaden], SR 817.022.111). Hingegen wird ein solches Zeichen für Oberbegriffe wie

Kakao zugelassen, weil hierunter nach der Systematik der Klassifikation von Nizza auch

solche Getränke fallen, die nicht ausschliesslich aus Kakao bestehen und somit auch

Kaffee enthalten können.

 Ein Zeichen mit den Wortelementen ZITRONE oder ORANGE oder entsprechenden

Abbildungen wird für Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer wegen

Irreführungsgefahr zurückgewiesen, weil jene nicht aromatisiert sein oder

Fruchtsaftanteile enthalten dürfen (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 13 und Art. 22

i.V.m. Art. 2 der Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwässer, SR

817.022.102).

 Zeichen mit dem Bestandteil BIO werden für synthetische Waren als irreführend

zurückgewiesen, für landwirtschaftliche Produkte hingegen ohne Weiteres zugelassen.

 Zeichen, die einen klar erkennbaren Hinweis auf Gold enthalten (z.B. GOLDEN RACE),

werden für mit Gold plattierte Waren als offensichtlich irreführend zurückgewiesen.281

Keine Irreführungsgefahr besteht bei diesen Zeichen nur für solche Waren, die aus Gold

sein können, namentlich Uhren, Schmuckwaren, Füllfederhalter und Kugelschreiber oder

Geschirr. Ebenfalls keine Irreführungsgefahr besteht, wenn der Hinweis in Bezug auf die

beanspruchten Waren symbolisch und daher fantasievoll erscheint.

 Nicht schutzfähig sind Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung,

Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder die den

Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind (Art. 10 Abs. 2 lit.

c LGV, vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165). Auf dieser Grundlage werden Elemente wie MED und

279 Vgl. BGer in sic! 2007, 274, E. 4.3 – Champ. 280 Es existieren verschiedene spezialgesetzliche Bestimmungen, welche Verbote der Benutzung

irreführender Angaben in Verbindung mit gewissen Waren enthalten. Werden die verpönten Begriffe

ausdrücklich genannt, greift zusätzlich der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes

Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG (vgl. Ziff. 7.5, S. 165). 281 BGer in PMMBl 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

152

PHARM für Getränke der Klassen 32 und 33 und allgemein für Lebensmittel282 als

irreführend zurückgewiesen. Keine Irreführungsgefahr besteht nur für Waren mit

medizinischer oder therapeutischer Wirkung, namentlich solche der Klassen 3 und 5.

 Marken für alkoholische Getränke mit mehr als 1,2 Volumenprozent dürfen keine

Angaben enthalten, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen (Art. 10

Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV). Zeichen, die solche Angaben enthalten (wie

«stärkend», «kräftigend», «energiespendend», «für die Gesundheit», «tonisch» oder

«Vitamin»), werden als irreführend zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165).

 Das Element LIGHT inklusive seiner Übersetzungen ist für alkoholische Getränke

irreführend. Die Ausnahme von dieser Regel gilt für Bier, da bei Unterschreiten eines

bestimmten Prozentsatzes an Alkoholgehalt von Gesetzes wegen die Möglichkeit der

Bezeichnung als «Leichtbier» vorgesehen ist (Art. 43 Abs. 3 der Verordnung des EDI

über alkoholische Getränke, SR 817.022.110).

 Zeichenelemente wie «light» oder «mild» werden im Weiteren gemäss Art. 17 TabV für

Tabakerzeugnisse wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5, S.

165).

5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs

Der Gebrauch eines Zeichens, das bei den Abnehmern irreführende Vorstellungen über die

gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen hervorrufen kann, beseitigt die

Täuschungsgefahr grundsätzlich nicht. Allerdings kann eine Angabe unter bestimmten

Umständen ihren irreführenden Charakter verlieren. Das ist der Fall, wenn sie durch

intensiven Gebrauch ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt hat, die im

Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Irreführungen praktisch

ausgeschlossen werden können («secondary meaning»). Sofern der Hinterleger diese

Entwicklung mit geeigneten Mitteln (vgl. Ziff. 8.6.2, S. 181) glaubhaft macht, kann das

Zeichen als Marke eingetragen werden.

Beispiel:

CH 351 861, Kl. 29, 32

6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen

Art. 2 lit. d MSchG schliesst unter anderem Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die

öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen.283 Die Beurteilung dieser Begriffe

erweist sich in der Praxis als schwierig. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht

jede Gesetzesverletzung einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung darstellt und sich

das Verständnis der guten Sitten im Lauf der Zeit erheblich verändert. Andererseits ist es

282 Tierfutter fällt nicht unter den Begriff der Lebensmittel; vgl. die Definition in Art. 3 LMG. 283 Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.101.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

153

nicht einfach, sittliche Werte klar und eindeutig zu definieren. Für die Beurteilung, ob ein

Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst, sind auch

Fremdwörter sowie der Sinngehalt von Zeichen, die in für die Schweiz unüblichen Schriften

gehalten sind, zu berücksichtigen.

Als gegen die öffentliche Ordnung verstossend werden Zeichen zurückgewiesen, die gegen

wesentliche Grundsätze des schweizerischen Rechts verstossen. Ordnungswidrig sind

beispielsweise Zeichen, welche das Empfinden ausländischer Staatsangehöriger verletzen,

das Ansehen der Schweiz herabmindern oder die diplomatischen Beziehungen stören

könnten. Hierzu werden Zeichen gezählt, die geeignet sind, die schweizerischen

Landesinteressen zu beeinträchtigen. Auch die Verwendung der Namen von

Magistratspersonen oder bekannten Politikern oder Politikerinnen in einer Marke wird ohne

Einverständnis des bzw. der Berechtigten als gegen die öffentliche Ordnung verstossend

betrachtet. Solche Namen werden deshalb nicht zur Eintragung als Marke zugelassen. Diese

Einschränkung gilt i.d.R. bis ein Jahr nach Aufgabe des entsprechenden Amtes.

Sittenwidrig sind z.B. Zeichen, die einen rassistischen, religionsfeindlichen bzw. das religiöse

Empfinden verletzenden oder sexuell anstössigen Inhalt haben.284 Für die Beurteilung der

Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend. Zeichen, die das

sozialethische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter Bevölkerungskreise

verletzen, verstossen gegen diese Gesetzesbestimmung, wobei auch auf in der Schweiz

lebende Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist.285

Bei Zeichen, die das religiöse Empfinden tangieren können, kommt es auf die Sicht eines

durchschnittlichen Angehörigen der betroffenen Religionsgemeinschaft an.286 Es werden nur

solche Zeichen mit religiösem Inhalt zurückgewiesen, welche ein zentrales Motiv der

betroffenen Religion bzw. den Namen einer wichtigen Figur verwenden. Ist dies der Fall, liegt

die Sittenwidrigkeit grundsätzlich unabhängig von den beanspruchten Waren oder

Dienstleistungen in der Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung, welche eine

Verletzung des religiösen Empfindens der betroffenen Religionsangehörigen bewirken

kann.287 Ausnahmen sind denkbar, wenn das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen

beansprucht wird, die einen religiösen Bezug aufweisen, oder wenn die Abnehmer an die

wertneutrale Verwendung religiöser Motive für entsprechende Waren oder Dienstleistungen

ausserhalb des religiösen Bereichs gewöhnt sind. Traditionell gebräuchlich ist beispielsweise

die Verwendung der Namen katholischer Heiliger für alkoholische Getränke288 oder religiöser

Symbole für Schmuckwaren.

Beispiele:

 ordnungswidrige Zeichen: «Didier Burkhalter» oder «Barack Obama» (ohne

Einverständnis der Berechtigten), «11th September 2001».

284 BVGer B-438/2010, E. 3.1 – BUDDHA BAR. 285 BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); RKGE in sic! 2001, 34, E. 7 – SIDDHARTA. 286 BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.). 287 BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-438/2010, E. 3.1 und 6.2 – BUDDHA BAR. 288 BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

154

 sittenwidrige Zeichen: MOHAMMED für alkoholische Getränke, BUDDHA BAR u.a. für

CDs, DVDs, Unterhaltung, Musikdarbietungen.289 SIDDHARTA für Fahrzeuge,

Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gästen.290

Schutzfähige Zeichen:

 CH 667 807, Kl. 14, 18, 25

 CH 505 111, Kl. 39, 41, 43, 44

7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen

7.1 Allgemeine Bemerkungen

Der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d

MSchG greift bei Zeichen, die mit landesrechtlichen Vorschriften einerseits und/oder den

internationalen, staatsvertraglich begründeten Verpflichtungen der Schweiz andererseits in

Konflikt stehen.

Auf der Grundlage der Bestimmung von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVÜ kann eine Verletzung

geltenden Rechts gegenüber einer international registrierten Marke nur dann als

Schutzverweigerungsgrund angeführt werden, wenn gleichzeitig ein Verstoss gegen die

öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt.291

Zurückgewiesen werden sowohl Zeichen, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder

staatsvertraglich ausdrücklich untersagt ist.292 als auch Zeichen, welche Angaben enthalten

oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Benutzung aufgrund landesrechtlicher

oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist.293

Bei der Prüfung der Frage, ob ein Zeichen einen Bestandteil enthält, dessen Benutzung

aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist, ist einzig

der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der

289 BVGer B-438/2010 – BUDDHA BAR. 290 RKGE in sic! 2001, 34 – SIDDHARTHA. 291 BGE 135 III 648, E. 2.2 – UNOX (fig.). 292 Vgl. Ziff. 7.2 bis 7.4, S. 154 ff. Vgl. weiter auch das Internationale Übereinkommen zum Schutz

von Pflanzenzüchtungen (SR 0.232.163), das die Eintragung einer geschützten Sortenbezeichnung

als Marke ausschliesst. 293 Vgl. Ziff. 7.5, S. 165.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

155

Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung grundsätzlich nicht

ausschlaggebend;294 sie werden jedoch im Rahmen der Prüfung bestimmter von der

Rechtsprechung anerkannter Ausnahmekonstellationen berücksichtigt, in denen weitere,

schutzfähige Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des

fraglichen Elements führen können295 und somit bewirken, dass dieses nicht in der

geschützten Bedeutung erkennbar ist.

7.2 Wappenschutzgesetz

Das Wappenschutzgesetz (WSchG) verbietet die Eintragung verschiedener öffentlicher

Hoheitszeichen und amtlicher Bezeichnungen als Marken. Soweit die Eintragung gemäss

WSchG zulässig ist, beanspruchen ergänzend die in Ziff. 8, S. 166 zu Herkunftsangaben

festgehaltenen Grundsätze betr. Art. 2 lit. a und c MSchG Geltung.

7.2.1 Öffentliche Zeichen der Schweiz

Mit der «Swissness»-Gesetzgebung erfährt das WSchG eine Totalrevision. Das

Schweizerkreuz darf von jedermann für Waren und Dienstleistungen schweizerischer

Herkunft verwendet und entsprechend auch als Markenbestandteil eingetragen werden.

Verboten ist demgegenüber die Eintragung von Zeichen als Marken oder Markenbestandteil,

deren Gebrauch nach den Art. 8 bis 13 WSchG unzulässig ist. Vom Eintragungsverbot sind

Zeichen ausgenommen, für die das EJPD oder die zuständigen kantonalen Behörden ein

Weiterbenützungsrecht erteilt haben (Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Art. 35 Abs. 2 und 4 WSchG).

7.2.1.1 Wappen

Das Schweizerwappen ist ein Schweizerkreuz in einem Dreieckschild (Art. 2 WSchG und

Anhang I des Wappenschutzgesetzes). Das Schweizerkreuz ist ein im roten Feld aufrechtes,

freistehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als

breit sind (Art. 1 WSchG).

Das Schweizerwappen, die Wappen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden, die

charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen im Zusammenhang mit einem

Wappenschild sowie die mit ihnen verwechselbaren Zeichen dürfen nicht als Marke bzw.

Markenbestandteil eingetragen werden.296 Davon ausgenommen ist die Eintragung als

Marke durch das Gemeinwesen, zu dem diese Zeichen gehören (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 8

Abs. 1 WSchG). Das Eintragungsverbot umfasst auch die Wortzeichen, die sich auf das

Schweizerwappen oder das Wappen eines Kantons, Bezirks, Kreises oder einer Gemeinde

beziehen (z.B. «Schweizer Schild» oder «Berner Wappen») oder die damit verwechselbar

294 BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 295 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.). 296 Das Eintragungsverbot gilt auch in den Fällen, in denen Art. 8 Abs. 4 und 5 WSchG den Gebrauch

zulassen (Abs. 4 nennt die Fälle, in denen der Gebrauch der Wappen nach Art. 8 Abs. 1 WSchG

durch andere Personen als das berechtigte Gemeinwesen zulässig ist (Bst. a bis f); gemäss Abs. 5

können die Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden den Gebrauch ihrer Wappen durch andere

Personen auch in weiteren Fällen vorsehen; vgl. auch Swissness-Botschaft, S. 8629 bis 8631).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

156

sind (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 2 WSchG). Diese Bestimmung ist beschränkt auf

Wappen, erstreckt sich aber nicht auf die charakteristischen Bestandteile der

Kantonswappen, sodass sprachliche Anspielungen auf diese Bestandteile, wie «Basler

Stab», «Uri Stier» oder «Berner Bär», zulässig sind.

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen des Gemeinwesens:

CH 683 143, Kl. 35, 39, 40, 41, hinterlegt durch die

Stadt Bern

7.2.1.2 Amtliche Bezeichnungen

Verboten ist die Eintragung amtlicher Bezeichnungen in Alleinstellung (z.B.

«Eidgenossenschaft», «Bund», «Kanton», «kantonal», «Gemeinde», «kommunal») und mit

diesen verwechselbarer Ausdrücke. Neben den amtlichen Bezeichnungen im engeren Sinn

sind auch Bezeichnungen oder Ausdrücke geschützt, die auf eine amtliche Tätigkeit oder

eine hoheitliche Funktion schliessen lassen (z.B. «Polizei»). Erfolgt die Anmeldung durch

das Gemeinwesen oder durch Personen, die eine behördliche oder behördennahe Tätigkeit

ausüben, wird die Eintragung gewährt (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 WSchG).

Wird demgegenüber eine amtliche Bezeichnung in Verbindung mit anderen Wort- oder

Bildelementen verwendet, kann sie eine vollkommen andere Bedeutung erhalten und wird in

dieser Form nicht mehr als Hinweis auf eine Behörde verstanden. In entsprechender

Kombination kann es sein, dass die geschützten Bezeichnungen nicht mit dem Staat oder

seinen Organen in Verbindung gebracht werden und auch nicht auf Beziehungen zu den

Behörden hinweisen (z.B. «Eidgenössisches Turnfest» oder «Eidgenössisches Schwing- und

Älplerfest», da in diesen beiden Kombinationen dem Begriff «Eidgenössisch» eine

Bedeutung zukommt, die nicht auf eine angeblich amtliche Beziehung zum Gemeinwesen

hinweist). Hier gilt der allgemeine Vorbehalt, dass ein Zeichen nicht irreführend297 sein,

gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen darf (Art.

14 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 WSchG).

7.2.1.3 Fahnen und andere Hoheitszeichen

Die Fahnen und die anderen Hoheitszeichen der Eidgenossenschaft (namentlich das

Schweizerkreuz), der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie damit verwechselbare

Zeichen dürfen als Markenbestandteil eingetragen werden, es sei denn, das Zeichen ist

irreführend298 oder verstösst gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes

297 Gemäss Art. 9 Abs. 3 WSchG ist eine Eintragung irreführend, falls die amtliche Bezeichnung

fälschlicherweise mit dem Staat und seinen Organen in Verbindung gebracht wird und/oder auf

Beziehungen mit den Behörden hinweist. Zur Irreführungsgefahr vgl. auch Swissness-Botschaft,

S. 8631. 298 Zur Irreführungsgefahr vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632 bis 8633.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

157

Recht299 (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 WSchG). Insbesondere müssen für eine Eintragung als

Marke die Voraussetzungen von Art. 2 lit. c MSchG in Bezug auf die Irreführung über die

geografische Herkunft erfüllt sein (Art. 13 WSchG); d.h., das Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis muss entsprechend eingeschränkt werden (vgl. Ziff. 8.6.6, S.

184).

7.2.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen

Nationale Bild- und Wortzeichen, die sich auf nationale Symbole wie Wahrzeichen,

Heldengestalten, Stätten oder Denkmäler der Schweiz300 beziehen, dürfen von jedermann

frei gebraucht werden und Bestandteil einer Marke sein. Das Zeichen darf allerdings nicht

irreführend301 sein und nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes

Recht verstossen (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 11 WSchG).

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

CH 678 250, Kl. 30, 32, 43, eingetragen mit

Einschränkung der Waren auf

schweizerische Herkunft und negativem

Farbanspruch hinsichtlich des Kreuzes.

7.2.2 Öffentliche Zeichen des Auslandes

Wappen, Fahnen und andere Hoheitszeichen oder mit ihnen verwechselbare Zeichen sowie

Bild- und Wortzeichen ausländischer Staaten dürfen nur zugunsten des Staates als Marke

oder Bestandteil davon eingetragen werden, zu dem sie gehören (Art. 17 i.V.m. Art. 15 Abs.

1 WSchG). Eine Ausnahme besteht dann, wenn das berechtigte Gemeinwesen302 eine

Ermächtigung erteilt hat (Art. 16 Abs. 1 WSchG). Der Nachweis der Ermächtigung kann

insbesondere mittels Einreichen einer Kopie der entsprechenden Bescheinigung über die

Eintragung des Zeichens als Marke im «Ursprungsland» (Art. 16 Abs. 2 lit. a WSchG) oder

durch ein anderes gleichwertiges Dokument der zuständigen ausländischen Behörde

erbracht werden (Art. 16 Abs. 2 lit. b WSchG).

299 Zum Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten und das geltende Recht vgl.

Swissness-Botschaft, S. 8633 bis 8634. 300 Für Beispiele vgl. Swissness-Botschaft zu Art. 7 WSchG, S. 8627. 301 Betrifft die geografische Irreführungsgefahr. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8634.

302 Die Eintragung einer EU-Gemeinschaftsmarke gilt nicht als Ermächtigung eines berechtigten

Gemeinwesens.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

158

7.2.3 Prüfung der Verwechselbarkeit

7.2.3.1 Allgemeine Grundsätze

Das Eintragungsverbot gilt auch für Zeichen, die mit den gemäss Wappenschutzgesetz

geschützten Hoheitszeichen verwechselt werden können. Die schweizerische Regelung geht

weiter als die Mindestanforderungen von Art. 6ter Abs. 1 lit. a PVÜ. Diese Bestimmung

verpflichtet die Verbandsländer, die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen

staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von diesen eingeführten amtlichen Prüf-

und Gewährzeichen und -stempel sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinne als

Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Marken zurückzuweisen oder für

ungültig zu erklären.303 Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz

Stilisierung bzw. Abänderung des geschützten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den

Charakter einer Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches

Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den

Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt. Die schweizerische

Wappenschutzgesetzgebung verbietet indessen nicht nur die Eintragung von

Nachahmungen im heraldischen Sinne, sondern die Eintragung «verwechselbarer Zeichen»

schlechthin. Dadurch sollen ohne Rücksicht auf den heraldischen Charakter diejenigen

Kunstgriffe verhindert werden, bei denen sich die Nachahmer allenfalls damit begnügen

würden, die geschützten Zeichen nur unbedeutend, aber doch so weit ausreichend

abzuändern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.

Die Abänderung des geschützten Hoheitszeichens bzw. seiner wesentlicher Bestandteile

kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn das Zeichen nicht mehr mit dem

geschützten Hoheitszeichen in Verbindung gebracht wird. Bei häufig verwendeten

Wappenmotiven reichen schon geringe Unterschiede in der Darstellung, um eine

Verwechslungsgefahr auszuschliessen.304

Beispiele für schutzfähige Zeichen:

CH 585 008 (keine Verwechslungsgefahr mit der

Staatsflagge Österreichs)

303 Dies sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben. 304 BGer 4A_101/2007, E. 4.2 – Doppeladler: «Das in beiden Zeichen enthaltene Motiv des

Doppeladlers ist zunächst – insbesondere als Bildmotiv in Wappen – notorisch derart verbreitet, dass

regelmässig schon eher geringe Unterschiede in der Darstellung die Gefahr der Verwechslung

verringern.»

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

159

CH 598 185 (genügende Abänderung des Adlers

des deutschen und des österreichischen

Wappens)

IR 994 062 (Da der Löwe ein übliches

Wappenmotiv darstellt, kann der vorliegende

Zeichenbestandteil nicht eindeutig einem

Wappen zugeordnet werden. Zudem genügende

Abänderung des Löwen der geschützten

Hoheitszeichen der deutschen Bundesländer

Saarland und Rheinland-Pfalz, des

österreichischen Bundeslandes Salzburg und

des Staatswappens von Senegal).

Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:

 IR 1 026 289 (Verwechslungsgefahr mit der

Staatsflagge Italiens)

IR 1 161 192 (Verwechslungsgefahr mit der

Staatsflagge und dem Wappen Italiens)

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens mit einem geschützten

Hoheitszeichen ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des

Zeichens sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich nicht zu berücksichtigen.

Anders als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäss Art. 2 lit. a

MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang

grundsätzlich nicht auf den Gesamteindruck abgestellt.305 Ob der fragliche

Zeichenbestandteil neben anderen grössere oder geringere Bedeutung hat, ist unerheblich;

es genügt, dass er tatsächlich und erkennbar vorhanden ist. Jedoch ist auch vom

Bundesgericht anerkannt, dass die weiteren Zeichenelemente im Einzelfall zu einem

305 BGE 80 I 58, E. 2, a.M. RKGE in sic! 2002, 855, E. 3 f. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); vgl. zur

insoweit übereinstimmenden Rechtslage im Anwendungsbereich des Rotkreuzgesetzes BGE 134 III

406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

160

Bedeutungswandel führen können.306 Sofern dieser offensichtlich ist und dazu führt, dass der

fragliche Zeichenbestandteil gar nicht mehr als eines der gesetzlich geschützten

Hoheitszeichen erkannt wird, greift das Eintragungsverbot nicht. Dies gilt auch bei Zeichen,

die ein Kreuz in Kombination mit weiteren Elementen enthalten: Wenn aufgrund des

Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare

Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich») zukommt, und somit keine

Gedankenverbindung zum (Schweizer)Kreuz hervorgerufen wird, liegt mit Letzterem keine

Verwechslungsgefahr vor.

Beispiel für ein ohne Einschränkung der Warenliste schutzfähiges Zeichen:

CH 685 544 (Farbanspruch: Rot [CMYK-Wert:

15/100/100/0], Weiss)

Unter das Eintragungsverbot fällt auch die schwarz-weisse Wiedergabe eines farbigen

Hoheitszeichens, die das Hoheitszeichen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil

erkennen lässt.

Für die Verwechslungsgefahr mit einem nach Art. 8 WSchG geschützten Wappen ist

entscheidend, ob eine Form verwendet wird, die von den Konsumenten noch als Wappen

aufgefasst wird.307 Auch das Verbot, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen

als Marken für Private einzutragen, bezieht sich auf die wesentlichen Wappenbestandteile in

ihrer charakteristischen Ausführung (wie beispielsweise den stehenden Appenzeller Bären,

den schreitenden Berner Bären oder den steigenden Thurgauer Löwen) im Zusammenhang

mit einem Wappenschild, nicht aber auf das blosse Motiv (Bär, Löwe).308 Sobald der fragliche

Bestandteil eines Zeichens nicht auf ein konkretes öffentliches Wappen hinweist bzw. von

den Konsumenten nicht mehr als Wappen erkannt wird, ist eine Verwechslungsgefahr zu

verneinen und das Zeichen kann als Marke eingetragen werden.

306 Vgl. BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.) für das NZSchG und BGE 134 III 406, E. 5.3 – VSA

VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 307 Da das Schweizerwappen und die Schweizerfahne das gleiche Motiv zum Gegenstand haben – ein

aufrecht stehendes weisses Kreuz in einem roten Feld –, muss bei der Beurteilung der

Verwechselbarkeit dieser beiden Zeichen eine sinnvolle und nachvollziehbare Abgrenzung gemacht

werden können. Ausgangspunkt für eine solche Abgrenzung bildet der Wappenschild (vgl. Swissness-

Botschaft, S. 8622 und 8628). 308 Auch hier ist diese Präzisierung nötig, weil die prägenden Bestandteile der Kantonswappen auch in

den entsprechenden Kantonsfahnen enthalten sind. Damit wird ein Widerspruch zu Art. 10 WSchG

vermieden. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8628.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

161

7.2.3.2 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs

7.2.3.2.1 Beim Schweizerwappen

Die Charakterisierung des Schweizerwappens als Schweizerkreuz in einem Dreieckschild

(Art. 2 und 1 WSchG) sowie die Tatsache, dass für den Durchschnittskonsumenten der

Bezug zwischen dem Schweizer.Kreuz und den Farben Rot und Weiss offensichtlich ist,

führt dazu, dass ein Kreuz, welches in anderen Farben dargestellt wird, oder ein weisses

Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem Schweizerkreuz verwechselt wird.309 Die

Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz kann somit durch einen positiven (z.B.

grünes Kreuz) oder negativen Farbanspruch («das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder

in Weiss auf rotem Grund noch in Rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu

Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden

Farbe wiedergegeben») ausgeschlossen werden.310 Ein Farbanspruch „schwarz/weiss“ ist

nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerwappen zu beseitigen, da es

sich dabei um eine übliche Darstellung des Schweizerwappens handelt, wenn keine Farben

verwendet werden311.

Ebenso wird durch einen positiven oder negativen Farbanspruch die geografische

Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG, die mit einem mit dem Schweizerkreuz

verwechselbaren Zeichenelement einhergeht, beseitigt (vgl. Ziff. 7.2.1.3, S. 156).

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

CH 566 939, Kl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25

(Farbanspruch: Weiss, Blau)

7.2.3.2.2 Bei ausländischen Hoheitszeichen

Wenn das ausländische Hoheitszeichen nur in bestimmten Farben geschützt ist, kann die

Verwechselbarkeit mit dem geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch

einen positiven oder negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen

Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die

Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)

mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss im Einzelfall so formuliert werden, dass eine

Gefahr der Verwechslung mit einem konkreten ausländischen Hoheitszeichen

ausgeschlossen werden kann. Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die

einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems

und ist daher unzulässig.

309 RKGE in sic! 1999, 36, E. 6 – CERCLE+. 310 Diese Formulierung schliesst somit auch eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen des Roten

Kreuzes aus; vgl. Ziff. 7.3, S. 162. 311 Siehe Swissness-Botschaft S. 8628.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

162

7.2.4 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen

Das Institut führt ein elektronisches Verzeichnis der öffentlichen Zeichen der Schweiz und

der öffentlichen Zeichen, die ihm ausländische Staaten mitgeteilt haben

(Art. 18 Abs. 1 WSchG und Art. 3 WSchV). Das Verzeichnis wird elektronisch veröffentlicht

(Art 18 Abs. 2 WSchG) und ist unter https://www.ige.ch/juristische-

infos/rechtsgebiete/marken.html abrufbar.

7.3 Schutz des Roten Kreuzes

Das Bundesgesetz betr. den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des

Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 die Eintragung von Marken

aus, deren Gebrauch nach den Bestimmungen des Rotkreuzgesetzes unzulässig ist. Dies

betrifft das Zeichen des Roten Kreuzes oder die Worte «Rotes Kreuz» oder «Genfer Kreuz»

oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort (dies betrifft sowohl Waren- wie

auch Dienstleistungsmarken; siehe hierzu auch Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Entsprechendes gilt

für die Zeichen des roten Halbmondes, des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem Grund

und den «Roten Kristall»312 sowie für die Worte «Roter Halbmond», «Roter Löwe mit Roter

Sonne» und «Schutzzeichen des dritten Protokolls» oder «Roter Kristall» (Art. 12 des

Rotkreuzgesetzes). Gemäss Rechtsprechung ist ein rotes Kreuz bzw. ein roter Halbmond in

jeder beliebigen Form und Farbnuance auf einem beliebigen weissen Grund geschützt.313

Diese Zeichen stehen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben, weshalb die

Verwechslungsgefahr (wie beim Schweizerkreuz) durch einen speziellen Farbanspruch

ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 7.2.3.1, S. 161). Das Rotkreuzgesetz untersagt die

Verwendung der geschützten Zeichen als Bestandteil einer Marke grundsätzlich ohne

Rücksicht darauf, welche Bedeutung ihnen zusammen mit anderen Elementen der Marke

zukommt und welche Waren oder Dienstleistungen mit der Marke gekennzeichnet werden

sollen.314 Betr. die Prüfung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausführungen in Ziff. 7.2.3,

S.158 verwiesen. Bei Zeichen, die neben einem Kreuz weitere Elemente enthalten, greift das

Eintragungsverbot nicht, wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem

Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich»)

zukommt und somit keine Gedankenverbindung zu einem (Roten) Kreuz hervorgerufen wird.

312 Das Schutzzeichen des dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer

Abkommen.

313 BGE 134 III 406, E. 3 und 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER

AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 2.3.2, 3.4 – Roter Halbmond (Bildmarke);

vgl. auch BGE 140 III 251, E. 5.3.1 betr. die Löschung der Marke CH 472 632 pmc chantepoulet

permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

314 BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.);

BVGer B-3304/2012, E. 3.3 – Roter Halbmond (Bildmarke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

163

Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:

CH 464 394, Kl. 41, 42 (Farbanspruch: Grün)

7.4 Internationale Organisationen

Staatliche Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährszeichen und

-stempel) der Mitgliedstaaten sind gemäss Art. 6ter PVÜ vor Nachahmung geschützt und

dürfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke315 oder als Bestandteile solcher eingetragen

noch kennzeichenmässig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen

(Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler

Organisationen (Art. 6ter Abs. 1 lit. b PVÜ). Art. 6ter PVÜ ist eine Bestimmung des

Markenrechts, die den Schutz öffentlicher Interessen zum Ziel hat. Es gilt, die staatlichen

Hoheitszeichen bzw. die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen vor

der Benutzung bzw. Rufausbeutung durch Einzelne zu schützen.

In Ausführung der internationalen Verpflichtungen erliess die Schweiz das Bundesgesetz

zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und

anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23). Art. 6 dieses Gesetzes

verbietet die Eintragung von Marken, welche die Namen, Abkürzungen (Sigel), Wappen,

Flaggen und andere Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen oder damit

verwechselbare Zeichen enthalten, die der Schweiz von der Weltorganisation für geistiges

Eigentum (OMPI) mitgeteilt und veröffentlicht worden sind (Art. 1, 2, 3 und 4 NZSchG).316

Das Institut führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher

Organisationen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der

Website des Instituts zu finden (www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html).

Eine Ausnahme vom Verbot der Markeneintragung besteht dann, wenn bei Kennzeichen der

Vereinten Nationen der Generalsekretär der Vereinten Nationen bzw. bei Kennzeichen der

Spezialorganisationen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher

Organisationen die dafür zuständigen Stellen die Markeneintragung des geschützten

Kennzeichens ausdrücklich erlaubt haben.

Art. 6ter PVÜ gewährt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in

verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das NZSchG.317 So bleibt

beispielsweise den Verbandsländern aufgrund der ausdrücklichen Regelung von Art. 6ter

315 Für die Mitgliedstaaten des Singapur TLT ist die Anwendung von Art. 6ter PVÜ auf

Dienstleistungsmarken gemäss Art. 16 zwingend.

316 Eine Veröffentlichung muss nicht zwingend im Bundesblatt erfolgen. Das Institut kann das

Publikationsorgan bestimmen (Art. 4 Abs. 3 NZSchG). Zurzeit erfolgt die Veröffentlichung nach wie

vor im Bundesblatt.

317 BGE 135 III 648, E. 2.4 – UNOX (fig.); BVGer B-7207/2009, E. 3.3 f. – Dee Cee style (fig.); BVGer

B-1409/2007, E. 4.3 – Meditrade (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

164

Abs. 1 lit. c PVÜ das Recht gewahrt, die Schutzverweigerung auf Fälle zu beschränken, bei

denen das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer des

Zeichens und der Organisation irregeführt wird. Zudem sieht die PVÜ nur einen Schutz vor

Nachahmung im heraldischen Sinne vor.

Demgegenüber geht das NZSchG als Spezialgesetz bewusst weiter als Art. 6ter PVÜ und

verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Das

NZSchG statuiert ein absolutes Benutzungsverbot: Das Verbot gilt selbst dann, wenn keine

Verwechslungsgefahr besteht.318 und es ist unbeachtlich, für welche Waren und

Dienstleistungen das Zeichen hinterlegt wurde.319 Der nationale Schutz auf der Grundlage

des NZSchG geht auch insofern weiter, als er sich nicht auf Nachahmungen im heraldischen

Sinne beschränkt, sondern auf jedes verwechselbare Zeichen schlechthin, ohne Rücksicht

auf dessen heraldischen Charakter, erstreckt (Art. 6 NZSchG; zum Begriff der Nachahmung

im heraldischen Sinne vgl. Ziff. 7.2.3, S. 158). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein mit

einem geschützten Zeichen verwechselbares Zeichen vorliegt, ist nur das fragliche

Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für diese Beurteilung

folglich nicht zu berücksichtigen.320

Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:

 IR 820 974, Kl. 11 (Inhaberin ist ein privates

Unternehmen [BGE 135 III 648]).

 IR 654 472, Kl. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates

Unternehmen).

 ESA IR 618 346, Kl. 9 (Inhaberin ist ein privates

Unternehmen).

Nicht vom absoluten Schutzausschluss gemäss NZSchG erfasst werden Fälle der

Verwendung einer geschützten Bezeichnung in unveränderter Form, in denen dem

geschützten Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung – insbesondere als

beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt, welche

aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens321 im Vordergrund steht.322 Diese

Regelung greift allerdings nur, sofern die geschützte Bezeichnung innerhalb des Zeichens

nicht durch grafische Gestaltung bzw. separate Anordnung hervorgehoben ist.323

Beispiele:

318 BVGer B-7207/2009, E. 3.3 – Dee Cee style (fig.); BGE 105 II 135, E. 2c – BIS. 319 BGE 135 III 648, E. 2.5 f. – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS

(fig.); vgl. zum Gesamteindruck auch Ziff. 3.2, S. 101.

320 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND

SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 321 In diesem Zusammenhang ist auf den Gesamteindruck des zu prüfenden Zeichens abzustellen. 322 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS

(fig.). 323 Vgl. BVGer B-2768/2013, E. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

165

CH 633 334, Kl. 3; hier steht nicht die geschützte

Abkürzung für die «Organizzazione internazionale

del lavoro (OIL)», sondern die weitere

eigenständige Bedeutung als englische

Übersetzung für das Wort «Öl» im Vordergrund.

UNO, DUE, TRE

Kl. 25; hier steht nicht die geschützte Abkürzung

für die «United Nations Organisation (UNO)»,

sondern die weitere eigenständige Bedeutung als

italienische Übersetzung für die Zahl «eins» im

Vordergrund.

Grundsätzlich kommt den publizierten Zeichen ein Schutz gegen eine Wiedergabe in jeder

beliebigen Farbe zu.324 Wenn das Kennzeichen einer internationalen Organisation im

Einzelfall nur in einer bestimmten Farbe geschützt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem

geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven

Farbanspruch bzw. bei nationalen Eintragungsgesuchen und internationalen Registrierungen

durch einen negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen

Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die

Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)

mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss vergleichbar mit demjenigen für das

Schweizerkreuz oder für das Zeichen des Roten Kreuzes formuliert werden (vgl. Ziff. 7.2.3.1,

S.161). Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven

Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher

unzulässig.

7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe

Verschiedene Bundesgesetze enthalten Verbote der Benutzung bestimmter Begriffe in

Verbindung mit gewissen Waren. Zweck dieser Bestimmungen ist der Ausschluss einer

möglichen Irreführung. Werden die verpönten Begriffe vom Gesetz genannt, weist das

Institut Zeichen, welche diese Angaben enthalten oder aus ihnen bestehen, aufgrund

Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG zurück. Beispielsweise

enthalten Art. 10 Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV im Zusammenhang mit

324 BVGer B-1509/2007, E. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

166

alkoholischen Getränken das Verbot der Benutzung von Angaben, die sich in irgendeiner

Weise auf die Gesundheit beziehen (z.B. «stärkend»). Art. 10 Abs. 2 lit. c LGV verbietet u.a.

Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Behandlung oder Heilung einer

menschlichen Krankheit zuschreiben (z.B. «med», «pharm»), und Art. 17 Abs. 3 TabV

verbietet die Verwendung von Angaben auf der Verpackung von Tabakerzeugnissen, die

den Eindruck erwecken, ein bestimmtes Tabakerzeugnis sei weniger schädlich als ein

anderes (z.B. «leicht», «mild»). Der Gebrauch solcher Angaben ist irreführend und stellt

gleichzeitig einen Verstoss gegen geltendes Recht dar. Entsprechende Zeichen werden

somit sowohl gestützt auf Art. 2 lit. c als auch aufgrund Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen

(vgl. auch Ziff. 5.2, S.151).

Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträge betr. den Schutz von

Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Angaben sowie

das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS;

SR 0.632.20) sehen einen Schutz für diejenigen Herkunftsangaben vor, die sie ausdrücklich

auflisten, sowie für alle geografischen Namen und Zeichen, die unter die vom jeweiligen

Vertrag gegebene Definition fallen. Entsprechend stützt sich die Zurückweisung eines

Zeichens, das einen in den Verträgen umschriebenen Tatbestand erfüllt, in erster Linie auf

den Verstoss gegen geltendes Recht.325 In zweiter Linie finden auch die in Art. 2 lit. c und –

je nach Zeichen – Art. 2 lit. a MSchG geregelten Zurückweisungsgründe Anwendung (vgl.

auch Ziff. 8.8, S. 189).

8. Herkunftsangaben

8.1 Begriff der Herkunftsangabe

Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert als Herkunftsangabe (HKA) jeden direkten oder indirekten

Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, einschliesslich

Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft

zusammenhängen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem

bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.326 Ob geografische Namen und

Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen im Sinne einer Herkunftsangabe

verstanden werden, ist im konkreten Fall nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die

fragliche Bezeichnung beim Publikum hinterlässt.327 Der Begriff «Herkunftsangabe» ist somit

enger gefasst als die Begriffe «geografisches Zeichen» bzw. «geografischer Name»;

Letztere umfassen sämtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhängig von deren

Qualifikation als Herkunftsangaben.

325 BGer in sic! 2003, 337, E. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; vgl. auch BGer in sic! 2007, 274,

E. 3.1 f. – Champ. 326 BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); vgl. auch BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN

MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 6.3.5 – HYDE PARK; BVGer B-7407/2006, E. 3.3 –

TOSCANELLA. 327 Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

167

Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren bzw.

Dienstleistungen von solchen gleicher Natur zu unterscheiden. Die Unterscheidung soll hier

aber nicht bezüglich der betrieblichen Herkunft erfolgen. Mit der Angabe sollen die

Abnehmer vielmehr auf eine bestimmte geografische Herkunft hingewiesen werden; diese

steht im Prinzip in keinem Bezug zu einem bestimmten Unternehmen.

Der Schutz einer Herkunftsangabe besteht automatisch, d.h. eine Registrierung der

geografischen Angabe oder eine behördliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht

notwendig.328 Der Schutz nach Art. 47 ff. MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender

Herkunftsangaben oder mit solchen verwechselbarer Bezeichnungen sowie den Gebrauch

täuschender Herkunftsangaben.

8.2 Herkunftsangaben als Marken

Werden Herkunftsangaben als Marken hinterlegt, finden die absoluten Ausschlussgründe

von Art. 2 MSchG Anwendung (vgl. Ziff. 8.5, S. 177 und 8.6, S. 179). Davon ausgenommen

sind die geografischen Marken. Auf diese findet Art. 2 lit. a MSchG keine Anwendung (vgl.

Ziff. 10, S. 193).

Die Prüfung der Eintragungsfähigkeit als Marke steht auf der Grundlage des

Erfahrungssatzes, wonach eine geografische Bezeichnung, verwendet zur Kennzeichnung

von Waren, nach der Lebenserfahrung beim Käufer im Allgemeinen die Vorstellung weckt,

die damit bezeichneten Produkte stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den

die Angabe hinweist.329 Dieser Erfahrungssatz beansprucht auch für die Kennzeichnung von

Dienstleistungen Geltung.330 Allerdings ist die Beziehung zwischen der Dienstleistung und

ihrem Herkunftsort i.d.R. nicht derart eng wie zwischen einem Produkt und dem Ort seiner

Herstellung, und es sind in diesem Zusammenhang teilweise andere Ausnahmen zum

Erfahrungssatz zu beachten als für Waren (vgl. nachfolgend Ziff. 8.4.5 ff., S. 172). Auch bei

Zeichen, die aus geografischen und nicht geografischen Elementen bestehen, findet der

Erfahrungssatz Anwendung.331

328 Betr. den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss

Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4, S. 187.

329 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008,

E. 4.2 – AFRI-COLA; BGE 97 I 79, E. 1 – CUSCO; BVGer B-6503/2014, E. 3.4 und 4.3 – LUXOR. 330 Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. 331 BGer 4A_357/2015, E. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE

(fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; vgl. auch BGer 4A_6/2013, E. 2.2 –

WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

168

8.3 Arten von Herkunftsangaben

8.3.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer

Ware oder einer Dienstleistung: z.B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen, Regionen,

Städten, Ortschaften, Bezirken oder Tälern.332

8.3.2 Indirekte Herkunftsangaben

Indirekte Herkunftsangaben sind Zeichen, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den

Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen.333 Sie weisen nicht

ausdrücklich, sondern insbesondere mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen334 auf ein

bestimmtes geografisches Gebiet hin. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und

Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen, Strassen, Plätzen, Bauwerken oder Monumenten,

sofern diese nationale oder regionale Wahrzeichen darstellen.335 Indirekte Herkunftsangaben

können im Weiteren Namen und bekannte Abbildungen berühmter historischer bzw.

allegorischer Persönlichkeiten sein, wie z.B. «Wilhelm Tell» oder «Uncle Sam»336.

In bestimmten Fällen können die Namen von Bergen, Seen und Flüssen direkte

Herkunftsangaben darstellen, wenn nämlich die damit bezeichnete Ware tatsächlich aus

bzw. von dem Berg, dem See oder dem Fluss stammt (z.B. Mineralwasser, dessen Quelle

am Matterhorn gelegen ist).337

Beispiel einer indirekten Herkunftsangabe:

 Freiheitsstatue (Die Freiheitsstatue wird als Hinweis auf die USA aufgefasst.)

8.3.3 Einfache Herkunftsangaben

Als einfache Herkunftsangaben gelten Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren

oder Dienstleistungen, ohne dass mit diesem Hinweis eine bestimmte Qualität der damit

gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird (Art. 47 MSchG). Der

Hinweis beschränkt sich ausschliesslich auf die Aussage, dass die Ware oder die

Dienstleistung aus einem bestimmten Ort stammt.

Beispiele:

332 Den Ortsnamen gleichgestellt sind sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, z.B. das Adjektiv

(BVGer B-5274/2009, E. 2.7 – SWISSDOOR). 333 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR. 334 Vgl. betr. nationale Symbole auch Art. 7 i.V.m. Art. 11 WSchG.

335 Vgl. BVGer B-5024/2013, E. 5.2 – STRELA. 336 RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 – UNCLE SAM. 337 Wenn geografische Bezeichnungen der genannten Art im konkreten Fall (insbesondere aufgrund

sachlicher Unmöglichkeit einer entsprechenden Herkunft; vgl. Ziff. 8.4.4, S. 171) als direkte

Herkunftsangaben ausscheiden, bleibt die Prüfung als indirekte Herkunftsangaben vorzunehmen (vgl.

betr. den Namen eines Stadtparks BVGer B-1785/2014, E. 6.1 i.V.m. E. 6.2 – HYDE PARK).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

169

 Berner Konfitüre

 Schweizer Teigwaren

 Deutsche Kleider

8.3.4 Qualifizierte Herkunftsangaben

Von qualifizierten Herkunftsangaben spricht man, wenn eine bestimmte Qualität, ein

besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Waren im Wesentlichen auf die

geografische Herkunft zurückzuführen sind, d.h., wenn die geografischen Verhältnisse

(natürliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines Ortes einen

wesentlichen Einfluss auf die Merkmale der Produkte haben. Beispiele für qualifizierte

Herkunftsangaben sind «Genève« für Uhren, «Schweiz» für Schokolade oder Uhren,

«Carrara» für Marmor, «Alsace» für Honig oder «Kreta» für Olivenöl. Auch bei

Dienstleistungen können ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften

wesentlich mit ihrer geografischen Herkunft zusammenhängen.

Für die qualifizierte Herkunftsangabe für Waren werden oftmals auch die Begriffe

(geschützte) geografische Angabe und (geschützte/kontrollierte) Ursprungsbezeichnung

(«appellation d’origine») verwendet. Anders als im Lebensmittel-, Landwirtschafts- und

Weinrecht sind die Begriffe der geografischen Angabe und der Ursprungsbezeichnung im

Markenschutzgesetz nicht explizit erwähnt, fallen aber unter die Definition von Art. 47

MSchG.338

8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG

geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als

Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden

können.339

Nicht als Herkunftsangaben gelten insbesondere340 geografische Namen und Zeichen, die

sich in die nachfolgend angeführten Gruppen einordnen lassen.

Werden geografische Namen und Zeichen mit zusätzlichen Elementen verwendet, sind

weitere Ausnahmen denkbar, in denen die fraglichen Bezeichnungen aufgrund des

Gesamteindrucks des Zeichens keine Herkunftsangaben darstellen.341 Voraussetzung dafür

ist, dass die geografischen Namen und Zeichen offensichtlich in einem anderen

338 Betr. den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss

Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4, S. 187.

339 BGE 128 III 454, E. 2.1 und 2.2 – YUKON. 340 Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 3.4 – HYDE

PARK. 341 Vgl. BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5480/2009, E. 7.2 –

Milanello (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain

paris 5e (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

170

Sinnzusammenhang stehen und insofern ein Verständnis als Herkunftsangaben

ausgeschlossen ist.342

8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung

Geografischen Namen und Zeichen kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt

zukommen.343 Falls dieser zweite Sinngehalt aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens

und/oder der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich ist und

dominiert,344 fällt die geografische Bedeutung ausser Betracht und kann das Zeichen aus

diesem Grund nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.

Beispiele:

 CH 575 706, Kl. 9, 11, 35

 CH 571 586, Kl. 16 und 41

 CH 611 934, Kl. 35, 41, 43, 44

Aufgrund der Bildelemente dominieren in diesen Beispielen die Bedeutungen als

mythologischer Vogel, Sakralbau bzw. Gewürzpflanze gegenüber jenen als geografischer

Name der Hauptstadt von Arizona, einer deutschen Universitätsstadt bzw. eines

südamerikanischen Staates. Demgegenüber war bei der Wortmarke PHOENIX (IR 714 454)

für Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege usw.) kein unmittelbar erkennbarer klarer Bezug zum Vogel aus der

antiken Mythologie ersichtlich und folglich die geografische Bedeutung massgebend. Die

Wortmarke PHOENIX wurde daher als direkte Herkunftsangabe beurteilt und als irreführend

zurückgewiesen.345

342 BGer 4A_357/2015, E. 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA;

BVGer B-2303/2007, E. 2.3 und 5.4 f. – Tahitian NONI (fig.).

343 Soweit die Beurteilung aus Sicht von Fachleuten erfolgt, sind allfällige weitere Sinngehalte in der

Fachsprache zu berücksichtigen. 344 BGer in sic! 2013, 534, E. 3.3.2 – Wilson; BGE 135 III 416, E. 2.3 – CALVI (fig.); BVGer

B-608/2015, E. 4.1 – MAUI JIM; BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; vgl. schon RKGE in sic!

1998, 475, E. 3b – Finn Comfort (fig.). 345 RKGE in sic! 2004, 428 – PHOENIX.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

171

8.4.2 Unbekannte geografische Namen

Die Frage der Bekanntheit bzw. der Unbekanntheit eines geografischen Namens ist

einzelfallweise zu prüfen. Die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder

Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind, gelten als

Fantasiezeichen und können nicht als Herkunftsangaben verstanden werden.346 Je

abgelegener und je weniger bekannt eine Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer

ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt überhaupt erkannt wird, und desto

eher wird der Name der Ortschaft oder Landesgegend als Fantasiebezeichnung

aufgefasst.347 Die Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands348 bringt es mit sich, dass ein

allfälliges (zukünftiges) Freihaltebedürfnis aus Sicht der Konkurrenten gesondert zu prüfen

bleibt.349 Für die Beurteilung der Bekanntheit werden u.a. die folgenden Kriterien

herangezogen: Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische, wirtschaftliche (Tourismus,

Industrie) und kulturelle Bedeutung,350 besonderer Ruf.

Beispiele für unbekannte geografische Namen:

- YUKON (IR 659 288; Kl. 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 und 32)351

- NYALA (CH 543 179; Kl. 10, 25 und 28)

8.4.3 Symbolische Zeichen

Als symbolisch gelten diejenigen Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen trotz

eines bekannten geografischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der

Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden352 (z.B. ALASKA für mentholhaltige

Zigaretten oder ÄTNA für Bunsenbrenner). Der Anwendungsbereich dieser

Ausnahmefallgruppe ist beschränkt.353 Schutzfähig sind Zeichen, bei denen aufgrund des

klar erkennbaren354 Symbolgehalts die Verwendung der geografischen Namen und Zeichen

im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht

zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet führen

346 BGE 135 III 416, E. 2.6.1 – CALVI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

Betr. die Anwendung des TRIPS-Abkommens oder eines bilateralen Vertrags vgl. unten Ziff. 8.7.1, S.

185. 347 BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON. 348 Vgl. Ziff. 4.2 f., S. 109 f. 349 Vgl. Ziff. 8.5.1, S. 177. 350 Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA. 351 BGE 128 III 454 – YUKON. 352 BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-6959/2009, E. 4.1 – CAPRI (fig.); BVGer

B-915/2009, E. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

353 BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM. 354 BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

172

kann;355 dies setzt voraus, dass sie klar erkennbar auf andere als geografische

Eigenschaften der Waren bzw. Dienstleistungen anspielen.356

Beispiele:

- MAGIC AFRICA (IR 967 030) für Parfümeriewaren in Kl. 3

- COPACABANA (CH 402 682) symbolisch für Waren in Zusammenhang mit

Schwimmbädern der Kl. 1, 6, 11, 19, 20, 28

8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit

Kommt ein Ort oder eine Gegend für die massgebenden Verkehrskreise offensichtlich nicht

als Herstellungsort oder als Herkunftsort der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile

der Waren oder als Herkunftsort der Dienstleistungen infrage.357 gelten die bekannten

geografischen Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangabe. In diesem Zusammenhang

spielt es zum einen keine Rolle, ob sich die Existenz des betroffenen Wirtschaftszweiges vor

Ort nachweisen lässt.358 zum anderen reicht die blosse Unwahrscheinlichkeit einer

entsprechenden Herkunft nicht aus.359

Beispiele:

- SAHARA für Papier und Pappe

- MATTERHORN für Bananen

8.4.5 Typenbezeichnungen

Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete

Erzeugnis stamme aus diesem Ort, werden nicht als Herkunftsangaben verstanden.360

Eine Typenbezeichnung kann offensichtlich als solche unter den weiteren

Markenbestandteilen erkennbar sein.

Beispiel:

SCHLAFZIMMER MODELL VENEDIG

Eine Typenbezeichnung kann aber auch dann gegeben sein, wenn das Zeichen einen in der

Schweiz für die betroffenen Waren bekannten Unternehmens- oder Markennamen enthält

(die Bekanntheit muss entweder notorisch sein oder durch den Hinterleger nachgewiesen

werden) und wenn die Abnehmer in der entsprechenden Branche daran gewöhnt sind,

geografische Namen und Zeichen als Typenbezeichnungen wahrzunehmen.

355 Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1.2 – YUKON. 356 BGer 4A_324/2009, E. 5.1 – GOTTHARD; BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM; BVGer

B-386/2008, E. 7.4 – GB. 357 BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.3 – YUKON. 358 BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.). 359 BVGer B-608/2015, E. 3.3 – MAUI JIM; BVGer B-6503/2014, E. 5 – LUXOR; BVGer B-6959/2009,

E. 4.2 – CAPRI (fig.). 360 BGE 135 III 416, E. 2.6.3 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.4 – YUKON.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

173

Beispiel:

TAG HEUER MONZA CH 478 864, Kl. 14 (Uhren und Zeitmessinstrumente)

Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in der Marke enthaltene

Herkunftsangabe eingeschränkt werden; dies ist der Fall, wenn der betreffende Ort für die

beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst. In diesem Fall begründet der Ruf

eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft der Waren.

8.4.6 Gattungsbezeichnungen

Herkunftsangaben, die ihren ursprünglichen Sinngehalt verloren haben und von den

massgeblichen Verkehrskreisen nicht mehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der

gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, sondern nur noch als Bezeichnung der Art,

der Sorte oder der Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, sind

als Gattungsbezeichnungen zu qualifizieren. Entsprechend besteht auch keine Gefahr mehr,

dass die Konsumenten durch die Verwendung solcher Angaben als Marke oder Bestandteil

einer Marke über die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen irregeführt

werden. Beispiele für Gattungsbezeichnungen sind WIENERLI für Würste oder EAU DE

COLOGNE für Parfümeriewaren.

Gattungsbezeichnungen stehen zum freien Gebrauch offen und gelten als Zeichen des

Gemeinguts, weshalb sie nicht als Marken eingetragen werden können. Die Umwandlung

einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung wird nicht leichthin angenommen. Die

Bezeichnung muss während Jahrzehnten als Sachbezeichnung verwendet worden sein, und

die damit gekennzeichnete Ware darf nicht mehr mit dem ursprünglichen Herkunftsort in

Verbindung gebracht werden. Zudem darf die Umwandlung erst dann als abgeschlossen

angesehen werden, wenn sich bei allen beteiligten Verkehrskreisen die einheitliche Meinung

durchgesetzt hat, dass es sich bei der Angabe nur noch um eine Sachbezeichnung

handelt.361

8.4.7 Betriebliche Herkunft

Nicht als Herkunftsangaben gelten u.a. Zeichen, die vom Publikum ausschliesslich362 als

Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Waren verstanden werden. Mit diesen

Angaben verbinden die angesprochenen Verkehrskreise keine geografischen

Herkunftserwartungen.363 In der Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise zeichnet

sich eine solche Angabe durch Besonderheiten aus, die eine Gedankenverbindung zum

entsprechenden geografischen Ort im Sinne eines Hinweises auf die geografische Herkunft

der beanspruchten Waren ausschliessen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn (erstens) das

Zeichen einen Hinweis auf einen «Betrieb» (im engeren oder weiteren Sinne) sowie

(zweitens) bestimmte, ohne Weiteres erkennbare Informationen bezüglich seines

361 BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 2 – HOLIDAY PILS. 362 Es genügt nicht, wenn das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher

Herkunftshinweis verstanden wird (BVGer B-3259/2007, E. 11 – OERLIKON). 363 RKGE in sic! 2003, 429, E. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

174

Tätigkeitsfeldes enthält und Letzteres (drittens) offensichtlich nichts mit der Herstellung der

beanspruchten Waren zu tun hat.

Erkennen die Abnehmer in geografischen Namen und Zeichen einzig einen Hinweis auf die

betriebliche Herkunft, dann entfällt grundsätzlich eine Irreführungsgefahr betr. die Herkunft

der beanspruchten Waren. Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in

der Marke enthaltene Herkunftsangabe eingeschränkt werden; dies ist der Fall, wenn der

betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst. In diesem Fall

begründet der Ruf eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft

der Waren. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Konsumenten des Hinweises auf ein

bestimmtes Unternehmen bewusst sind. Bei Uhren oder Schokolade muss beispielsweise

grundsätzlich eine Einschränkung auf schweizerische Herkunft vorgenommen werden, falls

ein Zeichen einen Hinweis auf die Schweiz beinhaltet.

Das Kriterium des betrieblichen Herkunftshinweises findet sich in verschiedenen Bereichen

(vgl. Ziff. 8.4.11, S. 175 betr. Namen von Luftfahrtgesellschaften, Ziff. 8.4.12, S. 176 betr.

Namen von Sportorganisationen).

8.4.8 Verkaufsort (Messen u.Ä.)

Geografische Hinweise auf den Verkaufsort, welche deutlich auf den Ort des Angebots

Bezug nehmen, werden weder für die beanspruchten Waren noch für Dienstleistungen als

Herkunftsangabe aufgefasst.

Beispiele:

 CH 615 653, Kl. 12 und 42364

 CH 669 700, Kl. 25, 35, 39

8.4.9 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben

Zeichen, welche für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere (Tele-)

Kommunikationsmittel hinterlegt werden und geografische Namen enthalten, stellen dann

364 Die deutliche Bezugnahme auf den Verkaufsort erfolgt in diesem Beispiel mit dem

Zeichenbestandteil „Auktion“; bezüglich der Würdigung der nationalen Top Level Domain vgl. Ziff.

4.4.7, S. 123.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

175

keine Herkunftsangaben dar, wenn die geografische Bezeichnung auf den Titel, das Thema

oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweist. Dieser Grundsatz gilt

insbesondere für Verlagserzeugnisse, worunter beispielsweise bespielte Musikkassetten,

bespielte CDs und Videofilme (Kl. 9), Zeitungen, Zeitschriften, Fotos und Bücher (Kl. 16)

fallen; er gilt nicht für unbespielte Kassetten, unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien,

Druckereierzeugnisse und Drucksachen usw.

Beispiele:

 CH 595 560: ohne Einschränkung zugelassen für

Verlagserzeugnisse.

 CH 504 253: keine Einschränkung für Fotos365

8.4.10 Geografische Hinweise in der Gastronomie

Im Zusammenhang mit Esswaren und Getränken werden geografische Bezeichnungen nicht

als Herkunftsangaben verstanden, wenn sie offensichtlich auf eine bestimmte Art von Gericht

oder Getränk hinweisen. Bei Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie (Kl. 43) sind

geografische Namen und Zeichen keine Herkunftsangaben, wenn sie klar erkennbar auf

einen anderen Aspekt als die Herkunft der angebotenen Dienstleistung hinweisen, z.B. auf

die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Küche oder Verpflegung.

Beispiele:

 ABC PIZZA HAWAII: Dieses Zeichen kann ohne Einschränkung der Warenliste

zugelassen werden, da «Pizza Hawaii» nur auf ein bestimmtes Gericht hinweist.

 ABC Swiss Chalet: Dieses Zeichen kann für Verpflegungsdienstleistungen (Kl. 43) ohne

Einschränkung der Dienstleistungsliste zugelassen werden, da «Swiss Chalet» nur

einen Hinweis auf die Ausstattung des Lokals darstellt.

8.4.11 Namen von Luftfahrtgesellschaften

Bei Zeichen, die klar auf eine Luftfahrtgesellschaft hinweisen, gelten geografische Namen

und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangaben. Die im Zeichen enthaltenen geografischen

Namen und Zeichen gelten hingegen dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort

für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 173).

365 RKGE in sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

176

Beispiel:

- ABC AIR KÖLN (Kl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): Für Biere (Kl. 32) gilt KÖLN als

Herkunftsangabe, da die Stadt für diese Waren einen besonderen Ruf geniesst. Bei allen

anderen Waren steht der betriebliche Herkunftshinweis im Vordergrund. Bezüglich

Dienstleistungen besteht hingegen eine Herkunftserwartung; entsprechend müssen die

Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein.

8.4.12 Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen

Geografische Namen und Zeichen in Bezeichnungen, die klar auf einen Sportverband oder

eine kulturelle Organisation hinweisen, werden i.d.R. für Waren nicht als Herkunftsangaben

aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings

dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen

besonderen Ruf geniesst (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 173).

Beispiele:

 CH 621 086; ohne Einschränkung zugelassen für

Kl. 14, 16, 18, 21, 24–25, 28, 35, 41.

 CH 513 168; ohne Einschränkung zugelassen

insbesondere für Kl. 25

8.4.13 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen

Bei klaren Hinweisen auf einen sportlichen oder kulturellen Anlass werden geografische

Namen und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangabe aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen

geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings dann als Herkunftsangabe, wenn der

betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst (vgl. für den

besonderen Ruf Ziff. 8.4.7, S. 173).

Beispiel:

 ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (Kl. 1–32): für die Waren der Kl. 9 (elektronische

Geräte) und Kl. 12 (Fahrzeuge) gilt JAPAN als Herkunftsangabe, da das Land für diese

Waren einen besonderen Ruf geniesst.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

177

8.4.14 Geografische Hinweise bei Tabakwaren

Geografische Hinweise im Zusammenhang mit Tabakwaren gelten grundsätzlich als

Herkunftsangaben. Nicht als Herkunftsangaben gelten hingegen Zeichen, die aufgrund des

Gesamteindrucks des Zeichens einzig als Hinweis auf die besondere Tabakmischung

wahrgenommen werden (z.B. AMERICAN BLEND).

8.4.15 Reisedienstleistungen

In Zeichen, die geografische Namen und Zeichen enthalten und für Reisedienstleistungen

hinterlegt werden, wird i.d.R. kein Herkunftshinweis erkannt, sondern werden die

geografischen Namen und Zeichen als Hinweis auf die Reisedestination verstanden.

Beispiele:

 CH 637 536, Kl. 39 und 43

 CH 438 869, Kl. 39 (Veranstaltung von Reisen)

8.5 Gemeingut

8.5.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte (einfache oder qualifizierte, vgl. Ziff. 8.3.1, S. 168 ff.) Herkunftsangaben beschreiben

die geografische Herkunft eines Produkts eindeutig und sind deshalb Gemeingut.366 Dies gilt

nicht bloss, soweit solche geografische Bezeichnungen von den massgebenden

Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden

können, sondern auch, soweit sie künftig von den betroffenen Unternehmen als

Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten.367 Da die angesprochenen Abnehmer

in direkten Herkunftsangaben keinen individualisierenden Hinweis auf eine bestimmte

betriebliche Herkunft im Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion erkennen, fehlt es

366 BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4710/2014, E. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE

(fig.). 367 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson; BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

178

diesen Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft.368 Dazu kommt, dass es jedem

Anbieter möglich sein muss, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen

hinzuweisen; direkte Herkunftsangaben sind deshalb auch freihaltebedürftig. In diesem

Zusammenhang wird neben den aktuellen Verhältnissen auch darauf abgestellt, ob die

geografische Bezeichnung in Zukunft – unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen

Entwicklung – als Herkunftsangabe für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen

verwendet werden könnte.369 Herkunftsangaben gelten daher so lange als freihaltebedürftig,

als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige

Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen.370

Für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses sind u.a. folgende Kriterien massgebend:

Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus,

Industrie) usw. Die Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands kann dazu führen, dass im

Prüfungszeitpunkt aus Sicht der Abnehmer als unbekannt zu qualifizierenden geografischen

Namen und Zeichen der Markenschutz aufgrund eines (zukünftigen) Freihaltebedürfnisses

aus Sicht der Konkurrenten zu verweigern ist.

Sofern eine ausländische Herkunftsangabe für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen im

Register des Ursprungslands eingetragen wurde, gilt sie (auch) in der Schweiz als nicht

freihaltebedürftig.371 Diese Praxis greift auch, wenn eine Eintragung durch das EUIPO erfolgt

ist.372 Der im Ausland erfolgte Registereintrag sagt jedoch nichts über die

Unterscheidungskraft eines Zeichens in der Schweiz aus. Entscheidend für die Beurteilung

dieses Aspekts ist die Sachlage in der Schweiz373 (vgl. Ziff. 4.3. S. 109 f.). Entsprechend

lässt der im Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rückschlüsse auf die Frage des

Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zu.374

8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben

Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben

grundsätzlich nicht im Gemeingut.375 Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz – und somit

Gemeingut – bilden insbesondere die folgenden Bildzeichen, soweit sie üblicherweise als

Herkunftshinweise verwendet werden und im konkreten Fall nicht eine unübliche grafische

Gestaltung aufweisen:376 das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne, die Fahnen der

368 Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 101. 369 Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON. 370 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson. 371 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson; diese Praxis geht zurück auf BGE 117 II 327 ff. –

MONTPARNASSE. Nach der Praxis des Instituts kann der ausländische Eintrag nicht berücksichtigt

werden, wenn er eine kombinierte Marke betrifft (a.M. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson).

372 BVGer B-6363/2014, E. 7.1 – MEISSEN. 373 BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE. 374 Die Frage nach dem Freihaltebedürfnis ist nur dann relevant, falls der ausländischen

Herkunftsangabe in der Schweiz Unterscheidungskraft zukommt. 375 BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4080/2008, E. 2.5 – AUSSIE DUAL

PERSONALITY. 376 Vgl. die allgemeinen Ausführungen zu Bildmarken, Ziff. 4.7, S. 134.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

179

Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die entsprechenden ausländischen

Hoheitszeichen.377 Unabhängig von der Zugehörigkeit zum Gemeingut ist stets auch zu

prüfen, ob nicht der Ausschlussgrund der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG378

oder die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG gegeben sind.

8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben

Zeichen des Gemeinguts können sich grundsätzlich im Verkehr durchsetzen (vgl. dazu die

allgemeinen Ausführungen in Ziff. 11, S. 195). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch in

Berücksichtigung des zukünftigen Freihaltebedürfnisses i.d.R. als unentbehrlich zu

qualifizieren und daher absolut freihaltebedürftig. Die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung

ist somit grundsätzlich ausgeschlossen.

Ausnahmen vom absoluten Freihaltebedürfnis für direkte Herkunftsangaben sind

insbesondere möglich, wenn aus tatsächlichen Gründen die Unentbehrlichkeit zu verneinen

ist, oder bei ausländischen Herkunftsangaben, wenn das Zeichen für identische Waren oder

Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist.379

8.6 Irreführung über die geografische Herkunft

8.6.1 Grundsatz

Irreführend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Rückschluss auf

die Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen

zulässt.380 Nach der Lebenserfahrung weckt eine als Marke oder deren Bestandteil

verwendete geografische Bezeichnung beim Käufer im Allgemeinen die Vorstellung, die

Waren und Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die

Angabe hinweist (vgl. zu diesem Erfahrungssatz im Einzelnen vorstehend Ziff. 8.2, S. 167).

Als irreführend gilt somit ein Zeichen, das geografische Namen und Zeichen enthält – und

sei es nur als untergeordneten Bestandteil381 – oder aus solchen besteht und die

angesprochenen Abnehmer zur Annahme verleitet, die betreffenden Waren und/oder

Dienstleistungen stammten aus dem Land oder aus dem Ort, auf das oder den die Angabe

hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft.382 In Fällen der Kombination mit weiteren

Elementen ist zu prüfen, ob diese dem Zeichen im Gesamteindruck einen Sinngehalt geben,

377 Bezüglich allen genannten in- und ausländischen Zeichen bleiben die Verbotsbestimmungen des

Wappenschutzgesetzes vorbehalten; vgl. Ziff. 7.2, S. 155. 378 BVGer B-2925/2014, E. 3.3 – Cortina (fig.). 379 BGE 117 II 327, E. 2b – MONTPARNASSE; BVGer B-7256/2010, E. 7.1 – GERRESHEIMER. 380 Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 3.2 – AFRI-COLA; BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); RKGE

in sic! 2004, 428, E. 2 – PHOENIX. Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2,

S. 101. 381 BGer in PMMBl 1977 I 18, E. 3 – COLONIA (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE

diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

382 Vgl. BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2007, 274, E. 4.1 – Champ; BVGer

B-6503/2014, E. 3.1 – LUXOR; BVGer B-5480/2009, E. 4.2 – Milanello (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

180

der ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die infrage stehenden Waren und

Dienstleistungen ausschliesst383 (vgl. vorstehend Ziff. 8.4). Entscheidend ist, ob das Zeichen

bei den Abnehmern eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem

bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe

weckt.384 Auch eine mutilierte oder modifizierte geografische Bezeichnung kann

herkunftsbezogene Erwartungen wecken und daher irreführend sein.385 Dies ist der Fall,

wenn ihr geografischer Sinngehalt trotz der sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt –

und gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig sein

sollte (vgl. vorstehend Ziff. 3.2, S. 101).

Das Verbot der Irreführungsgefahr386 betr. Herkunftsangaben bezweckt den Schutz des

Publikums vor Irreführung über die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren und/oder

Dienstleistungen,387 und dies ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem

Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.388 Die strenge Wahrung der Wahrheitspflicht ist

deshalb im Markeneintragungsverfahren sicherzustellen.389 Aus diesem Grund gilt die Regel,

wonach bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe Grenzfälle einzutragen sind, nur

für die Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 3.7, S. 105).

Gemäss langjähriger Praxis des Instituts, welche vom Bundesgericht bestätigt wurde,390

werden Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, in

Anwendung von Art. 47 i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG nur zum Markenschutz zugelassen, wenn

jegliche Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung des Warenverzeichnisses

ausgeschlossen werden kann391 (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 8.6.6, S. 184). Mit anderen

Worten reicht – anders als nach den allgemeinen Regeln betr. irreführende Zeichen (vgl. Ziff.

5.1 f., S. 150 ff.) – die Möglichkeit der korrekten Benutzung als solche bei Herkunftsangaben

nicht aus für die Erteilung des Markenschutzes. Das Erfordernis der Einschränkung hat

einerseits präventive Wirkung und verkleinert de facto die Irreführungsgefahr; andererseits

wird damit der Schutzumfang beschränkt (der sich gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG nur auf die

auf eine bestimmte Herkunft eingeschränkten Waren bezieht, mit der Folge, dass ein

Gebrauch für Waren anderer Herkunft keinen rechtserhaltenden Gebrauch gemäss Art. 12

Abs. 1 MSchG darstellt)392. Eine Lockerung dieser Praxis würde den nationalen und

383 Vgl. BGer 4°_357/2015, E. 4.5 und 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 384 BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-5451/2013, E. 3.3 – FIRENZA. 385 BVGer B-5451/2013, E. 4.3 – FIRENZA; vgl. auch BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA und

BVGer B-4710/2014, E. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.).

386 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 und 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; tatsächlich eingetretener

Täuschungen bedarf es nicht: BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.). 387 BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA. 388 BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); BVGer

B-1223/2010, E. 2.2 – TOURBILLON (fig.); BVGer B-7408/2006, E. 4.2 – bticino (fig.).

389 BGE 132 III 770, E. 3.2 – COLORADO (fig.). 390 BGE 135 III 416, E. 2.4 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 4 – COLORADO (fig.); vgl. auch BVGer

B-915/2009, E. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; BVGer B-7408/2006, E. 4.4 – bticino (fig.). 391 Ob die in Art. 48a bis 48d MSchG statuierten Vorgaben im konkreten Einzelfall erfüllt sind, wird

vom Institut im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens nicht geprüft. 392 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

181

internationalen Verpflichtungen (aus dem TRIPS-Abkommen und den internationalen

Verträgen) der Schweiz widersprechen. Eine Einschränkung nach der geografischen

Herkunft wird auch in Bezug auf Dienstleistungen verlangt393 (vgl. dazu wiederum Ziff. 8.6.6,

S. 184).

8.6.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer

eigenständigen zweiten Bedeutung («secondary meaning»)

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass selbst ein intensiver Gebrauch eine

Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft nicht zu beseitigen vermag.394

Ausnahmsweise können jedoch irreführende Herkunftsangaben aufgrund eines solchen

Gebrauchs eine eigenständige zweite Bedeutung («secondary meaning») erlangen.395 Dies

ist nur dann anzuerkennen, wenn der Hinterleger glaubhaft macht, dass erstens die

ursprünglich irreführende Angabe tatsächlich eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt

hat und dass zweitens diese zweite Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten

Waren und/oder Dienstleistungen für die massgebenden Verkehrskreise dermassen im

Vordergrund steht, dass eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft im

konkreten Fall praktisch ausgeschlossen werden kann.396

Dieser Nachweis stellt keinen Anwendungsfall der Verkehrsdurchsetzung dar, da nicht die

Erlangung der Unterscheidungskraft bzw. der Hinweis auf die betriebliche Herkunft im

Vordergrund steht, sondern der Bedeutungswandel einer Herkunftsangabe, die ihren

ursprünglichen Sinngehalt verloren und eine zweite eigenständige Bedeutung erlangt hat.397

Das Glaubhaftmachen kann insbesondere durch Einreichen von Gebrauchsbelegen

erfolgen, sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezüglich des Verlusts der geografischen

Bedeutung liefern. Liegen keine solchen Belege vor, bleibt die Möglichkeit einer

demoskopischen Umfrage.

8.6.3 Korrektive

Korrektive dienen zur Beseitigung geografischer oder sachlicher Mehrdeutigkeiten in einer

Marke. Massgebend für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Korrektivs sind in materieller

393 Vgl. in diesem Zusammenhang den erläuternden Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht vom

2.9.2015, S. 23

(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter

ungen_DE.pdf). Der Grund für die Einschränkung liegt unter anderem im Umstand, dass es den

Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sprengen würde, die Erfüllung der in Art. 49 MSchG

statuierten kumulativen Vorgaben zu überprüfen; die Einschränkung ist verhältnismässig und erlaubt

eine analoge Berücksichtigung der mit dem Urteil des BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN

MOTORCYCLE für Waren angestellten Erwägungen.

394 BVGer B-6530/2014, E. 7.1 – LUXOR. 395 Vgl. BGer in PMMBl 1996 I 26, E. 2b – SAN FRANCISCO 49ERS; BGE 89 I 290, E. 6 – Dorset / La

Guardia (mit Hinweis auf die durchgesetzte Zigarettenmarke PARISIENNE); BVGer B-915/2009,

E. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

396 Vgl. auch BGE 125 III 193, E. 1e – BUDWEISER. 397 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 7.2 – LUXOR.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

182

Hinsicht die inhaltliche Aussagekraft des Korrektivs und in formeller Hinsicht dessen Grösse,

Form und Anordnung und damit seine Erkennbarkeit in der Marke.

Ein Korrektiv muss echt sein, d.h. den Tatsachen entsprechen. Damit ein Korrektiv akzeptiert

werden kann, müssen beide Herkunftsangaben den massgebenden Verkehrskreisen als

solche bekannt sein. Unechte Korrektive wie etwa ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sind

offensichtlich täuschend und daher unzulässig. Korrektive können auch mittels

Bildelementen erfolgen.

Beispiel:

 ABC CAMBRIDGE (Kl. 25 [Kleider]. Es gibt Orte namens Cambridge in Grossbritannien

und in den USA. Das Institut würde dieses Zeichen für Waren US-amerikanischer

Herkunft eintragen, wenn ein geografisches Korrektiv beigefügt wird [z.B. «made in

USA»]. Ohne Korrektiv würde eine Einschränkung der Waren auf britische Herkunft

erfolgen, da die Herkunftsangabe CAMBRIDGE den massgebenden Schweizer

Verkehrskreisen in erster Linie als Name einer englischen Stadt bekannt ist.)

8.6.4 Entlokalisierende Zusätze

Sog. entlokalisierende Zusätze, wie etwa «Typ», «Art», «nach Rezept», «Genre»,

«méthode», «style» und «façon», die oftmals zusammen mit geografischen Bezeichnungen

verwendet werden, schliessen die Gefahr der Irreführung über die Herkunft der betreffende

Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus (Art. 47 Abs. 3bis MSchG). Solche Zusätze sind

nicht geeignet, die Erwartungen der Abnehmer in Bezug auf die geografische Herkunft der

damit gekennzeichneten Produkte zu beseitigen.398 Im Gegenteil werden sie meist bewusst

mit der Absicht eingesetzt, das Produkt in die Nähe von Produkten zu rücken, die tatsächlich

aus dem betreffenden Ort stammen, um so von deren Ruf zu profitieren. Das Institut lässt ein

Zeichen mit einem entlokalisierenden Zusatz nur dann zum Markenschutz zu, wenn die

Warenliste auf die Herkunft eingeschränkt wird, die dem verwendeten geografischen Namen

und Zeichen entspricht. So wäre beispielsweise das Zeichen ABC Swiss Style nur

schutzfähig, wenn das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschränkt

würde.

8.6.5 Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere

spezifische Tätigkeiten

Bezieht sich eine geografische Bezeichnung im Gesamteindruck des Zeichens klar nur auf

eine spezifische Tätigkeit im Zusammenhang mit der Ware (etwa Forschung, Design,

Prüfung, Verpackung; vgl. Art. 47 Abs. 3ter MSchG), löst sie keine Erwartungen an die

geografische Herkunft der Ware als solcher, sondern auf die Herkunft der entsprechenden

Tätigkeit aus. Damit die Bezeichnung im Gesamteindruck lediglich als Hinweis auf die

Herkunft eines Produktionsschrittes verstanden wird, muss die grafische Gestaltung derart

sein, dass ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die Herkunft der Waren

ausgeschlossen ist. Dabei sind das Schriftbild und ein allfälliger Farbanspruch zu

398 BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 5 – HOLIDAY PILS.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

183

berücksichtigen. Beispielsweise muss aufgrund der Angaben «designt in der Schweiz» für

Schuhe oder «geräuchert in Österreich» für Lachs keine Einschränkung auf die Herkunft der

beanspruchten Waren vorgenommen werden, sondern nur auf die entsprechenden

Produktionsschritte des Designs («Schuhe, deren Design vollumfänglich in der Schweiz

stattgefunden hat») bzw. des Räucherns («Lachse, die vollumfänglich in Österreich

geräuchert wurden»).

Beispiel eines mit Einschränkung auf die Herkunft der entsprechenden Tätigkeit

schutzfähigen Zeichens:

 (Farbanspruch: Schwarz, Weiss. «Waren, deren Design

vollumfänglich in der Schweiz stattgefunden hat»)

Fehlt es an der genannten klaren und ausschliesslichen Bezugnahme auf eine spezifische

Tätigkeit, sind die Waren auf die entsprechende Herkunft einzuschränken.

Beispiele von Zeichen, die nur mit Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft

schutzfähig sind:

 CH P-513 768 («Innovation» ist keine spezifische

Tätigkeit).

CH P-519 511 (Weder ist «Technologie» eine spezifische

Tätigkeit, noch bezieht sich «Swiss» aufgrund der

unterschiedlichen Typografie klar auf «Tec»).

 SWISS DESIGN by NOVAVRA

Mit der Wortmarke sind die Elemente «SWISS» und

«DESIGN» auch in unterschiedlichen Farben geschützt,

sodass sich «SWISS» nicht klar auf «DESIGN» bezieht.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

184

8.6.6 Einschränkungspraxis

Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf die geografische Herkunft, so ist seine Eintragung als

Marke nur für Waren und Dienstleistungen zulässig, welche diesem Hinweis auch

entsprechen; daher muss das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf der Grundlage der

Erwartungen der Konsumenten so eingeschränkt werden, dass eine Irreführung

ausgeschlossen wird (vgl. vorstehend Ziff. 8.6.1, S. 179). Folgende Fallgruppen können

unterschieden werden:

 Bei einfachen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.3.3,

S. 168) für Waren wird auf das betreffende Herkunftsland eingeschränkt.399

 Bei einfachen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben für

Dienstleistungen wird ebenfalls auf das betreffende Land eingeschränkt (vgl. Art. 47

Abs. 4 MSchG).

 Bei qualifizierten schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.3.4,

S. 169) wird auf die fragliche Angabe (Ort, Region oder Land) als solche eingeschränkt,

weil bei diesen eine bestimmte Qualität, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte

Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen im Wesentlichen auf die geografische

Herkunft zurückzuführen sind. Zu nennen sind insbesondere folgende Kategorien:

o Bodenprodukte wie Früchte, Gemüse; Wein und Spirituosen400 und gewisse

Milchprodukte.

o Industrielle Produkte (ein besonderer Ruf bzw. eine bestimmte Qualität sind

z.B. bei folgenden Herkunftsangaben zu berücksichtigen: ST. GALLEN für

Stickereierzeugnisse, oder HEREND für Porzellanwaren).

o Dienstleistungen (ein besonderer Ruf ist z.B. bei folgenden Herkunftsangaben

zu berücksichtigen: GENÈVE für kundenspezifische Herstellung von Uhren

oder DAVOS für medizinische Dienstleistungen eines Lungensanatoriums).

o Mineralwässer, die aus einer bestimmten Quelle stammen. Beinhaltet ein

Zeichen die Angabe der Quelle (source, fonte und dergleichen), so hat die

Einschränkung der Waren bezüglich ihrer Herkunft auf die entsprechende

Quelle zu erfolgen. Beispiel: Ein Zeichen ABC RHEINFELDER CRISTALIN-

THERME erfordert eine Einschränkung auf Mineralwasser aus der Cristalin-

Quelle Rheinfelden.

o Bei geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützten

geografischen Angaben (GGA) gemäss Landwirtschaftsrecht (vgl. Ziff. 8.7.4,

S. 188) und gemäss Art. 50a MSchG bezieht sich die Einschränkung auf das

im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnungen definierte geografische

399 BGE 132 III 770, E. 2.3 i.V.m. E. 4 – COLORADO (fig.); BGE 117 II 327, E. 2 – MONTPARNASSE.

400 Für die Prüfung der Irreführungsgefahr bei Wein und Spirituosen und die allfällige Einschränkung

der Warenliste vgl. Ziff. 8.8, S. 189.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

185

Gebiet. Die Einschränkung erfolgt deshalb auf die geschützte

Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe401.

Beispiel:

CH 501 173, Kl. 29: Milchprodukte, nämlich Käse mit der

geschützten Ursprungsbezeichnung «Sbrinz».

o Eine Einschränkung auf die geschützte Bezeichnung ist im Weiteren aufgrund

staatsvertraglicher Verpflichtungen erforderlich (vgl. zum sektoriellen

Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft sowie den bilateralen

Verträgen Ziff. 8.7.1, S. 186).

o Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf eine grenzüberschreitende Region,

muss sich die Einschränkung grundsätzlich auf den angesprochenen Raum

(Region) beziehen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Region hinreichend

bestimmt ist. Eine engere Einschränkung erfolgt dann, wenn ein in der Region

enthaltenes Land einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren

geniesst.

Beispiel:

IR 714593, Kl. 32: kohlensäurehaltiges Wasser und Apfelsaft

enthaltende Getränke; alle vorgenannten Waren aus der

Bodensee-Region

8.6.7 Sich widersprechende Bezeichnungen

Als entlokalisierender Zusatz (vgl. 8.6.4, S. 182) gilt auch die Verwendung von zwei sich

widersprechenden Herkunftsangaben wie z.B. im Zeichen ABC SCHWEIZER CHINESE. In

einem solchen Fall ist eine wahrheitsgemässe Einschränkung der Warenliste nicht möglich,

weshalb das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

401 Hinweis: Art. 16 Abs. 6, 1. Satz, LwG sieht vor, dass «wer Namen einer eingetragenen

Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige

landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, das Pflichtenheft nach

Absatz 2 Buchstabe b erfüllen muss». Aus diesem Grund werden Markeneintragungsgesuche mit

Angaben, für die beim BLW ein entsprechendes Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist, bis

zum definitiven Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Damit stellt das Institut sicher,

dass die hinterlegte Marke – als Voraussetzung für die Eintragung – gegebenenfalls den

Anforderungen der Landwirtschaftsgesetzgebung und somit auch Art. 2 lit. c und d MSchG entspricht.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

186

8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)

Es wird auf die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 7.1, S. 154 verwiesen. Für

Herkunftsangaben ergeben sich in Bezug auf die Schutzfähigkeit besondere Regeln, da

neben verschiedenen staatsvertraglichen Verpflichtungen auch die Bestimmungen des

Landwirtschaftsrechts zu beachten sind.

8.7.1 Bilaterale Verträge

Bei der Markenprüfung sind insbesondere folgende bilaterale Verträge zu berücksichtigen:

 Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen

geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland, Frankreich,

Spanien, Portugal, Ungarn, der Tschechoslowakei402, der Russischen Föderation sowie

Jamaika.403

 Sektorielles Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom

21. Juni 1999 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81),

insbesondere dessen Anhang 7 über den Handel mit Weinbauerzeugnissen, Anhang 8

über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Sektor

Spirituosen und aromatisierte weinhaltige Getränke sowie Anhang 12 zum Schutz von

Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA) für

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.404

Sowohl das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen

Gemeinschaft als auch die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge

beinhalten Listen mit geschützten geografischen Bezeichnungen.405 Diese geschützten

Namen gelten in der Schweiz unabhängig davon, ob sie den angesprochenen

Abnehmerkreisen bekannt sind, als Herkunftsangaben; es gilt das Ursprungslandprinzip.

Dies hat zur Folge, dass eine Herkunftsangabe im Sinne der erwähnten völkerrechtlichen

Bestimmungen in Alleinstellung nicht als Marke geschützt werden kann und in

unterscheidungskräftiger Kombination eine Eintragung grundsätzlich nur im Falle einer

Einschränkung der Warenliste auf die entsprechende Herkunft möglich ist (gemäss der

geschützten Bezeichnung nach dem jeweiligen Abkommen); vgl. nachfolgend Ziff. 8.8.2.1,

S. 190.

402 Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen

Republik und der Slowakei, übernommen worden. 403 Vgl.: Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Spanien (SR

0.232.111.193.32), Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18), der

Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41), der Russischen Föderation (SR 0.232.111.196.65) sowie

Jamaika (SR 0.232.111.194.58). 404 Seit dem 1. Dezember 2011 sind die in der Anlage 1 von Anhang 12 aufgeführten GUB und GGA

in der Schweiz geschützt.

405 Die mit den Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge schützen die betreffenden

Bezeichnungen und Namen auch gegen eine Benutzung in abweichender Form, sofern trotz der

Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr besteht (vgl. jeweils Art. 4 Abs. 2 der

Verträge).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

187

8.7.2 TRIPS-Abkommen

Das TRIPS-Abkommen stellt Minimalerfordernisse auf; den Mitgliedstaaten ist es

unbenommen, einen weiter gehenden Schutz für geografische Herkunftsangaben

vorzusehen.406

Gemäss Art. 22 Abs. 3 TRIPS lehnen die «Mitglieder [...] von Amts wegen, sofern ihre

Rechtsvorschriften dies zulassen, oder auf Antrag einer beteiligten Partei die Eintragung

einer Marke ab, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die

ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, oder erklären sie für ungültig, wenn

die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betr. Mitgliedstaat geeignet

ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen.» Dieser Schutz

bezieht sich auf qualifizierte Herkunftsangaben (vgl. Art. 22 Abs. 1 TRIPS).407

Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet,

greift der weiter gehende Schutz gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Mit dieser Bestimmung

werden geografische Angaben im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS unabhängig vom

Vorliegen einer Irreführungsgefahr geschützt. Es ist somit irrelevant, ob die betreffende

geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt ist.408 Die

Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht dem

Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurückzuweisen ist, bemisst sich nach dem Schutz, der

ihr im Ursprungsland gewährt wird.

Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist aufgrund seiner konkreten Formulierung in der Schweiz direkt

anwendbar.

8.7.3 Stresa-Abkommen

Die Ursprungsbezeichnungen, die im Anhang A des internationalen Abkommens vom

1. Juni/18. Juli 1951 über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der

Benennungen für Käse (Stresa-Abkommen; SR 0.817.142.1) aufgeführt sind, können nur für

Käse aus der bezeichneten Region (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola und

Parmigiano Reggiano) als Elemente einer Marke eingetragen werden (vgl. Art. 3 des

Abkommens). Diese Bezeichnungen sind in der Zwischenzeit in der Europäischen Union als

geschützte Ursprungsbezeichnungen eingetragen. Das Warenverzeichnis wird entsprechend

eingeschränkt.

Die Benennungen im Anhang B (z.B. Camembert, Saint-Paulin) sind derjenigen

Vertragspartei zugewiesen, die diese Benennung als erste anwandte und auch über eine

behördliche Regelung der Eigenschaften der jeweiligen Käsesorte verfügte. Sie dürfen

hingegen auch zur Bezeichnung von Käse verwendet werden, der auf dem Gebiet einer

anderen Vertragspartei hergestellt worden ist. Voraussetzung ist, dass der Käse den vom

betr. Vertragsstaat festgelegten Kriterien entspricht. Als Elemente einer Marke können diese

Bezeichnungen eingetragen werden; das Warenverzeichnis wird jedoch auf das

406 BVGer B-6503/2014, E. 2.1 – LUXOR; BVGer B-1785/2014, E. 2.4 – HYDE PARK. 407 Vgl. dazu im Einzelnen BGer 4A_674/2010, E. 3.2 ff. – ZACAPA. 408 BGer 4A_674/2010, E. 2 – ZACAPA.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

188

Ursprungsland gemäss dem Abkommen eingeschränkt (z.B. BRIE NATIONAL:

Einschränkung auf Käse französischer Herkunft). Enthält demgegenüber die Marke einen

Hinweis auf das Produktionsland, so erfolgt eine Einschränkung auf das Produktionsland

(z.B. BRIE ETOILE SUISSE: Einschränkung auf Käse schweizerischer Herkunft).

8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG)

Das Landwirtschaftsgesetz sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register für geografische

Bezeichnungen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen

Erzeugnissen vor (Art. 16 LwG). Dieses Register orientiert sich stark an der EU-Verordnung

Nr. 1151/2012409, welche ein europäisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen

und geografische Angaben eingeführt hat.

Das Register für qualifizierte Herkunftsangaben von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und

verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen (GUB/GGA-Register) wird vom BLW

geführt. Mit dem Register wurden die beiden Begriffe «Geschützte Ursprungsbezeichnung»

(GUB) und «Geschützte Geografische Angabe» (GGA) in das schweizerische Schutzsystem

der Herkunftsangaben eingeführt. Zurzeit (Stand Januar 2017) sind 34 Bezeichnungen im

Register eingetragen:

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-

und-geografische-angaben.html. GUB und GGA sind Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG.

Dies gilt auch für die Hinterlegung des fraglichen Zeichens durch die Gruppierung von

Produzenten, welche die Eintragung der GUB oder GGA beantragt hat. Die Tatsache, dass

das entsprechende Zeichen im GUB/GGA-Register aufgenommen wurde, bedeutet nicht,

dass es unterscheidungskräftig im Sinne des Markenrechts wäre. Da mit der Eintragung im

GUB/GGA-Register der Gebrauch der geschützten Bezeichnung allen Produzenten

offensteht, welche das Pflichtenheft erfüllen, verstärkt der Registereintrag das Bedürfnis, die

Bezeichnung als Zeichen des Gemeingutes freizuhalten (absolutes Freihaltebedürfnis).410

Demgegenüber kann ein Zeichen mit einer GUB/GGA als Marke eingetragen werden, wenn

es weitere unterscheidungskräftige Zeichenelemente enthält.411

Um eine Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges

Zeichen mit einer GUB/GGA nur eingetragen, wenn das Warenverzeichnis für das fragliche

Produkt auf das im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnung definierte geografische Gebiet

eingeschränkt wird.412 Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184.

409 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November

2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. 410 Vgl. Fn. 401, betr. Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten oder aus

solchen bestehen, für die beim BLW ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist. 411 Vgl. RKGE in sic! 2006, 484, E. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

412 Dies gilt auch, wenn eine ungenügende Modifikation oder Mutilation der geschützten GUB/GGA in-

frage steht, bei welcher die Gefahr der Verwechselbarkeit besteht.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

189

8.7.5 Art. 50a MSchG

Das Institut führt gemäss Art. 50a MSchG ein Register für geografische Angaben für Waren,

mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten landwirtschaftlichen

Erzeugnissen und Wein sowie waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren

Verarbeitungsprodukten. Für die Einzelheiten wird auf die separaten Richtlinien verwiesen

(vgl. www.ige.ch).

Um eine Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges

Zeichen mit einer geschützten geografischen Angabe gemäss Art. 50a MSchG nur

eingetragen, wenn das Warenverzeichnis für das fragliche Produkt auf das im Pflichtenheft

der geschützten Bezeichnung definierte geografische Gebiet eingeschränkt wird. Zur

Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.6 S. 184.

8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen

und Zeichen enthalten, gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG

Geografische Namen und Zeichen im Zusammenhang mit Wein und Spirituosen werden

grundsätzlich als qualifizierte Herkunftsangaben behandelt (vgl. Ziff. 8.3.4 f., S. 169 und

8.7.1 f., S. 186). Der Schutz betr. Weinbauerzeugnisse und Spirituosen aufgrund des

nationalen Rechts, aufgrund von Staatsverträgen (bilaterale Verträge sowie TRIPS-

Abkommen) sowie das Bestehen von kantonalen Regelungen betr. Qualitätsanforderungen

sind entscheidend für die Prüfung von Zeichen, die ausschliesslich aus geografischen

Namen und Zeichen bestehen oder solche beinhalten.

8.8.1 Nationale Herkunftsangaben

Gemäss Art. 25 der Verordnung vom 14. November 2007 über den Rebbau und die Einfuhr

von Wein (Weinverordnung; SR 916.140) führt und veröffentlicht das BLW ein

schweizerisches Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB/AOC) für

Weine nach Art. 21.413 Die Kantone übermitteln dem Bundesamt ihr Verzeichnis der von

ihnen geregelten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und die Fundstellen der

einschlägigen kantonalen Gesetzgebung.

 Art. 2 lit. a MSchG: Besteht ein Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, so stellt das

Zeichen Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.

 Art. 2 lit. c MSchG: Bei Zeichen, die eine gemäss kantonalem Recht geschützte

Herkunftsangabe enthalten, muss das Warenverzeichnis entsprechend auf die in der

kantonalen Gesetzgebung aufgeführte Bezeichnung eingeschränkt werden. Geniessen

die geografischen Namen und Zeichen gemäss kantonalem Recht keinen Schutz, ist

entscheidend, ob am entsprechenden Ort Wein produziert wird; je nachdem erfolgt die

Einschränkung auf den Ort oder die Schweiz.

413 Das Verzeichnis der geschützten Weinbezeichnungen der Schweiz ist einsehbar unter: https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und- spirituosen.html.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

190

 Art. 2 lit. d MSchG: Fehlt eine Einschränkung gemäss vorstehendem Lemma ist das

Zeichen auch aufgrund Verstosses gegen geltendes Recht zurückzuweisen.

Die geschützten Ursprungsbezeichnungen für Spirituosen sind dem ebenfalls vom BLW

geführten Register der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (GUB/GGA-

Register) zu entnehmen; vgl. dazu vorstehend

Ziff. 8.7.4, S. 188).

8.8.2 Ausländische Herkunftsangaben

8.8.2.1 Bilaterale Verträge

Auf der Grundlage des Ursprungslandprinzips (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 186) gilt Folgendes:

 Art. 2 lit. a und d MSchG: Ist die Herkunftsangabe in den von der Schweiz

abgeschlossenen bilateralen Verträgen aufgeführt (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 186), stellt sie in

Alleinstellung Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar und eine Eintragung als Marke

ist ausgeschlossen.

 Art. 2 lit. c und d MSchG: Bei Zeichen, die neben unterscheidungskräftigen Elementen414

eine gemäss einem bilateralen Vertrag geschützte Ursprungsbezeichnung telquel oder in

veränderter Form beinhalten, muss die Warenliste auf die geschützte

Ursprungsbezeichnung eingeschränkt werden, sofern aus Sicht der Schweizer

Konsumenten eine Verwechslungsgefahr besteht.415 Wurde die geschützte Bezeichnung

telquel übernommen und erscheint das Zeichen im Gesamteindruck als Name, greifen

besondere Bestimmungen.416

8.8.2.2 TRIPS

 Art. 2 lit. a, c und d MSchG: Geniesst das Zeichen keinen Schutz gemäss bilateralen

Verträgen, so prüft das Institut gestützt auf das TRIPS-Abkommen, ob das Zeichen einen

Ort bzw. eine Region (unabhängig von deren Bekanntheit in der Schweiz) bezeichnet,

der oder die einen Bezug zu Wein oder Spirituosen hat. Falls ja, ist eine Eintragung nur

mit einer Einschränkung der Warenliste auf den jeweiligen Ort (bzw. die Region) möglich.

Besteht das Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, stellt es Gemeingut gemäss Art.

2 lit. a MSchG dar.

414 Es kann sich um grafische oder weitere Wortelemente handeln. 415 BGE 125 III 193, E. 1b – Budweiser; BVGer B-30/2009, E. 3.7 – ALVARO NAVARRO. 416 Unter dem Vorbehalt der Irreführung ist die Eintragung als Marke unter der Voraussetzung

zulässig, dass es sich um den Namen des Anmelders (bei juristischen Personen: den Namen des

Gründers) handelt und ein schutzwürdiges Interesse nachgewiesen wird.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

191

8.8.2.3 Übersicht

Der Eintragung eines Zeichens für Wein oder Spirituosen, das eine staatsvertraglich erfasste

ausländische Herkunftsangabe enthält, stehen somit je nach Einzelfall Schutzhindernisse

gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG entgegen:

 Art. 2 lit. d MSchG: Ein Zeichen, das gegen einen bilateralen Vertrag oder das TRIPS-

Abkommen verstösst, ist wegen Verletzung von geltendem Recht zurückzuweisen.

 Art. 2 lit. a MSchG: Besteht das Zeichen einzig aus geografischen Namen und Zeichen,

die unter die bilateralen Verträge oder das TRIPS-Abkommen fallen, stellt das Zeichen

Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.

 Art. 2 lit. c MSchG: Ohne Einschränkung der Warenliste auf den betreffenden Ort (bzw.

die Region) oder auf die geschützte Ursprungsbezeichnung nach dem jeweiligen

bilateralen Vertrag ist das Zeichen irreführend gemäss Art. 2 lit. c MSchG.

9. Kollektiv- und Garantiemarken

9.1 Einleitung

Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der

Prüfung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien.417 Es wird auf

die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen. Ein Eintragungsgesuch für eine

Garantie- oder Kollektivmarke ist gemäss Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG zudem

zurückzuweisen, wenn das Reglement nicht den Erfordernissen der Artikel 21 bis 23 MSchG

entspricht (vgl. nachstehende Ausführungen). Das Reglement muss in einer schweizerischen

Amtssprache verfasst sein (Art. 3 Abs. 1 MSchV).

9.2 Kollektivmarken

Zweck der Kollektivmarke ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder

einer Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG). Mit der Kollektivmarke soll in erster Linie auf

die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Vereinigung hingewiesen werden. Als Hinterleger

kommen keine natürlichen Personen infrage, sondern gemäss Art. 22 MSchG nur

Vereinigungen. Diese brauchen indessen keine Rechtspersönlichkeit zu haben; es genügt,

dass die Vereinigung Trägerin von Rechten und Pflichten sein kann und prozessfähig ist. Als

Inhaber kommen deshalb nicht nur Vereine oder Genossenschaften, sondern auch andere

Körperschaften mit offenem Mitgliederkreis in Betracht (Kollektiv- und

Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke darf vom Markeninhaber selbst verwendet

werden.

Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 54 und Ziff.

3.3, S. 60) muss der Hinterleger dem Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement

mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Kreis der Berechtigten und

417 Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken» für das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer

Garantiemarke.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

192

Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben (Art. 23 Abs. 3 MSchG).

Das Reglement darf nicht gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten

Sitten verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das

Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das

Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2

MSchV).

9.3 Garantiemarken

Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von

verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und zum einen dazu dient, gemeinsame

Merkmale wie die Beschaffenheit (Kleider aus Baumwolle), die geografische Herkunft

(Schweizer Produkte, Produkte aus dem Wallis), die Art der Herstellung (Produkte aus

biologischem Anbau oder tiergerechter Haltung, umweltfreundliche Herstellung) oder andere

gemeinsame Merkmale (technische Eigenschaften: Produkte mit Typenprüfung oder aus

fairem Handel) von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten.

Zum anderen dient sie dem Zweck, Waren und/oder Dienstleistungen der Gruppe von

Unternehmen, die zum Gebrauch der Garantiemarke berechtigt sind, von Waren und/oder

Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.418

Als Hinterleger kommen alle Personen infrage (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 MSchG). Der

Markeninhaber, der die Marke selber nicht gebrauchen darf (Art. 21 Abs. 1 und 2 MSchG),

hat die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu überwachen. Das Benützungsverbot gilt

ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbundene Personen.

Wie bei der Kollektivmarke haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das

folgenden Mindestinhalt aufweisen muss:

Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben, Inhaber der Marke,

gemeinsame Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen, welche die Marke

gewährleisten soll, Kontrollmechanismen sowie angemessene Sanktionen für den Fall des

unzulässigen Markengebrauchs (Art. 23 Abs. 2 MSchG).

Das Reglement darf nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes

Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das

Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das

Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2

MSchV).

Der Markeninhaber muss jedermann gegen angemessenes Entgelt den Gebrauch der

Garantiemarke für Waren oder Dienstleistungen gestatten, welche die nach dem

Markenreglement gewährleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen (Art. 21 Abs. 3

MSchG).

418 Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken»; BGE 131 III 495, E. 4 – FELSENKELLER.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

193

10. Geografische Marken

10.1 Allgemeines

Für geografische Marken gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe

grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien wie für die übrigen Markenarten. Es wird auf

die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen, insbesondere auf das

Erfordernis der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (vgl. Ziff.

8.6.1, S. 179 und 8.6.6, S. 184). In Abweichung von Art. 2 lit. a MSchG können als

geografische Marken auch Zeichen eingetragen werden, die zum Gemeingut gehören

(Art. 27a MSchG).

Als geografische Marken können unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen

beispielsweise sämtliche in ein Register eingetragenen Ursprungsbezeichnungen (z.B.

«Gruyère») und geografischen Angaben (z.B. «Waadtländer Saucisson») ebenso wie die auf

kantonaler Ebene geschützten Weinbezeichnungen (z.B. «Epesses») eingetragen werden.

Dasselbe gilt für geografische Angaben, die in einer Verordnung des Bundesrates geregelt

sind (z.B. Uhren).

Eine geografische Marke darf von jeder Person gebraucht werden, sofern die Anforderungen

des Reglements erfüllt werden (sog. freier Gebrauch gemäss Art. 27d Abs. 1 MSchG). Sie

schuldet dafür dem Inhaber weder ein Entgelt (Art. 27c Abs. 2 MSchG), noch benötigt sie

dessen Erlaubnis.

Der Inhaber einer geografischen Marke kann Benutzern lediglich verbieten, diese im

geschäftlichen Verkehr für identische oder vergleichbare Waren zu gebrauchen, sofern der

Gebrauch nicht dem Reglement entspricht (sog. Verbotsanspruch gemäss

Art. 27d Abs. 2 MSchG). Er kann jedoch keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer

Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).

10.2 Eintragbare Zeichen

Das System der geografischen Marke setzt zwingend eine vorgängige Registrierung419 oder

eine von der Schweiz anerkannte ausländische (kontrollierte) Ursprungsbezeichnung,

geografische Angabe420 oder das Bestehen einer Verordnung des Bundesrates421

beziehungsweise eine gleichwertige ausländische Regelung voraus.422

Gemäss Art. 27a MSchG können geografische Marken eingetragen werden für:

419 Vgl. hierzu Fn. 423.

420 Z.B. eine ausländische Bezeichnung, die durch Anhang 12 des sektoriellen Abkommens zwischen

der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft in der Schweiz als Ursprungsbezeichnung oder

geografische Angabe anerkannt ist, oder eine ausländische Ursprungsbezeichnung für Wein, welche

gemäss BLW den Voraussetzungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht (Art. 27a lit. b MSchG).

421 Vgl. Fn. 427. 422 Art. 27a lit. c MSchG.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

194

 eine nach Art. 16 LwG eingetragene Ursprungsbezeichnung oder eingetragene

geografische Angabe423 (Art. 27a lit. a MSchG),

 eine nach Art. 50a MSchG eingetragene geografische Angabe424

(Art. 27a lit. a MSchG),

 eine nach Art. 63 LwG geschützte kontrollierte Ursprungsbezeichnung425

(Art. 27a lit. b MSchG),

 eine ausländische Weinbezeichnung, die den Anforderungen im Sinne von Art. 63

LwG entspricht426 (Art. 27a lit. b MSchG),

 eine Herkunftsangabe, die Gegenstand einer Verordnung des Bundesrates nach

Art. 50 Abs. 2 MSchG427 ist (Art. 27a lit. c MSchG),

 eine ausländische Herkunftsangabe, die sich auf eine gleichwertige ausländische

Regelung stützt (Art. 27a lit. c MSchG).

10.3 Hinterlegungsberechtigte

Zur Hinterlegung einer geografischen Marke berechtigt ist gemäss Art. 27b MSchG nur:

 die Gruppierung, die die Ursprungsbezeichnung oder die geografische Angabe hat

eintragen lassen, oder, wenn diese Gruppierung nicht mehr besteht, die

repräsentative Gruppierung, die sich für den Schutz dieser Ursprungsbezeichnung

oder geografischen Angabe einsetzt (Art. 27b lit. a MSchG); der Schweizer Kanton,

der die kontrollierte Ursprungsbezeichnung schützt, oder die ausländische Behörde,

die für die Regelung von Weinbezeichnungen zuständig ist, welche Art. 63 LwG

entsprechen, sowie die Gruppierung, die eine solche ausländische Weinbezeichnung

hat schützen lassen (Art. 27b lit. b MSchG);

 die Dachorganisation einer Branche, für die der Bundesrat gestützt auf

Art. 50 Abs. 2 MSchG eine Verordnung erlassen hat oder die sich auf eine

gleichwertige ausländische Regelung stützt (Art. 27b lit. c MSchG).

423 Sog. landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 13

der GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. Art. 16 Abs. 2bis LwG und

die vorgenannte GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse erlauben die

Registrierung von Bezeichnungen geografischer Gebiete des Auslands in der Schweiz. 424 Sog. nicht landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des Instituts eingetragen sind gemäss

Art. 11 der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. 425 Sog. Wein-KUB, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 25 der

Weinverordnung des Bundes; SR 916.140. 426 Wird ein Gesuch um Eintragung einer ausländischen Weinbezeichnung als geografische Marke

eingereicht, so konsultiert das Institut das BLW. Dieses prüft, ob die in der Weingesetzgebung

festgelegten besonderen Bedingungen für die ausländische Weinbezeichnung erfüllt sind (Art. 17

Abs. 2 MSchV i.V.m. Art. 27a lit. b MSchG). 427 Vgl. die «Swiss made»-Verordnung für Uhren; SR 232.119.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

195

10.4 Markenreglement

Der Hinterleger einer geografischen Marke muss dem Institut ein Reglement über den

Gebrauch der Marke einreichen, welches dem Pflichtenheft oder der massgebenden

Regelung genau entsprechen muss (Art. 27c Abs. 1 und 2 MSchG).

Der Hinterleger darf im Markeneintragungsverfahren keine zusätzlichen Voraussetzungen

einführen, welche im Pflichtenheft oder in der massgeblichen Regelung selber nicht

vorgesehen sind.

Weiter darf das Reglement für den Gebrauch der geografischen Marke kein Entgelt vorsehen

(Art. 27c Abs. 2 MSchG).

Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer

nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert,

muss das neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt

werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).

10.5 Beurteilungsgrundlagen

Sind die vorgenannten Voraussetzungen für die Eintragung einer geografischen Marke

gemäss Art. 27a bis 27c MSchG erfüllt, wird diese mit dem Vermerk «geografische Marke»

in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. dbis MSchV).

Das Institut weist das Eintragungsgesuch für eine geografische Marke zurück, wenn dieses

den Erfordernissen der Art. 27a bis 27c MSchG nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. e MSchG

i.V.m. Art. 17 Abs. 1 MSchV).

10.6 Sistierung

Erfolgt die Markenanmeldung vor dem rechtskräftigen Abschluss der für die Zeichen gemäss

Art. 27a MSchG vorgesehenen (Prüfungs-)Verfahren, so wird das

Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen bis zum rechtskräftigen Entscheid der

zuständigen Stellen428 sistiert.

11. Verkehrsdurchsetzung

11.1 Allgemeines

11.1.1 Begriff

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG können sich Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten

Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen.

428 Das BLW ist zuständig für die landwirtschaftlichen GUB/GGA und ausländischen

Weinbezeichnungen, das Institut für die nicht landwirtschaftlichen GUB/GGA und die ausländische

Äquivalenz zur Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG, die Kantone für die Wein-KUB und der

Bundesrat für die Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

196

Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der

Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als

individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.429 Dies setzt

i.d.R. voraus, dass das Zeichen während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden

ist.430 Die blosse Bekanntheit eines Zeichens ist nicht mit Verkehrsdurchsetzung

gleichzusetzen.431

Die Verkehrsdurchsetzung ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten

Einzelfall erfüllt sind, dagegen eine Tatfrage.432

Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut freihaltebedürftigen Zeichen

(vgl. nachfolgend Ziff. 11.1.2).

Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irreführungsgefahr

(Art. 2 lit. c MSchG) durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung («secondary

meaning»; vgl. oben Ziff. 8.6.2, S. 181).

Sind die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt, wird die Marke mit dem

Vermerk «durchgesetzte Marke» in das Markenregister eingetragen

(Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV).433

Bei entsprechendem Antrag des Hinterlegers kann ein Zeichen, das aus der Kombination

einer durchgesetzten Marke XYZ mit weiteren, nicht unterscheidungskräftigen Elementen

besteht, mit dem Vermerk «‹XYZ›: durchgesetzte Marke» im Register eingetragen werden.

Zeichenseitig ist hierfür vorausgesetzt, dass die durchgesetzte Marke im neuen Zeichen als

solche erkannt wird und den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.434 Die

Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Bestandteils wird in jedem Einzelfall unter Abstellen

auf den im Zeitpunkt des Entscheids verwirklichten Sachverhalt und unter Anwendung der

aktuellen Praxis überprüft.435 Die Berücksichtigung der Durchsetzung kann grundsätzlich nur

für jene Waren und Dienstleistungen erfolgen, für welche sie im früheren Verfahren

anerkannt wurde.

429 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.2 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 140 III 109, E. 5.3.2

– ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M‘s

(dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke);

BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV. 430 BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke). 431 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.5 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-2225/2011, E. 7.1 – Ein Stück

Schweiz. 432 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3 – Uhrband (dreidimensionale Marke).

433 Zur Funktion des Vermerks «durchgesetzte Marke» vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.3 – ePostSelect

(fig.). 434 Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach den gleichen Grundsätzen, welche für die Ermittlung der

originären Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen gelten (vgl. vorstehend Ziff. 4.3.1

S. 109). 435 Vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.2 f. – ePostSelect (fig.).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

197

11.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis

Zeichen, an denen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, können unabhängig vom

Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden.436 Sie sind daher

selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke schutzfähig.437

Von einem absoluten Freihaltebedürfnis ist auszugehen, wenn die Konkurrenten aktuell oder

in Zukunft auf die Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den infrage stehenden

Waren oder Dienstleistungen438 angewiesen sind.439 Neben den in Art. 2 lit. b MSchG

aufgeführten Waren- und Verpackungsformen sind Sachbezeichnungen wie «Brot»,

«Schuhe», «Kleider», «Wolle» absolut freihaltebedürftig.440 Im Weiteren besteht ein

absolutes Freihaltebedürfnis i.d.R. an direkten Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.5.3, S. 179)441

und unter Umständen auch an sonstigen beschreibenden Angaben sowie elementaren oder

banalen Zeichen442 und Farben (vgl. Ziff. 4.5, S. 128). Gegen die Unentbehrlichkeit sprechen

i.d.R. die fehlende allgemeine Verwendung443 des Zeichens sowie die Tatsache, dass es

durch zahlreiche gleichwertige Alternativen444 ersetzt werden kann.

11.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung

Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt und damit nachträglich Unterscheidungskraft

erworben hat, wird vom Institut nur auf Antrag geprüft.445 Ein Antrag ist im Weiteren

erforderlich, wenn sich der Hinterleger auf eine zu einem früheren Zeitpunkt eingetragene

durchgesetzte Marke berufen will (vgl. Ziff. 11.1.1 in fine S. 195).

436 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.1 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGer in

sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BGer in sic! 2009, 167, E. 5 – POST;

BGE 134 III 314, E. 2.3.5 – M / M-joy; BVGer B-279/2010, E. 4.1 – Paris Re.

437 Vgl. BGE 137 III 77, E. 3.4 – «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; RKGE in

sic! 2005, 653, E. 8 – MARCHÉ. 438 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS. 439 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.1.3 – Bouton

(Bildmarke); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

440 BGE 64 II 244 – WOLLEN-KELLER. 441 Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Gemäss Bundesgericht muss

das Bestehen eines absoluten Freihaltebedürfnisses auch bei direkten Herkunftsangaben geprüft

werden.

442 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.3 f. – Smarties / M&M’s

(dreidimensionale Marken). 443 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.4 – Smarties / M&M’s

(dreidimensionale Marken).

444 BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III 121,

E. 4.4 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR

AIRWAYS.

445 BVGer B-2609/2012, E. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; BVGer B-4519/2011, E. 3.8, 3.10 –

Rhätische/Bernina-/Albulabahn.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

198

Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen.446 Im

Markeneintragungsverfahren genügt es, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens

glaubhaft gemacht wird.447 Somit ist erforderlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für

die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht.448 Die Verkehrsdurchsetzung kann nicht erst

im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden.449 Dies kann aber für den

Markenhinterleger – auch im Falle des Obsiegens – die Übernahme der Kosten des

Beschwerdeverfahrens zur Folge haben.450

Das Verständnis eines Zeichens durch die Abnehmer kann direkt durch eine repräsentative

Befragung der massgeblichen Verkehrskreise (Demoskopie; vgl. nachfolgend Ziff. 11.3, S.

202) ermittelt werden.451 Möglich ist auch der indirekte Nachweis des Verständnisses mittels

Belegen, welche erfahrungsgemäss Indizien bezüglich der Wahrnehmung liefern (vgl.

nachfolgend Ziff. 11.2, S. 200). Ob die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint oder nicht,

ist anhand sämtlicher eingereichter Belege in freier Beweiswürdigung zu entscheiden

(bezüglich der Beweiswürdigung, vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 30). Das Institut erachtet die

Demoskopie im Rahmen der Beweiswürdigung als aussagekräftigstes Beweismittel;452

angesichts des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung sind die Beweisanforderungen

jedoch fallweise festzusetzen und «schablonenhafte Beweisregeln» abzulehnen.453 Gemäss

bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Kombination der verschiedenen Beweismittel

(Gebrauchsbelege und Demoskopie) möglich.454 Jedoch können mittels Demoskopie

ermittelte ungenügende Werte nicht mit zusätzlich eingereichten Belegen kompensiert

werden.

11.1.4 Massgebliche Verkehrskreise

Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt auf der Grundlage der Auffassung der

Abnehmer; auf deren Verständnis ist für die Frage der (gewandelten) Bedeutung des

Zeichens abzustellen. Die Bestimmung der Abnehmer im konkreten Fall erfolgt aufgrund der

Waren und Dienstleistungen, für welche das Zeichen angemeldet worden ist. Es kann sich

um die Durchschnittsabnehmer oder um Fachkreise (d.h. Spezialisten aus Handel, Gewerbe

446 BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS mit

Verweis auf RKGE in sic! 2002, 242, E. 5.a – Farbe Gelb (Farbmarke); BVGer B-2225/2011, E. 2.3.1

– Ein Stück Schweiz; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER.

447 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband

(dreidimensionale Marke). 448 BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke). 449 So tendenziell BVGer B-6068/2014, E. 1.2 – GOLDBÄREN; a.M. noch BVGer B-6629/2011,

E. 9.3.5 – ASV.

450 BVGer B-6629/2011, E. 13.1.2 – ASV. 451 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M’s

(dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke);

BGE 128 III 441, E. 1.4 – Appenzeller (fig.).

452 Vgl. BGE 131 III 121, E. 7.1 f. und 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 453 BGE 130 III 328, E. 3.4 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke). 454 BGE 131 III 121, E. 7.3 und 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

199

und Industrie) oder um beide handeln. Massgebend sind neben den tatsächlichen auch alle

potenziellen Abnehmer.455

Nicht jede nach Art. 11 MSchV zulässige Formulierung des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses kann im Rahmen des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung

zu einer entsprechenden Einschränkung der Abnehmerkreise führen.456 Eine Einschränkung

der Abnehmer nach marketingmässigen Kriterien wie etwa Preis oder Qualität ist

ausgeschlossen.457

11.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung muss grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht

werden.458 Für Einzelheiten betr. Belege vgl. Ziff. 11.2.4, S. 201 und betr. Demoskopien

Ziff. 11.3.5, S. 204.

11.1.6 Hinterlegungsdatum

Aufgrund des Hinterlegungsprinzips gemäss Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung

zum Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen459 und bei der Eintragung noch andauern. Ist die

Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt nicht hinreichend belegt, kann das

Hinterlegungsdatum bei schweizerischen Marken auf den Zeitpunkt, für den der

entsprechende Nachweis erbracht wird, verschoben werden.460

455 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; vgl. auch BVGer in

sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke): Die Durchschnittsabnehmer und nicht

bloss Personen, welche gelegentlich oder regelmässig Energy Drinks konsumieren, sind

massgeblicher Verkehrskreis von Energy Drinks (da Energy Drinks am Markt mit anderen nicht

alkoholischen Getränken in Konkurrenz stehen und die Abnehmer regelmässig die Wahl zwischen

Energy Drinks und anderen nicht alkoholischen Getränken haben). 456 Vgl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke). 457 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.2 – Stuhl (dreidimensionale Marke): Einschränkung auf Käufer von

«Designmöbeln» unzulässig. 458 BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BGE 120 II 144, E. 3c –

YENI RAKI; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.4 – ASV; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz. 459 BVGer B-6363/2014, E. 7.3 – MEISSEN; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz;

BVGer B-279/2010, E. 4.4 mit Hinweisen – Paris Re; BVGer B-3394/2007, E. 6.1 –

SALESFORCE.COM. 460 RKGE in sic! 2002, 242, E. 6 – Farbe Gelb (Farbmarke); die ehemalige RKGE hielt aber in diesem

Entscheid auch fest, dass ein früheres Hinterlegungsdatum akzeptiert werden kann, wenn keine

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Verkehrsdurchsetzung erst nach dem Zeitpunkt der

Hinterlegung erfolgt ist. Bei international registrierten Marken ist keine Verschiebung des

Hinterlegungsdatums möglich (BVGer B-279/2010, E. 4.4 – Paris Re).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

200

11.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen

11.2.1 Allgemeines

Die Ermittlung, ob sich das betroffene Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen

als Marke durchgesetzt hat, kann sich auf Tatsachen stützen, die erfahrungsgemäss einen

Rückschluss auf die Wahrnehmung dieses Zeichens durch den Abnehmer erlauben.461 Dazu

gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden

sind, oder intensive Werbeanstrengungen.462 Soweit der Hinterleger diesbezüglich Belege

einreicht, müssen diese aufzeigen, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen,

in welchem Gebiet und Umfang, durch wen sowie seit wann das angemeldete Zeichen

markenmässig eingesetzt worden ist.

Der Gebrauch des Zeichens muss durch den Hinterleger oder durch einen Dritten mit dessen

Zustimmung erfolgt sein.463

11.2.2 Beweismittel

Die zulässigen Beweismittel bestimmen sich nach Art. 12 VwVG. Bezüglich der geeigneten

Beweismittel, um den indirekten Nachweis zu belegen vgl. Grundsatz in Teil 1, Ziff. 5.4.4.1,

S. 29. Auch Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbänden können ein Indiz dafür sein,

dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des

Hinterlegers verstanden wird.464 Die eingereichten Beweismittel müssen sich auf die Zeit vor

dem Hinterlegungsdatum beziehen.465

Auf Antrag werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse

enthalten, aus dem Aktenheft ausgesondert und unterliegen nicht der Akteneinsicht durch

Dritte (vgl. Teil 3, Ziff. 5.2, S. 80, letzter Abschnitt).

11.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen

Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips kann sich die Verkehrsdurchsetzung

nicht auf andere Waren- und Dienstleistungen erstrecken als diejenigen, für welche sie

glaubhaft gemacht wurde.466 Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und

Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den

461 BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 mit

Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-6629/2011, E. 9.3.1 – ASV. 462 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST. 463 Vgl. BVGer B-7397/2006, E. 12 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke). 464 Vgl. RKGE in sic! 1997, 475, E. 3 – Optima. 465 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.2 – ASV; vgl. zum

Hinterlegungsdatum Ziff. 11.1.6, S. 199.

466 BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer

B-2999/2011 E. 8 – DIE POST; RKGE in sic! 2002, 242, E. 5a – Farbe Gelb (Farbmarke) (keine

Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels deren eine Dienstleistung

erbracht wird).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

201

entsprechenden Oberbegriff nach sich.467 Gebrauchsbelege müssen daher sämtliche Waren

und Dienstleistungen abdecken, für welche das Zeichen als durchgesetzte Marke

eingetragen werden soll.

11.2.4 Ort des Gebrauchs

Grundsätzlich sind Belege betr. die ganze Schweiz einzureichen.468 In der Praxis reichen

solche aus, welche die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen (Deutschschweiz,

Romandie, Tessin) abdecken. Belege, welche einen Gebrauch im Ausland zeigen, sind zum

Nachweis des Verständnisses der Abnehmer im Inland grundsätzlich unbehelflich,469 können

aber in Ausnahmefällen ein zusätzliches Indiz darstellen.

11.2.5 Dauer des Gebrauchs

Im Sinne einer allgemeinen Regel verlangt das Institut den Nachweis eines zehnjährigen

markenmässigen Gebrauchs des Zeichens für die fraglichen Waren und Dienstleistungen.

Dieser muss vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein.470 Die eingereichten Belege

müssen diese Zeitspanne vollständig abdecken.

Je nach Intensität des Gebrauchs und der aufgewendeten Werbemittel kann in besonderen

Fällen – etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen – auch der Gebrauch während

eines kürzeren Zeitraums genügen.471 Gleiches gilt für den Nachweis eines kontinuierlich

gesteigerten Umsatzes während eines kürzeren Zeitraums.472

11.2.6 Markenmässiger Gebrauch

Die Belege müssen einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens zeigen.473 Die blosse

Bekanntheit eines Zeichens sagt nichts über dessen Funktion als betrieblicher

Herkunftshinweis aus (vgl. oben Ziff. 11.1.1, S.195). Nicht anrechenbar sind Belege, die

einen rein dekorativen474, firmenmässigen475 oder einen Gebrauch für Hilfswaren476 zeigen.

Das Zeichen muss nicht zwingend auf den betroffenen Waren angebracht werden.

Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten und

467 So zieht beispielsweise die glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung für «Hosen» nicht die

Verkehrsdurchsetzung für «Bekleidung» nach sich, da darunter u.a. auch «Mäntel» fallen.

468 BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 mit Hinweisen – FARMER. 469 BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA. 470 Vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 11.1.6, S. 199. 471 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER;

BVGer B-788/2007, E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.). 472 BVGer in sic! 2007, 745, E. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.). 473 Vgl. betr. ein als Bildmarke angemeldetes Zeichen, das als Teil der Gestaltung der Ware

verwendet wird BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1, 6.3.4 f. – Bouton (Bildmarke).

474 BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK. 475 BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA. 476 BVGer B-5786/2011, E. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

202

Rechnungen sein, soweit daraus ein Bezug zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen

ersichtlich ist.477 An einem solchen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch

der Marke fehlen: Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung

stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten

Hinweis auf ein Unternehmen dar.

11.2.7 Abweichender Gebrauch

In der Regel muss das Zeichen auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie

es hinterlegt ist und geschützt werden soll.478 Der langjährige Gebrauch eines originär

schutzunfähigen Zeichens in Kombination mit anderen Elementen schliesst Rückschlüsse

auf die Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens in Alleinstellung nicht in jedem Fall aus.479

Soweit die Belege eine solche Verwendung zeigen, ist der Gesamteindruck zu würdigen.

Entscheidend für die Anrechnung der Belege ist, ob das als Marke angemeldete Zeichen im

Gesamteindruck als wesentlich erscheint bzw. ob es Letzteren eindeutig zu beherrschen

vermag. Dies ist namentlich dann nicht der Fall, wenn der Gebrauch des Zeichens

zusammen mit anderen unterscheidungskräftigen Merkmalen erfolgt.480 Der Gesamteindruck

kann aber auch durch nicht unterscheidungskräftige Elemente wesentlich beeinflusst

werden. In solchen Konstellationen kann die Verkehrsdurchsetzung i.d.R. nur mittels einer

direkten Befragung der Abnehmer nachgewiesen werden (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 11.3,

S. 202).

Für die Klärung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des

rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2. MSchG) keine Anwendung.481

11.2.8 Umfang des Gebrauchs

Die Belege müssen langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt

worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen zeigen.482 Dafür geeignet sind

beispielsweise Angaben über verkaufte Stückzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen,

Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.

11.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie

11.3.1 Allgemeines

Eine korrekt konzipierte und durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage (Demoskopie)

stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu

477 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke). 478 Vgl. BGer in PMMBl 1980 I 10, E. 4 – DIAGONAL; BVGer B-3550/2009, E. 4.3.3 – FARMER. 479 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS. 480 Vgl. BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale

Marke).

481 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST. 482 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

203

klären.483 Sie kann als direkter Nachweis dafür dienen, dass ein originär nicht

unterscheidungskräftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchführung der Demoskopie (vgl.

dazu oben Ziff. 11.1.6, S. 199) als Marke wahrgenommen wird.

11.3.2 Anwendungsfälle

Eine demoskopische Umfrage ist erforderlich, wenn die zur Verfügung stehenden Belege

den vorstehend in Ziff. 11.2.3 bis 11.2.8 angeführten Vorgaben nicht gerecht werden.

Demgegenüber stellt sie in folgenden Fällen lediglich das geeignetste Beweismittel dar:484

 Aufgrund der hohen Banalität des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch

zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen.485

 Bei Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen,

wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.10, S. 138), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.11

S. 139) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.12, S. 140). Anders als

Wort- oder Bildzeichen werden solche Zeichen von den betroffenen Abnehmern auch

nach langjährigem Gebrauch grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis

wahrgenommen, sondern als die Gestaltung der Ware selber,486 deren Funktion oder

dekorative Ausstattung.

11.3.3 Zu verwendendes Zeichen

Bei der Durchführung der Umfrage ist das Zeichen so, wie es im Eintragungsgesuch

enthalten ist, zu verwenden (v.a. hinsichtlich Ausgestaltung, Proportionen, Farbgebung und

Grösse). Bei dreidimensionalen Zeichen ist den zu Befragenden nach Möglichkeit die Form

als solche vorzulegen, da die Abbildung im Markeneintragungsgesuch lediglich die für die

Registerpublikation nötige Reduktion auf zwei Dimensionen darstellt.

11.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Es ist grundsätzlich für jede Ware und/oder Dienstleistung eine gesonderte Befragung

durchzuführen. Werden mehrere Waren und/oder Dienstleistungen in einer Frage

zusammengefasst, lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob sich das Umfrageresultat auf

alle oder nur auf einzelne der in der Fragestellung genannten Waren und/oder

Dienstleistungen bezieht.487

483 BGE 131 III 121, E. 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 484 Das Abstellen auf Gebrauchsbelege ist in diesem Zusammenhang nicht von vornherein

ausgeschlossen.

485 Vgl. BGE 130 III 328, E. 3.4 – Uhrband (dreidimensionale Marke). 486 BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke). 487 RKGE sic! 2002, 242, E. 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

204

11.3.5 Ort der Durchführung

Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz

nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 11.1.5, S. 199), folgt nicht, dass jede noch so kleine Region

in die demoskopische Umfrage miteinbezogen werden muss. Die Repräsentativität bezogen

auf die gesamte schweizerische Wohnbevölkerung muss jedoch gewährleistet sein.

Entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen der

Schweiz (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) entsprechend ihren Anteilen an der

schweizerischen Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden und dass eine korrekte Stadt-

Land-Verteilung beachtet wird.

Bei nicht «sprachgebundenen» Zeichen, welche nachweislich in der ganzen Schweiz

vermarktet werden, ist unter bestimmten Umständen eine regional durchgeführte Umfrage

für die demoskopische Beweisführung ausreichend.488 Glaubhaft zu machen ist diesfalls

zusätzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und

dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind.489

Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzuführen.490

11.3.6 Art der Erhebung

Die Art der Umfrage richtet sich nach dem Gegenstand der Befragung, d.h. nach dem

fraglichen Zeichen. Häufigste Durchführungsart in der Praxis ist die persönlich-mündliche

Umfrage, bei welcher den Befragten das Zeichen unmittelbar vorgelegt wird (beispielsweise

eine Form bzw. eine Abbildung bei Bildmarken, kombinierten Wort-/Bildmarken oder

Farbmarken).

Anders als bei persönlich-mündlichen Umfragen bestehen bezüglich online mittels Computer

und schriftlich durchgeführter Umfragen aus verschiedenen Gründen je nach Markentyp

Vorbehalte. Diese Arten der Erhebung sind nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen

zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet und sollten sinnvollerweise vor der

Durchführung mit dem Institut abgesprochen werden.491

488 BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 489 BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 490 Mit neutralem Umfeld ist namentlich gemeint, dass die Befragung nicht an einem Ort durchgeführt

werden darf, an welchem das betroffene Produkt den Abnehmern aus anderen Gründen als der

Verkehrsdurchsetzung bekannt ist. Beispielsweise würde eine Durchführung der Demoskopie in

Sichtweite eines Werbebanners des Hinterlegers deren Aussagekraft erheblich verfälschen. 491 Bei online mittels Computer durchgeführten Umfragen ist namentlich die Repräsentativität in Bezug

auf die Altersstruktur der Befragten nicht gewährleistet (vgl. nachfolgend Ziff. 11.3.7, S. 204). Bei

diesen wie bei den schriftlichen Umfragen muss die Spontaneität der Antworten sichergestellt und die

Mithilfe Dritter ausgeschlossen werden können. Bei computergestützten Umfragen ist insbesondere

sicherzustellen, dass nicht zu einer vorherigen Frage «zurückgesprungen» und die Antwort verändert

werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgeführten Umfragen, wo zusätzlich die

Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden

Fragen gewährleistet sein muss.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

205

Die telefonische Durchführung kommt einzig bei reinen Wortmarken infrage. Bei allen

anderen Markentypen scheitert diese Methode daran, dass den Befragten das Zeichen nicht

wie hinterlegt vorliegt.

11.3.7 Repräsentativität

Bei der Umfrage muss eine repräsentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach

Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 11.1.4, S. 198) ist daraus i.d.R.

eine aussagekräftige Stichprobe zu bilden.

Sind nur Fachkreise betroffen, kann je nach infrage stehenden Waren bzw. Dienstleistungen

die ermittelte Grundgesamtheit so klein sein, dass alle Betroffenen ohne Weiteres

identifizierbar sind. Diesfalls drängt sich eine Befragung aller Betroffenen auf.

Bei grösserem Umfang der Grundgesamtheit (vor allem bei Durchschnittsabnehmern) ist die

Stichprobe die einzige Möglichkeit, da nicht sämtliche Betroffenen befragt werden können.

Damit die Umfrage repräsentativ ist, muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe von hoher

Qualität ist, d.h. in möglichst vielen voneinander unabhängigen Merkmalen ein verkleinertes

Abbild der zu befragenden Grundgesamtheit darstellt.

Die Anzahl der Befragten (d.h. der Umfang der Stichprobe) wirkt sich direkt auf die

Fehlerspanne (Fehlertoleranz) der Stichprobenergebnisse aus: Je grösser die Anzahl der

Befragten ist, desto kleiner ist die Fehlerspanne und desto aussagekräftiger folglich die

Demoskopie. Im Sinne einer Grundregel betrachtet das Institut eine Ausgangszahl von

mindestens 1000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen

sind,492 und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von

Fachkreisen zu ermitteln ist.

11.3.8 Zu stellende Fragen

Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualität der

gestellten Fragen abhängig.493 Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse einer bereits

durchgeführten Demoskopie durch das Institut aufgrund konzeptioneller Mängel in Methodik

und Durchführung als ungenügend bewertet werden,494 empfiehlt sich eine vorgängige

Absprache der geplanten Umfrage mit dem Institut. Die Fragen müssen im Zusammenhang

mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend auf die Ermittlung des Bekanntheits-,

des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades zielen.495

492 B-1818/2011, E. 5.2.4 – SAVANNAH. 493 B-5169/2011, E. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER. 494 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST. 495 Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

206

Für den Fragebogen empfiehlt das Institut im Kern folgenden Aufbau:496

a) Ermittlung des Bekanntheitsgrades

Fragebeispiel: Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / usw.] in

Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung]?

Antwortmöglichkeiten: Ja / Nein / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].

Unter Vorlage des Zeichens soll dessen Bekanntheit in Zusammenhang mit der infrage

stehenden Ware bzw. Dienstleistung ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die

möglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.

b) Ermittlung des Kennzeichnungsgrades

Fragebeispiel: Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / usw.] im

Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes oder

auf verschiedene Unternehmen dar, oder ist das Ihrer Ansicht nach kein Hinweis auf

irgendein Unternehmen?

Antwortmöglichkeiten: Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen / Hinweis auf

mehrere bzw. verschiedene Unternehmen / das ist meiner Ansicht nach kein Hinweis auf

irgendein Unternehmen / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].

Hierbei handelt es sich um die rechtlich entscheidende Frage, mit der geprüft wird, in

welchem Mass die Befragten das Zeichen in Zusammenhang mit der beanspruchten

Ware und/oder Dienstleistung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen und ihm

somit kennzeichnenden Charakter beimessen.

Bei der Kennzeichnungsfrage sind (inklusive der Antwortmöglichkeit ich kann dazu nichts

sagen [weiss nicht, keine Antwort]) stets vier Antwortmöglichkeiten, welche zumindest

sinngemäss den oben angeführten Beispielen entsprechen, durch den Interviewer

vorzugeben.

Da bei der Verkehrsdurchsetzung die nachträglich aufgrund des Gebrauchs erworbene

Unterscheidungskraft ermittelt wird, dürfen nur diejenigen Personen weiter zum

Kennzeichnungsgrad befragt werden, die das Zeichen bereits kennen und demzufolge

bei der Frage nach der Bekanntheit des Zeichens mit «Ja» geantwortet haben. Zur

Ermittlung des Grades der Verkehrsdurchsetzung werden nur diejenigen Antworten

miteinbezogen, welche im Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen

erkennen.

c) Ermittlung des Zuordnungsgrades

Fragebeispiel: Auf welches Unternehmen weist [die Bezeichnung XY / diese Form / diese

Farbe / usw.] hin?

496 Bezüglich der korrekten Fragestellung werden teilweise auch andere Auffassungen vertreten. Das

vorliegend aufgeführte 4-Alternativen-Modell (Frage b) ist jedoch ein in der Praxis häufig gewähltes

und seit Jahren bewährtes Modell.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

207

Diese Frage dient der Feststellung, ob das Zeichen durch die Befragten dem

Markenhinterleger und nicht etwa dessen Konkurrenten zugeordnet wird. Es geht um

eine zusätzliche Absicherung; die Identifikation des Hinterlegers dient der Überprüfung

der Befunde zur Frage betr. den Kennzeichnungsgrad. Die Frage ist offen, d.h. ohne

vorgegebene Antwortmöglichkeiten, zu stellen. Die Identifikation des Unternehmens kann

unter Umständen auch durch andere Indikatoren als die namentliche Nennung erfolgen,

beispielsweise durch zutreffende Beschreibung des Unternehmens. Es ist nicht

erforderlich, dass das Unternehmen den Abnehmern namentlich bekannt ist.497 Klare

Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads

abzuziehen.498

Es ist nicht ausgeschlossen, den Befragten neben diesen Kernfragen zusätzliche

sachdienliche Aufklärungsfragen zu stellen, beispielsweise zum Zweck der Bestimmung der

massgeblichen Abnehmer (vgl. oben Ziff. 11.1.4, S. 198) oder zur Beantwortung der Frage,

seit wann das Zeichen von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis

wahrgenommen wird. Solche Fragen müssen auf eine Weise formuliert und zu einem

Zeitpunkt gestellt werden, dass dadurch die korrekte Ermittlung des Bekanntheits-,

Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrades nicht beeinträchtigt wird.

11.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung

Das Bundesgericht hat den Wert von zwei Dritteln der repräsentativ Befragten als einen für

die Annahme der Verkehrsdurchsetzung ausreichenden Richtwert bezeichnet; es hat dabei

allerdings gleichzeitig auf einen Richtwert von jedenfalls über 50 Prozent verwiesen, den es

in einem weiteren Entscheid betr. die Frage einer notorisch bekannten Marke angenommen

hatte.499

Bei einem unter 50 Prozent liegenden Kennzeichnungsgrad wird das fragliche Zeichen

nachweislich bzw. per logischen Umkehrschluss von der Mehrheit der Abnehmer gerade

nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.

11.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage

Das demoskopische Gutachten ist dem Institut unter übersichtlichem und neutral

dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse

einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein; das Institut behält

sich vor, gegebenenfalls weitere klärende Unterlagen nachzufordern. Insbesondere sind

sämtliche Antworten der Befragten auf alle gestellten Fragen aufgeteilt nach Landesteilen

bzw. Sprachregionen einzeln und unter Angabe der entsprechenden Prozentzahl auf

eindeutige und übersichtliche Art auszuweisen. Es ist darauf zu achten, dass als Basis

(entsprechend 100 Prozent) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird.500

497 BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV. 498 BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 – OKTOBERFEST-BIER. 499 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST, mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp. 500 BVGer B-5169/2011, E. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

Teil 5 – Materielle Markenprüfung

208

Die gestellten Fragen sind im Originalwortlaut aller verwendeten (Landes-)Sprachen

wiederzugeben. Das demoskopische Gutachten muss eine Unterschrift des

Sachverständigen enthalten, mit der die Korrektheit der gemachten Angaben bestätigt wird.

Sämtliche verwendeten Unterlagen, insbesondere das vorgelegte Zeichen, sind (im Original)

beizulegen.

209

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

1. Einleitung

Das Widerspruchsverfahren gibt den Inhabern älterer Marken die Möglichkeit, sich nach

erfolgter Publikation vor der Eintragungsbehörde auf relative Ausschlussgründe des Art. 3

MSchG zu berufen. Der Widerspruch richtet sich prozessual betrachtet zwar gegen den

Entscheid des Instituts, eine Marke einzutragen oder einer internationalen Registrierung die

Schutzausdehnung in der Schweiz zu gewähren. Der Widerspruch ist jedoch weder eine

Einsprache noch eine Beschwerde, weil der Widersprechende eine neue Thematik aufgreift1

und nicht eine nochmalige Beurteilung einer bereits geprüften und eingetragenen Marke

beantragt.

Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst

einfach, rasch und kostengünstig sein.2 Insoweit handelt es sich um ein summarisches

Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter

Einzelsachverhalte geeignet ist.3 Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31

MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine

Marke vom Markenschutz auszuschliessen.4 Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch

einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige

Umstände (z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden

können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder «glaubhaft

gemacht» sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige

Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu

berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der

Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr

beschränkt;5 darüber hinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen- oder

namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen.6 Das

Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein

Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt.7 Das Argument der

Rechtsmissbräuchlichkeit einer Eintragung als sog. Defensivmarke kann jedoch im

Widerspruchsverfahren nicht gehört werden.8

1 Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr um absolute Ausschlussgründe wie

bei der Markenprüfung. 2 BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.). 3 BVGer B-5467/2011, E. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer. 4 BVGer B-8006/2010, E. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). 5 BVGer B-433/2013, E. 3.1 – METRO / METROPOOL. 6 BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 7 BVGer B-40/2013, E. 1.2 – EGATROL / EGATROL.

8 BVGer B-6665/2010, E. 3 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-2678/2012, E. 6.2.1 –

OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

210

Der erweiterte Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15

MSchG) kann im Widerspruchsverfahren ebenfalls nicht geltend gemacht werden.9 Art. 31

Abs. 1 MSchG verweist ausdrücklich nur auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3

Abs. 1 MSchG, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der berühmten Marke.

2. Sachentscheidvoraussetzungen

Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch

erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der

Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen.

Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.1 Widerspruchsschrift

Der Widerspruch ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 20 MSchV).10 Dazu

kann das vom Institut zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden.11 Ein

Formularzwang besteht jedoch nicht. Die beiden Exemplare der Widerspruchsschrift müssen

unterzeichnet sein. Die Unterschrift auf einer durch Telefax oder elektronisch übermittelten

Eingabe wird als rechtsgültig anerkannt. Fehlt auf einer Eingabe die rechtsgültige

Unterschrift, so wird das ursprüngliche Einreichungsdatum anerkannt, wenn eine inhaltlich

identische und unterzeichnete Eingabe innerhalb eines Monats nach Aufforderung des

Instituts nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV). Eingaben per E-Mail müssen an die

speziell für elektronische Eingaben vorgesehene E-Mail-Adresse (tm.admin@ekomm.ipi.ch)

geschickt werden.12 Es genügt hierbei die Einreichung eines einzigen Exemplars der

Eingabe.

Art. 20 MSchV bestimmt die notwendigen Angaben, die ein Widerspruch zu enthalten hat:

a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;

b) die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der

Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;

c) die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die

Firma des Markeninhabers;

d) die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;

e) eine kurze Begründung des Widerspruchs.

9 BVGer B-3663/2011, E. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; BVGer

B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 10 Auch sämtliche weiteren Eingaben und Belege wie Stellungnahme, Replik, Duplik, Registerauszüge

usw. sind (ausser bei elektronischer Eingabe) in zwei Exemplaren einzureichen. 11 Es kann beim Institut bestellt oder direkt über das Internet heruntergeladen werden

(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/d/m551d.doc). 12 Vgl. https://ekomm.ipi.ch.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

211

2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Eintragung einer bestimmten

Marke in einem bestimmten Umfang angefochten wird. Richtet sich der Widerspruch nur

gegen einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke

eingetragen ist, sind die entsprechenden Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen

genau anzugeben (Art. 20 lit. d MSchV). Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, wenn

z.B. angegeben wird, der Widerspruch richte sich gegen alle «gleichartigen Waren oder

Dienstleistungen». Der Antrag muss vielmehr so präzise abgefasst sein, dass das Verfahren

ohne weitere Abklärungen instruiert werden kann.13 Um Differenzen bei der Übersetzung zu

vermeiden, wird empfohlen, bei teilweisen Widersprüchen die Waren, gegen welche sich der

Widerspruch richtet, in derjenigen Sprache anzugeben, in welcher sie im Register

eingetragen sind. Aus der Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des

Widerspruchs auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Ablauf der

Widerspruchsfrist zulässig ist, die Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren

Einschränkung dagegen nicht.14

Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Widersprechenden eine kurze Nachfrist gegeben,

um das Rechtsbegehren zu präzisieren.

2.3 Begründung

Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass der Widerspruch begründet sein muss. Eine

kurze Begründung genügt (Art. 20 lit. e MSchV), sollte jedoch sämtliche entscheidrelevanten

Tatsachen enthalten. Fehlt die Begründung ganz, wird auf den Widerspruch nicht

eingetreten.

2.4 Parteien

2.4.1 Aktivlegitimation

Für die Berechtigung zur Erhebung eines Widerspruchs vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.1, S. 21.

2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke

Als älter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach den Art. 6 bis 8

MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Gemäss Art. 6 MSchG steht das Markenrecht

demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität). Zu beachten ist auch

eine allfällige Priorität nach der PVÜ oder die Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 MSchG). Der

Hinterlegungszeitpunkt wird im Markenrecht nach Tagen bestimmt. Bei gleicher Priorität ist

ein Widerspruch ausgeschlossen.

13 RKGE in sic! 2000, 111, E. 3 f. – LUK (fig.) / LuK. 14 RKGE in sic! 2005, 293, E. 2 – BalTec / B.A. Tech.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

212

2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke

2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen

Widerspruch gegen eine Neueintragung kann gegebenenfalls auch derjenige erheben,

dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art.

6bis PVÜ in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der

notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist

lediglich auf Art. 6bis PVÜ, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung und den

Gebrauch von Marken zu untersagen, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke

verwechselbar sind. Gemäss Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS15 findet Art. 6bis PVÜ auf

Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den

Widerspruch einzutreten, es sei denn, die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des

geltend gemachten Rechts. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiellrechtliche

Frage.16

2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts

Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der

Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen

Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist

Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen

rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland

bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen

ist. Art. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher

Markenpiraterie entgegenzuwirken.17

Es wird insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische

Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in

der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland

geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch ohne weitere Prüfung der erforderlichen

Bekanntheit des Widerspruchszeichens bereits aus diesem Grund abzuweisen.18

2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit

Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der

Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke.19 Die PVÜ spricht

im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff «notorisch bekannte» Marke von

15 SR 0.632.20 Anhang 1 C. 16 BVGer B-2323/2009, E. 1.2 – Circus Conelli; RKGE in sic! 2000, 699, E. 2 – internet.com /

InternetCom (fig.). 17 BVGer B-1752/2009, E. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.). 18 BVGer B-1752/2009, E. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 6 – Circus

Conelli. 19 Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

213

«marque notoirement connue» bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von «well-

known mark». Entsprechend genügt die blosse Bekanntheit einer Marke noch nicht zur

Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der

Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr «notorisch» bekannt sein, um im

Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können.20 Mit anderen Worten sind für das

Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen als bei einer

eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzumfang einer

bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 6.7, S. 238). So hält auch das

Bundesgericht fest, «la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore

notoire».21 Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis

der Existenz der Marke im Inland voraus.

Nach der gemeinsamen Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken

der OMPI beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls,

wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen:22 der Bekanntheitsgrad

der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische

Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die

geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige

Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die

zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten, sowie der mit der Marke verbundene Wert.

Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die

Vertriebskanäle sowie die Händler genannt. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die

notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und

sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Im

Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht

näher umschrieben.23

Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist.24 Den

massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von

einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber

beansprucht wird.25 Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen

Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in

Betracht kommt. Dies wird i.d.R. bedingen, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv

gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird oder dass die Marke im Ausland

gebraucht wird und die Kunde davon in die Schweiz gedrungen ist. Das Bundesgericht hat

erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht

voraussetzt, sondern sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen

20 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 21 BGer in sic! 2001, 318, E. 3c – CENTRAL PERK. 22 Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000,

48 f.

23 BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp. 24 BGE 130 III 267, E. 4.7.2 – Tripp Trapp. 25 BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

214

Verkehrskreisen beurteilt.26 Die Notorietät kann sich dabei im Rahmen der Spezialität des

Markenrechts nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, nämlich auf

diejenigen, für welche die Marke gebraucht oder beworben wird. Eine notorisch bekannte

Marke kann keinen Schutz für Waren oder Dienstleistungen beanspruchen, die ausserhalb

der mit der Marke versehenen Waren und Dienstleistungen liegen.27 Eine Ausdehnung des

Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren

nicht infrage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden.28

2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät

Der «eingeschränkte» Untersuchungsgrundsatz im Widerspruchsverfahren (Teil, 1, Ziff. 5.4.1

f., S. 27) gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So, wie

vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder

angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich

auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass

er sein Recht nachweist.29 Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit

seines Kennzeichens nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von

Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.

Das Gesetz äussert sich nicht konkret dazu, ob im Widerspruchsverfahren die notorische

Bekanntheit zu beweisen oder lediglich glaubhaft zu machen ist. In Bezug auf die Einrede

des fehlenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke hält Art. 32 MSchG jedoch explizit fest,

dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch den Widersprechenden genügt. Daraus

wäre zu schliessen, dass über die übrigen Tatsachen im Widerspruchsverfahren,

insbesondere das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke, der strikte Beweis zu führen

wäre. Dies würde meist die Durchführung eines ausgedehnten Beweisverfahrens bedingen,

was nicht dem Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens als möglichst einfachem und

raschem Verfahren entsprechen würde. Zudem kommt dem Entscheid im

Widerspruchsverfahren in einem allfälligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zu.30

Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig

überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind.31

2.4.2 Passivlegitimation

Bzgl. Passivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.2.1, S. 21.

26 BGE 130 III 267, E. 4.4 – Tripp Trapp; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.1 – G (fig.) / G (fig.). 27 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 28 BGE 130 III 267, E. 4.9 – Tripp Trapp.

29 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse

(fig.). 30 BGE 128 III 441, E. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): Nichtigerklärung

einer Marke im Zivilprozess trotz vorgängiger Abweisung eines gegen dieselbe Marke gerichteten

Widerspruchs; BVGer B-3556/2012, E. 2.2.2 – TCS / TCS. 31 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALLUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

215

2.5 Widerspruchsfrist

Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung

beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Frist ist nicht erstreckbar (Art. 22

Abs. 1 VwVG), und eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis ist ausgeschlossen (Art. 41

Abs. 4 lit. c MSchG).

Schweizer Marken werden in Swissreg (abrufbar unter: https://www.swissreg.ch) publiziert.

Die internationalen Registrierungen werden in dem von der OMPI bestimmten

Publikationsorgan (zurzeit «Gazette OMPI des marques internationales») veröffentlicht

(Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m. Regel 32 GAFO).

Die Widerspruchsfrist wird durch die Publikation der Schweizer Marke in Swissreg ausgelöst.

Folglich beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen.

Bei internationalen Registrierungen beginnt die Frist um Mitternacht am ersten Tag des

Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung der entsprechenden

Schutzausdehnung in der Gazette folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).

Bezüglich der Fristberechnung wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen (vgl.Teil 1, Ziff.

5.5.2, S. 30).

Beispiele für die Fristberechnung:

Publikation einer Schweizer Marke in Swissreg am 17. Juli 2014: Fristbeginn 17. Juli 2014

um 24 Uhr; Fristablauf 17. Oktober 2014 um 24 Uhr.

Publikation einer Internationalen Registrierung in der Gazette vom 17. Juli 2014: Fristbeginn

am 1. August 2014 um 24 Uhr; Fristablauf am 1. November 2014 um 24 Uhr.

2.6 Widerspruchsgebühr

2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2

MSchG). Die Höhe der Gebühr beträgt CHF 800.–.32 Das Widerspruchsverfahren ist dabei

auf einen Vergleich zwischen der Marke, auf welche der Widerspruch gestützt wird, und der

angefochtenen Marke beschränkt. Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestützt, wird

für jede Marke ein selbstständiges Verfahren eröffnet.33 Dasselbe gilt auch, wenn sich der

Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist je eine Gebühr

zu bezahlen.34 Indessen kann im Sinne einer Verstärkung des Schutzumfanges einer

Widerspruchsmarke der Umstand berücksichtigt werden, dass ihr Inhaber neben der

Widerspruchsmarke noch weitere, davon abgeleitete Serienmarken verwendet.35

32 IGE-GebV Anhang I. 33 Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7. 34 RKGE in sic! 2004, 103, E. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label. 35 BVGer B-5076/2011, E. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

216

Bezüglich der Zahlungsmittel und der Zahlungsfrist wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen

(vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 und 11.5, S. 50 f.).

Wird die Widerspruchsgebühr nicht innert Frist bezahlt, fehlt es an einer

Prozessvoraussetzung und der Widerspruch gilt als nicht eingereicht (Art. 24 Abs. 1 MSchV).

Stützt sich der Widerspruch auf mehrere Marken oder richtet sich der Widerspruch gegen

mehrere Marken, wurde aber innert Frist nur eine Gebühr entrichtet, kann der

Widersprechende innert einer vom Institut angesetzten Nachfrist auch nach Fristablauf noch

klarstellen, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebührenzahlung bestimmt ist.36

Eine ergänzende Zahlung ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht

mehr möglich, und eine Weiterbehandlung ist ausgeschlossen.37

2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts

Die Widerspruchsgebühr ist auch in den Fällen, in denen eine Rechnung des Instituts verlangt

wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemäss IGE-GebV zu bezahlen (vgl. Teil

1, Ziff. 11.3 ff, S. 50).

3. Mängel des Widerspruchs

3.1 Nicht behebbare Mängel

Auf einen nach Fristablauf eingereichten Widerspruch wird nicht eingetreten. Da es sich um

eine gesetzliche Frist handelt, kann sie nicht erstreckt werden (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m.

Art. 22 Abs. 1 VwVG). Gleich verhält es sich bei nicht oder verspätet bezahlter

Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MSchG).38 Nicht eingetreten werden kann sodann auf

einen Widerspruch,

 der ohne Begründung eingereicht wird (Art. 31 Abs. 2 MSchG);

 der sich gegen eine gelöschte oder nicht eingetragene Marke richtet (Art. 31 Abs. 1

MSchG);

 der sich nicht auf eine (ältere) Marke stützt (Art. 31 Abs. 1 MSchG);

 der sich gegen eine ältere Marke richtet (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art 3 MSchG);

 der sich gegen ein Markengesuch richtet;39

 bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die

Identifikation der sich gegenüberstehenden Marken, überhaupt fehlt (Art. 20 MSchV);

36 Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 283, E. 4 – Chalet.

37 Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG. 38 RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) /

REXOL. 39 Nach Ansicht des Instituts ist ein Widerspruch gegen ein Markengesuch aufgrund des eindeutigen

Wortlautes von Art. 31 MSchG, dass sich der Widerspruch gegen die «Eintragung» richtet,

ausgeschlossen.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

217

 bei dem die Aktivlegitimation,40 die Partei- und/oder Prozessfähigkeit nicht gegeben ist.

3.2 Behebbare Mängel

Behebbare Mängel liegen vor, wenn für den Widerspruch wesentliche Elemente zwar

vorhanden, aber fehlerhaft sind. Bei behebbaren Mängeln wird eine Nachfrist angesetzt mit

dem Hinweis darauf, dass bei versäumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde

(Art. 23 VwVG).

Eine Nachfrist ist z.B. anzusetzen bei einem Widerspruch,

 bei dem ein Zustellungsdomizil nach Art. 42 MSchG bezeichnet werden muss und ein

solches noch fehlt,

 bei dem sich die Parteien vertreten lassen, das Institut Zweifel über das

Vertretungsverhältnis hat und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 21 und 5 MSchV);

 der keine Unterschrift enthält.41

Eine Nachfrist wird im Weiteren angesetzt, wenn Rechtsbegehren unklar oder

auslegungsbedürftig sind, insbesondere wenn Unklarheiten in Bezug auf den Umfang des

Widerspruchs bestehen (Art. 20 lit. d MSchV).42 Untergeordnete Mängel können auch ohne

Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden.43

Wird nur teilweise Widerspruch erhoben, d.h., richtet sich der Widerspruch nur gegen

einzelne Klassen bzw. einzelne Waren und/oder Dienstleistungen, sind die Waren und

Dienstleistungen, welche bei der angefochtenen Marke zu widerrufen sind, im Einzelnen

aufzuführen. Unzulässig wäre also z.B. folgendes Rechtsbegehren: «Es sind alle

gleichartigen Waren und Dienstleistungen zu widerrufen.» Beim Widerspruchsverfahren

handelt es sich um ein reines Registerverfahren, bei welchem ein Gestaltungsurteil

(beispielsweise eine Umformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses) nicht

möglich ist. Wie im Zivilprozess ist das Rechtsbegehren so zu formulieren, dass es bei

Gutheissung des Widerspruchs unverändert in das Dispositiv des Entscheides übernommen

werden kann. Dem Widersprechenden wird eine Nachfrist angesetzt, um den Umfang des

Widerspruchs zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf den

Widerspruch in Bezug auf die unklaren Rechtsbegehren (ganz oder teilweise) nicht

eingetreten.44

Ist die widersprechende Partei im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Markeninhaber

der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird ihr eine Nachfrist angesetzt, um ihre

Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen.45 Kann die

Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.

40 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 41 Vgl. Ziff. 2.1, S. 209. 42 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 43 RKGE in sic! 2001, 813, E. 9 – Viva / CoopViva (fig.). 44 RKGE in sic! 2000, 111, E. 4 ff. – LUK (fig.) / LuK. 45 Vgl. Art. 17 MSchG; BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

218

Sind mehrere Personen Inhaber einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so fordert

das Institut sie auf, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Die Vertretungsvollmacht

muss diesfalls von allen Markeninhabern unterschrieben sein. Solange kein Vertreter

bestimmt wurde, können die Markenhinterleger oder Markeninhaber gegenüber dem Institut

nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).

3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist

Werden Mängel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor Ablauf

der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei darüber nach Möglichkeit

in Kenntnis gesetzt. Es besteht diesbezüglich jedoch keinerlei Anspruch der Parteien. Wird

der Widerspruch erst am letzten oder zweitletzten Tag der Frist eingereicht, kann die

widersprechende Partei nicht mehr auf die Mängel aufmerksam gemacht werden.

4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke

Die Behandlung der Widersprüche kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art.

23 Abs. 1 MSchV). Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl oder die Höhe der

Widerspruchsgebühren.46

Art. 23 Abs. 2 MSchV ermöglicht die Sistierung des Widerspruchsverfahrens betr. weitere

Widersprüche, wenn gegen die angefochtene Marke bereits ein Widerspruch hängig ist. Aus

Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut einen Widerspruch entscheiden und die

Behandlung der übrigen Widersprüche aussetzen.

4.2 Sistierung

Neben dem vorangehend erwähnten Beispiel (vgl. auch Teil 1, Ziff. 6, S. 39) wird das

Widerspruchsverfahren auch ausgesetzt, falls sich der Widerspruch nicht auf eine

eingetragene Marke, sondern lediglich auf eine Markenhinterlegung stützt. Diesfalls wird das

Widerspruchsverfahren bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke sistiert (Art. 23 Abs. 3

MSchV).

Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruch auf eine internationale Registrierung stützt,

welche Gegenstand einer vorläufigen Schutzverweigerung aus absoluten

Ausschlussgründen ist oder sein könnte. Bis über diese Schutzverweigerung endgültig

entschieden ist, wird das Widerspruchsverfahren sistiert (Art. 51 Abs. 1 MSchV).

Ein weiterer Grund zur Sistierung von Amtes wegen ist gegeben, wenn die international

registrierte Widerspruchsmarke oder die angefochtene internationale Registrierung gelöscht

wird, der Inhaber aber die Möglichkeit hat, die Umwandlung47 in ein nationales Gesuch zu

beantragen (Art. 9quinquies MMP und Art. 46a MSchG). Die Umwandlung kann innerhalb von

46 Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 214. 47 Teil 4, Ziff. 2.5.5, S. 88.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

219

drei Monaten nach Löschung der internationalen Registrierung beim Institut beantragt

werden. Das aus einer Umwandlung hervorgegangene Gesuch wird sodann einer

materiellen Prüfung auf absolute Ausschlussgründe unterzogen. Das Widerspruchsverfahren

wird in diesen Fällen bis zum Abschluss dieser Prüfung sistiert. Wird keine Umwandlung

beantragt, wird das Verfahren nach Ablauf der dreimonatigen Frist abgeschrieben.

4.3 Information über eingegangene Widersprüche

Auf der Datenbank https://www.swissreg.ch ist ersichtlich, ob gegen eine Marke ein

Widerspruchsverfahren hängig ist. Die Widerspruchsinformationen in Swissreg erlauben es,

Rückschlüsse auf den Beginn der fünfjährigen Karenzfrist zu ziehen. Es wird eine der

folgenden Statusinformationen angezeigt:

bisher kein Widerspruch

hängig beim Institut

Entscheid Institut vom …

hängig bei BVGer

Entscheid RKGE bzw. BVGer vom …

Sind seit Ablauf der Widerspruchsfrist mehr als zwei Wochen vergangen, kann angenommen

werden, dass gegen die Marke kein Widerspruch eingereicht worden ist.48 Die Publikation

dieser Statusinformation ist jedoch unverbindlich.

Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das Institut frühestens zwei Wochen nach Ablauf

der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch

erhoben worden ist.

5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren

5.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die Zeichen, so wie sie im

Register eingetragen sind, und die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Register

eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen.49

5.2 Einrede des Nichtgebrauchs

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben,

muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren

Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt.50 Die Behauptung des

48 Bei den zwei Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerung bei

der Zustellung oder Bearbeitung.

49 BVGer B-2296/2014, E. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 50 BVGer B-4471/2012, E. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

220

Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort

hervorgehen. Es genügt beispielsweise nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss

zulassen, der Widerspruchsgegner sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der

Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass er diese Behauptung klar aufstellt.51 Ist nach

den Äusserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tatsächlich den Nichtgebrauch

im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu präzisieren.

Im Widerspruchsverfahren ist der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vom

Widerspruchsgegner lediglich zu behaupten (Art. 32 MSchG) und nicht glaubhaft zu machen,

wie es Art. 12 Abs. 3 MSchG für einen Zivilprozess voraussetzt.

Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen oder wird die Einrede im

Verlauf des Verfahrens zurückgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht

geprüft werden.

Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist oder die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, sind

die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend,

auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren

und/oder Dienstleistungen gebraucht wird.52 Wird der Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist

aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf

(Art. 12 Abs. 2 MSchG). Voraussetzung ist, dass in der Zeitspanne zwischen Ablauf der

Karenzfrist und dem Gebrauch der Marke niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat.

5.3 Karenzfrist

Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur

Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss

Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten.53

5.3.1 Beginn der Karenzfrist

Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenütztem Ablauf der

Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen

Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einer

Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskräftigem

Abschluss dieses Verfahrens zu laufen,54 analog zur Situation bei Schweizer Marken

gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.

51 BVGer B-5641/2012, E. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

52 BVGer B-6665/2010, E. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office. 53 BVGer B-433/2013, E. 3.1 – METRO / METROPOOL. 54 Der Abschluss des Verfahrens erfolgt entweder mit Erlass einer Verfügung auf nationaler Ebene

oder mit Erlass einer Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter GAFO. Vgl. zur

Fristberechnung auch BVGer B-576/2009 E. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) mit Verweisen auf die

Rechtsprechung.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

221

Wurde hingegen bei einer internationalen Registrierung eine Erklärung der

Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO55 erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem

Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen.56

Falls keine vorläufige Schutzverweigerung oder Schutzgewährung gemäss Art. 18ter 1 GAFO

im Register eingetragen wurde, wird der Beginn der Karenzfrist unterschiedlich berechnet.

Massgebend ist dabei nicht das Datum der Eintragung im internationalen Register, weil zu

diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die internationale Registrierung zum Schutz in der

Schweiz zugelassen wird. Die Karenzfrist beginnt vielmehr erst ab dem Zeitpunkt zu laufen,

ab welchem feststeht, dass dem Zeichen keine Schutzausschlussgründe mehr

entgegenstehen (können). Bei internationalen Registrierungen hängt dieser Zeitpunkt vom

Ausführungsregime, dem diese Marke unterstellt ist (vgl. hierzu Teil 4, Ziffer 3.2.1, S. 94),

sowie vom Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») ab.

Wenn das MMP Anwendung findet, beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung

18 Monate (Art. 5.2)b) MMP).57 Die Karenzfrist beginnt folglich 18 Monate nach dem Datum

der Mitteilung («date de notification»), d.h. dem Datum, an welchem die OMPI das

Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer

Schutzverweigerung läuft (vgl. Regel 18.1)a)iii) GAFO). Dieses Datum kann ohne Weiteres

um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register

abweichen.

Wenn das MMP lediglich aufgrund von Art. 9sexies 1)b) MMP Anwendung findet, beginnt die

Frist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification»)

zu laufen.

Findet das MMA Anwendung, so beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung ein

Jahr. Die Karenzfrist beginnt folglich in diesen Fällen zwölf Monate nach dem Datum der

Mitteilung («date de notification»).

5.3.2 Verlängerung der Markeneintragung

Bei der Verlängerung der Markeneintragung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) handelt es sich um

einen reinen Formalakt. Dieser löst weder eine neue Benutzungsschonfrist aus (vgl. Art. 12

Abs. 1 MSchG), noch kann gegen die verlängerte Marke Widerspruch erhoben werden.

5.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens

Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme die Einrede des

Nichtgebrauchs und ist zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist abgelaufen, so muss der

55 Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist die Erklärung der Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige

Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) seit dem 1. Januar 2011 obligatorisch (GAFO-Änderung vom

1. September 2009). 56 Dies aus Gründen der Rechtssicherheit: Lediglich das Datum der Gazette-Publikation ist sowohl für

den Markeninhaber als auch für Dritte klar und einfach ersichtlich.

57 Die Schweiz hat eine Erklärung abgegeben, gemäss welcher die Jahresfrist für den Erlass einer

Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

222

Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

glaubhaft machen (Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 32 MSchG).

Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede

unbeachtlich. Wird die Einrede erst nachträglich erhoben, ist sie unzulässig und wird auch

nicht im Sinne eines Novums berücksichtigt.58 Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren, in

dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht

berücksichtigt wird.59

5.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs

5.4.1 Gebrauch in der Schweiz

Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz.60 Eine Ausnahme ergibt sich aus

dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen

Patent-, Muster- und Markenschutz.61 Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der

Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer

Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als

rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind.62 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts

können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter

Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus

diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie

eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder

Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben.63 Die Marke muss zudem in

beiden Staaten geschützt sein.64

Der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG

ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die Exportmarke muss dabei nicht in

der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für die Waren und Dienstleistungen

verwendet werden, die von der Schweiz oder von Deutschland aus angeboten werden. Die

reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend.65

5.4.2 Zeitlicher Gebrauch

Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während

der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen

58 Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV. 59 BVGer B-4471/2012, E. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

60 BVGer B-6251/2013, E. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 61 SR 0.232.149.136; BVGer B-6251/2013, E. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 62 BGer in sic! 2009, 268, E. 2.1 – GALLUP. 63 BGE 124 III 277, E. 2c – Nike; BVGer B-3294/2013, E. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 64 BVGer B-576/2009, E. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.). 65 BVGer B-4540/2007, E. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

223

(Art. 32 MSchG).66 Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die

Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs

beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet

werden können. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit

anderen, datierbaren berücksichtigt werden.67 Der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs

ist auch entscheidend bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist: Solange

niemand den Nichtgebrauch geltend macht, kann der Gebrauch auch nach Ablauf der

Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen werden (Art. 12 Abs. 2 MSchG).

5.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird

in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu

wollen.68 Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen

Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art,

Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls.69 Nicht als

ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch

einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden.70 Um als ernsthaft

zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher

abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz,

wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des

Marktes zu befriedigen.71 Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke

gefordert als bei Luxusgütern.72 Blosse Einzelaktionen sind kein ernsthafter

Markengebrauch.73

5.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend

wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen

vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden

wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten,

Rechnungen usw. sein.74 Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten

Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.75

66 BVGer B-3294/2013, E. 4.3 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 67 BVGer B-6251/2013, E. 2.6 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C. 68 BVGer B-2910/2012, E. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER. 69 BVGer B-6251/2013, E. 2.3 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C. 70 BGE 81 II 284, E. 1 – Compass / Kompass; RKGE in sic! 2007, 41, E. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.). 71 BGE 102 II 111, E. 3 – SILVA / SILVA THINS; BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) /

fünf Streifen (fig.).

72 BVGer B-7487/2010, E. 3 – sparco (fig.) / SPARQ. 73 BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.). 74 BVGer B-5530/2013, E. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 75 BVGer B-2678/2012, E. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

224

An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder

Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke.76

Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein

produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein

Unternehmen dar.77 So gilt etwa die Verwendung des Firmennamens im Briefkopf von

Lieferscheinen und Rechnungen nur dann als funktionsgerechter und markenmässiger

Gebrauch für die gelieferte oder fakturierte Ware, wenn die mit dem Firmennamen

übereinstimmende Marke auch in konkreten Liefer- oder Rechnungspositionen in einen

direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird.78

Die blosse Registratur eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthält, stellt als

solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Website keinen rechtserhaltenden

Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den

Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und

Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind.79

5.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

5.4.5.1 Subsumption

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder

Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In

einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht

wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen (vgl.

Teil 2, Ziffer 4.5, S. 67). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung

von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren

abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können.80 Allfällige Einschränkungen der

Waren- und Dienstleistungsliste sind zu beachten. Ist beispielsweise eine Marke nur für

Waren einer bestimmten geografischen Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch

für Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.81

5.4.5.2 Problematik des Teilgebrauchs

Teilgebrauch liegt vor, wenn der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke,

lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen

glaubhaft gemacht wird. Es stellt sich in dieser Konstellation die Frage, für welche Waren

oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt.

76 BVGer B-5530/2013, E. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 77 BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.). 78 BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY. 79 BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER. 80 BVGer B-1686/2012, E. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss

chocolate.ch (fig.); siehe auch Teil 2, Ziff. 4.3 S. 66. 81 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

225

Damit der Markeninhaber nicht über Gebühr in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit

eingeschränkt wird, wirkt der Gebrauch gemäss Bundesverwaltungsgericht nicht nur für

diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, für welche der Gebrauch glaubhaft

gemacht wurde82.

Das Bundesverwaltungsgericht wendet eine erweiterte Minimallösung an, nach welcher der

Gebrauch für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirkt, für welche aus

Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte

Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. Ausserdem wird der Gebrauch für einen

ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn der festgestellte Gebrauch Produkte

betrifft, welche für den Oberbegriff prototypisch sind, und der Oberbegriff eng und präzise

bestimmt werden kann83. Zudem müssen die Waren ins gängige Sortiment eines

branchentypischen Anbieters gehören84. Gemäss dem Bundesverwaltungsgericht entspricht

dieser Lösungsansatz der erweiterten Minimallösung des deutschen Rechts85, welche im

Wesentlichen mit der vom EUIPO und vom Gericht der EU angewendeten Praxis

übereinstimmt.

Vor diesem Hintergrund wendet das Institut auch die erweiterte Minimallösung an. Unter

gewissen Bedingungen, welche in der Praxis entwickelt werden müssen, wirkt der Gebrauch

für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der

diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf

sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c

MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt

werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig

beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff86

ausgedehnt werden, d.h. auf eine Warenkategorie, welche eine breite Gruppe von Waren

oder Dienstleistungen oder Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst87. Der

Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren

oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht

so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden

können88. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder

Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften

82 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3

– Gadovist / Gadogita 83 BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita 84 BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita 85 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.) 86 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3

– Gadovist / Gadogita

87 Vgl. in diesem Sinne BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita 88 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; EuG T-256/04, Ziff. 26 - RESPICUR

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

226

und die Zweckbestimmung89 im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder

Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können90.

5.4.6 Gebrauch in abweichender Form

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur

so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag.91

Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht

wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher

Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während

das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und

damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt.92 Entscheidend ist

daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische

Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird und dass trotz der abweichenden

Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt.93 Dies ist nur der Fall,

wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch

der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke

sieht.94 Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich

strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit. Jedes Weglassen eines

unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild,

weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen

für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies kann

etwa bei der Weglassung von Bildelementen zutreffen, die vom Verkehr lediglich als

ornamentale Ausschmückungen des kennzeichnungsstarken Markenkerns ohne eigene

Unterscheidungskraft aufgefasst werden.95 Hingegen wäre als allgemeiner Grundsatz

abzulehnen, dass eine kombinierte Wort-/Bildmarke bereits dann als rechtserhaltend benutzt

anzusehen ist, wenn nur der kennzeichnungskräftige Wortbestandteil benutzt wird. Vielmehr

sind stets die Verhältnisse des konkreten Falls massgebend.96 Die Rechtsprechung pflegt

bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch

Weglassen eingetragener Markenbestandteile i.d.R. strenger zu beurteilen als

Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen.97

89 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 45 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten

/Circanetten New 90 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten

/Circanetten New

91 BGE 139 III 424, E. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) mit Verweis auf BGE 130 III

267, E. 2.4 – Tripp Trapp. 92 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 93 BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp; BVGer B-6251/2013, E. 2.4 mit Hinweisen – P&C (fig.) /

PD&C.

94 BVGer B-2678/2012, E. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 95 BGE 139 III 424, E. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.). 96 BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp. 97 BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

227

Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden

Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen

wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den

rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne

Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet

noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame

Sinnaussage integriert. Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck i.d.R.

nicht. Ob die Marke noch selbstständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils

im Einzelfall zu bestimmen.98

5.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen

Als Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen werden Angebote verstanden, welche lediglich der

Promotion des Hauptproduktes dienen und i.d.R. unentgeltlich abgegeben werden.99 Ob eine

Verwendung der Marke für diese Hilfswaren bzw. Hilfsdienstleistungen als Markengebrauch

anzurechnen ist, hängt davon ab, ob die betroffenen Verkehrskreise zwischen dem

Kennzeichen auf den Hilfswaren und der markenspezifischen Ware oder Dienstleistung

einen kennzeichnungsmässigen Bezug herstellen, bzw. davon, ob das Zeichen

funktionsgemäss als Mittel zur Individualisierung des Hauptproduktes verstanden wird.100 So

dürften Prospekte, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen, als

Hilfswaren dem Produkt «Transportdienstleistungen» (Klasse 39) zugerechnet werden, nicht

jedoch der Klasse 16 für Drucksachen.

Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeugen,

Zündholzbriefchen, Aschenbechern, Klebern usw.), sog. «Merchandising-Artikeln», fehlt

i.d.R. ebenfalls der direkte Bezug zum Hauptprodukt, sodass der Gebrauch nicht diesem

zugerechnet werden kann. Für Dienstleistungsmarken ist die Verwendung der Marke im

Zusammenhang mit Hilfswaren hingegen oft auch die einzige mögliche Form, wie die Marke

verwendet werden kann.

5.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich

den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des

Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat

zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt.101 Sie kann vertraglich, beispielsweise im

Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als

rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich

eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden.102

98 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 99 BGE 116 II 463, E. 2c – Coca Cola. 100 RKGE in sic! 2002, 758, E. 2 – Le Meridien / Meridiani. 101 BVGer B-3294/2013, E. 3.10 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 102 BVGer B-892/2009, E. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

228

Das blosse Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar.103 Von

massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber

gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird.104

Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch

die «stillschweigende», sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes

oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht,

einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne

dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.

5.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz

Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die

unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der

Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften

betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als

triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese

Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche

Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische

oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem

Markeninhaber zuzurechnen.105

5.6 Verfahrensrechtliches

5.6.1 Schriftenwechsel

Es wird auf die Ausführungen in Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.2, S. 36 verwiesen.

5.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel

Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige

Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende

beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen.106 Da der Gebrauch

der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der

Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdrücklich erheben muss, gilt in

Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime.107 Das bedeutet, dass das

Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom

Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt.

103 BVGer B-40/2013, E. 2.6 – EGATROL / EGATROL. 104 BVGer B-2910/2012, E. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER. 105 RKGE in sic! 1998, 406, E. 3 – Anchor / Ancora. 106 BVGer B-2910/2012, E. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.

107 BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL. BVGer B-5530/2013, E. 2.1 – MILLESIMA /

MILLEZIMUS.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

229

Auch hat das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr) zu prüfen, falls die Einrede

zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise

anerkannt wird.108 Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich

dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem aufgrund der im

Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime109 als Urteilsgrundlage so

hingenommen werden.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt

zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen (bezüglich der Glaubhaftmachung,

vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 30).

Bezüglich der Beweismittel wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 5, Ziff. 5.4.4.1, S.

29).

Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des

Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf

einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen.110 Gemäss

Praxis des Instituts kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren,

isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische

Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der

wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und

Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen

Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche

Erklärung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit

zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenüglichen Dokumenten, als Indiz für die

Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das

Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche

Erklärungen als reine Parteibehauptungen.111

5.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen

Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft

gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher

ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.112

6. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. lit. a bis c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die

108 BVGer B-5732/2009, E. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 109 RKGE in sic! 2000, 111, E. 6 – LUK (fig.) / LuK. 110 BVGer B-3294/2013, E. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.) 111 BVGer B-3294/2013, E. 5.2 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); BVGer B-5902/2013, E. 2.6 –

WHEELS / WHEELY. 112 BVGer B-3416/2011, E. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

230

 mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen

bestimmt sind wie diese;

 mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen

bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;

 einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder

Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden

Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen

können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder

Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch

wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen

Unternehmen hergestellt.113 Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten

Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch

keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative

Hilfsfunktion erfüllt.114

Massgebend für die Beurteilung sind ausschliesslich die im Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.115 Erhebt der Widerspruchsgegner jedoch

form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs, sind nur diejenigen Waren und

Dienstleistungen massgebend, für welche der Widersprechende den Gebrauch der Marke

glaubhaft gemacht hat.116

In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss

als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können.117 Dabei ist davon

auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen

kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip).118 In einem ersten Schritt ist

daher zu bestimmen, welche Bedeutung den Waren und Dienstleistungen zukommt und

welche Waren und Dienstleistungen effektiv unter diese Begriffe fallen (vgl. Teil 2, Ziffer 4.5,

S. 67). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke

gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3

MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann.119

113 BVGer B-2710/2012, E. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.). 114 BVGer B-2710/2012, E. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 5.2 – PALLAS /

Pallas Seminare (fig.).

115 BVGer B-531/2013, E. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.); BVGer B-6099/2013, E. 4.2.1 – CARPE DIEM /

carpe noctem. 116 BVGer B-2296/2014, E. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 117 BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA. 118 BGE 128 III 96, E. 2b – Orfina; BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – Coolwater / cool water; BVGer

B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 119 Vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.1, S. 27.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

231

6.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit

Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres

Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als «austauschbar» gelten.120

Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter

das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann.121

Hauptware/Zubehör: Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware

angeboten. Bildet eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein

Indiz für Gleichartigkeit.122

Gleiche Vertriebskanäle: Massgebend können hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute

fast alle denkbaren Waren anbieten.123 Hingegen kann der Verkauf von Waren in

Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden.124

6.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit

Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist

eine Gleichartigkeit i.d.R. zu verneinen.125

Getrennte Vertriebskanäle: Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches

Herstellungs-Know-how und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit.126

Hauptware/Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine

Gleichartigkeit.127 Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.

Rohstoffe/Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht

gleichartig zur Fertigware.128 Eine Ausnahme kann sich ergeben, wenn die Rohstoffe für die

Qualität der Fertigprodukte aus der Sicht des Publikums eine derart wesentliche Bedeutung

haben, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben werden.129

6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen,

sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen.130 Wegen des

120 BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-3126/2010, E. 6.1 – CC (fig.) /

Organic Glam OG (fig.).

121 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 122 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 123 BVGer B-644/2011, E. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 124 BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU (fig.). 125 BVGer B-3126/2010, E. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 126 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 127 BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-7505/2006, E. 7 – Maxx (fig.) /

max Maximum + value (fig.); BVGer B-7485/2006, E. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).

128 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 129 RKGE in sic! 2004, 418, E. 5 – Resinex / Resinex. 130 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

232

unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen

Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen

kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem

Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem

Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt.131 Zur Feststellung dieser

Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von

besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die

Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.132 So

können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot

ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»).133 Auch zwischen

dem Entwurf und Entwickeln von Computerhardware und Software in Klasse 42 einerseits

und Computerhardware und Software der Klasse 9 andererseits besteht Gleichartigkeit, da

es sich bei Letzteren um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den

kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden

müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrisierungsarbeiten mit sich

bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen

Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint.134 Allen diesen Fallgruppen

gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der

Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss

thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht.135

Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber

auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sog. Hilfswaren oder auch

Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht

werden, gehören nicht dazu. Hilfswaren sind z.B. Kataloge, Preislisten, Prospekte,

Werbeartikel usw. So kann ein Reiseunternehmen den Schutz seiner Marke, welche nur für

«Veranstaltung von Reisen» (Klasse 39) eingetragen ist, nicht einfach auf «Drucksachen»

(Klasse 16) ausdehnen, auch wenn für die Reisen mittels Katalogen geworben wird.

Entsprechend wäre eine Gleichartigkeit zwischen «Reiseveranstaltung» und «Drucksachen»

zu verneinen.136 Keine Gleichartigkeit besteht auch zwischen einzelnen Waren der Klassen 1

bis 34 und der Dienstleistung «Detailhandel» der Klasse 35, bei welcher es sich gemäss

Nizza-Klassifikation um «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren

Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern»

und somit um eine besondere Art der Warenpromotion handelt.137

131 BVGer B-8105/2007, E. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.). 132 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES

MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS

COMMODITY INDEX.

133 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 134 BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus. 135 BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.). 136 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES

MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS

COMMODITY INDEX. 137 Vgl. Teil 2, Ziff. 4.12, S. 70; RKGE in sic! 2007, 39, E. 4 ff. – Sud Express / Expressfashion.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

233

6.2 Zeichenidentität

Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind.

Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen.

6.3 Zeichenähnlichkeit

Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen.138 Nach

bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden,

aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren bzw.

Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen.139 Dieses wird die Zeichen meist nicht

gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt

wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene

Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht.140 Beim

Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind,

auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben.141

Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer

bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet

sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn

somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen.142 Daran ändert auch

nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird.143 Dieses Vorgehen

führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr i.w.S. Zur Schaffung

einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit

dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden.144 Wird eine ältere Marke oder einer ihrer

kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element

wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine

Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(element)

derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im

jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint.145

6.3.1 Wortmarken

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den

Sinngehalt bestimmt.146 Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt i.d.R., um eine

138 BVGer B-3012/2012, E. 6.1.1 mit Hinweisen – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 139 BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss

Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 140 BVGer B-5641/2012, E. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

141 BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS. 142 BVGer B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 143 BVGer B-1077/2008, E. 7.3 – SKY / SkySIM. 144 BVGer B-201/2009, E. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T. 145 BVGer B-1009/2010, E. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 146 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

234

Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen.147 Der Klang seinerseits wird vom

Silbenmass, von der Aussprachekadenz und von der Aufeinanderfolge der Vokale

beeinflusst. Indizien für Zeichenähnlichkeit sind eine identische Vokalfolge148 sowie der

Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen.149 Das Schriftbild wird vor allem durch die

Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben

gekennzeichnet.150 Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben,

kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine

grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben.151

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er

hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt

entscheidend sein.152 In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch

Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die

sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren

regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt

auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer,

dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild

täuschen lässt.153 Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bereits genügt, wenn in einer der vier

Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht bzw. e contrario, dass der Sinngehalt der

konfligierenden Marken in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar erkannt werden

muss, um eine bestehende Zeichenähnlichkeit zu kompensieren.154

Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch

und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert

sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge

Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor.155

6.3.2 Bildmarken

Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte

der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen.156 Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die

unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine

147 BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); BVGer

B-4260/2010, E. 4 – BALLY / BALU (fig.). 148 BVGer B-6732/2014, E. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA. 149 BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-4864/2013, E. 5.3 –

OMEGA / OU MI JIA (fig.).

150 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss

Watch AG. 151 BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE. 152 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger. 153 BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BVGer B-37/2011, E. 5.3 – SANSAN / Santasana. 154 BVGer B-6099/2013, E. 5.2.2 mit Hinweisen – CARPE DIEM / carpe noctem. 155 BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW

Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 156 BVGer in sic! 2009, 33, E. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); BVGer B-5557/2011, E. 5.1 – (fig.) / (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

235

Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke

als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder

Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert.157 Doch auch hier sind der Gesamteindruck

und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung.158

6.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der

Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden

werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der

Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem

Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu.159 Ausschlaggebend

ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente.160 Enthält eine Marke

sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das

Erinnerungsbild gleichermassen prägen.161 Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus

untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden.162

6.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken)

Die allgemeinen Grundsätze gelten prinzipiell auch für die Kollision von dreidimensionalen

Marken, nur ist hier den Besonderheiten dieses Markentyps Rechnung zu tragen. Der

Schutzbereich ist umso kleiner, je mehr die Form durch die technische Funktion oder den

Zweck der Ware vorgegeben ist und sich nicht von anderen, allgemein üblichen

Gestaltungen klar abhebt.163 Setzt sich die dreidimensionale Marke aus mehreren

Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente

vorzunehmen. Zu prüfen ist, welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und den

Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.164 Übereinstimmungen in schutzunfähigen

Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit.165

Auch eine Ähnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer dreidimensionalen Marke ist

möglich. In der Regel wird aber die unterschiedliche dimensionale Gestaltung zu einer

unterschiedlichen Bildwirkung führen. Die Grenze findet der Schutz von Bildmarken dort, wo

für Letztere lediglich das abstrakte Motiv der Bildmarke übernommen, jedoch abweichend

157 BVGer B-1494/2011, E. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) /

MARCUARD HERITAGE (fig.).

158 BVGer in sic! 2007, 914, E. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic

Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.). 159 BVGer B-7505/2006, E. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.). 160 BVGer B-7367/2010, E. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER. 161 BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.). 162 BVGer in sic! 2008, 36, E. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer B-7367/2010, E. 6.7 – HÖFER

FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

163 Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 164 RKGE in sic! 2006, 35, E. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.). 165 Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.3.4 und E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

236

ausgestaltet wird.166 Sobald die dreidimensionale Marke als eigenständige Gestaltung des

gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Bildmarke erkannt wird,

besteht keine Verwechslungsgefahr. Allein die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung

aufgrund des übereinstimmenden Sinngehaltes begründet keinen Abwehranspruch.

Eine Folge dieses Grundsatzes ist, dass für Bildmarken gegenüber dreidimensionalen

Marken nur dort ein Abwehranspruch besteht, wo Letztere die präzise dreidimensionale

Umsetzung der Bildmarke ist.167 Dies setzt voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet ist,

dass im Erinnerungsbild überhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben kann.168

6.4 Verwechslungsgefahr

6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die

(aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr.169 Eine

Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn

das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine

solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen

Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das

eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss

entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist,

dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit

verwechselt.170

6.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr

Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum

die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber

falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene

Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener

Unternehmen kennzeichnen.171

166 Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke). 167 Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke). 168 Verneint im Widerspruchsentscheid vom 13. Mai 1998 (W1746) in sic! 1998, 481 – «Pincettes de

Poisson» (dreidimensionale Marke).

169 BVGer B-4260/2010, E. 5.1, E. 7 und E. 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); BVGer B-1396/2011, E. 2.5 –

TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); BVGer B-5641/2012, E. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 170 BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat. 171 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss

Watch AG; BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-6099/2013, E. 2.3 – CARPE DIEM

/ carpe noctem.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

237

6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und

Dienstleistungsgleichartigkeit

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – i.e.S. oder

i.w.S. – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern

stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der

Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des

Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann.

Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich

gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind.172

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind,

desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere

Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.173 Dasselbe gilt

auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung.174 Ergibt

bereits die Prüfung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die

Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die

Ähnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu prüfen.175

6.6 Aufmerksamkeit

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder

Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die

Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus,

dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und

einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei

Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von

Berufsleuten beschränkt bleibt.176 Aufgrund der Formulierung der Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in

solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.177

Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R. mit erhöhter

Aufmerksamkeit gekauft.178 Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in

Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management-

und Werbedienstleistungen) und 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und

Versicherungsgeschäfte) ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und

172 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGE

122 III 385, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3663/2011, E. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside

(fig.) / GALDAT INSIDE. 173 BGE 128 III 96, E. 2c – ORFINA; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan. 174 BVGer B-6732/2014, E. 2.1 – CALIDA / CALYANA. 175 BVGer B-644/2011, E. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 176 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; BGE 122 III 382, E. 3a –

Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3508/2008, E. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

177 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.). 178 BVGer B-1760/2012, E. 4.2 mit Hinweisen – ZURCAL / ZORCALA.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

238

Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss

entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien

vorausgeht.179 Gleiches gilt für Dienstleistungen der Klassen 42 (wissenschaftliche und

industrielle Dienstleistungen) und 44 (medizinische Dienstleistungen und medizinische

Informationsdienstleistungen), welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher

eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen.180 Hingegen werden Unterhaltungs-

und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher

mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.181 Waren der Klasse 14 (Uhren

und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden,

aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb

von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird.182 Ebenfalls ein durchschnittlicher

Aufmerksamkeitsgrad wird beim Erwerb von alkoholischen Getränken (Klasse 33)

angenommen: Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter

Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf

breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen.183 Gleiches gilt für Waren

der Klasse 34: Als Genussmittel richten sich Zigaretten, Tabak und Rauchwaren an ein

breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere

Aufmerksamkeit erwartet werden darf.184 Waren der Klasse 25 (Bekleidung) werden im

Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten

Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden.185 Als

Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des

Publikums auszugehen ist, gelten etwa Lebensmittel der Klassen 29 und 30186, Getränke der

Klasse 32187 sowie Seifen und Kosmetika (Klasse 3)188.

6.7 Kennzeichnungskraft

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für

schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei

schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine

179 BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 180 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 181 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 182 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.). 183 BVGer B-531/2013, E. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.). 184 BVGer B-2630/2012, E. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 185 BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA. 186 BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva; BVGer B-5557/2011, E. 7 – (fig.) / (fig.). 187 BGE 126 III 315, E. 6b – RIVELLA / apiella.

188 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 –

Kamillosan / Kamillan.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

239

hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen189. Als schwach gelten insbesondere Marken,

deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des

allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.190 Aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen

eine Bedeutung zukommt, kann indessen nicht automatisch auf dessen Schwäche

geschlossen werden; geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn dieser Sinngehalt im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.191

Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was

markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien

Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken,

welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar

gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende

Element.192, 193 Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken.194 Damit aufgrund einer

Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch

Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss

beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der

Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der

gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen.195 Allenfalls können

auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien

Markenbestandteils als Serienmarke.196

Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1

MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der

Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den

Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Ohne Klärung des Schutzumfangs der älteren

Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht

erfolgen.197 Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus,

189 Vgl. hierzu die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis

zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger und schwacher Bestandteile auf die

Verwechslungsgefahr (KP5), welche der Praxis des Instituts im Ergebnis entspricht. Die Kriterien

dieser gemeinsamen Praxis können herangezogen werden. Weiter Informationen unter:

https://www.tmdn.org/network/converging-practices.

190 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGer in

sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner. 191 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 192 BVGer B-8242/2010, E. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.). 193 Vgl. Fn. 189. 194 RKGE in sic! 2007, 537, E. 11 und E. 12 – Swissair / swiss (fig.); BVGer B-3064/2010, E. 6.6 –

(fig.) / (fig.). 195 BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; BVGer B-3757/2011,

E. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.). 196 BGE 127 III 160, E. 2d/bb – Securitas (fig.).

197 BGE 122 III 382, E. 2a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-317/2010, E. 3.3 und 6. – Lifetex /

LIFETEA.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

240

weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten

Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind.198

Die Annahme einer erhöhten oder verminderten Kennzeichnungskraft stellt eine rechtliche

Wertung dar und ist folglich von Amtes wegen zu beurteilen. Dabei ist zu unterscheiden, ob

eine verminderte oder erhöhte Kennzeichnungskraft festgestellt werden soll. Da auch sog.

«schwache» Marken eingetragen werden (müssen), muss das Institut im Rahmen des

Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

beurteilen und feststellen können. Entsprechend führt das Institut eigene Recherchen in

Wörterbüchern, allgemeinen Lexika und auch im Internet durch. Zu Recherchen, welche

nicht eine offensichtliche Tatsache belegen oder mit welchen die Parteien nicht rechnen

müssen (z.B. Recherchen in Speziallexika, Internetrecherchen) wird den Parteien in

Anwendung von Art. 29 VwVG das rechtliche Gehör eingeräumt.

Bekannte Marken199 verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft200. Im

Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen

nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es

vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte

Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich

Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der

Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche

Bekanntheit einfach nur zu behaupten:201 Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren

Bekanntheit institutsnotorisch ist (z.B. die Bekanntheit der Marke «Coca-Cola» für Getränke).

Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenüglich

nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das Institut geht von der

originären Kennzeichnungskraft der Marke aus.

Die Kennzeichnungskraft sog. «durchgesetzter Marken» beurteilt sich gleich wie die

Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke

als «durchgesetzte Marke» gibt noch keine Auskunft über deren Schutzumfang.202

Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung für sich alleine nur, dass eine Marke

aufgrund ihrer Benützung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein

rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzumfang.203

7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch)

Ist der Widerspruch begründet, wird er ganz oder teilweise gutgeheissen und die

angefochtene Marke wird ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch

abgewiesen (Art. 33 MSchG).

198 BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); vgl. Teil 5, Ziff. 3.7, S. 105. 199 Der vom Bundesgericht verwendete Begriff «im Verkehr durchgesetzt» ist problematisch, weil er

mit dem Begriff «durchgesetzte Marke» im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG verwechselt werden kann.

200 BVGer B-4260/2010, E. 9.2 – BALLY / BALU (fig.). 201 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 202 BVGer B-7017/2008, E. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 203 RKGE in sic! 2005, 749, E. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

241

8. Eröffnung der Verfügung

8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke

Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfügung dem Inhaber oder Vertreter in der

Schweiz oder gegebenenfalls an das angegebene Zustellungsdomizil in der Schweiz

zugestellt (das Datum der Eröffnung ergibt sich aus den Belegen der eingeschriebenen

Postzustellung).

Kann die Verfügung nicht zugestellt werden, wird sie im Bundesblatt publiziert (Art. 36 lit. a

und lit. b VwVG). Das Datum der Eröffnung ist in diesem Fall das Publikationsdatum.

8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen

Ist eine internationale Registrierung angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder

Wohnsitz jeweils im Ausland und muss daher ein Zustellungsdomizil in der Schweiz

bezeichnen bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen

(Art. 42 MSchG).

8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine

absoluten Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung

(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein

Zustellungsdomizil oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu

bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden nur relative

Ausschlussgründe geltend gemacht. Erfolgt die Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw.

die Bestellung eines Vertreters nicht fristgerecht, wird der Widerspruchsgegner zwar vom

Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV), kann jedoch nach wie vor ein

Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 11b Abs. 1 VwVG).

Bezeichnet bzw. benennt der Widerspruchsgegner kein Zustellungsdomizil bzw. keinen

Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz, wird ihm die Verfügung durch

Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. a und b VwVG).204 Nach Eintritt der

Rechtskraft wird an die OMPI je nach Widerspruchsentscheid eine «déclaration d’octroi de la

protection», eine «déclaration de refus total» oder eine «déclaration d’octroi partiel de la

protection» übermittelt.

8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute

Ausschlussgründe vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung

(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein

Zustellungsdomizil bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu

204 RKGE in sic! 1999, 423, E. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

Teil 6 – Widerspruchsverfahren

242

bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden sowohl

relative als auch absolute Ausschlussgründe geltend gemacht.

Grundsätzlich werden zuerst die absoluten Ausschlussgründe behandelt, und das

Widerspruchsverfahren wird formell sistiert.

Der Einfachheit halber soll im Folgenden nur der häufigste Fall dargestellt werden, in

welchem die relativen und die absoluten Ausschlussgründe dieselben Waren- und

Dienstleistungen der angefochtenen internationalen Registrierung betreffen:

8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung

eines Vertreters

Wird innert Frist ein Zustellungsdomizil bezeichnet bzw. ein Vertreter benannt und kann die

Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgründe (vgl. Teil 5, Ziff. 3 ff., S. 100 ff.) ganz oder

teilweise zugelassen werden, wird dieser Entscheid eröffnet und das Widerspruchsverfahren

fortgesetzt.

Ist an den absoluten Ausschlussgründen vollumfänglich oder teilweise festzuhalten, wird

dieser Entscheid mittels Verfügung eröffnet (mit Hinweis auf die übliche

Beschwerdemöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG). Wird innert Frist keine Beschwerde

eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschrieben bzw. in

Bezug auf die nicht zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen fortgesetzt. Andernfalls

wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens wieder

aufgenommen.

8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung

eines Vertreters innert Frist

Wird die Frist zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. zur Benennung eines

Vertreters nicht eingehalten, wird eine definitive Schutzverweigerung (wegen absoluter

Ausschlussgründe) erlassen (vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 25).205 Wird daraufhin weder

Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das

Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa sieben Monaten) als gegenstandslos

abgeschrieben. Andernfalls wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des

Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen. Die

Abschreibungsverfügung wird dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt

eröffnet.

9. Kasuistik

Sämtliche seit dem 1. Juli 2008 ergangenen materiellen Entscheide sind über die

Prüfungshilfe des Instituts (https://ph.ige.ch/ph/) einsehbar.

205 U.a. gemäss Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17 MSchV – mit Hinweis auf die Beschwerde- und

Weiterbehandlungsmöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG und 41 MSchG.

243

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen

Nichtgebrauchs

1. Einleitung

Mit dem Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a MSchG erhält jede

Person die Möglichkeit, die Löschung einer Eintragung wegen Nichtgebrauchs der Marke

nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu beantragen. Vorbehalten bleiben wichtige Gründe für den

Nichtgebrauch.

2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation

Jede Person kann die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen (Art. 35a

Abs. 1 MSchG; für weitere Einzelheiten zur Aktivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.3, S. 21).

Der Löschungsantrag, der sich sowohl auf eine schweizerische Eintragung als auch auf eine

internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz beziehen kann, kann

frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines

Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt

werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG) (siehe auch Ziff. 2.4, S. 244).

2.1 Löschungsantrag

Der Löschungsantrag ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen und muss unterzeichnet

werden. Die Einreichung kann per E-Mail an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch erfolgen.

Der Löschungsantrag muss folgende Angaben enthalten (Art. 24a lit. a bis e MSchV):

a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Antragstellers;

b) die Registernummer der Markeneintragung, deren Löschung beantragt wird, sowie den

Namen oder die Firma des Markeninhabers;

c) die Erklärung, in welchem Umfang die Löschung beantragt wird;

d) eine Begründung des Antrags auf Löschung, die insbesondere den Nichtgebrauch

glaubhaft macht;

e) entsprechende Beweismittel.

Ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs kann auch parallel zu einem

Widerspruchsverfahren gestellt werden (vgl. Teil 1, Ziff. 6.1, S. 39). Für einen vom

Widerspruchsgegner gestellten Antrag auf Löschung gelten die gleichen

Zulässigkeitsbedingungen wie für einen von einem Dritten gestellten Löschungsantrag.

Folglich ist der Antragsteller, der gleichzeitig Widerspruchsgegner im Widerspruchsverfahren

ist, insbesondere verpflichtet, die Löschungsgebühr zu bezahlen und den Nichtgebrauch

glaubhaft zu machen; er kann sich nicht darauf beschränken, den Nichtgebrauch der Marke

geltend zu machen.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

244

Wenn parallel zu einem Widerspruchsverfahren ein Antrag auf Löschung gestellt wird, kann

das Institut nach Art. 23 Abs. 4 MSchV das Widerspruchsverfahren aussetzen und zuerst

über den Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs entscheiden (Teil 6, Ziff. 4.2, S. 218).

Im Fall einer vollständigen Löschung der vom Antrag auf Löschung betroffenen Eintragung

wird das Widerspruchsverfahren grundsätzlich unzulässig, weil es sich nicht mehr auf eine

ältere Marke stützt;1 wird der Antrag auf Löschung hingegen teilweise gutgeheissen,

behandelt das Institut den Widerspruch auf der Grundlage der teilweise gelöschten Marke.

2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Löschung einer bestimmten

Marke in einem bestimmten Umfang wegen Nichtgebrauchs beantragt wird (vgl. Art. 24a lit. c

MSchV). Richtet sich der Löschungsantrag nur gegen einen Teil der Waren und/oder

Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entsprechenden

Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen genau anzugeben. Aus der

Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Löschungsantrags auf

einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Einleitung des Verfahrens

zulässig ist.

Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Antragsteller eine kurze Nachfrist angesetzt, um

das Rechtsbegehren zu präzisieren (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 30). Bei

unbenütztem Fristablauf wird auf das Gesuch nicht eingetreten.

2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel

Der Antrag auf Löschung muss begründet sein und dabei insbesondere den Nichtgebrauch

nach Art. 11 und 12 MSchG (Art. 24a lit. d MSchV) glaubhaft machen. Folglich sind mit dem

Gesuch die entsprechenden Beweismittel einzureichen, auf die sich die Glaubhaftmachung

des Nichtgebrauchs stützt (Art. 24a lit. e MSchV) (siehe auch Ziff. 4.1, S. 247).

Fehlt eine Begründung oder werden keine angemessenen Beweismittel eingereicht, wird

dem Gesuchsteller eine Frist zur Nachreichung angesetzt (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5,

S. 30). Wenn diese Mängel innerhalb der angesetzten Nachfrist nicht behoben werden, wird

auf das Gesuch nicht eingetreten.

2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags

Der Löschungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der

Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss

des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).

Bei Schweizer Marken kann aufgrund der in Swissreg veröffentlichten Angaben der Zeitpunkt

bestimmt werden, ab dem ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs gestellt werden

kann (vgl. zu diesem Punkt: Teil 6, Ziff. 4.3, S. 219).

1 Siehe Teil 6, Ziff. 2.4, S. 210.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

245

Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine

vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine

vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der

Frist, die dem Institut zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2)

MMP2), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18ter 1) GAFO) zu

laufen.3 Wenn eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die fünfjährige

Frist nach rechtskräftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zur Schutzgewährung in der

Schweiz zu laufen.

Auf einen vor Ablauf dieser Fristen eingereichten Löschungsantrag tritt das Institut gemäss

Art. 35a Abs. 1 MSchG nicht ein.

2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs

Die Gebühr ist innerhalb der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Es handelt sich um

eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst. Die

Gebühr beträgt CHF 800.– .4

Wird die Gebühr nicht innert Frist bezahlt (zu den Zahlungsbedingungen und der Beachtung

der Zahlungsfrist vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 ff, S. 50), gilt der Löschungsantrag als nicht gestellt

und es wird nicht auf ihn eingetreten (Art. 35a Abs. 3 MSchG).

2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid

Bei einem offensichtlich unzulässigen Antrag auf Löschung wird kein Schriftenwechsel

durchgeführt (Art. 24c MSchV). In diesem Fall teilt das Institut einen Nichteintretensentscheid

ohne vorgängige Anhörung den Parteien mit.

Ein nicht offensichtlich unzulässiger Löschungsantrag wird dem Markeninhaber zur

Stellungnahme zugestellt (Art. 24c Abs. 1 MSchV; zum Schriftenwechsel vgl. Teil 1, Ziff.

5.7.1.1, S. 36 ff).

2 Die Verplichtung zum Erlass eine Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO

besteht erst seit dem 1.1.2011.

3 Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht, einsehbar unter

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter

ungen_DE.pdf: Die Berechnung der Frist fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob die internationale

Registrierung Gegenstand einer Schutzverweigerung in der Schweiz war oder nicht. Falls eine

vorläufige Schutzverweigerung – aus absoluten oder relativen Schutzausschlussgründen – erlassen

wurde, beginnt die Frist nach rechtskräftigem Abschluss dieses Verfahrens. Wurde keine

Schutzverweigerung erlassen, beginnt sie nach Ablauf der Frist für die Mitteilung der

Schutzverweigerung, welche zwölf oder 18 Monate beträgt, je nachdem, ob das MMA oder das MMP

Anwendung findet. Falls eine Erklärung über die Schutzgewährung erlassen wurde, was

beispielsweise der Fall ist, wenn die beschleunigte Prüfung verlangt worden ist, beginnt die Frist mit

Erlass dieser Schutzgewährung. 4 Vgl. Anhang IGE-GebV.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

246

3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel

Nach Art. 35b MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu

machen. Gelingt dies, hat der Markeninhaber den Gebrauch seiner Marke oder wichtige

Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (zum Begriff der Glaubhaftmachung:

Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 30). Die Parteien sind für die jeweiligen Tatsachen beweisbelastet und

haben die entsprechenden Beweismittel beizubringen.5

3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke

Die Behandlung mehrerer Löschungsanträge gegen dieselbe Marke kann in einem einzigen

Verfahren vereinigt werden (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 MSchV). Dies

hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl und die Höhe der zu entrichtenden Gebühren für

die Löschung.

Wenn gegen dieselbe Marke bereits ein Löschungsantrag hängig ist, kann das Institut

weitere Löschungsanträge sistieren (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2

MSchV). Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut über einen der

Löschungsanträge entscheiden und die Behandlung der übrigen Anträge aussetzen.

4. Löschungsgründe

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12

Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch

bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht

nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird.

Der Antragsteller muss in seinem Antrag den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

glaubhaft machen (Art. 24a lit. d MSchV (vgl. Ziff. 4.1, S. 247).

Der Antragsgegner hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag zu reagieren:

Er kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs seiner Marke anfechten (vgl. Ziff. 4.1,

S. 247) und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen (vgl. Ziff. 4.2,

S. 247). Ferner hat er die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch

glaubhaft zu machen (vgl. Ziff. 4.3, S. 247).

Wenn sich der Antragsgegner darauf beschränkt, die vom Antragsteller geltend gemachte

Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marke zu bestreiten, ordnet das Institut keinen

zweiten Schriftenwechsel an.

Die Würdigung der Fragen zum Gebrauch der Marke im Rahmen des Löschungsverfahrens

erfolgt in zwei Schritten. Zuerst prüft das Institut, ob der Antragsteller den Nichtgebrauch der

Marke glaubhaft gemacht hat. Diese Prüfung erfolgt von Amtes wegen, selbst wenn der

Antragsgegner die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht formell bestreitet.

5 Vgl. zu den Beweismitteln: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 29.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

247

Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat, prüft das

Institut in einem zweiten Schritt, ob der Antragsgegner den Gebrauch der Marke gemäss den

Anforderungen von Art. 11 MSchG glaubhaft gemacht hat oder ob wichtige Gründe für den

Nichtgebrauch vorliegen.

4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs

Nach Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke

glaubhaft zu machen. Diese Bedingung entspricht Art. 12 Abs. 3 MSchG. Sie hängt jedoch

von den konkreten Gesamtumständen des jeweiligen Falls ab. Folglich zieht das Institut

insbesondere die Art der Waren und/oder Dienstleistungen in Betracht, in deren

Zusammenhang der Gebrauch der Marke bestritten wird. Zudem ist auch die Person des

Hinterlegers zu berücksichtigen.

Der Antragsteller hat geeignete Beweismittel (beispielsweise Benutzungsrecherchen,

Bestätigung von Dritten) einzureichen. Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als

Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das

Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der

Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung

des Nichtgebrauchs i.d.R. nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt.

Unter diesem Gesichtspunkt kann der Antragsgegner die Behauptungen und Beweismittel

des Antragstellers anfechten. Des Weiteren kann er Beweismittel vorlegen, die ernsthafte

Zweifel an der Glaubhaftmachung der Behauptung des Nichtgebrauchs durch den

Antragsteller aufkommen lassen.

Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist

es den Löschungsantrag ab, ohne zu prüfen, ob die vom Antragsgegner eingereichten

Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob

wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke

Der Antragsgegner kann auch den Beweis der Glaubhaftmachung des Gebrauchs seiner

Marke gemäss den Anforderungen von Artikel 11 MSchG erbringen. Dazu hat er alle

geeigneten Beweismittel vorzulegen.

Im Rahmen des Löschungsverfahrens nach Art. 35a MSchG erfolgt die Würdigung der

Glaubhaftmachung des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im

Widerspruchsverfahren, wenn der Widersprechende auf entsprechende

Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat.

Siehe diesbezüglich die Erklärungen weiter oben (vgl. Teil 6, Ziff. 5.4 ff., S. 222 ff.).

4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

Wenn die Marke nicht gebraucht wird, kann der Antragsgegner das Vorliegen wichtiger

Gründe für den Nichtgebrauch geltend machen. Als wichtige Gründe gelten Umstände, die

unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

248

Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften

betr. die Waren, für die die Marke geschützt ist. Unter diesem Gesichtspunkt sind die weiter

oben in den Markenrichtlinien enthaltenen Erwägungen zum Widerspruchsverfahren zu

beachten (siehe dazu: Teil 6, Ziff. 5.5, S. 228).

5. Verfahrensabschluss

5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Wenn die Bedingungen für ein Eintreten auf den Antrag nicht erfüllt sind,6 erklärt das Institut

den Antrag auf Löschung für unzulässig und fällt keinen materiellen Entscheid.

Das Löschungsverfahren kann auch bei Rückzug, Vergleich und gegenstandlos gewordenen

Anträgen ohne materiellen Entscheid abgeschlossen werden (vgl. Teil 1, Ziff. 7.2, S. 41 f).

5.2 Materieller Entscheid

Sofern der Antrag zulässig ist (vgl. Ziff. 2, S. 243 ff), schliesst das Institut das Verfahren mit

einem materiellen Entscheid ab.7 Je nach Verfahrensausgang weist es den Löschungsantrag

ab oder heisst ihn vollständig oder teilweise gut (Art. 35b Abs. 1 und 2 MSchG). Gleichzeitig

entscheidet es, ob und in welchem Masse die Kosten (Gebühr und Parteientschädigung) der

obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG).8

5.2.1 Abweisung des Löschungsantrags

In den folgenden Fällen weist das Institut den Löschungsantrag ab:

a) Der Antragsteller macht den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft (Art. 35b

Abs. 1 lit. a MSchG) (siehe: Ziff. 4.1, S. 247).

b) Der Antragsgegner und Inhaber der angefochtenen Marke macht den Gebrauch der

Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft (Art. 35b Abs. 1 lit. b

MSchG) (siehe: Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3, S. 247).

5.2.2 Gutheissung des Löschungsantrags

Wenn der Antrag berechtigt ist, wird er vom Institut gutgeheissen. Ab dem Inkrafttreten9 des

Löschungsentscheids löscht das Institut die betreffende Eintragung ganz oder teilweise

(Art. 35 lit. e MSchG), wobei der Umfang der Löschung vom Umfang des Rechtsbegehrens

im Gesuch abhängt (vgl. Ziff. 2.2, S. 244).

6 Vgl. Ziff. 2, S. 242 ff. 7 Zum Inhalt des Entscheids vgl. Teil 1, Ziff. 7.1, S. 40 ff. 8 Vgl.Teil 1, Ziff. 7.3, S. 42 ff. 9 Vgl. Teil 1, Ziff. 9, S. 48 ff.

Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

249

5.2.3 Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags

Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder

Dienstleistungen glaubhaft macht oder macht der Antragsgegner den Gebrauch oder

wichtige Gründe für den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder

Dienstleistungen glaubhaft, heisst das Institut den Antrag nur für einen Teil gut (Art. 35b

Abs. 2 MSchG) und die Eintragung wird teilweise gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG). In diesem

Zusammenhang ergibt sich daraus die Frage nach der Auswirkung des teilweisen

Gebrauchs der Marke auf die Bezeichnung der im Register eingetragenen Waren und/oder

Dienstleistungen, insbesondere wenn sie in Bezug zu einem Oberbegriff eingetragen ist.

Beim Löschungsverfahren wendet das Institut die gleiche Lösung wie im

Widerspruchsverfahren an, nämlich die sogenannte erweiterte Minimallösung10. Der

Teilgebrauch wirkt für diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, welche unter

objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im

Wesentlichen übereinstimmen. Bei lediglich teilweisem Gebrauch der Marke oder bei

Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch lediglich für einen Teil der Waren oder

Dienstleistungen wird der Löschungsantrag nur für den übrigen Teil der Waren oder

Dienstleistungen gutgeheissen. Zudem wird, wenn eine Marke für einen Oberbegriff

eingetragen ist, wird die Eintragung der Marke nur für diejenigen Waren oder

Dienstleistungen aufrecht erhalten, für welche der Gebrauch gemäss den Kriterien der

erweiterten Minimallösung glaubhaft gemacht wurde. Für die übrigen Waren oder

Dienstleistungen wird die Markeneintragung gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG in Verbindung mit

Art. 35b Abs. 2 MSchG). Der eingetragene Oberbegriff wird mit anderen Worten durch eine

neue Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ersetzt.

5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen

Registrierungen

Nach Rechtskraft des Entscheides, der die teilweise oder vollständige Löschung einer

internationalen Registrierung anordnet, übermittelt das Institut eine Mitteilung nach Regel

18ter 4) GAFO an die Weltorganisation für geistiges Eigentum.

6. Kasuistik

Die formellen Grundsatzentscheide sowie sämtliche materiellen Entscheide können in der

Prüfungshilfe des Instituts (https://ph.ige.ch/ph/) abgerufen werden.

10 Vgl. Teil 6, Ziff. 5.4.5.2, S. 223.

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Anhang

ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)

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