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Juicio Contencioso Administrativo Federal 33/13-EPI-01-11 decidido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión del 12 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Juez Relator: María de los Ángeles Garrido Bello. Secretaria: Berenice Hernández Deleyja

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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

EXPEDIENTE: 33/13-EPI-01-11

 

ACTOR: ****** ******* **** ** ****

 

TERCERO INTERESADO: ****** ******* ******

 

México Distrito Federal a doce de julio de dos mil trece.- Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por las CC. Magistradas que la componen, Licenciadas MARIA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO como Instructora del juicio, LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y ROSANA EDITH DE LA PEÑA ADAME, en su carácter de Presidenta de la Sala, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, Lic. BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA, una vez que ha quedado cerrada la instrucción y estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio de nulidad No.33/13-EPI-01-11, promovido por ****** ******* **** ** ****, en los términos siguientes:

 

R E S U L T A N D O

 

1°.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala el día 4 de enero de 2013, compareció el C. ****** ******* ******* ******, en representación legal de la empresa denominada ****** ******* **** ** ****, demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con folio 27966, de fecha 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declaró administrativamente la caducidad del registro marcario ****** ****** ****** Y DISEÑO, por los motivos y fundamentos ahí precisados.

 

.- Mediante auto de fecha 4 de enero de 2013, se admitió a trámite la demanda de nulidad, ordenándose correr el traslado de ley a la autoridad demandada, para que en el término legal respectivo produjera su contestación correspondiente; asimismo, se emplazó a la persona moral ****** ******* *****., a fin de que en el término de ley se apersonara a deducir sus derechos en este juicio como tercero interesado.

 

3º.- Mediante proveído diverso de 17 de mayo de 2013, se tuvo por apersonada a la empresa ****** ******* ******, misma que realizó sus manifestaciones, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala el 15 de abril del año en curso.

 

4º.- Por oficio presentado en este Tribunal el 1º de abril de 2013, la representación de la autoridad demandada formuló su contestación de demanda y ofreció pruebas; por lo que por auto emitido el día 17 de mayo del presente año, se tuvo por contestada la demanda, ordenándose correr traslado del oficio contestatorio a las demás partes litigantes para los efectos legales correspondientes; y, al no existir cuestiones pendientes de desahogo, se concedió a las partes un término de cinco días hábiles para que formularan sus alegatos; ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

 

5º.- Por acuerdo de fecha 1º de julio de 2013, se tuvieron por formulados los alegatos de las partes, los cuales se reservaron para ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno; en virtud de ello, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a la Sala a efecto de que se emitiera la sentencia correspondiente, lo cual se hace en los siguientes términos:

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO.- La competencia de esta Sala se acredita con la resolución impugnada, ya que ésta se encuentra dentro del supuesto previsto en el artículo 14, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; asimismo, esta Sala es competente según lo previsto por el artículo 31 de la misma Ley y 23 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en los términos de los artículos 46 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que la actora exhibió dicho documento, el cual fue plenamente reconocido por la autoridad al formular su contestación de demanda.

 

TERCERO.- Esta Sala procederá al análisis conjunto de los conceptos de impugnación expuestos por la enjuiciante en su escrito inicial de demanda, en los que refiere lo siguientes argumentos:

 

“CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN

PRIMERO: La resolución contenida en oficio de fecha 28 de septiembre de 2012, es ilegal en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con lo dispuesto por los artículos 128, 130 y 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, por cuanto a que la autoridad demandada realizó un análisis incorrecto del alcance de dichos artículos en relación con el uso que mi mandante ha hecho de la marca registrada en su favor, careciendo así de la debida fundamentación motivación que todo acto de autoridad debe revestir, lo cual la llevó a declarar indebidamente la caducidad del registro de marca ****** ****** ****** Y DISEÑO.

 

Medularmente la autoridad considera que la marca registrada ****** ****** ****** Y DISEÑO no se usó en forma "efectiva" dado que presume que no se usa con su diseño, no obstante que en ningún momento desarrolla adecuadamente las hipótesis y argumentos que debidamente motiven su resolución en términos del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

En efecto, si bien el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que una marca debe ser usada tal cual fue registrada, también señala que debe usarse sin variaciones que alteren su carácter distintivo, situación que en el caso podemos afirmar que el carácter distintivo de la marca lo otorga es elemento nominativo de la misma.

 

En este sentido, contrario a lo que señala la autoridad responsable en fajas 22, 29 y 30 del acto impugnado, las facturas y cartas expedidas por particulares ofrecidas por mi mandante mediante escrito de fecha día 27 de abril de 2012, con folio de entrada 007256, sí son idóneas para demostrar, el uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO, toda vez que si bien en las mismas no se aprecia el diseño de la marca, por la naturaleza de dichas pruebas (facturas y cartas), no es usual que se emplee el diseño de una marca para referirse a ésta, lo que no puede de ninguna manera interpretarse como que la marca no está siendo usada en los términos legales.

 

Ya sea que se considere que las facturas y cartas hacen referencia nominativamente a la marca ****** ****** Y DISEÑO, lo cual no la hace perder su carácter distintivo, o bien, que la ausencia de la tipografía con que fue registrada no altera su carácter distintivo, resulta obvio el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no motivó adecuadamente su resolución, al no ajustarla a los dos supuestos previstos por el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

En primer lugar, me permito destacar el hecho de que la autoridad se limita a citar el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial y a señalar que "las probanzas que van del numeral 2 a 5 del escrito de contestación [...] no ostentan el diseño de la marca tal como fue registrada", sin desarrollar adecuadamente la motivación con base en la cual concluyó que la ausencia del diseño en las facturas es suficiente, sin conceder, para declarar la caducidad del registro. Esta conclusión es falsa toda vez que precisamente con base en el artículo 128 es que podemos decir que el elemento distintivo es la denominación de la marca, y que por ende, ésta se encuentra en uso.

 

A mayor abundamiento, la ausencia de la tipografía con que fue registrada no altera su carácter distintivo toda vez que como lo ha sostenido este mismo Tribunal en la tesis que cito a continuación, el elemento dominante y que le da su carácter distintivo a una marca es precisamente la denominación:

 

(…)

 

Ahora bien, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se entiende que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

 

En el caso concreto, de acuerdo con la naturaleza de los productos amparados por la marca *** *** ****** Y DISEÑO (******* **********) y las disposiciones fiscales aplicables, no es obligatorio para el titular de la marca incluir en la factura el diseño de la marca.

Por el contrario, los usos y costumbres del comercio en relación con el mercado de ******* es que la marca se ostente en el producto mismo y no en la factura que acredita la venta, lo cual evidentemente no significa que la marca no se encuentre en uso.

 

Precisamente en virtud de la naturaleza de los productos, no es posible para mi mandate presentar un ejemplar de una ****** ******** durante el procedimiento administrativo como si se tratara de una muestra física de alimentos, ropa, etc., situación que resultaría ilógica.

En este sentido, a continuación transcribo tesis del Máximo Tribunal que limita el juicio subjetivo de la autoridad marcaria a las reglas de la lógica:

 

(…)

 

Mas más aún resulta perjudicial para el cliente y el prestigio que acompaña a la marca de su propiedad, solicitar a sus clientes a quienes ha vendido una ****** ********, que le permitan obtener alguna prueba directamente de la ****** que ya tiene instalada, para demostrar el uso de la marca ya que esto genera molestias innecesarias para dichos clientes y perjudica el prestigio de mi representada.

 

No obstante lo anterior, y aprovechando la litis abierta mi representada solicitó aún en su perjuicio, a dos de sus clientes que le permitieran tomar muestras de las etiquetas que ostentan la marca ****** ****** Y DISEÑO y que están adheridas a las ******* ********** que tienen instaladas y que adquirieron de mi representada y/o la anterior titular del registro. Lo anterior, aún atentando contra el prestigio de mi representada. Las documentales consistentes en dos fes de hechos que acreditan fehacientemente el uso de la marca registrada ****** se ofrecerán en el capítulo de pruebas correspondiente.

 

En consecuencia, la inadecuada aplicación de los fundamentos legales que la misma autoridad cita, además de la incorrecta valoración de las pruebas la cual expongo en el siguiente concepto de impugnación, tiene como consecuencia que la resolución impugnada sea ilegal ya que no está debidamente motivada.

 

Es necesario mencionar a sus señorías que debido a la parcialidad de la autoridad demandada que no reconoció el uso probado del registro ******, mi representada se vio obligada a llevar a cabo las fes hechos que se ofrecen en el capítulo de pruebas correspondiente, aún a costa del prestigio de la misma y de su marca y a efecto de forzar a la autoridad a que motive correctamente su resolución sin lugar a duda alguna.

 

Lo anterior así ha sido sostenido por nuestros Tribunales en criterios como los que a continuación me permito transcribir para su pronta referencia, y que invoco en beneficio de los intereses que represento:

 

(…)

 

En este orden de ideas, resultará claro a sus Señorías que la resolución contenida en oficio de fecha 28 de septiembre de 2012 es ilegal al carecer del a debida fundamentación y motivación con el que todo acto de autoridad debe contar, razón por la cual solicito se sirvan dictar Sentencia en la que se ordene a la autoridad niegue la declaración administrativa de caducidad de la marca registrada ****** ****** ****** Y DISEÑO, ya que (i) no hay razón lógica para que se aplique el segundo supuesto del artículo 128 toda vez que la marca sí se usa con diseño, tal como se registró y por el contrario y aún y cuando en términos de dicho supuesto se usara en forma nominativa, dicho elemento resulta ser el elemento distintivo que acredita el uso en términos del citado precepto; y (II) dado que la demandada omitió analizar el uso de la marca en términos de los usos y costumbres en el comercio y la naturaleza de los productos que se comercializan al amparo del registro ******, lo cual hubiera llevado a la autoridad a considerar que el diseño de la marca ****** se ostenta en una ****** ******** que difícilmente puede ser aportada como prueba física y al no existir uso o costumbre , ni disposición fiscal, que obligue a mi representada a incluir el diseño en sus facturas.

 

SEGUNDO: La resolución contenida en oficio de fecha 28 de septiembre de 2012, es ilegal en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y viola la garantía de debido proceso derivando en una violación directa de la garantía de audiencia, en relación con lo dispuesto por los artículos 162, 163 y 192 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que en el procedimiento existen vicios que afectan las defensas de mi mandante y trascendieron el sentido de la resolución impugnada.

 

Como se advierte de la lectura de la resolución impugnada, la autoridad responsable omitió tomar en consideración en su conjunto (adminiculadas) las pruebas presentadas por mi mandante para demostrar el uso de la marca ****** ****** y se limitó a señalar que en las mismas no se aprecia el diseño de la marca, siendo que por la naturaleza de las mismas (facturas y cartas), no es usual que se emplee el diseño de una marca para referirse a ésta.

 

Más aún, el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en contravención a lo expresamente dispuesto por los artículos que cito a continuación, omitió realizar cualquier diligencia o allegarse de cualquier Medio de prueba, como pueden ser el Requerimiento de informes y datos o la Visita de inspección que prevé el artículo 203 de la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de comprobar que la marca ****** ****** Y DISEÑO se fue usada por su titular en los términos que señala la ley de la materia.

 

(…)

 

Precisamente, mi mandante ofrecerá en el capítulo correspondiente, pruebas que adminiculadas con aquellas presentadas durante el trámite de la solicitud administrativa de caducidad en uso de la litis abierta que demuestran que la marca ****** ****** Y DISEÑO se ha usado por mi representada y la titular anterior del registro ******, durante por lo menos, tres años anteriores :a que se iniciara dicho procedimiento administrativo.

En este sentido, Las pruebas que se ofrecen sirven para acreditar que mi representada ****** ******* **** ** **** así como la anterior titular del registro, la sociedad ****** *** ******* **** ** **** han usado la marca en los términos siguientes:

 

1. La marca registrada ****** ****** ****** Y DISEÑO se usa de forma directa, esto es, la titular del registro (la anterior y la actual) usa el signo distintivo del cual goza exclusividad.

 

2. El signo distintivo se ha usado, por lo menos, dentro de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad que nos ocupa, esto es, durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2011,

 

3. La marca registrada ****** ****** ****** Y DISEÑO se usa por mi representada para distinguir productos consistentes en ******* **********, así como sus partes y refacciones.

 

4. La importación de los productos, que ostentan la marca ****** ****** Y DISEÑO, así como del material publicitario para éstos, se realiza de forma continua de acuerdo a los usos y costumbres en el comercio y a la naturaleza de los productos.

 

5. La fabricación y/o venta de dichos productos ocurre de acuerdo a la naturaleza de los mismos y a los usos y costumbres del comercio, tomando en consideración que la duración aproximada de una ****** promedio, ya sea para casa habitación o ****** industrial, es de varios años (por lo menos diez años), por lo que resultaría absurdo un uso excesivo de la mencionada marca.

 

En resumen, el material probatorio ofrecido por las partes en relación con el uso fue el siguiente:

 

1. ACTOR EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 

a) Impresiones de las páginas del buscador de internet denominado

"TERRA".

 

b) Impresiones de las páginas del buscador de Internet denominado

 

"SECCIÓN AMARILLA" para el Distrito Federal.

 

2. DEMANDADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (mi representada)

 

a) Facturas varias.

 

b) Cartas expedidas por terceros reconociendo el uso de la marca.

 

Con esto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sabrá que la marca ****** ****** sí se ha usado porque existen facturas de ventas y cartas expedidas por terceros que reconocen el uso tal cual se registró; asimismo aunado a que:

 

(i) con estas pruebas adminiculadas se acredita el uso;

 

(ii) con el hecho que la denominación es el elemento DISTINTIVO

de la marca ****** ****** y por tanto, se usa la marca en términos del artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial; y

 

(iii) con el hecho de que los usos y costumbres en el comercio NO OBLIGAN a que un comerciante use un "diseño" en sus facturas, máxime que en los "usos y costumbres' de la venta de ******* no es igual a la venta de alimentos, ropa u otros comestibles en los que el uso puede acreditarse con empaques en bodega, productos en "stock", publicidad en panfletos, etc., sino que es una venta muy selectiva, pocas al año, solo de conocedores como arquitectos o constructores, y que el USO Y COSTUMBRE dicta que la marca la ostenta la ******, tal cual hoy se acredita mediante las fes de hechos, y que es muy difícil molestar a los clientes de mi representada para que nos permitan obtener la prueba estricta que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial requiere.

 

Ahora bien, en términos del artículo 79 del código procesal supletorio y 162 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pudo requerir pruebas adicionales ante la duda razonable de emitir la resolución en uno u otro sentido.

Este orden de ideas, será claro para sus Señorías que el acto impugnado fue dictado en contravención de lo dispuesto por las leyes aplicables y en flagrante violación del procedimiento, al omitir la autoridad responsable allegarse de las pruebas necesarias para realizar un correcto análisis del caso concreto, lo que resultó en una grave afectación de los intereses de mi representada.

 

En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede que sus Señorías dicten una sentencia ordenado a la autoridad administrativa emita una resolución negando la declaración administrativa de caducidad de la marca registrada ****** ****** ****** Y DISEÑO.

 

TERCERO: La resolución impugnada es ilegal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con lo dispuesto por los artículos los artículos 222,349 y 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por cuanto a que la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial omitió el estudio integral del asunto sometido a su consideración con lo que evidentemente la resolución cuya ilegalidad nos ocupa además de adolecer de debidas fundamentación y motivación, carece de los principios de ,congruencia y exhaustividad de los que todo acto de autoridad debe estar revertido al no ocuparse de las cosas, acciones y argumentos que fueron materia del procedimiento administrativo de caducidad en contra de la marca registrada ******* *** *** ****** Y DISEÑO.

 

En efecto, además de la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad, cualquier sentencia y/o resolución administrativa debe contar con el requisito substancial de congruencia, según el cual una autoridad debe pronunciar su fallo con relación a las pretensiones que hayan sido planteadas durante el juicio o procedimiento de que se trate.

Del mismo modo, las resoluciones, sean judiciales o administrativas, deben cumplir con el requisito de exhaustividad según el cual la autoridad ante quien se plantee la controversia deberá resolver acerca de todos y cada uno de los puntos planteados por las partes.

De esta forma, los principios o requisitos de congruencia y exhaustividad, constriñen a la autoridad a resolver o pronunciarse acerca de todo aquello que le fue pedido, no existiendo pretexto alguno que le permita aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas ante ella.

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de congruencia de las sentencias radica en que deben dictarse en concordancia con las actuaciones ante ella efectuadas, permitiéndome a continuación transcribir algunos de los criterios relacionados con este requisito substancial de toda resolución, los cuales invoco en beneficio de la parte que represento, por resultar aplicables al caso que nos ocupa:

 

(…)

 

En el caso concreto, la autoridad demandada señala por una parte que "las probanzas que van del numeral 2 a 5 del escrito de contestación en el procedimiento al rubro indicado, han sido adminiculadas con los demás elementos probatorios aportados en el presente procedimiento, a efecto de formar convicción para decretar el sentido adoptado en la presente resolución, otorgándoles el valor probatorio correspondiente"; sin embargo, en la foja 22 del acto impugnado descarta cualquier valor probatorio de las mismas con motivo de que éstas "no ostentan el diseño de la marca tal como fue registrada", sin señalar que las mismas son idóneas para demostrar el uso de la marca ****** ****** y que adminiculadas con otros elementos probatorios, son idóneas para demostrar el uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO, y que los usos y costumbres no fueron considerados, además de que el elemento distintivo de la marca en cuestión es precisamente la denominación.

 

Como podrán observar sus Señorías, tanto de la resolución que constituye el acto impugnado, como de las constancias que integran el procedimiento de registro de marca en el que se dictó el oficio de fecha 28 de septiembre de 2012, nos encontramos con el que dicha resolución es ilegal en términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por cuanto a que la autoridad demandada deja de resolver en su totalidad la controversia planteada de acuerdo a las disposiciones aplicables.

 

Así, al realizar un análisis incompleto de la controversia planteada, la autoridad demandada emite una resolución que debe ser declarada ilegal, al carecer de congruencia, exhaustividad, y debida fundamentación y motivación.

 

De todo lo hasta aquí expuesto, resultara claro a Sus Señorías que la resolución impugnada, al carecer de los requisitos o principios de congruencia y exhaustividad con los que cualquier resolución debe contar, habida cuenta que la autoridad demandada dejó de resolver dos de las cuestiones que le fueron planteadas para su consideración, y haber sido dictada en contravención a las disposiciones legales aplicables, tanto de la Ley de la Propiedad Industrial, como del Código Federal de Procedimientos Civiles, deberá de ser declarada ilegal para que en su lugar se dicte otra en la que niegue la caducidad del registro de marca ****** ****** ****** Y DISEÑO.

 

La autoridad demandada y el tercero interesado sostuvieron la validez y legalidad de la resolución impugnada, señalando la autoridad contraargumentos siguientes:

 

REFUTACION A LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACION

 

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO.- Por su íntima relación se contestan conjuntamente. Fundamentalmente la actora se duele que la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, derivado de que la autoridad demandada no realizó una correcta valoración de las probanzas aportadas por ella en el procedimiento de origen; pues a su parecer, de haberlas valorado debidamente se hubiera determinado que con ellas se demostró el uso del registro marcario ****** ****** ****** Y DISEÑO y consecuentemente se hubiera negado la declaración administrativa de caducidad administrativa del mismo.

 

Sobre el particular es de manifestarse que dichas aseveraciones son completamente falsas, ya que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, pues de la simple lectura que se le haga al mismo, se observa que mi representada estableció los razonamientos lógicos y jurídicos que la llevaron a determinar que en el caso se configuraba la caducidad del registro marcarlo en cuestión. Lo anterior resulta así, al considerar que por debida fundamentación y motivación debernos entender que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al raso concreto y que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, .-razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, respectivamente, además de que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, tal y como lo establece la siguiente tesis jurisprudencia I:

(…)

De tal manera que si la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad industrial expresó los artículos que se aplicaban al caso en concreto y señala claramente las circunstancias especiales que se tomaron en cuenta, para declarar administrativamente la caducidad del registra de la marca propiedad de la actora, es claro que el argumento de mi contraria debe quedar completamente desvirtuado.

 

Asimismo, es de manifestarse que no es procedente que la actora argumente que la autoridad demandada no realizó una adecuada valoración de pruebas simplemente porque la determinación tomada no fue en su beneficio, ya que del mismo texto de la resolución en pugna se aprecia que se establecieron los criterios y los dispositivos legales en que mi representada apoyo su determinación de que en el caso no se actualiza de forma completa la causal de caducidad que la actora hizo valer.

 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que dicha autoridad administrativa cuenta con la más amplia libertad para analizar las pruebas rendidas así como para darles el valor probatorio que les corresponda, tal y como lo establece en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual es aplicable de manera supletoria a la Ley de la materia; razón por la cual, esa H. Magistratura debe concluir que no existe violación a los derechos de mi colitigante, toda vez que las pruebas fueron valoradas conforme a derecho, por lo que solicito que sus manifestaciones sean desestimadas por ser alejadas de la realidad.

Quinta Época, pág. 243, Volumen comunes al pleno y a las Salas, Octava Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación - 1917719751; Anterior Apéndice 1,917-1965. Sexta Parte. Jurisprudencia 862, pág. 1539, que dispone:

 

Robustece lo anterior, el hecho de que es competencia de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad lndustrial, quienes se constituyen como profesionales especializados y altamente capacitados en materia de propiedad industrial (razón de ser de la creación de éste H. Instituto) precisamente por la especialidad de la materia y los conocimientos técnicos que ello implica, quienes deciden, en este caso, sobre la caducidad de una marca registrada, siendo competente para resolver la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, quien no solo valoro todas y cada una de las pruebas aportadas en el procedimiento de origen, sino que además realizó la debida adminiculación de las mismas, tal y como se desprende de la propia resolución impugnada y de las argumentaciones hechas valer en la presente contestación.

Ahora bien, como se puede apreciar en el cuerpo de la resolución combatida se analizaron y valoraron todas y cada una de las pruebas ofrecidas, con fundamento en lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales se solicita se tengan por aquí reproducidas, en virtud de inútiles repeticiones. Al mismo tiempo, resulta oportuno subrayar el hecho de que este Instituto bajo ningún concepto está obligado a llegar a la misma conclusión que la actora respecto al valor y alcance probatorio de los medios de convicción ofrecidos en el procedimiento de origen, pues este último queda sujeto a la consideración de la autoridad. Por lo tanto, de ninguna manera puede ser motivo de nulidad el que la recurrente acuse una valoración incorrecta y parcial de las pruebas por la simple y sencilla razón de dicha valoración no favoreció a sus interesas. Sirven de apoyo a ello, los siguientes criterios:

(…)

En efecto, tal y como esa H. Sala podrá advertir en la resolución impugnada, la autoridad demanda analizó y valoró debidamente las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo de origen de acuerdo a lo que al respecto dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, y de donde se concluyó que la hoy actora no exhibió las probanzas adecuadas para acreditar el uso del registro en mención.

 

Efectivamente, de las pruebas ofrecidas dentro del expediente administrativo no resultaron idóneas para acreditar el uso de la marca "****** ****** ****** Y DISEÑO" para distinguir productos comprendidos en la clase ** Internacional, consistentes en: "******* **********".

Ahora bien, cabe destacar que debido a las características que reviste el procedimiento de solicitud administrativa de caducidad que contempla la legislación marcaría, la presente litis versa en determinar la legalidad del descargo procesal que en sedé administrativa AFECTÓ a la entonces demandada (jurisprudencia 1.6a.C.391. C, quo Por rubro reza: "LITIS..,CONCEPTO ESTRICTO DE ESTA INSTITUCIÓN PROCESAL EN EL DERECHO MODERNO”); pues sujeta al procedimiento de origen, la hoy actora fue llamada a defender sus intereses, a efecto de que acreditara el usar del registro marcario controvertido, tal y como fue solicitado en los PRODUCTOS para los que fue registrado durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha en que fue interpuesta la solicitud de declaración administrativa de caducidad por la hoy tercero (art 130 y 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial).

 

No obstante la claridad de lo anterior, además del pronunciamiento expreso que hace esta autoridad en la resolución controvertida respecto a quien corresponda la carga de la prueba en los procedimientos de solicitud de declaración administrativa de caducidad, resulta flagrantes el desconocimiento de mi contraria de conceptos elementales de la materia procesal; PUES DE AUTOS, ESA JUZGADORA PUEDE DETERMINAR QUE LA ENTONCES DEMANDADA, OMITIÓ APORTAR MEDIOS DE CONVICCIÓN A EFECTO DE ACREDITAR EL USO DE REGISTRO MARCARIO CONTROVERTIDO.

 

Y es que la Ley de la Propiedad Industrial contiene una- presunción legal respecto al uso que lleven a cabo los detentadores de un registro ante este instituto; sin embargo, tal presunción deja de surtir efectos cuando el registro de que se trate, se convierte en objeto del procedimiento de caducidad a que se refiere la propia ley, para lo cual deben descargar el gravamen que les es impuesto con motivo de dicho procedimiento, ello, para efectos de mantener el registro.

 

De tal suerte, si al imponerse de las constancias .que obran en autos, esa Juzgadora determina que efectivamente la entonces .demandada, omitió aportar medios de convicción a efecto de acreditar el uso del registro controvertido, lo apegado a derecho es reconocer la validez de los considerandos que sostienen la legalidad del oficio impugnado.

Por otro lado, no omito recordar a esa H. Sala que se encuentra impedida para realizar cualquier valoración respecto a las pruebas de conformidad con el siguiente criterio jurisprudencial que aplica al caso que nos ocupa, en razón de lo siguiente:

(…)

En esta tesitura, es menester puntualizar que mi representada conforme a derecho estudió y valoró las pruebas ofrecidas en el procedimiento administrativo que dio origen al presente juicio, sin embargo no fueron medios suficientes y contundentes los presentados por la actora para alcanzar sus pretensiones, por lo que esta autoridad tuvo a bien declarar administrativamente la caducidad del registro marcario ****** ***** ****** Y DISEÑO, por lo tanto, es innegable que la resolución hoy atacada se encuentra debidamente fundada y motivada.

 

Lo anterior es así, pues debemos recordar que para que se interrumpa la caducidad de un registro marcario, el titular o licenciataria del mismo, deben comprobar su uso en la" forma en que fue solicitada de conformidad con el artículo 128 de la Ley de la Propiedad industrial, dentro del periodo de tres años anteriores consecutivos a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, a saber el 30 de junio de 2008 al 30 de junio de 2011, por lo que evidentemente, con las pruebas ofrecidas por la hoy actora ****** ******* **** ** *** no se demostró el uso realizado respecto del registro ****** ****** ****** Y DISEÑO, tal y como fue registrada.

 

Ahora bien, es oportuno precisarle a mi contraria que de acuerdo al contenido de la causal de caducidad que se hizo valer en el procedimiento de origen, así corno al contenido de los numerales 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos, Civiles, la carga de la prueba recala en la titular del registro marcario ****** ****** ****** Y DISEÑO, pues es quien se encuentra en condiciones propicias para acreditar el uso de dicho registro marcario dentro del periodo comprendido entre el 30 de junio de 2008 a 30 de junio de 2011; resultando aplicable el criterio jurisprudencial “PRUEBA, CARGA DE LA” , CITADO a foja 16 del acto impugnado, mismo que por economía procesal se solicita se tenga por insertado.

 

Por otra parte; no debe pasar desapercibido para esa H. Juzgadora que las pruebas ofrecidas bajos los numerales 4 y 5 del escrito de demanda, no fueron ofrecidas en el procedimiento de origen, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197 primer párrafo in fine, y 142 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se objetan las pruebas documentales ofrecidas, por la actora bajo los numerales 4 y 5 del Capítulo de Pruebas de su escrito inicial de demanda, en los siguientes términos:

 

Se objetan en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, en virtud de que no fueron ofrecidas en el momento procesal oportuno, es decir, dentro de la sustanciación del procedimiento administrativo de origen, pues la actora pretende que la resolución impugnada, sea declarada nula, base a manifestaciones y pruebas que jamás fueron aportadas y por lo tanto no pudieron haber sido estudiadas por esta demandada, ni mucho menos generar convicción respecto del uso de la marca en pugna.

 

En efecto, el primer concepto de impugnación que hace valer mi contraparte debe considerarse inoperante, en virtud de que los argumentos que expresa no se encuentran corroborados con las constancias existentes en el juicio de origen; siendo obligación de sus Señorías, tornar en cuenta únicamente las probanzas que se hubiesen rendido ante la autoridad demandada y que fueron objeto de la resolución impugnada, pues esta debe ser apreciada tal como aparezca probada en el proceso respectivo, es decir, dentro del expediente **** ********* (*****) *****.

 

Sirven de apoyo a las anteriores manifestaciones, los siguientes criterios jurisprudenciales:

 

Así pues es evidente que los agravios hechos valer por la actora en su primer concepto de impugnación, así como las pruebas que ofrece resultan inoperantes, pues se reitera, que se trata de hechos nuevos traídos a la litis y que no fueron expuestos a consideración de la autoridad demandada en el momento procesal oportuno.

 

En las circunstancias descritas anteriormente, queda enteramente probado que el actuar de esta demandada se encuentra apegado a derecho y por consiguiente debe, y asa de la manera más atenta se solicita, negarse la pretensión de la actora sea reconocida la validez de la resolución aquí impugnada, merced a los fundamentos y consideraciones expuestas en el cuerpo de esta contestación.

 

En conclusión, el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, y por consecuencia, es procedente desestimar los conceptos de impugnación que expresa la actora, pues únicamente se sostiene en sus parcos argumentos que no desvirtúan la supuesta ilegalidad de la resolución, misma que goza de validez.

 

Criterio sostenido por el Tribunal Fiscal de la Federación en la tesis:-TASS-7361 Revisión No. 839/81, Resuelta en sesión de 16 de abril de 1985, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Gonzalo M. Armienta Calderón.- Secretaria: Lic. Ma. Teresa Islas Acosta, al prescribir:

 

(…)

 

Una vez demostrado, que el actuar de esta autoridad demandada, fue en estricto apego a derecho, y que el actor no probó los hechos constitutivos de sus afirmaciones, cabe solicitar a esa H. Sala que al momento de dictar la sentencia que conforme a derecho proceda, se confirme la validez y legalidad de la resolución impugnada.”

 

A juicio de las suscritas Magistradas, los argumentos en estudio resultan parcialmente fundados, pero suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en atención a las siguientes consideraciones legales:

 

Para efecto de acreditar lo anterior, se hace necesario transcribir el texto de los artículos 130 y 152, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales establecen lo siguiente:

 

“Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro , salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad , o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

 

“Artículo 152 .- El registro caducará en los siguientes casos:

 

…II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad , salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

 

(Énfasis añadido)

 

De conformidad con lo anterior, procederá la caducidad de un registro marcario cuando no sea usado durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrado, estableciéndose como caso de excepción que el titular de dicho registro, o bien, el usuario que tenga concedida una licencia inscrita la hubiere usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

 

En la especie, de las constancias que integran el expediente administrativo P.C. 111/2011 (C-303) 10464, en el que se dictó la resolución combatida, se advierte que mediante escrito ingresado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el día 30 de junio de 2011, la C. ***** ***** ********* *****, en representación de la empresa denominada ****** ****** ******, presentó la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO, al considerar que se actualizaba la hipótesis contenida en la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, (ver folio 203 de autos).

 

Ante dicha solicitud, tal y como quedó señalado en la resolución impugnada, correspondía al titular del registro de la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO, acreditar el uso de la misma durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la declaración administrativa de caducidad que se presentó ante la autoridad demandada; por lo que en ese sentido, si la fecha en que se presentó la referida solicitud fue el día 30 de junio de 2011, el titular de la marca aludida debía acreditar su uso en el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2008 y 30 de junio de 2011, a fin de desvirtuar la caducidad imputada por la empresa tercera interesada.

 

Ahora bien, la parte actora es la persona moral que contaba con la titularidad del registro de la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO, para amparar productos correspondientes a la clase ** internacional: “******* **********”; tal y como se desprende de los antecedentes expuestos en el acto impugnado (ver foja 7 del acto impugnado).

 

Sin embargo, mediante el acto impugnado se declaró la caducidad del registro ****** ****** ****** Y DISEÑO, al no haberse acreditado, a consideración de la autoridad, con pruebas idóneas el uso de dicha marca en el periodo de tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de su caducidad, fundamentalmente al no haberse acreditado el uso de la marca en los términos de su registro en términos de lo que dispone el artículo 128, de la Ley de la Propiedad Industrial, al tratarse de una marca mixta.

 

En esa tesitura, la litis de esta controversia se ciñe a determinar si efectivamente resulta ilegal la valoración de las pruebas aportadas por la demandante en el procedimiento administrativo en relación con su idoneidad para acreditar el uso de la marca mixta ****** ****** ****** Y DISEÑO.

 

Ahora bien, la parte infundada, por tratarse de una solicitud improcedente, es la pretensión de la actora a fin de que esta Sala analice las documentales que aporta en este juicio, adicionales a aquellas que exhibió ante la instancia administrativa.

 

Lo anterior, toda vez que la parte actora menciona que su análisis es procedente en razón del principio de litis abierta que establece el artículo 1º, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

 

ARTÍCULO 1o.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley.

 

Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

 

Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.”

 

El precepto legal mencionado, particularmente en su segundo párrafo establece el principio de litis abierta al que alude la demandante, en el sentido de que, cuando la resolución recaída a un recurso no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la impugne mediante el juicio contencioso administrativo Federal, se entenderá que controvierte la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo pudiendo hacer valer nuevos conceptos de impugnación en contra de dicho acto recurrido.

 

Sobre dicha base, es concluyente que el principio de litis abierta establecido en el precepto legal antes citado, opera únicamente en aquellos casos en que hubo un recurso previo a acudir a este Tribunal, pues no es dable suponer que este juicio constituya una nueva oportunidad de ofrecer pruebas que el actor pudo legalmente haber ofrecido durante el procedimiento administrativo.

 

Dicho aserto ha sido sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con fecha 13 de marzo de 2013, y que dio origen a la jurisprudencia, aprobada en sesión privada de la Segunda Sala en mención el 13 de abril de 2013, cuyo rubro y texto son los siguientes:

 

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)].

 

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular.

 

Contradicción de tesis 528/2012.- Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.- 13 de marzo de 2013.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.”

 

En esa tesitura, las documentales 4 y 5, que ofrece la parte actora en el capítulo de pruebas de su demanda de nulidad, deben desestimarse al tratarse de medios probatorios con los que pretende acreditar el uso de la marca ****** ******, pues conforme a la ley, debió presentarlas en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, máxime que son medios de prueba que estaban a su alcance y disposición, pues en la especie, se trata de dos fe de hechos realizadas ante la fe del Notario Público Número 169 del Estado de México con relación al uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO.

 

Por lo tanto, no es válido pretender la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que la autoridad no tuvo a la vista, pues ello implicaría que este Tribunal se sustituya en las facultades propias de la autoridad administrativa y, de ser el caso, declare la nulidad de sus actos por una omisión atribuible a la parte actor a tal como ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia precitada.

Establecido lo anterior, esta Sala realizará el análisis de la valoración de las pruebas efectivamente aportadas en la instancia seguida ante la demandada , ya que la parte actora considera que de las mismas se desprende el uso de la marca cuestionada, circunstancia que esta Sala considera fundada acorde a los siguientes razonamientos:

 

La parte actora contestó la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO, mediante escrito presentado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el día 27 de abril de 2012, escrito que se tiene a la vista por obrar en autos del presente expediente y al que se le confiere valor probatorio de conformidad con el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia contenciosa administrativa Federal (ver folio 273 reverso de autos).

 

De dicho escrito se advierte que la demandante ofreció las pruebas que a continuación se detallan a fin de acreditar el uso de la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO:

 

1. Documental pública consistente en el instructivo emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el procedimiento de declaración administrativa de caducidad con folio de salida PI/S/1012/066628 que reconoce la personalidad del C. ********* ******* ***** ***** como apoderado de ****** ******* **** ** ****

 

2. Documental privada consistente en la Factura número 0525 de 4 de febrero de 2010, emitida por ****** *** ****** ****** a favor del Cliente ********* ****** ******** que ampara la venta de una ****** ******** en laminado marca “****** ******” por un costo de $25,680.00 más I.V.A.

 

3. Documental privada consistente en la Factura número 0528 de 10 de febrero de 2010, emitida por ****** *** ****** ****** a favor de la Cliente ****** ****** ****** que ampara la venta de una ****** integral marca “****** ******” por un costo de $29,990.00 más I.V.A.

 

4. Documental privada consistente en la Factura número 0553 de 14 de abril de 2011, emitida por ****** *** ****** **** ** **** a favor de la Cliente ***** ****** ******* que ampara la venta de una ****** integral marca “****** ******” por un costo de $36,798.00 más I.V.A.

 

5. Documental privada consistente en la Factura número 0567 de 1º de junio de 2011, emitida por ****** *** ****** **** ** **** a favor de la Cliente ****** ******, que ampara la venta de diversas marcas, entre ellas, la marca ****** “****** ****** * *******”

 

6. Documental Privada consistente en la Carta expedida por la empresa ***********, en la que se hace referencia al uso de la marca ****** ******* **** ** ****, así como los servicios prestados por la empresa ****** *** ******.

 

7. Documental Privada expedida por el C. ****** ******* ******* , de la persona moral *********** ******* * *********, en la que se hace referencia a una investigación realizada respecto al uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO y sus implicaciones en el mercado.

 

8 y 9. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

 

Ahora bien, dichas documentales fueron valoradas por la autoridad demandada a fojas 18 y 19 del acto impugnado, de conformidad con su naturaleza de documentales públicas y privadas, en cada caso, y una vez analizadas llegó a las conclusiones siguientes:

 

De la documental pública número 1 del escrito de contestación, consistente en el instructivo emitido por este Instituto, en el que se reconoce como apoderado de la demandada ****** ******* **** ** ****, a favor de ******** ******* ***** *****, se advierte que con fecha 27 de marzo de 2012, personal comisionado por este Instituto, se constituyó en el domicilio del apoderado de la demandada, ubicado en ******** ****** *** ******* ********** **** ***** ********** *********** ******* ***** a efecto de notificar el contenido del oficio 6628 de fecha 12 de marzo de 2012.

 

De las documentales privadas que van de la 2 a la 5, consistentes en las facturas de los años 2010 y 2011, las cuales se relacionan a continuación, se observa lo siguiente:

 

 

No.

FECHA

CLIENTE

DESCRIPCION

EXPEDIDA POR

0525

4 de febrero de 2010

********* ****** ********

****** ******** ** ********* ***** ****** ******

****** ******* ** ***

DEL S.A.

0528

10 de febrero

de 2010

****** ****** ******

****** ******** ** ************ ** * **** ***** ****** ******

****** ******* ** ****

DEL S.A.

553

14 de abril de

2011

***********

*******

****** ******** ** ********

************ ***** ****** ******

****** ******* ** ***

DEL
S.A.

 

Por lo que respecta a la factura número 567, de fecha 1° de junio de 2011, expedida por ****** *** ******* **** ** ***, a favor de ****** ******* **** ** ****, se observa que en dicho documento, se hace alusión a la venta de diversos registros de propiedad industrial, entre los cuales se encuentra la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO, con un precio unitario de $ 2,300.

 

De la documental 6, consistente en la carta expedida por ***********, de fecha 25 de abril de 2011, se observa que el documento de referencia es expedido por el arquitecto ***** ******, en representación de la misma, en donde hace constar que la empresa ****** *** ******* **** ** ****, vende ******* integrales ****** ******, las cuales cuentan con prestigio y éxito garantizado.

 

De la documental 7, consistente en la carta expedida por ****** ******* *******, de fecha 23 de abril de 2012, se observa que en el documento de referencia se hace constar que la empresa ****** *** ******* **** ** ****, vende ******* integrales ****** ******, las cuales son adquiridas por una clientela selectiva.

 

[…]

En relación a lo expuesto, en particular, de la valoración de todas y cada una de las pruebas ofrecidas en el procedimiento, especialmente por lo que se refiere a las facturas exhibidas por el titular afectado, correspondientes a los arios 2010 y 2011, si bien es cierto, que en ellas se ostenta la denominación marcada "****** ******"; sin embargo, dichas facturas no ostentan el diseño de la marca tal y como fue registrada, por lo que no resultan prueba idónea para acreditar el uso efectivo de la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO, dentro del periodo comprendido entre el 30 de junio de 2008 al 30 de junio de 2011, no habiendo exhibido el titular afectado alguna otra probanza, con la cual se pudieran adminicular las facturas mencionadas, con lo cual se acreditara el uso de la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO para productos correspondientes a la clase ** Internacional.

 

En esa tesitura, y tomando en consideración la valoración de las pruebas aportadas, el titular afectado ****** ******* **** ** ****, no acreditó de manera fehaciente el uso de la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO, en los términos en que fue otorgada, de conformidad a lo previsto por artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, por un periodo comprendido dentro de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud declaración administrativa de caducidad al rubro citada, ya que al ser una marca mixta, acredita el uso únicamente de la denominación "****** ******" y no así el diseño tal y como fue registrado:

(…)

Asimismo, como ya se ha mencionado, se desprende que ****** ******* **** ** ***, en su carácter de titular de la marca 910671 ****** ****** Y DISEÑO, no logra acreditar el uso efectivo de dicho registro, para los productos para los cuales fue otorgado, o por licenciatario debidamente autorizado; por tanto, esta Autoridad al no encontrar elementos suficientes que prescisamente demuestren el uso de la marca citada para los productos amparados con la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO, durante los tres años anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad origen de este procedimiento; se actualiza la primera hipótesis que se desprende de la causal de caducidad invocada por ****** ******* **** ** **…”

 

Como se advierte, una vez analizadas las pruebas de la parte actora, la autoridad administrativa llegó a la conclusión de que la parte actora no acreditó el uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO, pues con las pruebas aportadas únicamente se acreditó el uso de la marca ****** ****** -nominativamente- más no así en los términos de su registro, es decir, con el diseño que incluye la marca registrada.

 

Para esta Sala, son fundados los argumentos relativos a que es ilegal la conclusión a la que llegó la autoridad demandada una vez realizado el análisis de las pruebas antes mencionadas.

 

Lo anterior se considera así, toda vez que contrariamente a lo concluido por la enjuiciada con dichas pruebas sí se acredita el uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO en los productos para los que fue otorgada dicha marca pertenecientes a la clase ** internacional, particularmente ******* **********.

 

Ahora bien, primeramente, debe puntualizarse que la actual titular de la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO es la empresa ****** ******* **** ** ****, siendo su titular anterior la empresa ****** *** ******* **** ** ****

 

Dicha acotación es relevante, habida cuenta que las facturas exhibidas por la parte actora fueron emitidas por la empresa ****** *** ******* **** ** ****, facturas que se tienen a la vista por obrar en autos del expediente administrativo remitido en copias certificadas por la autoridad demandada, visibles de folio 289 a 292 de los presentes autos, y tienen valor probatorio suficiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles por tratarse de documentales privadas, así como 192, de la Ley de la propiedad Industrial por haber sido emitidas por la empresa que al momento de su emisión, contaba con la titularidad de la marca:

 

“Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario .”

 

En efecto, de conformidad con el precepto legal de cita, en los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, con excepción de la testimonial y la confesional, salvo en los casos ahí previstos; asimismo, se otorga valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario; de donde es claro que las facturas exhibidas por la entonces titular del registro de la marca ****** ****** Y DISEÑO, tienen el valor probatorio suficiente al que se refiere el precepto legal en comento

 

Además, no debe perderse de vista que las facturas resultan idóneas para acreditar el uso de una marca, pues una factura es un documento que emiten los comerciantes, industriales o prestadores de servicios en los que se hacen constar operaciones relativas a la comercialización de sus productos y/o servicios, de ahí su idoneidad para acreditar el uso ininterrumpido de una marca.

 

Esto es, lo que se acredita con las facturas es la enajenación de productos amparados bajo una marca y consecuentemente el uso de la marca respectiva.

 

En la especie, fueron ofrecidas las facturas que menciona la demandante en su demanda de nulidad y que se relacionan a continuación:

 

FACTURA

EMISOR

CLIENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN

 

CONCEPTO

0525

****** *** ******* **** ** ****

********* ****** ********

4 DE FEBRERO DE 2010

****** ******** EN LAMINADO COLOR ALUMINIO Y ZOCLO DE ALUMINIO MARCA: ****** ******

0528

****** *** ******* **** ** ****

****** ****** ******

10 DE FEBRERO DE 2010

****** ******** EN TERMOFORMADO EN PVC COLOR: WENGHE Y ZOCLO DE ALUMINIO MARCA: ****** ******

0553

****** *** ******* **** ** ****

***** ****** *******

14 DE ABRIL DE 2011

****** ******** EN LAMINADO TEXTURIZADO COLOR ROBLE Y ZOCLO DE ALUMINIO MARCA: ****** ******

0567

****** *** ******* **** ** ****

****** ******* **** ** ****

1º DE JUNIO DE 2011

MARCA REGISTRADA NO. ****** ****** ****** Y DISEÑO (MIXTA), MARCA REGISTRADA NO. ****** ****** ****** Y DISEÑO (MIXTA), REGISTRO DE DOMINIO NIC MÉXICO FOLIO NO. 20110210001754 ************.COM.MX, MARCA REGISTRADA NO. ******* ***** Y DISEÑO (MIXTA) y MARCA REGISTRADA NO. ******* ***** Y DISEÑO (MIXTA)

 

Ahora bien, todas las facturas antes mencionadas coinciden en lo siguiente:

 

1. Fueron emitidas por la empresa ******* *** ******* **** ** *****, empresa que era la anterior titular de la marca ****** ****** * ******.

 

2. Todas las facturas ostentan una fecha comprendida en el período sujeto a prueba.

 

3. Amparan la enajenación del producto “******* **********”, así como distintas marcas, entre ellas, la marca cuestionada en este juicio.

 

Ahora bien, la parte actora también ofreció como pruebas dos cartas, la primera de ellas, de fecha 25 de abril de 2011, signada por el C. ***** ******, misma que se tiene a la vista y que se valora de conformidad con el artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia Contenciosa Administrativa Federal, y de cuyo contenido se advierte una declaración de verdad de un particular, en el sentido de que en el mes de marzo de 2011, la empresa ****** *** ******* **** ** ****, le vendió una ****** integral de marca ****** ****** Y DISEÑO, misma que cumplió con su funcionalidad y diseño, motivo por el cual recomienda los productos de la empresa mencionada.

 

En ese sentido, dicha prueba tiene valor de indicio con relación a que el día 25 de abril de 2011, el C. ***** ****** declaró haber comprado en el mes de marzo de ese mismo año (fecha incluida en el periodo sujeto a prueba), compró una ****** integral marca ****** ******.

 

La segunda carta ofrecida como prueba por la parte actora, es de fecha 23 de abril de 2012, es decir, ostenta una fecha que rebasa el período en que debía acreditarse el uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO, por lo que resulta inconducente para el efecto pretendido, es decir, no es idónea para acreditar el uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO, en el periodo cuestionado.

 

Aunado a ello, de su contenido únicamente se advierte el resultado de una investigación hecha por una empresa de consultoría denominada *********** ******* * *********, tercera ajena a este juicio, en la que informó, con relación al uso e la marca ****** ******, lo siguiente:

 

- Que realizó una investigación en ciudades como México, Cuernavaca, Cuautla, Querétaro, León, Guanajuato y Pachuca a fin de comprobar el uso de la marca ****** ******.

 

- Una vez realizada la búsqueda en distintas plazas encontró que la marca ****** ****** es comercializada en pocas tiendas de muebles y *******.

 

- Que los productos de la marca ****** ****** sólo pueden encontrase en tiendas “******* ** ******” y directamente en tiendas de la empresa ****** *** ******* **** ** ****

 

- Que la publicidad de los productos de la parte actora es cerrada, pues cuenta con una clientela selectiva al ser productos italianos, y sobre medidas específicas, de ahí que vaya dirigido a personas con un poder adquisitivo alto, por lo que su marca es usada por personas que pueden pagar ******* integrales con valor superior a $25,000.00.

 

En ese sentido, dicha carta no proporciona información con relación a cuando se llevó a cabo dicha investigación ni contiene medios de prueba que respalden el resultado de dicha investigación, aunado a que fue realizada por un particular, por lo que únicamente tiene valor de indicio de que con fecha 25 de abril de 2012, fecha que supera el período cuestionado, se hicieron tales declaraciones, por lo que no resulta idónea para acreditar el hecho controvertido.

 

Establecido lo anterior, cabe decir que algunas de las pruebas aportadas por la actora, tal como señaló la demandada y como quedó previamente establecido, no aportan dato alguno que genere convicción de que la parte actora usaba la marca ****** ****** Y DISEÑO aplicada a ******* ********** en el período comprendido entre el 30 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2011.

 

No obstante lo anterior, esta Juzgadora estima que las facturas exhibidas por la parte actora y que fueron identificadas previamente son suficientes para acreditar el uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO, en los productos para los que fue debidamente registrada, y en esas circunstancias es ilegal la conclusión a la que llegó la autoridad después de la valuación de dichas documentales.

 

Lo anterior es así, toda vez que la autoridad demandada, tal como se dijo previamente, considero que dichas pruebas eran insuficientes por que no era posible apreciar la marca mixta registrada ****** ****** Y DISEÑO, razonamiento que para esta Sala es equivocado.

 

Lo anterior es así, toda vez que esta Sala no inadvierte que la marca cuya caducidad se controvierte se acompaña de un diseño al tener el carácter de mixta, y que la autoridad sostiene en el acto combatido que las facturas no resultan idóneas para acreditar el uso de la marca en los términos de su registro de conformidad con el artículo 128, de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que establece lo siguiente:

 

“Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo”

 

En términos del precepto legal de cita, una marca debe usarse en los términos en que fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, siendo importante precisar que para considerar que una marca se encuentra en uso, debe hacerse atendiendo a dos presupuestos:

 

1. Que se usa tal y como fue registrado lo que implica que no debe modificarse o, de hacerse así, dicha modificación no debe alterar su carácter distintivo.

 

2. Entenderse aplicada a los productos o servicios para los cuales se encuentra registrado.

 

Ahora bien, la autoridad demandada sostiene en el acto combatido que el uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO debió acreditarse tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

 

Al respecto, esta Sala estima que la demandada parte de una falsa apreciación tomando en consideración las facturas exhibidas únicamente como pruebas directas que no acreditan un hecho principal; sin considerar que constituyen pruebas indirectas en relación a la comprobación del hecho principal consistente en demostrar el uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO en los términos de su registro.

 

De ahí que la cuestión a dilucidar versa en si el uso de marca debe acreditarse, a través de un medio probatorio directo, como se infiere de la motivación que expresó la autoridad al resolver que cada uno de las probanzas exhibidas por la actora no acreditan dicho uso, o bien, si es válido que se acredite éste mediante medios probatorios indirectos.

 

Así, en términos del artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial con relación a las disposiciones del Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe distinguirse entre medios probatorios directos e indirectos, así como los primeros son aquellos que demuestran por si sólo el hecho alegado por la parte oferente.

 

En cambio, los medios probatorios indirectos por si solos no acreditan el hecho alegado, sino que es necesario examinar la fuerza probatoria que deriva de su conjunción.

 

Es aplicable, por analogía la Jurisprudencia I.4o.A. J/72 emitida por el Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, octubre de 2008, página 2287:

 

PRUEBA INDIRECTA. SU CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN . Una prueba es indirecta cuando de la demostración de la existencia de un hecho secundario (hecho probado) sea posible extraer inferencias que fundamenten la hipótesis del hecho principal (hecho por probar o presunto). Así, la prueba indirecta ofrece elementos de confirmación de la hipótesis de existencia de un hecho principal, pero a través de un paso lógico, que parte de un hecho secundario. En ese orden de ideas, el grado de apoyo de la hipótesis a probar dependerá de: a) el nivel de aceptación de la existencia del hecho secundario, es decir, si ésta está suficientemente probada y, b) el grado de aprobación de la inferencia, que se funda en la eficiencia y suficiencia del hecho secundario, cuya existencia ha sido probada, lo que, por lo general, implica acudir a máximas de experiencia solventes y a argumentos basados en la sana crítica. En conclusión, para determinar el grado de aceptación de la inferencia, que parte del hecho secundario o probado hacia el principal o inferido presuntivamente (hecho por probar), es necesario conocer el criterio en el que dicha inferencia se apoya, que comúnmente son enunciados de carácter general que convencen de la pertinencia y suficiencia de los indicios para aseverar la hipótesis o conclusión, también conocidos como máximas de experiencia. Así, mientras más preciso y seguro sea el criterio, mayor será el grado de aceptación de la inferencia.

 

Sobre el particular es relevante tomar en cuenta la parte de la valuación de la prueba de la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es del tenor siguiente:

 

Capítulo VIII.

"Presunciones.

"En rigor, es la presunción un acto espiritual, el resultado lógico de una apreciación de datos que induce a presumir ciertos otros datos no conocidos. Fuera de la convicción lograda por la constatación directa de hechos, por parte de los jueces, toda otra prueba proporciona sólo un indicio de verdad, y, de la sistemática apreciación de indicios, según que provoquen unos, una mayor sensación de seguridad que sus contrarios, los jueces darán la razón a una o a otra parte, en los límites de la convicción lograda. Sólo cuando no existen oposiciones iniciales, como cuando las pruebas se corroboran entre sí, o cuando se trata de única prueba, no hay necesidad de pesar contradictoriamente los datos de la investigación; pero aun aquí no se excluye la facultad de apreciación judicial, a no ser en los casos en que la excluya la ley, porque ella misma fije el valor que necesariamente deba darse a una prueba. La prueba presuncional es, pues, la verdadera prueba de fondo, la que se constituye por los elementos de significación contenidos en los diversos medios probatorios que se hayan utilizado en el proceso, no es prueba especial autónoma, sino una derivación de otras pruebas, incluídas, en ellas, las del derecho, pues éste debe tenerse siempre por probado por la sola existencia de la ley, salvas las excepciones en que es preciso demostrarlo por otros medios de convicción.

"Siendo las presunciones el resultado del trabajo mental de los jueces en el proceso de análisis, síntesis y valoración de las pruebas, es evidente que no son susceptibles de ofrecerse ni de rendirse como pruebas, pues lo único que de ello es susceptible es la aportación de los datos que han de servir de indicios para, sobre su base, establecer las presunciones de verdad que han de servir para resolver la disputa y para que se tenga como verdad la de las conclusiones establecidas en el fallo.

"Capítulo IX.

"Valuación de la prueba.

" La eficacia de la prueba está subordinada a su idoneidad . En otras palabras: no puede establecerse ningún valor material o intrínseco de una prueba, mientras no se demuestre que es formal o extrínsicamente valiosa, o sea, que fueron satisfechos los requisitos exigidos por la ley, para su formación y recepción. Depurando un conjunto de pruebas de las que no sean idóneas, todas las restantes deben concurrir a formar la convicción última del tribunal, resultante del balance de las fuerzas contradictorias que lo estimulan a tener como verdaderos unos u otros de los hechos posibles en la situación jurídica debatida .

"No puede sentarse regla alguna conforme a la cual debiera practicarse la contradicción; ni siquiera es dable establecer un orden de medios de prueba, según la cual ciertas especies fueran preferidas a otras, que deberían ceder en presencia de las primeras; porque es evidente que en una inspección judicial puede contrariar el sentido de una confesión, aunque la inspección acaso resulte opuesta a las conclusiones de un juicio pericial, o aun al dicho de unos testigos que asistieron a una preparación del lugar u objeto inspeccionado, realizada con la especial finalidad de cambiar su apariencia, para que la fe judicial resultase otra que la que resultaría sin ese cambio; y como estos ejemplos pueden variarse "ad infinitum", queda demostrado, con ello, que no es dable establecer un orden jerárquico de medios de prueba; sino que, cuando concurren varios, todos ellos tienen igual eficacia, y la preferencia que se dé a unos respecto de otros no ha de ser debida a su simple diversidad de naturaleza, sino a las peculiaridades que, en cada caso concreto, lleven a los tribunales a reconocer una mayor fuerza convicta a unas pruebas sobre otras, como resultado del análisis conjunto de los elementos demostrativos llevados al juicio. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, pues la ley dispone, a veces, que ciertos actos se prueben sólo de determinada manera, con exclusión de otra cualquiera, o prohibe la admisión de alguna especie de prueba, aun dejando libertad respecto de las demás. El artículo 197 responde a las ideas aquí expuestas, pues otorga, a los jueces, la más amplia libertad de apreciación de la prueba, dentro de las limitaciones que la ley consigna para casos especiales.

 

En este contexto, tomando en cuenta los elementos apuntados, se estima que el uso de una marca mixta puede ser acreditado, a través de medios probatorios indirectos, es decir, mediante la fuerza probatoria que deriva del conjunto de los indicios de cada prueba en lo particular.

 

Claramente, tratándose de una mixta conformada por elementos nominativos y gráficos es prácticamente imposible que mediante una factura se demuestre que se está enajenando el producto al cual se aplica la marca , porque es evidente que no en todos los casos está asentado el elemento gráfico, ello conforme a las reglas de la experiencia que integran a la sana crítica.

 

Es aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/22 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, agosto de 2006, página 2095:

 

SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO . Debe entenderse como el adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos.

 

En consecuencia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como esta Sala al examinar si se acredita o no el uso de marca mixta deberán valorar de forma conjunta los medios probatorios exhibidos, ya que en este supuesto es necesario atender a pruebas indirectas.

 

Entonces, una prueba es indirecta cuando de la demostración de la existencia de un hecho secundario (hecho probado); -en la especie el uso de la marca ****** ******)- sea posible extraer inferencias que fundamenten la hipótesis del hecho principal (hecho por probar) -uso de la marca con su diseño-; de manera que la prueba indirecta ofrece elementos de confirmación de la hipótesis de existencia de un hecho principal, pero a través de un paso lógico, que parte de un hecho secundario.

 

En ese orden de ideas, el grado de apoyo de la hipótesis a probar dependerá de dos situaciones:

 

a) El nivel de aceptación de la existencia del hecho secundario, es decir, si ésta está suficientemente probada y,

 

b) El grado de aprobación de la inferencia, que se funda en la eficiencia y suficiencia del hecho secundario, cuya existencia ha sido probada, lo que, por lo general, implica acudir a máximas de experiencia solventes y a argumentos basados en la sana crítica.

 

En esa tesitura, para determinar el grado de aceptación de la inferencia, que parte del hecho secundario o probado hacia el principal o inferido presuntivamente (hecho por probar), es necesario conocer el criterio en el que dicha inferencia se apoya, que comúnmente son enunciados de carácter general que convencen de la pertinencia y suficiencia de los indicios para aseverar la hipótesis.

 

Visto así, es claro que las facturas exhibidas por la demandante acreditan directamente el uso de la marca ****** ****** y permiten inferir el uso de dicha marca acompañada con el diseño que se agrega a dicha marca, en el periodo comprendido del 30 de junio de 2008 al 30 de junio de 2011.

 

Ahora bien, el tercero interesado no desvirtúa la veracidad de las documentales ofrecidas por la enjuiciante, pues sobre el particular señaló que las facturas aportadas son apócrifas, derivado de la consulta que hizo a la página del Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos del Servicio de Administración Tributaria, cuyos resultados digitalizó en el escrito presentado ante la autoridad con fecha 20 de julio de 2012 mismo que se tiene a la vista por obrar a folio 324 de autos.

 

No obstante, en primer término, tal como concluyó la demandada al valorar dicha manifestación, dichas digitalizaciones son ilegibles, mismas que nunca fueron perfeccionadas por la tercera interesada, por lo que debe desestimarse por insuficiente su manifestación:

 

Sobre la ilegibilidad de dichos documentos, es aplicable la tesis siguiente:

 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XIX, Mayo de 2004; Pág. 1791

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL MAGISTRADO INSTRUCTOR ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA REQUERIR EL PERFECCIONAMIENTO DE UN DOCUMENTO ilegible, UNA VEZ PRESENTADOS LOS ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN CON SUS ANEXOS.

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 209, 212 y 230 del Código Fiscal de la Federación, una vez presentados los escritos de demanda y contestación, junto con sus respectivos anexos, el Magistrado instructor se encuentra imposibilitado para prevenir a una de las partes para que perfeccione un documento ilegible porque dichos preceptos legales no lo facultan para actuar en esa forma, y de permitirse tal proceder, se supliría la actividad procesal de las partes contendientes, quienes se encuentran obligadas a aportar al juicio contencioso administrativo las pruebas idóneas que acrediten sus afirmaciones.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO

 

Por otro lado, aun de considerar que dichas digitalizaciones se refieren a las facturas aportadas por la parte actora, lo cierto es que el resultado del Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos del Servicio de Administración Tributaria, claramente establecen la leyenda “EL COMPROBANTE QUE VERIFICÓ ES PRESUMUBLEMENTE APÓCRIFO”, es decir, resulta una presunción que la tercera interesada no apoya con alguna otra documental, como sería la declaración correspondiente por parte del Servicio de Administración Tributaria, tan es así, que líneas más abajo, se conmina al interesado a denunciar dicho hecho mediante el envío de la información del contribuyente y del comprobante a través de sus servicios por internet, lo que no ocurre en la especie.

 

Es por ello, que la presunción de existencia y valor probatorio que tienen las facturas exhibidas por la parte actora, le favorecen, al no haber sido desvirtuada su veracidad por la parte tercera interesada.

 

En otras palabras, dichas facturas tienen valor probatorio correspondiente a favor de su oferente, ello en términos del artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 192 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

En esa tesitura, es dable concluir que la empresa ****** *** ******* **** ** ****, sí se encontraba usando la marca ****** ****** Y DISEÑO para los productos de la clase ** internacional para los que fue concedida dicha marca en el período comprendido del 30 de junio de 2008 al 30 de junio de 2011.

 

Aunado a lo anterior, se acredita el uso de la marca ****** ****** Y DISEÑO en términos del artículo 62, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

 

“Artículo 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.”

 

En términos del precepto legal de cita, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue se encuentran en el comercio en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, lo cual es claro que se actualiza en la especie acorde al análisis previamente realizado, pues los productos que comercializa la enjuiciante, se encontraban en el comercio en el periodo cuestionado, y del modo que corresponde a los usos y costumbres del sector comercial en que se comercializan dichos productos, toda vez que se trata de “******* **********”, que tal como señala la actora no tienen ventas constantes, aunado al hecho de que son productos que van dirigidos a un sector de consumo con un poder adquisitivo elevado.

 

Siendo así, es claro que se interrumpió el plazo de la caducidad imputada por la enjuiciante, pues usó la marca ****** ****** Y DISEÑO en los términos de su registro, esto es, aplicada en productos de la clase ** internacional, en el período comprendido del 30 de junio de 2008 al 30 de junio de 2011; por lo que no resultaba procedente declarar su caducidad.

 

En virtud de las consideraciones alcanzadas por esta Sala, la resolución materia de este juicio es ilegal, actualizándose la causal de nulidad prevista por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse motivado con hechos que fueron apreciados de manera equivocada, procediendo en consecuencia, declarar su nulidad, para el efecto de que la autoridad emita otra, debidamente fundada y motivada, en la que, niegue la declaración administrativa de caducidad de la marca ****** ****** ****** Y DISEÑO; en el entendido de que la resolución que emita en cumplimiento al presente fallo, deberá emitirse dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el mismo quede firme, de conformidad con el artículo 52 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Por último, esta Sala estima innecesario el estudio de los restantes argumentos expuestos por la actora en su escrito de demanda, al haber quedado acreditada plenamente la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que su análisis en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello pueda considerarse como violatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Siendo aplicable al respecto la Jurisprudencia No. 68 de este Tribunal y precedente que a la letra dicen:

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL. CASO EN EL QUE NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 229 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien es cierto que las Salas del Tribunal deben examinar todos los puntos controvertidos de la resolución impugnada, de la demanda y de la contestación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, también lo es que deben abstenerse de estudiar todas las cuestiones planteadas cuando encuentren un concepto de anulación fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada; pues siendo así resultaría innecesario analizar las demás argumentaciones de la actora y de la demandada, ya que cualquiera que fuera el resultado de este estudio, en nada se variaría la anterior conclusión”

 

Precedente V-P-2aS-122, publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año II, Abril 2002, página 70.

 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

 

I.- Ha resultado procedente el juicio de nulidad promovido por ****** ******* **** ** ****:

 

II. La parte actora acreditó los extremos de su acción, en consecuencia,

 

III.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en la última parte considerativa de este fallo.

 

IV.- NOTIFÍQUESE.

 

Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe.

 

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“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales del actor, del tercero interesado y sus apoderados; los datos del los signo distintivo materia del juicio, así como los datos de los expedientes que llevarían a la identificación de los datos personales de las partes, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”