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PE017-j

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Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución del 28 de agosto de 2018. Resolución Número: 1745-2018 TPI-INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN Nº 0237-2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE : 647827-2016

 

SOLICITANTE : SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY

 

OPOSITORA : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

 

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

OPOSICIÓN - LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

 

Lima, 16 de enero de 2018.

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 20 de enero de 2016, SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación HELADOS YÁMBOLY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/OsdConsultasPublicas/series/SERIES/LOGOS/2016/647827.GIF

 

Para distinguir productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; salsas (condimentos); hielo, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante escrito de fecha 04 de abril de 2016, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de Suiza, formuló oposición en base a los siguientes argumentos:

- Es una empresa multinacional de reconocido prestigio que se dedica principalmente a la producción y venta de helados, así como también de panetones, chocolates y una gran variedad de productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

- Como es de conocimiento público, su marca notoriamente conocida D’ONOFRIO tiene una amplia trayectoria e implantación de más de cien años en el mercado peruano; habiendo ganado desde sus inicios, el aprecio y reconocimiento del público consumidor.

- Dicho reconocimiento y prestigio ha quedado confirmado al haber sido considerada en el año 2014, como una de las veinte marcas más valoradas en el Perú, según el estudio realizado por la Consultora Internacional BrandAsset Valuator de Young & Rubicam Marks.

- Durante varias décadas ha desarrollado y mantenido una activa y cuidadosa estrategia comercial y de marketing a fin de posicionarla cada vez más en el mercado nacional, utilizando para ello diversos medios de difusión.

- En el Perú, además de una constelación de marcas denominativas conformadas por la denominación D’ONOFRIO, es titular también de una gran variedad de marcas[1] figurativas y tridimensionales registradas y asociadas a su marca D’ONOFRIO.

- La mayoría de sus marcas presentan elementos resaltantes en común, tal es el caso de la combinación de colores amarillo, azul y celeste; dicha combinación es emblemática y asociada a su marca de helados D’ONOFRIO, y como consecuencia, a su origen empresarial.

- De lo expuesto, se advierte la extraordinaria implantación y prestigio de su marca D’ONOFRIO en sus distintas presentaciones, para los mercados de helados, chocolates y panetones es indiscutible; lo cual se acreditará con los medios probatorios que obran en autos.

- En efecto, dichos documentos son suficientes para acreditar el grado de conocimiento, duración, amplitud y extensión geográfica de utilización y promoción de su marca D’ONOFRIO.

- Así, se debe declarar la notoriedad de la marca denominativa D’ONOFRIO y para sus versiones de sus marcas mixtas en sus distintas presentaciones, tales como[2]:

 , , ,   y .

- Se atreve a sostener que es una de las marcas peruanas, que por tradición, antigüedad, amplitud de difusión y volúmenes de venta, más importante de todos los tiempos.

- Asimismo, D’ONOFRIO posee elementos intrínsecos de carácter cualitativo que la hace merecedora de una protección especial típica de una marca renombrada, debido a los valores positivos de gran aceptación, calidad, buena reputación y prestigio.

- El signo solicitado en el presente procedimiento constituye una imitación de su marca notoriamente conocida , siendo susceptible de generar problemas de confusión y/o asociación en el público consumidor; lo cual se verificará del documento “Estudio denominado Recordación y Asociación de Helados y Material POP de Yámboly”.

- En efecto, el signo solicitado reproduce la misma impresión comercial distintiva y característica generada por la combinación de colores amarillo, azul y celeste, así también por el elemento ovoide que rodea a las denominaciones de los signos.

- Es evidente pues, que el signo solicitado ha sido estructurado a imagen y semejanza de su marca notoriamente conocida, inspirándose ilegalmente en ésta, lo cual viene atribuido no solo por las sospechosas e ilegales coincidencias formales y cromáticas antes señaladas, sino también por un hecho ulterior de carácter fáctico e incontrastable.

- Del mismo modo, se advertirá que el signo solicitado y su marca notoria distinguen helados.

- Por lo expuesto, corresponde la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

- Cabe precisar que no tiene ningún tipo de vinculación con el solicitante, ni con la empresa Helatony´s S.A.C., empresa que usa la marca YÁMBOLY y logotipo en el mercado.

- La vinculación entre el solicitante y la empresa Helatony´s S.A.C. es evidente, siendo el caso incluso que el solicitante actuó como representante de dicha empresa en diversos contratos de licencia de uso, tal como se acredita del expediente N° 260868-2005.

- Se advertirá que la presente solicitud ha sido solicitada para perpetrar, facilitar y consolidad actos de confusión desleal, además de haber sido solicitada de mala fe.

- Al respecto, debe considerarse, la implantación del signo apropiado; la valoración del riesgo de confusión efectiva, exigiéndose que el titular del signo apropiado haya sido utilizado con anterioridad en el mercado; analizar la similitud de los signos empleados en sus presentaciones en el mercado; la pertenencia de los mercados competitivamente conexos; y, la atención que presta el consumidor al reconocer la actividad económica, prestaciones o establecimiento presentado.

- Debe aplicarse artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044, debiéndose considerar la implantación de su marca notoria, el uso de la misma en el mercado en sus distintas presentaciones, y la existencia de confusión; siendo relevante como son usados los signos en conflicto (empaques de helados)[3] en el mercado.

- En efecto, el solicitante viene imitando sistemáticamente los distintos elementos marcarios, empaques y de presentación comercial (trade dress) que componen a su oferta comercial.

- Se debe tener en consideración que en el presente caso se está frente a productos de consumo masivo de la clase 30 de la Clasificación Internacional, razón por la cual es de esperar un grado de atención menor al normal de parte del público consumidor, lo cual incrementa las posibilidades de que se genere una confusión desleal en el mercado.

- Solicitó la confidencialidad de los medios probatorios que obran en el ANEXO 2; señalando que se trata de información cuya divulgación implicaría un perjuicio relevante para su empresa.

En efecto, acotó, dicha información constituye un secreto comercial; debe considerarse como resumen no confidencial la propia descripción de los medios probatorios del ANEXO 2; debe ser declarado como confidencial por un plazo indefinido; y, no ha sido divulgada a terceros.

- Solicitó que por convenir a sus intereses, se le convoque a una audiencia de informe oral a fin de que también pueda contar con la oportunidad de exponer verbalmente sus argumentos.

- Solicitó que al resolver la presente oposición, se tengan en cuenta los demás expedientes vinculados a éste, los cuales serán revelados oportunamente.

- Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

Amparó su oposición en los artículos 136 inciso h), 137 y 146 de la Decisión 486, así como en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044.

 

Mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia que los Miembros de la Comisión de Signos Distintivos en la sesión de fecha 11 de mayo de 2016, determinaron que corresponde declarar reservada y confidencial la información adjuntada como medios probatorios en el escrito de fecha 04 de abril de 2016, consistentes en: i) documento denominado Valor de las Ventas de Productos D’ONOFRIO; ii) documento denominado Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D’ONOFRIO; iii) cuatro (04) contratos de auspicio y publicidad suscritos con empresas de publicidad y/o terceros interesados en beneficiarse del uso de la marca D’ONOFRIO; y, iv) estudio denominado Recordación y Asociación de Helados y Material POP de Yamboly, por un plazo indefinido; ello de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1075.

 

Mediante proveído de fecha 17 de junio de 2017, se dispuso denegar el pedido de informe oral solicitado por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

 

Al absolver el traslado de la oposición, con fecha 04 de agosto de 2016, SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, argumentó lo siguiente:

 

- Es titular de las marcas YAMBOLY (certificado N° 106827) y YAMBOLY y logotipo (certificado N° 111700), que distinguen productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

- Asimismo, es titular de las marcas HELADOS YAMBOLY – Helado de Fresa con Cobertura de Yogurt (certificado N° 233911), YAMBOLY GOLD (certificado N° 233912) y FROZENT FRUIT (certificado N° 234683).

- Por convenir a sus intereses comerciales, celebró con la empresa Helatony’s S.A.C. contratos de licencia respecto de sus marcas registradas.

- En mérito de los contratos de licencia de uso, la empresa Helatony’s S.A.C. viene usando la marca YAMBOLY y su logotipo desde hace más de 10 años, en forma clara y transparente, con lo cual no existe posibilidad alguna de denunciar una supuesta mala fe.

- Si bien la opositora alegó la notoriedad de la marca D’ONOFRIO, a la fecha no existe una declaración expresa de notoriedad de dicha marca por parte de ninguna autoridad, por lo que no resulta aplicable la causal invocada por la opositora.

- Corresponde precisar que con la presente solicitud se buscar registrar YAMBOLY y no HELADOS YAMBOLY como afirma la opositora de forma dolosa (sic).

- No existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca de la opositora debido a sus diferencias fonéticas, los cuales incluso han coexistido durante más de 10 años en el mercado sin que hubiese reclamo alguno de las partes.

- En el supuesto negado que la Comisión considere que su marca YAMBOLY es similar a la marca D’ONOFRIO, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 157 de la Decisión 486 (sic).

- La Comisión deberá tener en cuenta que la opositora no formuló oposición alguna contra el registro de sus marcas, ni tampoco la forma como han sido publicitadas.

- De otro lado, la opositora le acusa de estar cometiendo actos de competencia desleal y mala fe, haciéndolo responsable de los actos de comercio (panel publicitario) realizados por Helatony’s S.A.C.

- Sin embargo, lo que queda en evidencia es que su persona no desarrolla dicha campaña publicitaria, por lo que mal hace la opositora de sindicarlo como responsable de competencia desleal, cuando ella misma señala que es la empresa Helatony’s S.A.C.

- En el presente caso, fluye con total claridad la buena fe de su persona, al haber registrado su marca YAMBOLY desde el año 2005, y haber suscrito el correspondiente contrato de licencia de uso con la empresa Helatony’s S.A.C., para que los productos se encuentren plenamente identificados.

- Sin perjuicio de ello, y aun cuando no existe similitud entre la marca YAMBOLY con la marca D’ONOFRIO, es importante destacar los actos de imitación de iniciativa empresarial; siendo que el derecho de imitar deviene en desleal cuando se genera riesgo de confusión con la conducta adoptada. Es decir, el limite lo constituye el no uso de elementos protegidos por derechos de exclusividad vinculados a la propiedad industrial y el no afectar la competencia de manera desleal en el mercado.

- En el presente procedimiento, se ha cumplido con respetar el derecho de propiedad intelectual existente desde el año 2005, al haber registrado su marca YAMBOLY; y además se ha cumplido con diferenciar su marca YAMBOLY de D’ONOFRIO.

- Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

 

Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2016, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., señaló que se encuentra en conversaciones con la otra parte con miras a la suscripción de un acuerdo que ponga fin al presente procedimiento. Ante ello, solicitó la suspensión convencional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del Código Procesal Civil.

 

Mediante providencia de fecha 06 de octubre de 2016, se puso en conocimiento del solicitante de la solicitud de suspensión señalada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., a fin de que señale lo que considere pertinente.

 

Mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2016, SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, señaló que efectivamente se encuentra en conversaciones con la otra parte a fin de que se ponga fin a la presente controversia. Así, solicitó la suspensión del presente caso por un plazo de dos meses a fin de que puedan concluir las negociaciones correspondientes.

 

Mediante Resolución N° 3519-2016/CSD-INDECOPI de fecha 21 de diciembre de 2016, la Comisión dispuso suspender el trámite del presente procedimiento, por un plazo de dos meses, contado a partir de a fecha de notificación de dicha Resolución.

 

Mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2017, SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de fecha 04 de agosto de 2016, respecto a que no se ha acreditado la notoriedad de la marca D’ONOFRIO; no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca D’ONOFRIO; y, su persona no ha cometido ningún acto de competencia desleal. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar lo siguiente:

 

(i) Si corresponde levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 3519-2016/CSD-INDECOPI de fecha 21 de diciembre de 2016.

(ii) Si las marcas D’ONOFRIO, , , ,   y tienen la calidad de notorias y de ser el caso, si es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

(iii) Si la presente solicitud de registro ha sido efectuada mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

3.1 Cuestiones previas

 

- Respecto de los registros marcarios del solicitante

 

En el presente caso, el solicitante señaló que es titular de las marcas YAMBOLY (certificado N° 106827) y YAMBOLY y logotipo (certificado N° 111700), que distinguen productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

Asimismo, acotó, es titular de las marcas HELADOS YAMBOLY – Helado de Fresa con Cobertura de Yogurt (certificado N° 233911), YAMBOLY GOLD (certificado N° 233912) y FROZENT FRUIT (certificado N° 234683).

 

Al respecto, cabe señalar que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo la decisión de las condiciones del signo solicitado y los antecedentes registrales del caso.

 

Siendo así, los antecedentes registrales invocados por el solicitante no determinarán el resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

 

- Aplicación del artículo 157 de la Decisión 486

 

Asimismo, el solicitante dentro de sus argumentos señaló que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca de la opositora debido a sus diferencias fonéticas, los cuales incluso han coexistido durante más de 10 años en el mercado sin que hubiese reclamo alguno de las partes. Al respecto, acotó que, en el supuesto negado que la Comisión considere que su marca YAMBOLY es similar a la marca D’ONOFRIO, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 157 de la Decisión 486 (sic).

 

Al respecto, resulta conveniente precisar que dicha norma[4] se encuentra referida a las limitaciones conferidas por un registro marcario, esto es, específicamente a aquellos usos que no requieren la autorización del titular de una marca; supuestos que no corresponden ser analizados en el presente procedimiento, siendo que la materia en discusión en el presente procedimiento se circunscribe al análisis de la solicitud del registro de una marca y la oposición formulada contra dicho registro.

 

En tal sentido, en el presente caso no corresponde emitir procedimiento respecto del artículo invocado por el solicitante.

 

3.2 Informe de antecedentes


De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

 

a) SACHA BASTIDAS, WILMER GENNY, de Perú, es titular de las siguientes marcas:

 

- La marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación YAMBOLY escrita en letras características; con una figura oval, en los colores blanco, amarillo, celeste, azul y rojo; conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 18 de enero de 2006, con certificado N° 111700, vigente hasta el 18 de enero de 2026, para distinguir helados comestibles, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, salsas (condimentos), de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

- La marca de producto constituida por la denominación YÁMBOLY GOLD y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 21 de enero de 2016, con certificado N° 233912, vigente hasta el 21 de enero de 2026, para distinguir helados de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

- La marca de producto constituida por la denominación HELADOS YÁMBOLY FRESATTO HELADO DE FRESA CON COBERTURA DE YOGURT y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 21 de enero de 2016, con certificado N° 233911, vigente hasta el 21 de enero de 2026, para distinguir helados de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

- Fue titular de la marca de producto constituida por la denominación YAMBOLY, inscrita el 24 de junio de 2005, con certificado N° 106827, vigente hasta el 24 de junio de 2015, para distinguir helados comestibles, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, salsas (condimentos) de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

 

b) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de Suiza es titular en la clase 30 de la Clasificación Internacional, de las siguientes marcas, entre otras:

 

Marca

Certificado

 

99241

 

196922

 

 

197893

 

 

10621

 

 

 

 

10920

 

 

248715

 

 

171504

 

 

248239

 

3.3 Levantamiento de suspensión

 

La Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del presente procedimiento por un plazo de dos meses, contado a partir de a fecha de notificación de la Resolución N° 3519-2016/CSD-INDECOPI de fecha 21 de diciembre de 2016.

 

Al respecto, las partes en el presente procedimiento fueron notificadas con dicha Resolución el 30 de diciembre del 2016.

 

En ese sentido, habiendo vencido el referido plazo, corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento.

 

3.4 Notoriedad alegada por la opositora

En el presente caso, la opositora solicitó que se declare la notoriedad de la marca denominativa D’ONOFRIO y sus marcas mixtas en sus distintas presentaciones: , , ,   y respecto de helados, chocolates y panetones.

 

Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con acreditar la notoriedad de dichas marcas, a fin de determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

3.4.1. Marco conceptual y legal

 

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

 

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

 

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

 

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria.

 

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

 

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

 

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

 

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009[5], la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria dicha Resolución con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

 

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”.

 

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[…] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]"[6].

 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

 

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas alegadas por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

 

3.4.2. Análisis de la alegada notoriedad

 

En el presente caso, la opositora adjuntó los siguientes medios probatorios:

 

● 01 CD (disco compacto) denominado ANEXO 1 que contiene los siguientes archivos:

- 23 archivos correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de chocolates identificados con la marca .

- 25 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitaros de chocolates identificados con la marca .

- 71 archivos correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de helados identificados con las marcas, , .

- 597 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitarios de helados identificados, entre otras marcas, con las marcas , , , difundidos entre el año 2003 al 2016.

- 5 archivos correspondientes a spots radiales de helados PEZIDURI / D’ONOFRIO

- 09 archivos PDF que contienen imágenes de la forma de comercialización de helados , , .

- 14 archivos correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de panetones , difundidos entre el año 2008 al 2015.

- 247 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitarios de panetones , difundidos entre el año 2008 al 2015.

- 1 archivo correspondiente a un spot radial de panetones D’ONOFRIO.

 

● 01 CD (disco compacto) denominado ANEXO 2 (declarado como confidencial) que contiene los siguientes documentos:

- Copia de “Contrato de locación de servicios y licencia de composiciones musicales” suscrito entre NESTLÉ S.A. y la empresa AUDIOPOST S.A.C. con fecha 06 de octubre de 2014.

- Copia de “Convenio comercial publicitario” suscrito entre NESTLÉ PERU S.A. y la ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE con fecha 18 de mayo de 2015.

- Copia de “Contrato de publicidad” suscrito entre NESTLÉ PERU S.A. y la empresa CUBOS PUBLICITARIOS S.A.C. con fecha 04 de diciembre de 2015.

- Copia de “Contrato de exhibición publicitaria N° 601-15” suscrito entre NESTLÉ PERU S.A. y la empresa PUNTO VISUAL con fecha 07 de diciembre de 2015.

- Copia de documento denominado “Valor de las Ventas brutas de productos D´ONOFRIO”, correspondientes a los años 2006 al 2015.

- Copia de documento denominado “Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D´ONOFRIO”, correspondientes a los años 2005 al 2015.

 

● Links y/o capturas de pantalla de las siguientes páginas web:

- http://mercadonegro.pe/

- http://elcomercio.pe/economia/

- http://www.nestle.com.pe/

- http://www.ilmessaggeroip.com/

- http://katiadocument.wordpress.com/tag/lucuma/

- http://viajesdeescritorio.blogspot.pe/

- http://laesquinadepulpin.blogspot.pe/

- https://www.youtube.com/

- http://www.arkivperu.com

- http://topopruebas.blogspot.pe/

- http://bellezavenezolana.net/

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● Muestras físicas de:

- Un afiche publicitario del helado SIN PARAR.

- Una sombrilla.

- Un tacho de basura.

- Una lata de panetón.

- Cuatro encartes publicitarios.

- Un calendario perteneciente al año 2016.

- Veinticuatro afiches publicitarios.

- Una bolsa plástica.

- Un canguro.

- Un paquete de bolsas.

- Una libreta.

- Cinco stickers

- Un camisaco.

- Un polo.

- Un lapicero.

- Dos llaveros.

- Diecisiete envases y envolturas de helados.

- Cinco conos.

- Quince tapas.

- Un envase de cartón de bombones.

- Una bolsa de empaques.

 

3.4.3. Evaluación de los medios probatorios:

 

Previamente al análisis de los medios probatorios, cabe señalar que los documentos que sean de fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud de vista (20 de enero de 2016), no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad alegada por la opositora, en tanto tal condición debe acreditarse con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro contra la cual se opone.

 

De la revisión de los medios probatorios, se desprende lo siguiente:

 

● Del primer CD, se aprecian diversos encartes y/o afiches publicitarios, así como anuncios o spots publicitarios difundidos a través de la televisión y la radio promocionando chocolates identificados con la marca ; helados identificados con las marcas ,