Arbitraje y mediación: solución de controversias relativas a la concesión de patentes en el mundo de la tecnología normalizada

Por Margarita Kato, administradora de procedimientos jurídicos, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El teléfono móvil permite reproducir música mientras nos desplazamos, llamar a un amigo desde el otro lado del mundo o incluso imprimir documentos. Todo ello es posible por dos factores importantes. En primer lugar, los impresionantes avances tecnológicos y, en segundo lugar, la normalización de la tecnología, que garantiza que los dispositivos puedan comunicarse entre sí. El objetivo de elaborar normas tecnológicas es crear un panorama operativo fluido y eficiente para la comercialización de esas tecnologías. Sin embargo, en la práctica, a menudo surgen ineficiencias comerciales que pueden crear obstáculos para las empresas. El arbitraje y la mediación ofrecen vías útiles para superar esos obstáculos.

La normalización posibilita la interoperabilidad

La tecnología normalizada permite la interoperabilidad de los productos. Si bien estas normas a menudo pasan inadvertidas, son fundamentales para la comunicación fluida entre los dispositivos digitales. Un ejemplo es la norma de comunicación de celulares 5G. Los dispositivos que adoptan la norma 5G pueden beneficiarse de la infraestructura mundial que permite la utilización de la 5G. Esta tecnología garantiza una transmisión de datos a más velocidad, una latencia sumamente reducida, una mayor fiabilidad y acceso a una gran capacidad de red. Hay estimaciones que apuntan a que la norma 5G se compone de hasta 100.000 patentes.

Otras normas están relacionadas con la red wifi, la fabricación de semiconductores o, incluso, la posibilidad de compartir la ubicación de forma automática al hacer una llamada de emergencia. Las patentes que resultan “indispensables” para cumplir una norma se denominan “patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas” o “PEN”. Los dispositivos que emplearán la norma 5G, que pueden ser cualquier aparato, desde consolas de videojuegos o equipos industriales hasta tecnología ponible para la salud, deben obtener licencias respecto de las patentes que protegen la tecnología, es decir, “patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas” (PEN), que conforman la norma 5G.

Elaboración y administración de las normas

En la elaboración y el establecimiento de las normas interviene una gran variedad de partes interesadas. Las normas relativas a las tecnologías 3G y 4G fueron concebidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que actualmente está elaborando, junto con sus miembros, normas internacionales para redes 5G. El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) también elabora normas relativas al 5G y cuenta con varias tecnologías patentadas de componentes que se integrarán en los futuros sistemas de 5G.

El titular de la patente relativa a una tecnología que ha pasado a formar parte de esa norma está en la situación envidiable de saber que habrá un amplio mercado para esa tecnología. Por ejemplo, si una patente se integra en la norma 5G, el titular de la patente sabe que todos los fabricantes interesados en su tecnología que utilicen la norma 5G deberán obtener una licencia. Sin embargo, esta situación también genera el riesgo de que los titulares de patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas decidan sacar provecho de su situación y pidan unas regalías más elevadas de lo que estaría justificado.

Garantizar un acuerdo justo mediante las condiciones FRAND

Para resolver ese problema y asegurarse de que las tecnologías protegidas por PEN se utilicen en condiciones justas, las organizaciones que establecen las normas han ideado la concesión de licencias en “condiciones FRAND”. El acrónimo FRAND se corresponde con los términos en inglés “fair”, “reasonable” y “non-discriminatory”, es decir, condiciones “justas, razonables y no discriminatorias”. Los titulares de patentes que deseen integrarlas en una norma deben comprometerse a conceder licencias sobre sus patentes en condiciones FRAND. Si no conceden licencias en condiciones FRAND, los licenciatarios pueden iniciar acciones judiciales contra ellos y pedir al tribunal que fije una tasa de licencia que se considere conforme a las condiciones FRAND. Igualmente, si un licenciatario se niega a obtener una licencia en condiciones FRAND, pero sigue utilizando la tecnología patentada, puede ser demandado por infracción de patente.

Análisis del significado de las condiciones FRAND

¿Qué significa exactamente conceder licencias en “condiciones justas, razonables y no discriminatorias”? El elemento de “no discriminación” de dichas condiciones no plantea muchas dudas. Los titulares de una patente convienen en conceder una licencia sobre ella y, de este modo, renuncian a la libertad de excluir a terceros de utilizar su tecnología. Sin embargo, las condiciones de la concesión de licencias también deben ser “justas y razonables”, lo cual implica conceptos inherentemente subjetivos. Este aspecto sí genera problemas. Por ejemplo, cabe preguntarse si una tasa de licencia que inicialmente parecía demasiado elevada en realidad sí sería razonable si reflejara el hecho de que también se conceden licencias relativas a otras patentes que no están integradas en una norma. También se plantea la cuestión de si las diferencias entre las tasas pueden estar justificadas si se corresponden con distintos puntos de la cadena de suministro. Por ejemplo, la diferencia entre la tasa ofrecida a los fabricantes de las primeras fases de producción de componentes eléctricos individuales y la ofrecida a la empresa que vende el dispositivo final en los segmentos finales de la cadena de suministro. Todas estas consideraciones hacen que la determinación de lo que es “justo y razonable” sea un proceso muy centrado en hechos concretos.

Algunas negociaciones de condiciones FRAND acaban inevitablemente en los tribunales, a los que las partes solicitan que se aclare el concepto de dichas condiciones. Sin embargo, este tipo de controversias judiciales pueden ser muy costosas y aparatosas. En algunas situaciones, las empresas se demandan entre sí en jurisdicciones distintas, solicitan acciones de cesación e, incluso, inician procedimientos con fines estratégicos. También se ha generado la percepción, acertada o no, de que algunos tribunales nacionales son más favorables a los titulares de patentes y otros, a quienes explotan la tecnología patentada. Ello da a las partes un incentivo para iniciar procesos judiciales en un país con preferencia respecto de otros en función de sus objetivos y para tratar de impedir que la contraparte ejerza acciones en otra jurisdicción. Estas dinámicas no son beneficiosas para nadie, y mucho menos para los usuarios finales, que tal vez sean quienes absorberán los costos de esta manera de hacer negocios.

La interacción con los tribunales nacionales

Por ese motivo, los tribunales recomiendan con cada vez más frecuencia que las partes se remitan a mecanismos de arbitraje o mediación para solucionar las controversias relativas a las PEN. Por ejemplo, en el asunto InterDigital c. ZTE y Nokia , el Tribunal de Distrito de Delaware (Estados Unidos de América) expresó la opinión de que el arbitraje puede ser una alternativa adecuada. El juez afirmó lo siguiente: “No me parece que la vía judicial en sí sea un medio muy eficaz para establecer un acuerdo entre las partes. Entiendo que estas no logran llegar a un acuerdo sobre el alcance del arbitraje. Si lo lograran, o si decidieran que el tribunal arbitral determine el alcance, se podría avanzar hacia una solución .”

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que administra una variedad de procedimientos de arbitraje y mediación, ha observado un aumento del número de causas relativas a las condiciones FRAND, en particular, de procedimientos de mediación en materia de condiciones FRAND. Presentar solicitudes de mediación ante el Centro de la OMPI puede tener un valor estratégico para las partes, puesto que un elemento esencial de la concesión de licencias en condiciones FRAND es que el licenciante demuestre que “está dispuesto” a conceder la licencia. En función de la jurisdicción, acceder a someterse a un proceso de mediación puede ser uno de los factores que tendrá en cuenta un tribunal para determinar la voluntad de conceder una licencia. El Centro de la OMPI ha observado que un licenciatario ha acudido sistemáticamente a la mediación de la OMPI, ante la que ha presentado numerosas solicitudes de mediación para demostrar su voluntad de llegar a un acuerdo.

La mediación puede ayudar a las partes a solucionar las controversias de forma confidencial y por una vía centrada en sus intereses comerciales.

Las ventajas de la mediación y el arbitraje

Los procedimientos de mediación y de arbitraje ofrecen otras ventajas notables.

La mediación puede ayudar a las partes a solucionar las controversias de forma confidencial y por una vía centrada en sus intereses comerciales. Durante un proceso de mediación, el mediador analiza la controversia con las partes para comprender mejor sus perspectivas individuales al respecto. El mediador utiliza esa información para ayudarlas a hallar una solución por sí mismas o para proponer opciones que permitan avanzar.

No se centra la atención en el análisis jurídico de la controversia, sino en hallar el beneficio comercial mutuo de las partes, lo cual representa una verdadera ventaja. En algunas de esas causas administradas por el Centro de la OMPI, las partes no solo han alcanzado una solución a la controversia sino que han pactado nuevos acuerdos comerciales.

Numerosos tribunales han reconocido las ventajas de la mediación. Por ejemplo, los tribunales de propiedad intelectual (PI) en China han remitido a la mediación de la OMPI causas de infracción de patentes relativas a tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Además, en los Estados Unidos de América y en Alemania, tribunales con conocimientos especializados en materia de PI han venido alentando a las partes a someterse a la mediación en el curso de los procesos judiciales. Recientemente, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) también ha expresado su apoyo a la mediación y el arbitraje al asociarse con el Centro de la OMPI para facilitar la solución de controversias en materia de PEN.

El valor y el costo de las controversias relativas a las condiciones FRAND

Existe la concepción errónea de que las carteras de patentes que son objeto de controversias y negociaciones relativas a condiciones FRAND tienen un valor astronómico. En cambio, no siempre es así. Para muchas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en este ámbito, las cantidades discutidas en la concesión de licencias en condiciones FRAND simplemente no justifican los costos ni el tiempo que conllevaría ir ante los tribunales. La mediación es una alternativa asequible cuyos costos pueden ser reducidos. Por ejemplo, el Centro de la OMPI a menudo observa procesos de mediación a los que el mediador dedica aproximadamente 15 horas. Teniendo en cuenta que, a título indicativo, los honorarios de un mediador pueden estar entre 300 y 600 dólares de los Estados Unidos de América, y que estos se dividen entre las partes, la mediación puede ser una opción asequible, aunque no se alcance un acuerdo. Efectivamente, en dos procesos recientes de mediación relativos a condiciones FRAND, las partes no llegaron a un acuerdo completo, pero lograron reducir considerablemente las cuestiones objeto de la controversia. Los procesos de mediación estaban relacionados con controversias pendientes ante tribunales europeos y chinos y las partes pudieron abordar información delicada –como las licencias comparables– gracias al carácter confidencial de la Mediación de la OMPI, y alcanzar acuerdos sobre algunas cuestiones.

Evitar los procedimientos paralelos

Un último aspecto que cabe señalar es que la mediación es un procedimiento consensual y que las partes pueden abandonar unilateralmente el proceso en cualquier momento. Si las partes desean una resolución más contundente, pueden someter la controversia a arbitraje, que ofrece varias ventajas respecto de la vía judicial. Por ejemplo, si el titular de una patente alega infracción de sus patentes en distintas jurisdicciones, inevitablemente deberá iniciar procesos judiciales en esos países u optar por renunciar a la observancia en algunos de ellos. Sin embargo, en el arbitraje, las partes pueden convenir en acumular todas las demandas presentadas en todas las jurisdicciones. Esta posibilidad elimina la incertidumbre generada por el uso generalizado de las acciones de cesación mediante las que las partes pueden solicitar un interdicto para evitar que la contraparte presente una demanda ante otro tribunal nacional. Sin embargo, en las controversias relativas a las condiciones FRAND, en ocasiones la contraparte solicita a su vez un interdicto. Estos interdictos de actuaciones procesales concurrentes generan costos y demoras suplementarios que pueden evitarse mediante el arbitraje (y la mediación), puesto que las partes pueden solucionar sus controversias y pactar una licencia global de forma confidencial.

En el arbitraje se conceden medidas cautelares igual que ante los tribunales

También está extendida la idea errónea de que si las partes someten la controversia al arbitraje, deben renunciar a todos los mecanismos jurídicos a disposición de los tribunales nacionales, como las acciones de cesación, las medidas para preservar los activos o las órdenes dirigidas a que una parte proporcione una garantía. Sin embargo, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, los tribunales arbitrales pueden emitir dichas medidas cautelares y las partes pueden asimismo solicitarlas a las autoridades judiciales. Ello significa que las partes pueden beneficiarse de una variedad de mecanismos que por lo general se consideran, erróneamente, exclusivas de la vía judicial.

Los tribunales recomiendan con una frecuencia cada vez mayor que las partes acudan a mecanismos de arbitraje o mediación para solucionar las controversias relativas a las PEN.

Teniendo en cuenta el apoyo de los tribunales, que promueven el sometimiento de las controversias relativas a las condiciones FRAND a arbitraje y mediación, se espera que cada vez más partes opten por las vías de la mediación y el arbitraje para solucionar sus controversias. Ello beneficiará a tanto a las partes de las controversias como a los usuarios finales, quienes acaban asumiendo los costos de las controversias relativas a condiciones FRAND.

Puede obtenerse en Internet más información sobre los servicios del Centro de la OMPI, y es posible enviar consultas por correo electrónico a la dirección arbiter.mail@wipo.int.

Enlaces

• Actualidad mundial en materia de licencias de patentes esenciales