Secreto: el derecho de PI más usado por las pymes

Marzo de 2021

Por Stefan Dittmer, Dentons (Alemania), y James Pooley, Professional Law Corporation (EE. UU.) miembros de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Cámara de Comercio Internacional (ICC)

La mayoría de los tipos de propiedad intelectual (PI), por ejemplo, las patentes, el derecho de autor, las marcas y los diseños, son derechos concedidos por la autoridad gubernamental; sin embargo, hay otro derecho que depende solo de la decisión de una empresa: el secreto. La legislación protege a quien comparte información de manera confidencial, sin exigir que ello quede registrado ante algún organismo. Si surge una controversia, el sistema jurídico permitirá resolverla.

Durante siglos, los secretos comerciales han formado parte de las transacciones, constituyendo para las empresas una manera común y práctica de mantener su ventaja competitiva. Mientras que otras formas de PI se circunscriben con precisión a las obras creativas que satisfacen una serie de requisitos específicos, la protección de los secretos puede aplicarse, en términos amplios, a cualquier información que sea secreta, tenga alguna clase de valor comercial, y cuyo propietario haya adoptado alguna medida para mantenerla confidencial.

Son justamente esa amplitud y esa flexibilidad lo que hacen que el secreto resulte tan interesante, en particular para las organizaciones más pequeñas, que tal vez no cuenten con el presupuesto necesario para crear una cartera de derechos de PI registrados. Todos los restaurantes tienen sus recetas secretas; todos los salones de belleza tienen sus listas de clientes y conocen las preferencias de cada uno de ellos. Todos los fabricantes de muebles tienen sus “trucos” para incrementar la eficiencia o la calidad de los productos terminados. En tiempos más recientes, el secreto ha sido reconocido como un medio para proteger datos no estructurados, por ejemplo, datos generados por máquina en gran cantidad y útiles para dar impulso a la automatización, o los algoritmos, otro componente clave de la industria digital.

El secreto comercial: el otro derecho de PI, publicado en una edición anterior de la Revista de la OMPI, ofrece una introducción al secreto comercial.

La amplitud y la flexibilidad hacen que el secreto resulte interesante para las pymes por ejemplo, los restaurantes, que podrían querer proteger sus recetas secretas-, que tal vez no dispongan de los medios necesarios para registrar derechos de PI. (Foto: grandriver / E+ / Getty Images Plus)

Antecedentes

La legislación de la mayor parte de los países, conforme a los principios fijados en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) protege la obligación de confidencialidad en las transacciones comerciales. La necesidad real de mantener relaciones comerciales supone que la mayor parte de esas obligaciones sean respetadas por quienes intervienen en ellas.

En los Estados Unidos, tradicionalmente, la legislación sobre secreto comercial ha quedado en manos de cada Estado. En 1979 se propuso a los Estados una Ley de Secretos Comerciales uniforme que ha sido ampliamente adoptada, aunque con una variedad de disposiciones que complican su aplicación a escala nacional. En 1996, el Gobierno federal promulgó la Ley de Espionaje Económico, que se limita al ámbito penal. El Congreso de los EE.UU. sancionó 20 años después la Ley de Protección de los Secretos Comerciales, de 2016 (DTSA, por sus siglas en inglés) que, por primera vez, dio a los titulares de secretos comerciales la opción de presentar demandas civiles en un tribunal federal, lo cual presenta varias ventajas procedimentales con respecto a las demandas ante los tribunales estatales.

Durante siglos, los secretos comerciales han formado parte de las transacciones, constituyendo para las empresas una manera común y práctica de mantener su ventaja competitiva.

De hecho, la DTSA ha armonizado las normas aplicables a las controversias relativas a secretos comerciales, dando lugar a un aumento del número de demandas presentadas ante el tribunal federal. Al igual que en otras esferas de los contenciosos mercantiles en los Estados Unidos, puede presentarse una demanda fundada en circunstancias de las que se desprendan “motivos atendibles” de que el demandado ha cometido la apropiación indebida de un secreto comercial. A partir de ese momento, ambas partes utilizan una amplia gama de métodos de investigación previa, que incluyen la presentación de numerosos documentos y la declaración de testigos bajo juramento, antes del juicio, para determinar claramente los hechos del caso. Esos métodos de investigación previa, al alcance de todos, permiten a los titulares de secretos comerciales hacer valer con eficacia sus derechos, pero, al mismo tiempo, en términos generales y en comparación con otros países, incrementan los costos que conlleva entablar un litigio en los Estados Unidos. Ello, sumado a los resultados a veces inciertos y las importantes cuantías impuestas por daños y perjuicios debido a la existencia de juicios por jurados en el ámbito civil, crea un entorno que puede intimidar a las empresas de otras jurisdicciones, más acostumbradas a costos más bajos y la mayor previsibilidad de los resultados en un marco jurídico que no prevé investigación previa ni juicio por jurados.

Prácticamente en la misma época en que se sancionó la DTSA en los Estados Unidos, entró en vigor la Directiva relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (Directiva (UE) 2016/943 de 8 de junio de 2016, en adelante, “Directiva sobre secretos comerciales”).

Antes de eso, las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la UE, al igual que las de cualquier economía importante, protegían los secretos comerciales de una manera u otra, si bien se reconocía cada vez más que el variado panorama jurídico de la UE constituía un obstáculo a la transferencia transfronteriza de tecnología e I+D o, en términos generales, a la innovación.

La presión desde los sectores y las asociaciones empresariales, pero también un apoyo político cada vez más fuerte a la idea de la armonización -en ese contexto, principalmente, la “Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union”- allanó el camino para la adopción de la Directiva sobre secretos comerciales, que todos los Estados miembros de la UE han aplicado. Aunque no se pretendió, ni se logró, la total armonización, las empresas que mantienen actividades comerciales en la UE pueden contar razonablemente con que encontrarán en los Estados miembros regímenes jurídicos idénticos o parecidos en toda la UE.

Inevitablemente, el proceso de introducción de la Directiva sobre secretos comerciales reactivó el debate acerca de si cabe considerar que el secreto comercial es realmente un derecho de PI, después de todo. Desde varios puntos de vista, se trata de una cuestión académica porque aun quienes ponen en tela de juicio esa cualidad del secreto comercial, lo tratan en muchos aspectos como un derecho de PI. A diferencia de la doctrina prevalente en los Estados Unidos, la UE decidió no calificar el secreto comercial como un derecho de PI; en consecuencia, no es de aplicación la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, denominada Directiva sobre respeto de los derechos de PI. Si bien algunos Estados miembros de la UE, a saber, Eslovaquia e Italia, decidieron otra cosa, en la práctica, la pertinencia de ese enfoque divergente es limitada, pues la Directiva sobre secretos comerciales establece un régimen de observancia bastante similar al de la Directiva sobre respeto de los derechos de PI.

La protección de los secretos comerciales se aplica, en términos generales, a cualquier tipo de información que sea secreta, que tenga alguna clase de valor comercial y cuyo propietario haya tomado medidas para mantenerla confidencial. (Foto: alwarez / E+ / Getty Images Plus)

Este esfuerzo aparentemente coordinado a ambos lados del Atlántico para mejorar la observancia de los secretos comerciales fue objeto de un estudio realizado por la Cámara de Comercio Internacional y publicado en 2019.

La reforma y la actualización recientes de la legislación sobre secreto comercial no se han limitado a la UE y los Estados Unidos. En 2018 y, de nuevo, en 2019, China introdujo modificaciones significativas a su Ley de Competencia Desleal para ampliar la definición de secreto comercial susceptible de protección y para aplicar sanciones más severas en caso de hurto, incluyendo la condena a pagar daños y perjuicios con carácter punitivo. China siguió afinando su legislación para hacer frente al desafío que se plantea a los titulares de secretos comerciales a la hora de producir pruebas suficientes: la legislación dispone que una demostración “preliminar” de apropiación indebida es un requisito suficiente para que el demandado tenga que probar que ha obtenido de manera independiente la información en cuestión.

Los secretos comerciales y las pymes

¿Qué supone para las pymes toda esta actividad legislativa dirigida a fortalecer la legislación sobre secretos comerciales? Las consecuencias generales son dos: en primer lugar, la protección de la ventaja competitiva mediante el secreto ha recibido más atención que nunca y, en consecuencia, hay más recursos a disposición de las pymes para ayudarlas en la gestión de este aspecto de la propiedad intelectual, que a menudo se descuida. En segundo lugar, por tratarse de un mecanismo fácil de utilizar, las empresas de todo tipo y en todos los países se ven tentadas a aprovecharlo, no solo para proteger sus propios datos, sino también para evitar una exposición no deseada a los secretos comerciales ajenos.

Para proteger la ventaja competitiva de una pyme mediante el secreto, es preciso saber qué información ha de protegerse para mantener esa ventaja, además de conocer las medidas disponibles para reducir el riesgo que el secreto puede correr. La legislación no impone prácticamente ningún límite al tipo de información que puede ser considerada secreto comercial; podrá tratarse de cualquier tipo de información, en la medida en que “no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión” (Acuerdo sobre los Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 39), tenga un valor comercial, real o potencial, por ser secreta. Naturalmente, la información no ha de consistir en competencias individuales, pues ello queda fuera del alcance de la protección jurídica.

Para proteger la ventaja competitiva de una pyme mediante el secreto, es preciso saber qué información ha de protegerse para mantener esa ventaja, además de conocer las medidas disponibles para reducir el riesgo que el secreto puede correr.

El aspecto más complejo se refiere a reconocer y aplicar medidas de seguridad que sean “razonables,” pues todo tipo de control supone un cierto costo, ya sea pecuniario o en eficiencia, o ambas cosas (piénsese, por ejemplo, en la incomodidad de aplicar un mecanismo de autenticación de doble factor, en el que el usuario debe esperar que se le envíe por teléfono un código único). Un tribunal será el que decida qué es razonable en cada circunstancia, teniendo en cuenta el entorno de riesgo de una empresa, el valor de la información, la amenaza de pérdida y el costo de las medidas destinadas a mitigar los riesgos.

Para determinar cuáles son sus secretos comerciales más importantes, la empresa deberá tomar en consideración el valor de la información, medido en función de la inversión realizada para plasmarla, la ventaja potencial que pueda representar respecto de la competencia, el posible daño generado por la pérdida de control de esa información, su exposición a cualquier forma de ingeniería inversa (lo cual, en principio, está permitido en la mayor parte de las jurisdicciones) o las probabilidades de que un competidor pueda descubrirla o plasmarla de manera independiente.

Una vez que la información haya sido reconocida como secreto comercial valioso, la empresa debe realizar una evaluación realista del riesgo para determinar cuáles son los controles de seguridad adecuados. Establecer distintas clases de información con las correspondientes medidas de seguridad puede resultar útil para estructurar el proceso de gestión de los secretos comerciales. Como parte de ese proceso también se podrá etiquetar la información de conformidad con su clasificación, restringir el acceso a quienes necesitan conocerla, aplicar otras salvaguardas físicas y electrónicas y valerse de acuerdos, debidamente redactados, de confidencialidad (o no divulgación) en las situaciones en las cuales la información deba comunicarse a un proveedor u otro socio comercial.

En la UE, la adopción del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos) contribuyó a sensibilizar a las empresas acerca de la seguridad de los datos. Las medidas técnicas y de organización que, en virtud del Artículo 32 del Reglamento general de protección de datos (Reglamento), son obligatorias para proteger el secreto y la integridad de los datos personales, también pueden constituir “medidas razonables, en las circunstancias” para preservar la confidencialidad de los secretos comerciales.

Las pymes están particularmente expuestas a la amenaza de espionaje industrial, justamente porque para proteger su PI se valen del secreto, y no de derechos registrados. Para ellas es fundamental no solo aplicar niveles elevados de ciberseguridad, sino también actualizar y mejorar regularmente esa seguridad para seguir el ritmo de las novedades tecnológicas. Al final de cuentas, lo que es “razonable, en las circunstancias” puede cambiar conforme avanza la tecnología y debido al valor relativo de los secretos y las amenazas que incumben sobre ellos, que podrán cambiar con el tiempo.

Si bien muchas empresas tienen en mente la ciberdelincuencia, la amenaza más frecuente a la preservación del secreto son las personas, por ejemplo, empleados de la empresa (o de un proveedor de confianza), que poseen o tienen acceso de manera legítima a la información, pero abandonan la empresa y llevan la información a su nuevo empleador. Además de las obligaciones contractuales de confidencialidad que deberían constituir la norma en todo contrato de trabajo, vigilar la información servirá para mitigar el riesgo, en el marco del empleo y la legislación sobre privacidad de los datos, al igual que la capacitación frecuente sobre las obligaciones correspondientes y un proceso diligente de desvinculación del personal, que incluya entrevistas. Lo mismo cabe decir de una práctica clara de aplicación estricta de las normas en caso de infracciones a la seguridad. No hay que olvidar que la información de terceros que llega a una empresa de manera ilegítima por medio de nuevos empleados constituye una amenaza para la posición de la empresa, por lo cual es importante revisar los procesos de contratación e incorporación.

Gracias a las recientes mejoras introducidas en las legislaciones de todo el mundo sobre secretos comerciales, las pymes disponen de más opciones y oportunidades para aumentar el valor de los activos de datos y prevenir su pérdida mediante el uso de un derecho de PI que pueden controlar plenamente: el secreto comercial.

Enlaces

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