En los tribunales: cinco años después de la sentencia Alice - cinco lecciones sobre el tratamiento de las patentes de software en los litigios

Agosto de 2019

Por Joseph Saltiel, de Marshall Gerstein & Borun LLP, Chicago (EE.UU.)

Han transcurrido cinco años desde la histórica decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América (EE.UU.) en el asunto Alice Corp. contra CLS Bank International. En esa decisión se estableció una prueba en dos fases para determinar si correspondía impugnar la patentabilidad respecto de una patente sobre software, conforme a la Ley de Patentes de EE.UU. (art. 101 del título 35 del Código de los EE.UU.), por reivindicar materia no susceptible de protección. De acuerdo con esa prueba en dos fases, un tribunal debe valorar en primer lugar si las reivindicaciones de la patente se refieren a un concepto no patentable (p. ej., una idea abstracta) y, en caso de que así sea, debe considerar si los demás elementos de las reivindicaciones las convierten en un concepto patentable. Al aplicar esa prueba en dos fases, en la decisión del asunto Alice se sostenía que las ideas conocidas son abstractas y que el hecho de describir en las reivindicaciones el uso de un ordenador convencional para aplicar la idea conocida no las transforma en materia patentable. La sentencia Alice tuvo una gran repercusión en los litigios de patentes de software. También proporcionó a las partes demandadas una nueva estrategia de defensa que ofrece excelentes resultados y que puede hacerse valer en las fases iniciales del litigio. Por su parte, los titulares de patentes se han visto obligados a tener en cuenta esa nueva defensa a la hora de definir su estrategia de litigio, y las empresas han puesto en duda el valor de las patentes de software. Después de cinco años y de cientos de decisiones judiciales que han aplicado los argumentos de la sentencia Alice, el panorama de los litigios relacionados con patentes de software ha cambiado radicalmente. A continuación, se exponen cinco lecciones que pueden extraerse del asunto Alice.

Han pasado cinco años desde la histórica decisión del Tribunal Supremo en el asunto Alice Corp. contra CLS Bank International, la cual estableció una prueba en dos fases para determinar la patentabilidad en las patentes concedidas sobre software en virtud de la Ley de Patentes de los Estados Unidos. La sentencia Alice ha tenido una gran repercusión en los litigios relacionados con patentes de software (foto: iStock / Getty Images Plus / © monsitj).

No debe dejar de tenerse en cuenta la sentencia Alice a la hora de entablar un litigio en materia de patentes de software.

Antes de esa sentencia, rara vez se cuestionaba la patentabilidad en relación con las patentes de software. Tras la sentencia, cientos de impugnaciones de patentabilidad relacionadas con patentes de software se han presentado cada año y la mayoría de ellas con éxito, al menos parcial. La sentencia comenzó a invocarse sistemáticamente en los litigios sobre patentes de software, de tal manera que las patentes eran cuestionadas de forma rutinaria y en la fase inicial del litigio. Más de la mitad de las impugnaciones basadas en la sentencia Alice se formularon a través de peticiones dispositivas durante la fase inicial, en las que el tribunal resuelve la demanda a favor de una u otra parte sin necesidad de un ulterior procedimiento judicial. Así, cualquier titular que se esté planteando hacer valer una patente de software debe ser consciente de que puede recibir una impugnación de patentabilidad basada en la sentencia Alice; de igual modo, cualquier demandado acusado de infringir una patente de software debe valorar la posibilidad de presentar una impugnación sobre esta base.

El análisis jurídico de las patentes de software que se realiza en la sentencia Alice difiere de otros análisis jurídicos.

En un litigio, las partes deben someterse a las Normas Federales en materia de Prueba. Estas normas establecen en qué momento se pueden valorar las pruebas, qué tipo de pruebas son adecuadas, cómo se aportan y cómo se deben valorar. En los instrumentos jurídicos, y especialmente en las patentes, las palabras desempeñan un papel fundamental. Los abogados dedican incontables horas de trabajo a debatir sobre el significado de las palabras utilizadas en las reivindicaciones y, a menudo, un litigio puede resolverse a favor de una parte o de otra en función de frases que parecen totalmente inofensivas. Pero para las patentes de software que han de afrontar una impugnación basada en la sentencia Alice, las pruebas y las palabras no son tan decisivas.

De acuerdo con dicha sentencia, un tribunal debe valorar en primer lugar si la reivindicación abarca una idea abstracta. Los métodos convencionales de software son abstractos. No obstante, dado que esta primera valoración se refiere a una cuestión de derecho, no es necesario que el demandado presente pruebas de que la reivindicación es convencional (y por lo tanto abstracta). Si bien es cierto que en la sentencia se citaban distintas publicaciones para apoyar la postura de que el concepto era convencional, la mayoría de los tribunales que han fundado sus decisiones en esa sentencia no han ratificado sus conclusiones con pruebas, considerándose suficientes los argumentos del abogado. De igual modo, la terminología empleada en la reivindicación o su longitud y complejidad no afectan a ninguna de las dos fases de la prueba establecida en la sentencia Alice. En la sentencia no se analiza la letra de las reivindicaciones, sino que se caracterizan las reivindicaciones, determinando que se refieren al «uso de un tercero para mitigar el riesgo de liquidación», y se considera que este es un concepto convencional (es decir, abstracto). Con posterioridad a la sentencia Alice, la mayoría de los tribunales han basado sus análisis en una caracterización de las reivindicaciones, en lugar de centrarse en su letra. Por lo tanto, una decisión basada en la sentencia Alice puede no estar respaldada por pruebas o no estar fundamentada en la totalidad de la letra expresa de las reivindicaciones.

La sentencia Alice permite una resolución rápida de los litigios relacionados con patentes de software de dudosa validez.

El software no existe físicamente; se representa mediante una serie de unos y ceros. También puede representar la misma funcionalidad de maneras ilimitadas. El software es intrínsecamente abstracto, pero, dado que también se considera patentable, el carácter de abstracto, en el marco de la sentencia Alice, tiene otro significado.

Por lo general, el código fuente del software no está a disposición del público y es difícil de obtener mediante ingeniería inversa. El software está sujeto a modificaciones constantes, a menudo con pocos registros de los cambios realizados o del motivo, y no tiene convenciones de nomenclatura estándar. Estos factores hacen que sea difícil determinar la validez de una patente de software. Por ejemplo, puede ser difícil encontrar antecedentes del estado de la técnica, hacer comparaciones técnicas o establecer si una divulgación es habilitante o suficiente para reproducir la invención. Se trata de investigaciones muy centradas en los hechos. Para conseguir la nulidad, la parte demandada normalmente debe litigar hasta llegar a juicio (o pasar por él), incluso en el caso de patentes que son muy cuestionables.

A partir del litigio Alice, es más fácil para la parte demandada solicitar la nulidad de una patente de software cuya nulidad podría solicitarse, de otro modo, por carecer la invención de novedad o de actividad inventiva, o no estar suficientemente descrita. En el asunto Alice, la patente de software en cuestión se refería a un método convencional. Pero precisamente por tratarse de un método convencional, el tribunal lo consideró abstracto. Para ser patentables, las reivindicaciones precisaban de otro elemento que transformara la materia no patentable en materia patentable. En la sentencia Alice, se sostenía que el uso de un ordenador convencional para llevar a cabo el método no hacía que estas reivindicaciones fueran susceptibles de protección. Es decir, la combinación de un elemento convencional con otro elemento convencional no convierte la invención reivindicada en patentable. Un análisis de la actividad inventiva conduce al mismo resultado. Al utilizar un análisis basado en la sentencia Alice en lugar de un análisis centrado en la actividad inventiva, el tribunal llega a una conclusión sobre la nulidad, pero renuncia a valorar los requisitos de falta de actividad inventiva, tales como demostrar que los elementos son convencionales y las razones para su combinación.

Desde la sentencia Alice, también quedó claro que combinar un método convencional con un ordenador convencional constituía un intento indebido de monopolizar una idea abstracta. En otras palabras, el hecho de que una reivindicación sea lo suficientemente amplia como para abarcar (o impedir) todas las realizaciones de una idea, pone de manifiesto que la reivindicación es abstracta. Asimismo, una reivindicación tan amplia sería probablemente nula por insuficiencia de la descripción, ya que es dudoso que una memoria de patente pueda respaldar de forma adecuada cualquier posible variación de una idea. Pero en lugar de encomendar a la parte demandada la ardua tarea de identificar las realizaciones y probar que estas no están respaldadas por la memoria descriptiva, en la sentencia Alice se simplifica el análisis al permitir que la parte demandada argumente que una reivindicación es demasiado amplia y, por lo tanto, abstracta y no patentable.

En la sentencia, se delimita la cuestión preguntando si una reivindicación es abstracta. Pero en esa sentencia, el concepto de abstracción constituye un medio para eliminar las patentes de software que carecen claramente de actividad inventiva o que son demasiado amplias para ser reproducidas. Al aplicar un análisis basado en la sentencia Alice en lugar de analizar el estado de la técnica, la actividad inventiva o la suficiencia de la descripción, la sentencia Alice permite a los demandados eludir muchas de las complejidades asociadas con la producción de pruebas y la carga de demostrar la nulidad, lo que a su vez les permite presentar peticiones dispositivas durante la fase inicial y, de este modo, tratar de evitar un posterior procedimiento judicial.

Las decisiones basadas en la sentencia Alice son impredecibles.

Aunque los tribunales han aplicado de manera uniforme la prueba en dos fases establecida en dicha sentencia, los resultados de su aplicación son impredecibles. Un tribunal podrá decidir que confirma la patentabilidad en relación con una patente de software y otro podrá decidir lo contrario en relación con una patente similar. Esto hace que resulte extremadamente difícil hacer predicciones fiables sobre muchas patentes de software. En recientes declaraciones ante el Congreso, el exjuez principal del Tribunal de Apelación del Circuito Federal Paul Michel declaró que la sentencia se ha aplicado de forma «sumamente incongruente, incoherente y caótica».

En la sentencia Alice se entremezclan los conceptos de patentabilidad, falta de actividad inventiva y suficiencia de la descripción. Por si la legislación sobre patentes no fuera ya de por sí lo bastante complicada, a raíz del asunto Alice los tribunales se han visto obligados a combinar de forma apresurada tres conceptos jurídicos complejos y distintos entre sí y a basarse en la caracterización genérica de las reivindicaciones, sin aportación de pruebas y sin un procedimiento desarrollado. Una tarea difícil que ha provocado incertidumbre cada vez que los tribunales han tenido que aplicar a las patentes de software la jurisprudencia fundada en la sentencia Alice.

Tanto la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPTO) como el Tribunal de Apelación del Circuito Federal han tratado de seguir una línea de actuación uniforme, pero ninguno de los dos lo ha conseguido. Tras haber reconocido este problema, el director de la USPTO, Andrei Iancu, publicó recientemente las directrices de la Oficina sobre la aplicación de la jurisprudencia fundada en la sentencia Alice con el fin de que «las objeciones sigan sus propias vías diferenciadas (p. ej., los arts. 101, 102, 103 y 112) y se deje de mezclar las categorías de invenciones, por un lado, con los requisitos de patentabilidad, por otro». Si bien esas directrices resultan útiles, lo cierto es que la USPTO sigue estando limitada por la sentencia Alice. Igualmente, los tribunales no están obligados por las directrices de la USPTO y, en algunos casos, han optado por no seguirlas.

De manera similar, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal ha tratado de aportar cierta uniformidad en la aplicación de la sentencia Alice. Así, por ejemplo, ha sostenido que la segunda parte del análisis fundado en dicha sentencia puede requerir una investigación de los hechos. Esta consideración tiene un efecto limitado, ya que no se aplica a la primera fase de una impugnación basada en esa sentencia. Además, algunos tribunales han determinado que en su caso particular no es necesaria ninguna investigación de los hechos, anulando así la eficacia de esta consideración. Con independencia de ello, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal tiene un margen de actuación limitado, ya que también debe someterse a lo expuesto en la sentencia Alice. Tanto es así que un juez de dicho tribunal, tras reconocer la falta de claridad para evaluar la patentabilidad, indicó a los letrados que la única esperanza de arrojar luz sobre el asunto estaba en manos del Tribunal Supremo o del Congreso (véase Athena Diagnostic, Inc. contra Mayo Collaborative Services, LLC). En ese caso concreto, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal emitió siete opiniones diferentes sobre la forma en que debían aplicarse las decisiones sobre patentabilidad del Tribunal Supremo de los EE.UU. Así las cosas, y cinco años después de la sentencia Alice, si el Tribunal de Apelación del Circuito Federal no es capaz de ponerse de acuerdo sobre cómo debe evaluarse la patentabilidad, no cabe esperar que se pueda predecir el resultado de una impugnación de patentabilidad con respecto a patentes de software.

En el futuro, un mayor número de patentes de software deberían superar las impugnaciones basadas en la sentencia Alice.

En 2015, los tribunales resolvieron que más del 60 % de las patentes de software impugnadas sobre la base de la sentencia Alice tenían al menos una reivindicación no patentable. Sin embargo, desde 2015, el porcentaje de éxito de las impugnaciones basadas en Alice ha ido disminuyendo cada año. En lo que va de 2019, el porcentaje de impugnaciones exitosas o parcialmente exitosas basadas en dicha sentencia es inferior al 50 %. La tendencia apunta a que el número de impugnaciones exitosas continuará disminuyendo. Como se ha mencionado anteriormente, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal ha reconocido que, al menos en determinadas circunstancias, puede ser necesaria una investigación de los hechos, lo cual hará más difícil que puedan prosperar algunas de las peticiones en fase inicial fundadas en la sentencia Alice, retrasará las decisiones judiciales basadas en la del asunto Alice y aumentará las probabilidades de que el litigio pueda resolverse por otros motivos. Asimismo, algunos demandantes ya no buscan obtener o hacer valer patentes de software que puedan ser cuestionadas (o buscan un acuerdo de baja cuantía que haga económicamente inviable una impugnación basada en la sentencia Alice). Además, a raíz del asunto Alice, los titulares de patentes están redactando mejores reivindicaciones, y la USPTO ha hecho un mejor trabajo a la hora de analizar la patentabilidad de las reivindicaciones. Por ello, las patentes de software concedidas recientemente tienen más posibilidades de superar una impugnación basada en la sentencia Alice en caso de litigio. De igual modo, los tribunales pueden remitirse a las consideraciones de la USPTO sobre dicha sentencia en caso de que se haya abordado la cuestión de los requisitos de patentabilidad durante la tramitación. Por consiguiente, parece probable que el porcentaje de éxito en las impugnaciones de patentes de software relacionadas con el asunto Alice continúe bajando.

No cabe duda de que el asunto Alice ha supuesto un antes y un después en los litigios sobre patentes de software. Aunque es poco probable que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revoque su opinión unánime sobre la sentencia dictada en dicho litigio, el Congreso ha estado valorando de forma activa la introducción de leyes que permitan anular los argumentos de la sentencia Alice. En caso de ser aprobada, dicha legislación tendrá un impacto significativo en los litigios de patentes de software, y probablemente supondrá un cambio de rumbo en muchas de las tendencias señaladas anteriormente. Hasta que no se apruebe una nueva ley y esta sea aplicada a casos concretos, será difícil valorar los efectos de esa nueva legislación.

Joseph Saltiel es asesor especialista en Marshall, Gerstein & Borun LLP. Como abogado de litigios en materia de propiedad industrial e intelectual, cuenta con un largo historial de éxitos representando a clientes ante tribunales de todo el país, la USPTO y la Comisión de Comercio Internacional de los EE.UU. El Sr. Saltiel también asesora habitualmente a sus clientes sobre cuestiones de propiedad industrial e intelectual, tales como licencias, opiniones jurídicas, acuerdos de confidencialidad, diligencia debida y otros asuntos relacionados. Contacto: jsaltiel@marshallip.com.

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