推出新产品:对您的运作自由进行评价

Esteban Burrone,世界知识产权组织中小企业司顾问1

2003年9月,剑桥抗体技术(Cambridge Antibody Technology)、 Micromet AG和安龙药业(Enzon Pharmaceuticals)三家制药公司宣称他们签署了一项非独占交叉许可协议。协议规定三方均可在很大程度上“自由利用”彼此的知识产权研究和开发某些以抗体为基础的诊疗药品。2

由于公司不希望自己的产品、方法和服务侵犯别人的专利权,这类协议在某些行业已是司空见惯。专利诉讼可能是件昂贵、后果难料又颇具风险的事。所以,还是俗话说的好“预防总是胜于治疗”。

筹划研发、生产、推出一个新产品,既要求预测未来的市场发展,又要求尽量减少风险。对任何公司,特别是专利遍布的技术行业的公司而言,最大的风险莫过于新产品或新技术的商业化进程可能因竞争对手对新产品中的某项技术拥有专利而受阻。在极端的情况下,这种专利可能是开发某些产品或达到某些技术标准不可或缺的“必要专利”。

在这种情况下,如果事先没有得到专利权人的授权,就会面临被控侵权的风险。这就是为什么许多公司在推出新产品之前,甚至在为开发新产品设计研究思路之前,为了尽可能地降低风险,都会认真研究他们的“运作自由”(FTO),即确保新产品、新方法或新服务的商业化生产、销售和使用都不会侵犯别人的知识产权。

首先要指出的重要一点是绝对的“运作自由”是根本不可能的,因为它只是某种程度的自由。然而,有些降低风险的方法还是可以帮公司节省大量资源的。认真进行专利检索可能使公司了解到自己的新产品并不会侵犯第三方的专利权,但是没有完美的百分之百可靠的专利检索。进行检索所需的时间和金钱都是现实的制约因素。

对您的运作自由进行评价

对“运作自由”进行分析首先要检索已授权专利或待审批专利的文献,并获得一个关于产品、方法、或服务是否会侵犯别人尚在生效的专利权的法律意见。私人的法律事务所或专利事务所将FTO分析作为向客户提供的法律服务的一部分,许多公司会依赖于这样的事务所。有些国家的知识产权局也提供这种服务,但是会收取一定费用(如瑞士联邦知识产权局)。

在进行FTO检索和分析时,一定要记住专利的某些局限可以给进行FTO分析的公司提供潜在的机遇。

· 专利保护具有地域性。公司决定在哪些国家寻求专利保护时通常会作出战略决策。在很多情况下,某些技术可能在一个公司的主要市场上受到保护,而在某些不具商业化前景的国家则属于公知领域。在这些国家对产品进行商业利用是不需要征得专利权人同意(或许可)的。

· 专利保护有一定时限。专利保护期最长20年,但这要求在此期间定期向相关专利局缴纳专利维持费。保护期届满后,专利就进入公知领域,任何人均可自由使用。著名的晶体管专利就是这样一个例子。据称,欧洲专利局(EPO)授予的专利中,只有不足25%能够维持20年的最长的保护期限,也就是说许多专利持有人(由于未缴纳维持费)还没有到20年就放弃了自己的专利,使大量有用的技术进入了公知领域。

· 专利的保护范围有限。专利文件中最重要的部分可能是权利要求,这些权利要求决定着专利的范围,一项发明中凡是没有被权利要求所包括的部分就不会受到专利保护。需要重点指出的是,判定专利的范围并非易事。这需要高超的技巧和经验来解读权利要求书、书面说明书(因为权利要求通常根据说明书来解释)和应用历史(即应用方法的历史)。

获得运作自由的策略

在检索专利文献基础之上形成的FTO分析仅仅是第一步。如果检索的结果表明有一项或多项专利限制您的运作自由,那您的公司就必须作出下一步决定。假定障碍专利是有效的,最常用的获得运作自由的策略有如下几种:

· 购买专利或获得许可。获得许可意味着从专利权人那里获得一份规定在特定时间、特定市场、因特定行为使用专利技术的书面授权。这种协议的自由度主要依赖于许可的条款和条件。尽管协议的条款和条件可能带来丧失自主权的风险,而且专利权人还要求您缴纳一笔和/或定期专利使用费,但这可能是为您的新技术或新产品的商业化扫清障碍的最简便的方法。

· 交叉许可。交叉许可是指两个公司交换许可以便利用对方的某些专利。本文开始提到的三个药业公司就属此例。交叉许可要求您的公司具有受到良好保护的对许可伙伴有潜在价值的专利组合。

· 周边发明。公司的第三个选择是进行周边发明。这就是说对产品或方法进行研究或者加以改变以避免侵犯别人的专利权。例如, 如果您的运作自由被一个方法专利所限制,那么您的公司就可以设计一个能取得同样效果的别的方法,这样就可以对发明实施商业化而不必向别人支付许可使用费。

· 专利联盟。专利联盟是两家或多家实施相关技术的公司将各自的专利集中起来形成一种专利权的交换机制。这方面的典型例子是索尼、飞利浦和PIONEER结成的关于遵守某些DVD录像或DVD-ROM的标准规格的发明的专利联盟。

保护您的技术

如果专利检索的结果表明没有任何专利阻止您进入市场,而且您的新技术也能满足可专利性的标准,您可能希望这项新技术获得专利保护以便为您争取更大的运作自由,而不是将它作为商业秘密藏起来。专利权将赋予您的公司一种关于这种技术的专有权,确保任何人没有获得您的授权将不能使用这种技术。专利权还可以确保将来也不会有任何人再获得关于这种技术的专有权 。

然而,必须指出,专利权人运作或利用这种受保护的发明的自由度是有清楚的界限的。专利本身并不能赋予您将受保护的技术进行商业化的权利,而是赋予您阻止别人对其进行商业化的权利。或许这之间只是一种微妙的差别,但是必须对此加以澄清。比如,第三方可能拥有一个包括您的专利主题的更宽泛的专利。

因此,为了对某项技术实施商业化,您可能需要使用别人的专利技术。生物技术领域的一个典型例子就是Cohen-Boyer关于重组DNA的专利,多年来,这一领域的任何一项新技术几乎都必须使用由Cohen和Boyer开发的技术, 并且要为相关的许可支付费用。此外,还可能有其他几方拥有的重叠专利或互补专利,这也会为进入市场设置障碍。最后,还有与知识产权无直接关系的政府规定也可能限制专利发明进入市场(如,有关食品和药品的规定)。

尽管如此,这里还是要强调“运作自由”是许多公司申请专利保护的原因之一。上述分析表明,专利授权并不足以为新技术或新产品的商业化扫清障碍,但却是将来处理某些问题的有用铺垫和战略决策。

防御性公开和技术性公开

一个公司不愿将某项发明申请专利的原因有很多,可能是认为该发明未能满足专利性标准,也可能是想节省申请专利的支出。许多企业越来越多的选择了“防御性公开”,这与选择商业秘密的做法形成了鲜明对比。

防御性公开指的是将一项发明向公众公开以阻止别人对其申请专利。这可以确保任何人都不会再获得该项发明的排他权,从而为所有的人都提供了一定的运作自由。进行防御性公开时一定要注意在有可能被专利审查员审查将来的专利申请时作为检索文献的受到广泛承认的技术性杂志或出版物上公开。有些专用于防御性公开的杂志已经成为技术信息的可靠来源,从而被纳入国际检索单位的PCT最低文献量。3 重大技术突破或核心技术发明会构成企业的核心优势,因此通常不采纳防御性公开。

一些大型公司(如施乐)有广泛使用的对不申请专利的发明进行技术性公开的布告牌。美国专利商标局允许申请人选择可以有效地对已申请专利的发明进行技术公开的“法定发明注册”(SIR)。经过SIR注册后,专利局对发明进行公开,而申请人则放弃了对发明的实施。

结 语

不论采取何种方式来降低可能的专利诉讼的风险和成本,我们建议所有的技术公司在研发和商业化进程的早期先认真了解情况。有时候,对产品进行细微改进或者向专利权人缴纳少量许可费就可以避免将来发生争端。所以在推出新产品之前对您的运作自由进行系统评价将降低(而不是消除)您的专利侵犯别人专利权的风险。此外,这样做还可以增大您找到商业伙伴或吸引投资者支持您的商业发展计划的机会。

1 本文观点属作者个人意见,并不代表世界知识产权组织。任何评论、建议或其它反馈请寄至本文观点属作者个人意见,并不代表世界知识产权组织。任何评论、建议或其它反馈请寄至 esteban.burrone@wipo.int

2 http://www.cambridgeantibody.com/html/news/press_releases/2003/2003_09_03_micromet_enzon.htm

3 如需更多关于国际检索单位和PCT最低文献量的信息,请访问PCT网站https://www.wipo.int/pct/en/index.html.