Получение прав ИС: товарные знаки

Как правило, для получения товарного знака необходимо подать заявку в национальное или региональное ведомство интеллектуальной собственности (ИС). В некоторых странах права на товарный знак также могут возникать в силу его использования.

(Изображение: Getty Images/300_librarians)

Отличительность

Законодательство о товарных знаках обеспечивает охрану знаков, которые являются отличительными, т. е. позволяют потребителям быстро устанавливать связь между знаком и связанным с ним продуктом.

Товарные знаки можно разделить на пять групп: от наиболее отличительных (сильных) до наименее отличительных (слабых). Чем более отличительным является знак, тем он сильнее и тем выше вероятность того, что он будет подлежать охране.

Вымышленные или несуществующие товарные знаки — это придуманные слова или обозначения, которые не имеют реального значения (например, Google). С правовой точки зрения это самые сильные товарные знаки, и они имеют самые высокие шансы на регистрацию.

Произвольные товарные знаки — это слова или обозначения, смысл которых не имеет логической связи с продуктом (например, если слово SUNNY («солнечный») или изображение солнца используется в отношении мобильных телефонов). Как правило, их несложно зарегистрировать.

Ассоциативные товарные знаки — это знаки, которые указывают на характер, качество или какие-либо свойства продукта, не описывая при этом эти свойства (например, если слово SUNNY («солнечный») используется в отношении светильников, указывая на то, что соответствующий продукт сделает дом светлее). В некоторых странах ассоциативные знаки считаются слишком описательными и поэтому им может быть отказано в регистрации.

Описательные товарные знаки описывают определенные характеристики продукта, такие как качество, тип, эффективность, характер использования, форма и т. д. (например, при попытке использования слова SWEET («сладкий») в отношении шоколада, скорее всего, было бы сочтено, что несправедливо давать одному изготовителю шоколада исключительное право на это слово для продажи своей продукции). Такие знаки почти не обладают отличительностью, и их охрана возможна только в том случае, если удастся показать, что знак получил вторичное значение и отличительный характер в силу активного использования на рынке.

Родовые обозначения — это знаки или слова, которые называют конкретный вид или тип объекта, к которому они применяются (например, если слово СТУЛ используется для продажи стульев). Они не являются отличительными и не могут охраняться в качестве товарных знаков.

Стоимость охраны товарного знака

Затраты на охрану товарного знака значительно различаются в разных странах и могут включать в себя следующее:

  • Пошлина за подачу заявки/регистрацию (уплачивается ведомству ИС). Размер пошлины различается в зависимости от того, где нужно обеспечить охрану знака и в отношении какого числа классов товаров и услуг будет применяться знак.
  • Оплата услуг поверенного по товарным знакам. Использование услуг профессионального поверенного по товарным знакам увеличивает затраты, но может сэкономить много времени и сил.
  • Пошлина за продление необходима для сохранения исключительного права на товарный знак; обычно она уплачивается раз в пять лет.
  • Перевод соответствующей документации, если необходимо обеспечить охрану товарного знака за границей.

Подробную информацию о структуре пошлин можно получить в соответствующем национальном или региональном ведомстве ИС. Ознакомьтесь с нашим перечнем национальных и региональных ведомств ИС.

 Совет специалиста: в случае ненадлежащего использования отличительные товарные знаки могут терять свой статус и становиться родовыми обозначениями. Для того чтобы этого не произошло, необходимо принимать практические меры.

  • Используйте особый шрифт, а не стандартные буквы.
  • Выберите определенные цвета и используйте их на товарном знаке.
  • Добавьте к буквам логотип или графические элементы.
  • Направляйте электронные письма или уведомления (и храните их копии) тем, кто использует ваш товарный знак ненадлежащим образом.
  • Используйте символ ® для обозначения зарегистрированного товарного знака.
  • Отделяйте знак от окружающего текста с помощью прописных букв, выделяйте его жирным шрифтом или курсивом либо помещайте его название в кавычки.
  • Будьте последовательны при использовании знака. Если при регистрации знака использовалось конкретное написание, дизайн, цвет или шрифт, продолжайте всегда использовать его именно в таком виде, в каком он был зарегистрирован. Не вносите каких-либо изменений в знак, например, путем использования дефиса, комбинирования или сокращения слов (например, перьевая ручка MONTBLANC® не должна обозначаться как «Mont Blanc»).
  • Не используйте знак в качестве существительного. Используйте знак только вместе с родовым обозначением (например, говорите «кубики ЛЕГО®», а не просто «лего»).
  • Не используйте знак в качестве глагола (например, говорите «изменено с помощью программы ADOBE® PHOTOSHOP®», а не «отфотошоплено»).
  • Не употребляйте знак во множественном числе (например, говорите «драже TIC TAC®», а не «тик-таки»).
  • Разработайте понятные и последовательные методы и рекомендации по использованию товарного знака сотрудниками, поставщиками, дистрибьюторами и потребителями. Обеспечьте систематическое соблюдение этих правил и рекомендаций.

Что такое право приоритета?

В случае подачи заявки на товарный знак в одной стране или регионе заявителю дается 6 месяцев, в течение которых он может подать заявку на тот же товарный знак в других странах, сохранив при этом преимущества даты подачи первой заявки. Другими словами, последующие заявки сохраняют приоритет по отношению к сторонним заявкам, поданным в период после подачи первой заявки.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности предусматривает право приоритета. Это право означает, что на основании верно оформленной первой заявки на товарный знак, поданной в одном из Договаривающихся государств Конвенции, заявитель может в течение шести месяцев испрашивать охрану в любом другом Договаривающемся государстве. Такие последующие заявки считаются поданными в ту же дату, что и первая заявка. Иными словами, они имеют приоритет (отсюда термин «право приоритета») перед заявками, поданными в течение шести месяцев на тот же товарный знак другими лицами. Кроме того, такие последующие заявки, в силу того, что они основаны на первой заявке, не подвержены влиянию какого-либо события, имевшего место в этот период времени.

 

Процесс регистрации товарного знака

Заявка на товарный знак должна быть подана (вместе с уплатой пошлины) в национальное или региональное ведомство по товарным знакам. После подачи ведомство начинает ее рассмотрение.

Шаги, предпринимаемые ведомством в целях регистрации товарного знака, различаются в разных странах, но в целом эти этапы похожи.

 Совет специалиста: прежде чем подавать заявку на регистрацию товарного знака, следует удостовериться в том, что такой же или сходный до степени смешения знак не был зарегистрирован другим лицом в отношении таких же или аналогичных продуктов. Следует начать с простого поиска в Интернете, а затем провести более тщательный поиск, обратившись в специализирующуюся на этих вопросах фирму или к поверенному по товарным знакам. Нужно провести поиск в собственной стране и на всех актуальных экспортных рынках.

1. Подача заявки

2. Формальная экспертиза

3. Экспертиза по существу

4. Публикация

5. Регистрация

6. Возражения

7. Продление

 
 

Отклонение заявки на товарный знак

Существует два типа оснований для отклонения заявки на товарный знак:

Абсолютные основания

В регистрации товарного знака может быть отказано по причинам, связанным непосредственно с товарным знаком, если такой знак:

  • является родовым обозначением (например, слово ТЕЛЕФОН используется в качестве товарного знака для мобильных телефонов);
  • не имеет отличительного характера (в том смысле, что знак не обеспечивает различение продуктов одного предприятия от продуктов другого. Как правило, отличительности лишены описательные слова, знаки и рекламные слоганы);
  • носит обманный характер (такие знаки обманывают или вводят потребителей в заблуждение относительно характера, качества или географического происхождения продукта);
  • отражает функциональные характеристики формы или упаковки товара, а не только декоративные. Если форма продукта в значительной степени носит функциональный характер, то она не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака;
  • считается противоречащим нормам общественного порядка или морали. Как правило, не допускается регистрация в качестве товарных знаков слов и изображений, которые по общим представлениям противоречат общепринятым нормам морали или религиозным нормам;
  • входит в перечень запрещенных наименований и символов. В некоторых странах существует перечень знаков, которые не подлежат регистрации. К числу таких знаков могут относиться названия компаний, имена известных людей, общеизвестные знаки, охраняемые географические указания, знаки, используемые коренными народами, а также иностранные слова и выражения.

Относительные основания

В регистрации товарного знака может быть отказано по причине существования уже зарегистрированных прав, если такой знак:

  • противоречит правам на уже зарегистрированный знак. Наличие двух идентичных (или очень похожих) товарных знаков, зарегистрированных в отношении одного и того же типа продуктов, может вызвать путаницу у потребителей. Некоторые ведомства по товарным знакам в качестве неотъемлемой части процесса регистрации проводят проверку на наличие конфликта с существующими знаками, включая незарегистрированные и общеизвестные знаки, в то время как другие делают это только в том случае, если товарный знак оспаривается сторонней компанией после его публикации. В любом случае, если товарный знак считается тождественным или сходным до степени смешения по отношению к существующему товарному знаку, который используется для идентичных или аналогичных продуктов, то такой знак будет отклонен или аннулирован.
  • противоречит другим уже зарегистрированным правам, например, правам на промышленные образцы, авторским правам, правам на личные имена/названия компаний или бизнеса, правам на коммерческие обозначения, географические указания или знаки коренных народов.

Обеспечение охраны в других странах

Права на товарные знаки носят территориальный характер, т. е. они охраняются только в тех странах или регионах, где они зарегистрированы. Если товарный знак не зарегистрирован в конкретной стране, то он не будет в ней охраняться. Это значит, что в этой стране любое лицо сможет производить, использовать, импортировать и продавать товары под таким товарным знаком.

Как правило, у заявителя есть шесть месяцев с даты подачи заявки на получение охраны в первой стране, чтобы испросить право приоритета для охраны в других странах.

  • В случае успешной регистрации за границей в течение шестимесячного срока отсчет срока действия этой регистрации начинается с даты подачи заявки на получение охраны в первой стране (это позволяет избежать кражи товарного знака конкурентами в других странах).
  • Если последующая заявка подана позднее, чем в течение шести месяцев, то срок действия охраны начинается с даты подачи этой заявки, а не с даты подачи первичной заявки.
(ИЗОБРАЖЕНИЕ: Getty Images/sumkinn)

 Совет специалиста: если компания намерена продавать товары и услуги под своим товарным знаком за границей, то необходимо без промедления испросить охрану на всех представляющих интерес рынках, помня при этом, что в большинстве стран существует требование об использовании товарного знака после регистрации.

Три способа регистрации товарного знака за границей

Национальная процедура

Необходимо обратиться в ведомство по товарным знакам каждой страны, в которой испрашивается охрана, путем подачи соответствующей заявки на установленном языке и уплаты установленной пошлины.

  • В стране может действовать требование об обязательном обращении к местному поверенному по товарным знакам.
  • В некоторых странах национальная система отсутствует и вместо нее используется региональная система.

Региональная процедура

Если необходимо получить охрану в странах, входящих в какую-либо региональную систему охраны товарных знаков, то следует подать заявку в соответствующее региональное ведомство. В этом случае полученная регистрация будет действовать во всех государствах-членах.

Международная процедура

Созданная ВОИС Мадридская система существенно упрощает получение охраны товарного знака, давая возможность сделать это более чем в 115 странах одновременно.

Вместо подачи национальных заявок на множестве языков, с помощью Мадридской системы можно подать единую заявку на одном языке и уплатить единую пошлину за подачу.

 Совет специалиста: как правильно выбрать товарный знак для иностранного рынка

  • Выбирайте знак на местном языке и регистрируйте все его варианты.
  • Следует проконсультироваться с лингвистами, чтобы убедиться, что выбранный знак будет эффективным и найдет отклик у местных потребителей.
  • Тщательно отслеживайте знаки, нарушающие ваши права. Следует провести поиск по иностранным товарным знакам, которые похоже звучат и выглядят или имеют то же самое значение, что и ваш знак. Также следует провести поиск по зарегистрированным доменным именам.
  • Подавайте заявку с широким охватом. Следует подавать заявку для всех соответствующих и необходимых классов; причем не только для той продукции, для которой вы используете знак, но и для продукции, в отношении которой есть вероятность его использования в ближайшем будущем. В некоторых странах не действует Ниццкая система классификации и не используется уникальная система подклассов. Местный поверенный по товарным знакам может оказать вам помощь и обеспечить полное и правильное оформление заявки.
  • Ознакомьтесь с местной системой товарных знаков. Не следует полагать, что законодательство другого государства совпадает с законодательством вашей собственной страны. Следует знать особенности местной системы и пользоваться услугами юристов, которым вы доверяете.
  • Задавайте вопросы!
    • Использует ли страна принцип первого заявителя или первого использования?
    • Проводит ли местное ведомство по товарным знакам экспертизу на предмет относительных оснований для отказа?
    • Какова процедура возражения против регистрации?
    • Сколько времени уходит на регистрацию товарного знака?
    • Надо ли получать разрешение на передачу прав на товарный знак или его лицензирование?

Примеры из практики

article_0216_3_845
(Фото: KBTR)

Бренд, «завернутый» в успех

Благодаря мощному бренду, охраняемому с помощью товарного знака, и успешной франчайзинговой стратегии, компания Kebab Turki Baba Rafi превратилась в крупнейшую в мире сеть кафе-кебабных.

2018_03_art_5_1_845
(Фото: Chrisuk1/ iStock / Getty Images Plus)

125-летняя история охраны товарных знаков

У Кюрасао существует длительная традиция обеспечения охраны товарных знаков. Именно там появилась первая в Карибском регионе полнофункциональная система регистрации товарных знаков.

A fog-harvesting net on a mountain side
(Фото: NODOKA)

НОДОКА: органический японский чай

Хон Соиль, генеральный директор компании НОДОКА, разработал стратегию брендинга для продажи органического японского чая высокого качества.

Более подробная информация

(Изображения иконок: Getty Images/Momento Design/DStarky)