Obtenir des droits de propriété intellectuelle : marques

Pour obtenir des droits de marque, on doit généralement déposer une demande d’enregistrement auprès d’un office de propriété intellectuelle national ou régional. Dans certains pays, les droits de marque s’acquièrent également par l’usage.

(Image: Getty Images/300_librarians)

Caractère distinctif

Les lois sur les marques protègent les signes qui présentent un caractère distinctif, c’est-à-dire les signes que les clients vont reconnaître facilement et associer à un produit.

Les marques se répartissent en cinq catégories, de la plus distinctive (forte) à la moins distinctive (faible). Plus une marque est distinctive, plus elle est forte, et plus grandes sont ses chances d’obtenir la protection.

Les marques inventées ou de fantaisie sont des mots ou des signes créés de toutes pièces, qui n’ont pas véritablement de sens (par exemple Google). D’un point de vue juridique, elles sont les plus fortes, et celles dont l’enregistrement a le plus de chances d’être accepté.

Les marques arbitraires sont des mots ou des signes qui ont un sens, lequel n’a toutefois aucun lien logique avec le produit sur lequel elles sont utilisées (par exemple SUNNY ou la représentation d’un soleil pour commercialiser des téléphones portables). L’enregistrement leur est généralement accordé.

Les marques suggestives donnent une indication de la nature, de la qualité ou des caractéristiques du produit, sans toutefois les décrire (par exemple le message porté par la marque SUNNY, si elle était utilisée pour des lampes, serait que les produits qu’elle désigne illuminent votre demeure). Dans certains pays, les marques suggestives peuvent être considérées comme trop descriptives, et donc non enregistrables.

Les marques descriptives sont ainsi nommées parce qu’elles décrivent une caractéristique du produit, telle que la qualité, le type, l’efficacité, l’usage, la forme, etc. (par exemple, la marque SWEET serait descriptive si elle était utilisée pour des chocolats, et il ne serait pas juste d’accorder l’exclusivité du mot anglais “sweet” à un fabricant de chocolat). Les marques descriptives sont peu distinctives, et ne peuvent être enregistrées que s’il est démontré qu’elles ont acquis un sens second et un caractère distinctif par suite d’un usage intensif dans le commerce.

Les signes génériques sont des mots ou signes que l’on utilise nécessairement pour nommer l’espèce ou l’objet qu’ils désignent (par exemple CHAISE pour commercialiser des chaises). Ils sont dépourvus de caractère distinctif et non susceptibles de protection à titre de marques.

Coût de protection des marques

Les coûts liés à la protection des marques varient considérablement d’un pays à l’autre, et peuvent comprendre les éléments suivants :

  • taxe de dépôt/d’enregistrement (exigée par les offices de propriété intellectuelle); le montant dépend des pays pour lesquels la protection est demandée et du nombre de classes de produits et services revendiquées;
  • coûts liés aux services d’un agent de marques; utiliser les services d’un agent de marques professionnel entraîne une dépense supplémentaire, mais peut vous faire économiser beaucoup de temps et d’énergie;
  • taxe de renouvellement : doit généralement être acquittée tous les cinq ans pour conserver l’exclusivité d’exploitation de la marque;
  • coûts liés à la traduction de documents si la marque doit être protégée à l’étranger.

Les détails relatifs aux barèmes de taxes pratiqués par chaque office national ou régional vous seront communiqués par ce dernier. Vous pouvez consulter, à cet égard, notre répertoire des offices de propriété intellectuelle nationaux et régionaux.

 Conseil d’expert : une marque peut perdre son caractère distinctif et devenir générique en raison d’une utilisation abusive. Il est important de prendre des mesures concrètes pour éviter la dégénérescence de votre marque.

  • utiliser une police de caractères spéciale, plutôt que des caractères standard;
  • choisir et utiliser des couleurs distinctives;
  • ajouter au texte un logo ou des éléments graphiques.
  • adresser des courriers électroniques ou postaux de mise en garde à toute personne qui utilise abusivement votre marque, et en conserver des copies;
  • utiliser le symbole ® pour indiquer que la marque est enregistrée;
  • différencier la marque du texte qui l’entoure au moyen de majuscules, de caractères gras ou d’italiques ou en la mettant entre guillemets;
  • utiliser la marque d’une manière invariable; si elle a été enregistrée avec une certaine orthographe ou un dessin, une couleur ou une police de caractères particuliers, elle doit toujours être utilisée exactement comme cela. Ne modifiez jamais votre marque en l’abrégeant, en combinant ses parties ou en y introduisant un tiret (par exemple, la marque de stylos “MONTBLANC®” ne doit pas devenir “Mont Blanc”);
  • ne pas utiliser la marque comme un nom commun, mais comme un adjectif (dire, par exemple, “des blocs LEGO®”, et non “des Legos”);
  • ne pas utiliser la marque comme un verbe (dire, par exemple, “modifié au moyen du logiciel ADOBE® PHOTOSHOP®”, et non “photoshoppé”);
  • ne pas utiliser la marque comme un pluriel (dire, par exemple, “des bonbons TIC TAC® “, et non “des tic tacs”);
  • établir des pratiques et directives claires et cohérentes; vous devez fournir des indications quant à la manière dont les employés, fournisseurs, distributeurs et consommateurs doivent utiliser votre marque et veiller à ce que vos politiques et directives soient toujours respectées.

Qu’est-ce que le “droit de priorité”?

Une fois que vous avez déposé votre demande d’enregistrement de marque auprès d’un office national ou régional, vous disposez d’un délai de six mois pour déposer la même marque dans d’autres pays en revendiquant la date de dépôt de votre demande initiale. Cela signifie que ces demandes subséquentes bénéficieront d’une priorité sur toute demande déposée postérieurement à cette demande initiale.

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property provides for the right of priority. This right means that, on the basis of a regular first trademark application filed in one of the Contracting States to the Convention, an applicant may, within six months apply for protection in any of the other Contracting States. These subsequent applications will be regarded as if they had been filed on the same day as the first application. In other words, they will have priority (hence the expression "right of priority") over applications filed by others during the six months for the same trademark. Moreover, these subsequent applications, being based on the first application, will not be affected by any event that takes place in the interval.

 

Procédure d’enregistrement des marques

Une demande d’enregistrement de marque doit être déposée (et le versement de la taxe de dépôt doit être effectué) auprès d’un office de marques national ou régional. L’examen de la demande peut alors débuter.

La procédure suivie par les offices pour enregistrer une marque varie d’un pays à l’autre, mais son déroulement suit toujours, en gros, le même schéma.

 Conseil d’expert : avant de déposer une demande d’enregistrement de marques, il convient de vérifier que personne ne détient déjà un enregistrement pour une marque identique ou similaire au point de créer un risque de confusion et revendiquant les mêmes produits ou des produits similaires. Commencez par une simple recherche sur Internet, et demandez ensuite à une firme de professionnels ou un agent de marques de procéder à une recherche plus approfondie. Faites porter votre recherche sur le territoire de votre pays et celui de tous les marchés d’exportation qui vous intéressent.

1. Demande

2. Examen de forme

3. Examen quant au fond

4. Publication

5. Enregistrement

6. Oppositions

7. Renouvellement

 
 

Refus d’une demande d’enregistrement de marque

Il existe principalement deux catégories de motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque :

Motifs absolus

Une marque peut être refusée pour des motifs qui lui sont intrinsèques, à savoir :

  • caractère générique : par exemple, le mot PHONE destiné à être utilisé comme marque pour des téléphones portables;
  • absence de caractère distinctif : lorsque le signe ne peut pas permettre de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre. D’une manière générale, les mots, signes et slogans publicitaires descriptifs sont dépourvus de caractère distinctif;
  • caractère trompeur : signes susceptibles de tromper les consommateurs ou de les induire en erreur quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit;
  • éléments fonctionnels de la forme ou du conditionnement d’un produit : par opposition aux éléments purement décoratifs. Lorsque la forme d’un produit présente des caractéristiques fonctionnelles importantes, elle ne peut pas être enregistrée en tant que marque;
  • caractère contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs : les mots et illustrations considérés comme portant atteinte aux normes couramment admises en matière de bonnes mœurs et de religion ne peuvent généralement pas être enregistrés en tant que marques;
  • figurant sur une liste de noms ou symboles dont l’enregistrement est interdit : certains pays ont une liste de signes particuliers qui sont exclus de l’enregistrement, notamment : noms commerciaux, noms de célébrités, marques notoires, indications géographiques protégées, signes appartenant à des peuples autochtones et mots ou expressions étrangers.

Motifs relatifs

L’enregistrement d’une marque peut être refusé en cas de conflit avec des droits antérieurs, à savoir :

  • conflit avec une marque antérieure : l’existence de deux marques identiques (ou très similaires) pour le même type de produits peut créer une confusion dans l’esprit du consommateur. Pour certains offices, la vérification de l’absence de conflit avec des marques existantes, y compris des marques non enregistrées et des marques notoires, fait partie intégrante de la procédure d’enregistrement normale, alors que d’autres n’effectuent cette vérification que si une opposition est formée à l’encontre de la marque après sa publication. Dans les deux cas, si votre marque est jugée similaire au point d’entraîner un risque de confusion ou identique à une marque existante protégée pour des produits identiques ou similaires, elle sera refusée ou annulée;
  • conflit avec d’autres droits antérieurs, par exemple : dessin ou modèle industriel, droit d’auteur, patronyme, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, indication géographique ou signe appartenant à un peuple autochtone.

Obtenir la protection à l’étranger

Les marques sont des droits territoriaux, ce qui signifie qu’elles ne sont protégées que dans les pays ou régions dans lesquels elles sont enregistrées. Si une marque n’est pas enregistrée dans un pays, elle n’y bénéficie d’aucune protection. Par conséquent, n’importe qui peut fabriquer, utiliser, importer ou commercialiser des produits portant cette marque dans ce pays.

En règle générale, vous disposez d’un délai de six mois, à compter de la date à laquelle vous avez demandé la protection dans un premier pays, pour déposer votre marque dans d’autres pays en revendiquant la priorité de cette première demande :

  • si l’enregistrement de votre marque est accordé dans un pays étranger au cours de ce délai de six mois, il sera considéré comme ayant pris effet à la date de dépôt de votre demande de protection dans le premier pays (il est recommandé de procéder ainsi pour éviter qu’un concurrent ne “vole” votre marque à l’étranger);
  • passé le délai de six mois, chacune des demandes que vous déposerez à l’étranger prendra effet à sa propre date de dépôt, et non à la date de dépôt de la demande initiale.
(Image: Getty Images/sumkinn)

 Conseil d’expert : si vous avez l’intention de commercialiser vos produits ou services à l’étranger sous votre marque, ne tardez pas à demander la protection dans chacun des pays qui vous intéressent, et n’oubliez pas que la plupart des pays exigent que les marques qu’ils enregistrent fassent l’objet d’un usage effectif.

Trois façons d’obtenir l’enregistrement de votre marque à l’étranger

La voie nationale

Vous déposez auprès de l’office des marques de chacun des pays dans lesquels vous souhaitez obtenir la protection une demande d’enregistrement dans la langue exigée, en acquittant les taxes prescrites.

  • Certains pays peuvent vous imposer de faire appel aux services d’un agent de marques local.
  • Certains pays n’ont pas de système national, et utilisent un système régional.

La voie régionale

Si vous souhaitez obtenir la protection dans des pays qui adhèrent à un système de marques régional, vous pouvez déposer auprès de l’office régional compétent une demande d’enregistrement qui produira ses effets sur l’ensemble du territoire des pays parties à ce système.

La voie internationale

Le système de Madrid de l’OMPI offre une procédure considérablement simplifiée, permettant de demander la protection d’une marque simultanément dans plus de 115 pays.

Grâce au système de Madrid, il est possible de déposer une demande unique, dans une seule langue et en acquittant une seule taxe, au lieu d’une série de demandes nationales dans de nombreuses langues.

 Conseil d’expert : choisir la marque qui convient pour un marché étranger

  • choisissez une marque dans la langue locale, et enregistrez toutes ses variantes;
  • consultez des spécialistes en matière de langue, et faites en sorte de choisir une marque forte, susceptible d’avoir une résonance dans l’esprit des consommateurs locaux;
  • faites des recherches rigoureuses pour écarter les risques de conflit : vérifiez qu’il n’existe pas de marques étrangères présentant une ressemblance auditive ou visuelle avec votre marque ou ayant la même signification. Vérifiez également s’il existe une ressemblance avec des noms de domaine déposés antérieurement;
  • ne demandez pas une protection trop limitée : pensez à toutes les classes pour lesquelles vous aurez besoin de protéger votre marque, pas seulement dans l’immédiat, mais aussi pour les produits que vous pourriez commercialiser dans un proche avenir. La Classification de Nice n’est pas utilisée partout, et certains pays appliquent un système de sous-classes qui leur est propre. Les conseils d’un juriste local spécialisé dans le droit des marques vous aideront à éviter les erreurs et omissions;
  • apprenez comment fonctionne le système des marques local : ne supposez pas que les lois des pays étrangers sont les mêmes que chez vous. Sachez reconnaître les pièges à éviter dans le système local, et faites appel aux services d’un conseiller juridique en qui vous avez confiance;
  • posez des questions!
    • le système des marques du pays concerné repose-t-il sur le principe du premier déposant ou du premier usager?
    • la recherche d’antériorités est-elle effectuée par l’office des marques?
    • comment fonctionne le système d’opposition?
    • combien de temps faut-il pour obtenir l’enregistrement d’une marque?
    • est-il nécessaire d’obtenir une approbation pour une cession de marque ou une concession de licence?

Études de cas

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(Photo: KBTR)

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(Icon illustration credits: Getty Images/Momento Design/DStarky)