Revendiquer l'essentiel : comment rédiger des revendications de brevet à des fins commerciales?

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Par Soonwoo Hong, conseiller à la Division des PME de l'OMPI


1. Introduction

Un nombre croissant d'entreprises sensibles aux questions de propriété intellectuelle ont pris conscience du fait que pour devenir compétitives et le rester dans un environnement en constante mutation et extrêmement concurrentiel, elles doivent systématiquement investir dans des projets de recherche-développement, que ce soit au sein de l'entreprise ou en collaboration avec d'autres partenaires, afin d'être à la pointe sur le plan technologique, de fabriquer de meilleurs produits à moindre coût et de prendre de l'avance sur leurs concurrents. C'est pourquoi elles prennent, en temps voulu, des mesures visant à protéger les inventions réalisées grâce à ces investissements et à les valoriser grâce à la constitution d'un solide portefeuille de brevets leur permettant d'atteindre les objectifs fondant leur stratégie commerciale. Toutefois, constituer un solide portefeuille de brevets n'est pas chose aisée. Il convient, en premier lieu, d'acquérir une connaissance parfaite de la situation dans le domaine de la concurrence, y compris une bonne maîtrise de l'orientation, de l'évolution et des tendances en ce qui concerne les progrès techniques enregistrés dans le secteur industriel en général, ainsi que des activités de protection par brevet menées non seulement par les principaux acteurs dans la même branche ou le même créneau du marché, mais aussi par les futurs concurrents potentiels, que ce soit ou non dans le même secteur industriel ou commercial.

Tenter de relever ces défis en obtenant ou en acquérant un grand nombre de brevets dans un secteur technologique déterminé n'est peut-être pas la réponse la plus appropriée. Même si les brevets sont obtenus dans le secteur pertinent, ils doivent parfaitement servir les intérêts commerciaux visés. En d'autres termes, la qualité des brevets est primordiale. Il convient de distinguer la qualité d'un brevet de la qualité ou de la valeur de l'invention sous-jacente dont la protection par ce brevet est demandée. Ainsi, la qualité d'un brevet désigne son “adéquation aux intérêts commerciaux” qu'il est censé protéger. Plus précisément, la qualité d'un brevet peut être mesurée à l'aune de celle de la demande de brevet. Si la description de l'invention doit permettre à une personne du métier de mettre en pratique ou de réaliser l'invention sans expérimentation inutile d'après cette description, il est essentiel que la ou les revendications contenues dans la demande de brevet soient rédigées de façon si adroite que l'office des brevets les accepte telles qu'elles figurent dans la demande. Il est plus facile de le dire que de le faire et pas seulement pour un débutant, mais aussi pour un agent de brevets expérimenté, pour lequel il s'agit d'un défi constant.

Le déposant ou son agent doit rédiger la demande de brevet en lui donnant une portée telle qu'elle prenne pleinement en considération les objectifs commerciaux visés par le brevet. D'où l'importance que revêt la rédaction des revendications, l'accent devant toujours être clairement mis sur les intérêts commerciaux qu'il s'agit de protéger. La personne chargée de rédiger ces revendications doit donc se placer dans une perspective commerciale. Toute stratégie commerciale doit essentiellement viser à faire en sorte que l'entreprise concernée réalise assez de bénéfices pour justifier les risques que représentent les investissements en ressources et en temps. De même, les revendications doivent être rédigées de manière à s'intégrer pleinement à la stratégie commerciale appliquée. Pourtant, seul un petit nombre de demandes de brevet bien rédigées sont réellement mises à profit par les entreprises pour réaliser des bénéfices ou les conserver.

Beaucoup de raisons peuvent être avancées pour expliquer pourquoi une invention brevetée, techniquement réalisable, peut ne pas être considérée comme rentable ou avantageuse sur le plan commercial. Cependant, les revendications figurant dans une demande de brevet ne devraient pas être si mal rédigées que le brevet ne constitue qu'une charge financière. Ainsi, le présent article vise principalement à faire prendre conscience aux entreprises des problèmes susceptibles de découler du dépôt d'une demande de brevet dans laquelle une attention suffisante n'aura pas été accordée à la rédaction des revendications. Les revendications figurant dans les demandes de brevet sont interprétées différemment et sont régies par des principes juridiques différents selon les pays concernés. Dans les pays européens, un système harmonisé de délivrance des brevets européens a été mis en place dans le cadre de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE), entrée en vigueur en 1977. Toutefois, des différences ont toujours existé quant à la façon dont les tribunaux des pays parties à la CBE considèrent la structure des revendications, même si les tribunaux des pays européens adoptent des positions analogues sur cette question. Le présent article s'inspire largement de la pratique aux États-Unis d'Amérique en matière de rédaction de revendications, soit ce qu'il est convenu de dénommer la structure des revendications de brevet à l'américaine en vue d'obtenir un brevet susceptible d'être valorisé.

2. Qu'entend-on par revendications dans les demandes de brevet?

Tout d'abord, le déposant doit déposer la demande auprès de l'office national ou régional sous la forme et selon la procédure prescrites afin d'obtenir un brevet. La forme d'une demande de brevet diffère selon les pays. Toutefois, elle comporte essentiellement une liste sensiblement normalisée de critères dont les plus importants sont, pour ce qui nous concerne, la description détaillée de l'invention et les revendications. La description doit présenter l'invention de manière suffisamment claire et précise pour qu'une personne du métier puisse comprendre l'invention revendiquée et les renseignements techniques qui y sont contenus afin de pouvoir la réaliser sans expérimentation inutile. À la fin de la demande, figurent une ou plusieurs revendications définissant précisément et distinctement l'invention. Les revendications définissent la portée ou les limites des droits exclusifs du titulaire du brevet.

Du point de vue des titulaires de brevets, les revendications constituent l'élément essentiel d'un brevet. Si la description indique la manière de réaliser et de mettre en pratique l'invention, les revendications définissent la portée de la protection juridique. Par exemple, les revendications fixent par écrit les limites de l'invention, tout comme une clôture détermine l'étendue d'un terrain faisant l'objet d'un titre de propriété. Une grande partie des éléments indiqués et décrits dans une demande ne peuvent pas être protégés par le brevet s'il ne porte que sur la technologie exposée dans les revendications. Si un déposant ou son agent n'a pas rédigé les revendications de façon concise, toutes les caractéristiques ou tous les éléments de l'invention, qui sont contenus dans la description détaillée figurant dans la demande mais ne sont pas couverts par les revendications, sont intégrés à l'état de la technique, mais uniquement au moment de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet. En conséquence, les tiers sont donc libres d'utiliser tous ces renseignements non protégés sans l'autorisation du titulaire du brevet, qui ne dispose d'aucun moyen pour les en empêcher.

C'est pourquoi, la plupart des agents de brevets souhaitent élargir au maximum la portée des revendications de manière à prendre en considération toutes les caractéristiques d'une invention telle qu'elle est décrite dans la description détaillée, mais aussi tous ses équivalents ou futures versions possibles. Toutefois, un examinateur de brevets compétent au sein d'un office de brevets ne peut pas accepter des revendications dont la portée dépasse largement celle de l'invention et aura généralement tendance à limiter les revendications à l'invention proprement dite, telle qu'elle est décrite dans la description détaillée.

La portée ou l'étendue des revendications peut être élargie ou restreinte. Normalement, les revendications de portée élargie comportent moins d'éléments ou de limitations que les revendications de portée restreinte, et peuvent se révéler précieuses parce qu'elles couvrent un large éventail de produits ou de situations potentiellement intéressants, même si elles peuvent être plus difficiles à obtenir et à faire respecter parce qu'elles risquent davantage d'être bloquées ou invalidées par des éléments compris dans l'état de la technique. En revanche, les revendications de portée restreinte se rapportent généralement à un élément ou un produit précis. En règle générale, elles contiennent plus de détails que les revendications de portée élargie.

Les brevets fondés sur de telles revendications sont plus faciles à obtenir et à faire respecter parce qu'ils courent moins le risque d'être bloqués ou invalidés par des éléments compris dans l'état de la technique. Si les revendications figurant dans un brevet définissent exactement les produits et activités d'une entreprise, le brevet présente moins d'intérêt comme instrument de stratégie commerciale car il peut permettre aux concurrents de se positionner facilement sur le marché de l'entreprise en offrant les mêmes produits et services à peine modifiés. Dans l'idéal, les brevets devraient contenir un assez grand nombre de revendications consistant en une combinaison de revendications de portée élargie et de portée restreinte.

3. Qu'entend-on par structure des revendications aux États-Unis d'Amérique?

Il est très difficile pour un profane ne disposant pas de la formation appropriée de lire et de comprendre les revendications figurant dans une demande de brevet, car elles sont rédigées dans un jargon technico-juridique particulier à cette branche du droit. Pourtant, il est fondamental pour l'administrateur d'une entreprise, souvent appelé à se pencher sur les travaux des conseils en brevets, de comprendre les principes essentiels de l'interprétation des revendications.

a. Structure des revendications

En vertu du droit des brevets, les droits exclusifs du titulaire d'un brevet reposent entièrement sur l'invention brevetée divulguée dans le brevet délivré. En cas de litige relatif à la détermination de la portée du droit exclusif, un tribunal est chargé de statuer sur toutes les questions d'interprétation des brevets. L'une de ces questions, qui porte sur la structure des revendications, concerne l'interprétation des termes utilisés dans les revendications formulées dans les brevets. La structure des revendications revêt une importance fondamentale dans les litiges en matière de brevets parce qu'elle permet de déterminer si un brevet a été invalidé parce qu'il ne remplit pas les conditions de brevetabilité ou si une atteinte a été portée au brevet.

Un tournant a été marqué dans ce domaine par le jugement rendu par la Cour d'appel pour le circuit fédéral des États-Unis d'Amérique dans l'affaire Markman c. Westview Instruments, Inc. dans lequel il est considéré que la structure des revendications est une question de droit qui doit être tranchée par les juges. Le procès Markman a établi deux catégories d'éléments de preuve dans la structure des revendications. La première, qu'il est convenu de dénommer “preuves intrinsèques”, concerne le mémoire descriptif, les revendications et l'historique de l'instruction. La deuxième catégorie, les “preuves extrinsèques”, concerne toutes les autres sources extérieures au brevet et à l'historique de l'instruction telles que les rapports d'expertise, les dictionnaires, les documents techniques, etc. En règle générale, les preuves intrinsèques sont suffisantes pour déterminer la signification des termes des revendications faisant l'objet du litige. Dans l'interprétation des revendications, les limites sont fixées par trois principes essentiels, à savoir la règle dite “all-limitations rule” (règle selon laquelle toutes les limitations d'une revendication de brevet doivent être présentées en cas de procédure pour atteinte), la doctrine des équivalents et l'irrecevabilité fondée sur des déclarations antérieures.

Afin de déterminer si une revendication de brevet est impliquée dans une atteinte présumée, les tribunaux américains suivent généralement une procédure en deux phases. La première consiste à définir sur le plan juridique les termes utilisés dans la revendication. La deuxième consiste à déterminer si la revendication est effectivement impliquée dans l'atteinte présumée. L'atteinte est avérée lorsque tous les éléments de la revendication de brevet se trouvent, concrètement ou par des équivalents, dans l'objet de contrefaçon présumé.

b. La doctrine des équivalents

Les droits exclusifs du titulaire du brevet sont fondés sur le texte des revendications. Dans la pratique, les tribunaux ont refusé de limiter l'examen de l'atteinte au choix précis des termes des revendications. Au contraire, selon la doctrine des équivalents, la portée de la protection peut être étendue au-delà de l'énoncé littéral des revendications. Ainsi, un objet de contrefaçon présumé présentant des différences mineures avec l'invention revendiquée peut être considéré comme un équivalent et donc comme portant effectivement atteinte aux droits du titulaire.

La doctrine des équivalents vise à empêcher des concurrents d'apporter des modifications mineures à l'invention revendiquée afin d'éviter de porter littéralement atteinte aux droits du titulaire. Ainsi, la doctrine des équivalents est potentiellement applicable dans toute affaire d'atteinte au brevet. Elle est applicable non pas à l'invention dans son ensemble, mais aux différents éléments exposés dans les revendications et permet de déterminer si des différences mineures existent entre l'invention revendiquée et la technique considérée comme portant atteinte au brevet.

Toutefois, le titulaire d'un brevet ne peut pas utiliser la doctrine des équivalents pour étendre la portée de ses revendications à des domaines qui n'auraient pas été légitimement acceptés par l'office des brevets. L'état de la technique aussi limite la portée des équivalents généralement admis pour une revendication.

Dans des affaires récentes, les tribunaux ont manifesté la volonté de poser des limites supplémentaires à la doctrine des équivalents en soulignant que si une atteinte présumée peut être prévue par le rédacteur d'une revendication, ce dernier a l'obligation de déposer une

demande de protection précise auprès de l'office de brevets. Tout objet non revendiqué divulgué dans un brevet est considéré comme ne faisant pas l'objet d'une demande de protection et étant de ce fait mis à la disposition du public.

c. La règle dite “all-limitations rule”

Dans l'affaire Warner-Jenkinson Co. c. Hilton Davis Chemical Co., la Cour suprême des États-Unis a confirmé, dans un jugement rendu en 1997, que “chaque élément contenu dans une revendication de brevet est considéré comme pertinent aux fins de la détermination de la portée de l'invention brevetée et, en conséquence, la doctrine des équivalents doit être appliquée à chaque élément de la revendication et non à l'invention dans son ensemble. Il est important de s'assurer que l'application de la doctrine, même lorsqu'elle porte sur un élément distinct, ne produit pas des effets tels qu'elle entraîne la suppression intégrale de cet élément”. L'application de ce principe, communément dénommé “all-limitations rule” nécessite l'examen distinct de chaque élément.

d. L'irrecevabilité fondée sur l'historique de l'instruction

On entend par “historique de l'instruction” ou “dossier de la demande” les documents publics qui témoignent des échanges entre l'inventeur et l'examinateur au cours de la procédure d'acquisition du brevet. Selon le principe de l'irrecevabilité fondée sur l'historique de l'instruction, si le tribunal estime qu'un déposant a renoncé à un objet de la protection compris dans l'état de la technique afin de faire accepter ses revendications, le titulaire du brevet ne peut pas invoquer la doctrine des équivalents en vue de récupérer l'objet auquel il avait renoncé. Les modifications visant à contourner l'état de la technique peuvent être considérées comme des renonciations au titre de protection et interprétées dans un sens défavorable à l'inventeur et avantageux pour le public.

Outre l'irrecevabilité fondée sur la modification des revendications, les tribunaux ont aussi invoqué parfois le principe d'irrecevabilité fondée sur des arguments. Si un déposant présente à l'examinateur des arguments afin de caractériser l'invention revendiquée ou la distinguer des éléments compris dans l'état de la technique, le principe d'irrecevabilité fondée sur l'historique de l'instruction reste applicable. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de modifier les revendications.

L'irrecevabilité fondée sur l'historique de l'instruction est un principe plus strict qui est invoqué lorsque le titulaire d'un brevet a recours à la doctrine des équivalents. Selon les tribunaux, lorsque la modification d'une revendication donne lieu à l'application du principe d'irrecevabilité fondée sur l'historique de l'instruction à l'égard d'un élément figurant dans une revendication, il n'existe pas d'équivalent possible à l'élément de la revendication modifié.

e. Exemples d'atteinte simple

En dehors du principe d'irrecevabilité fondée sur l'historique de l'instruction, supposons que l'invention brevetée soit représentée par la lettre “A” qui comprend les éléments “a”, “b”, “c” et “d”, et que le produit de contrefaçon présumé soit représenté par la lettre “B”.

a) Premier exemple

Si le brevet “A” contient une revendication composée des éléments a + b + c + d et que le produit “B” présente des caractéristiques symbolisées par des éléments identiques a + b + c, comme il ressort du schéma ci-après, le produit “B” peut ne pas porter directement atteinte au brevet “A”, parce que le produit “B” ne contient pas l'élément “d” contenu dans l'invention brevetée “A” (ce premier exemple ne concerne que les cas d'atteinte directe).

b) Deuxième exemple

Si le brevet “A” contient une revendication composée des éléments a + b + c + d et que le produit “B” présente des caractéristiques symbolisées par des éléments identiques a + b + c, plus e, comme il ressort du schéma ci-après, le produit “B” porte littéralement atteinte au brevet “A” parce que le produit “B” présente toutes les caractéristiques couvertes par le brevet “A”, même s'il comprend l'élément supplémentaire “e”.

En résumé, il y a atteinte lorsque chaque élément d'une revendication figure dans le produit de contrefaçon présumé, soit littéralement soit par des équivalents. Si toutes les limitations présentées dans une revendication figurent littéralement dans le produit de contrefaçon présumé, comme dans le deuxième exemple, il y a généralement atteinte. Si une ou plusieurs des limitations figurent dans le produit de contrefaçon présumé et que les autres y figurent littéralement, il y a généralement atteinte selon la doctrine des équivalents.

Même s'il s'agit là d'un exemple classique, l'application des règles susmentionnées s'est révélée nettement plus difficile dans le cadre d'une procédure judiciaire.

4. Conclusion

Un brevet sert généralement à protéger les produits et les services d'une entreprise et repose sur les revendications. Une invention décrite dans le mémoire descriptif d'un brevet ne peut pas être protégée si elle ne figure pas dans les revendications. Cette invention non revendiquée est considérée comme ayant été délibérément exclue du champ de la protection et donc mise à la disposition du public. C'est pourquoi, le déposant d'une demande de brevet doit préciser dans ses revendications toutes les inventions décrites dans le mémoire descriptif. Il est recommandé aux déposants d'élargir autant que possible la portée de leurs revendications de manière à prendre en considération toutes les caractéristiques pertinentes de leur invention, ainsi que toutes les variantes acceptables. Toutefois, les déposants doivent aussi prendre garde à ne pas aller au-delà de l'invention décrite dans le mémoire descriptif car, dans la plupart des procédures judiciaires pour atteinte au brevet, l'interprétation des revendications constitue la première étape afin de déterminer si un brevet a été invalidé ou s'il a été porté atteinte à ce brevet. La meilleure manière de rédiger une revendication est d'élargir sa portée en ce qui concerne chaque mode de réalisation pouvant être envisagé tout en veillant à la rendre le plus précise possible.

La portée de la protection conférée par un brevet peut être élargie au-delà du sens littéral des revendications en vertu de la doctrine des équivalents. Toutefois, aux États-Unis d'Amérique, les tribunaux sont moins enclins à laisser les titulaires de brevets élargir la portée de la protection au-delà de l'énoncé littéral des revendications.

Il est donc essentiel pour une entreprise souhaitant obtenir une protection par brevet de s'assurer que les brevets sont rédigés de manière à ne pas pouvoir être contestés devant un tribunal tout en servant parfaitement les intérêts commerciaux visés lors du dépôt de la demande. La stratégie commerciale doit donc toujours être prise en considération lors de la rédaction des revendications figurant dans les brevets.

Ouvrages de référence


1 Les opinions et avis exprimés dans le présent article sont uniquement ceux de l'auteur et ne doivent pas être attribués à l'OMPI. Les observations ou suggestions concernant le présent article peuvent être envoyées à l'adresse suivante : woo.hong@wipo.int.