Obtención de derechos de PI: Marcas

Por lo general, las marcas se obtienen presentando una solicitud ante la oficina nacional o regional de propiedad intelectual (PI). En algunos países también es posible obtener derechos de marca mediante el uso.

(Imagen: Getty Images/300_librarians)

Carácter distintivo

El Derecho de marcas ofrece protección jurídica a las marcas que tienen carácter distintivo, es decir, aquellas que los clientes pueden relacionar con los productos a los que esté asociada.

Las marcas pueden clasificarse en cinco categorías, que van de las menos distintivas (sólidas) a las más distintivas (débiles). Cuanto más distintiva sea la marca, más sólida será y más posibilidades tendrá de obtener protección.

Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes están compuestas por palabras o signos inventados que carecen de un significado real (como Google). Desde el punto de vista jurídico, son las más sólidas, pues cuentan con una mayor probabilidad de que se acepte su registro.

Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen un significado que no guarda relación lógica alguna con el producto (por ejemplo, la palabra “Soleado” o la imagen de un sol para la comercialización de teléfonos móviles). Generalmente, se suele conceder su registro.

Las marcas sugestivas remiten a la naturaleza, la calidad o los atributos del producto, pero sin describir esas características (por ejemplo, la marca “Soleado” para vender lámparas indicará que el producto sirve para iluminar los hogares). En algunos países, una marca sugestiva puede ser considerada demasiado descriptiva y, por lo tanto, podría ser denegada.

Las marcas descriptivas describen alguna característica del producto de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, forma, etcétera (por ejemplo, la marca “Dulce” para la comercialización de bombones sería probablemente denegada, pues sería injusto otorgar a un único fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar bombones. Poseen escaso carácter distintivo y, por lo tanto, serán únicamente susceptibles de protección en caso de que se pueda demostrar que se ha establecido su carácter distintivo por medio de una utilización generalizada en el mercado.

Los signos genéricos son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se aplican. (por ejemplo, “Silla” para la comercialización de sillas). Carecen de carácter distintivo y no pueden ser protegidos como marcas.

Costos de protección de una marca

Los costos derivados de la protección de una marca varían considerablemente de un país a otro y pueden abarcar:

  • Tasa de presentación o de registro (que se abonan a la oficina de PI): Las tasas varían en función de los países en los que se desee proteger la marca y del número de clases de productos y servicios que abarque el registro.
  • Costos relativos a los servicios de un agente de marcas: Contratar a un agente de marcas profesional aumenta los costos, pero puede ahorrarle mucho tiempo y energía.
  • Pago de la tasa de renovación: Para mantener los derechos exclusivos sobre una marca. Se paga habitualmente cada cinco años.
  • Costos asociados a la traducción de la documentación pertinente: Si se pretende proteger la marca en el extranjero.

La oficina de PI nacional o regional pertinente le facilitará más detalles sobre la estructura de tasas. Consulte nuestra lista de oficinas nacionales y regionales de PI.

 Consejo de experto: Las marcas con carácter distintivo pueden perder dicho carácter y pasar a ser genéricas a causa de su uso indebido. Deberá tomar medidas prácticas para evitar que su marca pase a ser genérica.

  • Utilice un tipo de letra especial en lugar de letras convencionales.
  • Elija y utilice colores específicos.
  • Añada a las letras un logotipo o elementos gráficos.
  • Envíe mensajes de correo electrónico o notas, y guarde copia de ellos, a quienes utilicen su marca erróneamente.
  • Utilice el símbolo ® para indicar que se trata de una marca registrada.
  • Diferencie la marca del texto que la acompaña por medio de letras mayúsculas, en negrita o en cursiva, o enmarcándolas entre comillas.
  • Use la marca siempre de la misma forma. Si su marca está registrada con una ortografía, un diseño, un color o una tipografía determinados, asegúrese de que se utiliza del mismo modo que se registró. No altere la marca mediante guiones, combinándola o abreviándola (por ejemplo, “plumas Montblanc®” no debería aparecer como “Mont Blanc”).
  • La marca no debe utilizarse como sustantivo. La marca se usará exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, debe decirse “bloques de construcción LEGO®”, no “los Lego”).
  • La marca no debe utilizarse como verbo (por ejemplo, debe decirse “retocado con el programa informático Adobe® Photoshop®” y no “photoshopeado”).
  • La marca no debe utilizarse en plural (por ejemplo, debe decirse “caramelos Tic Tac®” y no “tic tacs”).
  • Establezca directrices y prácticas óptimas claras y convincentes respecto de la marca. Enseñe la manera correcta de utilizar su marca al personal, los proveedores, los distribuidores y los consumidores y vele por que las políticas y directrices se cumplan en todo momento.

¿Qué es el "derecho de prioridad"?

Una vez que se presenta una solicitud de registro de marca en un país o una región, se dispone de seis meses para presentar una solicitud respecto de la misma marca en otros países a fin de beneficiarse de la fecha de presentación de la primera solicitud. Dicho de otro modo, su solicitud posterior tendrá prioridad respecto de las solicitudes presentadas después de su primera solicitud.

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property provides for the right of priority. This right means that, on the basis of a regular first trademark application filed in one of the Contracting States to the Convention, an applicant may, within six months apply for protection in any of the other Contracting States. These subsequent applications will be regarded as if they had been filed on the same day as the first application. In other words, they will have priority (hence the expression "right of priority") over applications filed by others during the six months for the same trademark. Moreover, these subsequent applications, being based on the first application, will not be affected by any event that takes place in the interval.

 

El proceso de registro de una marca

La solicitud de registro de marca debe ser presentada (y abonada) en una oficina de marcas nacional o regional. Una vez presentada, la oficina examinará la solicitud.

El procedimiento de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro, pero, en términos generales, sigue un modelo similar.

 Consejo de experto: Antes de solicitar el registro de una marca, compruebe que nadie haya registrado la misma marca —o una tan similar que pueda crear confusión— para el mismo producto o un producto similar. Comience realizando una simple búsqueda en Internet, seguida de una búsqueda exhaustiva por parte de una empresa profesional o un agente de marcas. Busque en su país de origen y en todos los mercados de exportación pertinentes.

1. Solicitud

2. Examen de forma

3. Examen de fondo

4. Publicación

5. Registro

6. Oposición

7. Renovación

 
 

Denegación de una solicitud de registro de marca

Existen dos motivos principales por los que una solicitud de registro de marca puede ser denegada:

Motivos absolutos

El registro de una marca podrá ser denegado por razones intrínsecas, por ejemplo, cuando una marca:

  • Es genérica: Por ejemplo, la palabra “teléfono” como marca de teléfonos móviles.
  • Carece de carácter distintivo: En el sentido de que el signo no permita distinguir los productos de una empresa de los de las otras. Las palabras o los signos descriptivos y los lemas publicitarios suelen carecer de carácter descriptivo.
  • Es engañosa: Signos que probablemente inducirán al consumidor a engaño o confusión acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto.
  • Es una característica funcional de la forma o el embalaje de un producto (a diferencia de elementos puramente ornamentales): Cuando la forma de un producto tiene unas características funcionales importantes no puede registrarse como marca.
  • Se considera contraria al orden público o a la moral: Generalmente, no se permite el registro como marca de las palabras e imágenes que se considera que violan las normas comúnmente aceptadas de la moral y la religión.
  • Se encuentra en una lista de nombres y símbolos prohibidos. Algunos países cuentan con una lista de signos específicos que no pueden ser registrados, en la que figuran: los nombres comerciales, los nombres de personas célebres, las marcas notoriamente conocidas, las indicaciones geográficas protegidas, los signos de pueblos indígenas y las palabras o expresiones extranjeras.

Motivos relativos:

El registro de una marca podrá ser denegado debido a la existencia de derechos preexistentes, por ejemplo, si la marca:

  • Entra en conflicto con derechos de marcas preexistentes: La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto podría confundir a los consumidores. En algunas oficinas de marcas es habitual que, al tramitar el registro, se investigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, comprendidas las marcas no registradas y las marcas notoriamente conocidas, mientras que otras oficinas solo efectúan esa comprobación si la marca es impugnada por otra empresa tras su publicación. En ambos casos, si la oficina de registro considera que la marca es idéntica a una existente o tan similar que podría llevar a confusión con productos idénticos o similares, se denegará su registro o se invalidará, según corresponda.
  • Entra en conflicto con otros derechos preexistentes: Por ejemplo, los diseños industriales, el derecho de autor, los nombres de persona, de empresa o comerciales, las designaciones comerciales, las indicaciones geográficas o los signos de pueblos indígenas.

Obtener protección en el extranjero

Las marcas son derechos territoriales, es decir, su protección se limita a los países o las regiones en los que están registradas. Si una marca no ha sido registrada en un país determinado, no estará protegida en ese país, por lo que cualquiera puede fabricar, utilizar, importar o vender productos con su marca en ese país.

Por lo general, se dispone de seis meses a contar desde la fecha en que se solicita la protección en el primer país, para reivindicar el derecho de prioridad para la protección en otros países.

  • Si obtiene el registro en el extranjero dentro del plazo de seis meses, se considerará que su registro empezó a surtir efecto desde la fecha en que presentó la solicitud de protección en el primer país. (Se recomienda que haga esto para evitar que un competidor le "robe" su marca en otros países.)
  • Si el plazo de seis meses ya se ha vencido, el registro solicitado en otro país solo comenzará a surtir efecto a partir de su propia fecha de presentación y no a partir de la fecha de presentación de la solicitud original.
(Image: Getty Images/sumkinn)

 Consejo de experto: Si tiene previsto vender en el extranjero sus productos o servicios protegidos por una marca, asegúrese de solicitar lo antes posible la protección en todos los mercados que le interesen, y tenga presente que la mayoría de los países exigen que la marca sea utilizada tras su registro.

Tres vías para registrar su marca en el extranjero

Vía nacional

Solicite el registro en la oficina de marcas de cada país donde desee obtener protección por medio de la presentación de la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y del pago de las tasas correspondientes.

  • El país puede exigir que utilice los servicios de un agente de marcas domiciliado en el país en cuestión.
  • Algunos países no cuentan con un sistema nacional y, en su lugar, se sirven de un sistema regional.

Vía regional

Si desea protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, podrá solicitar un registro que surta efecto en el territorio de todos los Estados miembros mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional competente.

Vía internacional

El Sistema de Madrid de la OMPI simplifica considerablemente el proceso de solicitud de protección de una marca en más de 115 países simultáneamente.

En lugar de presentar solicitudes nacionales en muchos idiomas, el Sistema de Madrid permite presentar una única solicitud, en un solo idioma, y pagar una única tasa de presentación.

 Consejo de experto: Elija la marca adecuada para un mercado extranjero.

  • Elija una marca en un idioma del país y registre todas sus variantes.
  • Consulte a un especialista en idiomas y asegúrese de escoger una marca sólida que suene bien a los oídos de los consumidores del país.
  • Compruebe cuidadosamente que no se infrinjan los derechos de marca de terceros: Con esa finalidad se hará una búsqueda de marcas extranjeras que por su apariencia y pronunciación se asemejen a su propia marca, o que posean el mismo sentido. También habrá que buscar si existen nombres de dominio que se hayan registrado con anterioridad.
  • Presente una solicitud amplia: Presente una solicitud para todas las clases adecuadas y pertinentes y no solo para las de los productos que utiliza, sino también de productos que podría utilizar en un futuro próximo. En algunos países no se aplica el sistema de la Clasificación de Niza o cuentan con un sistema de subclases propio. Un asesor de marcas del país podrá ayudarle a asegurarse de que el registro sea correcto y completo.
  • Familiarícese con el sistema de marcas del país. No dé por supuesto que las legislaciones extranjeras son iguales a las de su país. Conozca bien los escollos de la legislación extranjera y contrate a abogados de confianza.
  • ¡Pregunte!
    • ¿En el país en cuestión se aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca o el sistema del primer usuario de la marca?
    • ¿Efectúa la oficina de marcas un examen parcial?
    • ¿Cómo es el sistema de oposición?
    • ¿Cuánto tiempo se requiere para efectuar el registro de una marca?
    • ¿Es necesario contar con una autorización para ceder la marca o conceder una licencia de uso de marca?

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