La problemática de la “subcontratación en el extranjero” desde la perspectiva de la propiedad intelectual

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Por Donna Ghelfi, Administradora de Programas, División de la OMPI de Pymes1.

“La gente se está dando cuenta de que la subcontratación constituye una verdadera innovación empresarial. Se trata de una manera más inteligente de producir valor añadido aprovechando la mano de obra disponible en todo el mundo. Aunque esta cuestión atañe actualmente sobre todo a la India, podría tener lugar en cualquier parte del mundo”2

Introducción

La subcontratación en otro país, que se ha convertido en una estrategia empresarial corriente, es utilizada en gran medida por las empresas de países desarrollados para aumentar la rentabilidad invirtiendo en países en desarrollo en los que los salarios son relativamente bajos, como la India, China y el Brasil, por nombrar algunos. Los partidarios3 del establecimiento de alianzas de subcontratación en otros países destacan que la razón principal son las economías que pueden hacerse, puesto que el mismo nivel de calidad se obtiene por un costo menor4. Ello se debe a una combinación de elementos, como el alto nivel de formación y especialización técnica que poseen los que realizan las tareas que se delegan en la subcontratación. En un estudio realizado recientemente por Ventoro5 (octubre de 2004) se concluye que el “45% de los encuestados (5.231 ejecutivos de América del Norte y de Europa) considera que su estrategia de subcontratación en el extranjero ha tenido “éxito” y únicamente el 36% afirma que ha fracasado”6. Los detractores7 de esta práctica recalcan la pérdida de puestos de trabajo y de oportunidades para los trabajadores que se ven enfrentados a una situación de desempleo debido a la subcontratación. En los artículos de diarios y revistas se destaca cada vez con mayor frecuencia el sentimiento de aprensión e inseguridad de los trabajadores de muchos sectores ante este tipo de práctica. Al mismo tiempo, muchos gobiernos y universidades realizan investigaciones sobre sus consecuencias8. En un artículo del New York Times, Steve Lohr cita a Paul A. Samuelson, ganador del Premio Nobel de Economía y profesor emérito del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y escribe lo siguiente: “Según el Sr. Samuelson, un país de salarios bajos que avanza rápidamente en el ámbito de la tecnología, como la India o China, cuenta con el potencial necesario para modificar la relación de intercambio con los Estados Unidos en ámbitos como los servicios de centro de llamadas o la programación informática de tal manera que disminuyen los ingresos por habitante de este último país. Según afirma el Sr. Samuelson, “debido a esta versión del libre comercio, equitativo y dinámico, se han reducido los salarios reales como consecuencia del nuevo equilibrio del mercado de trabajo”9. (El Sr. Lohr hace referencia al artículo del Sr. Samuelson “Why Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization”, publicado en el Journal of Economic Perspective (verano de 2004)).

El debate sobre esa cuestión prosigue, y los problemas planteados son legítimos. Sin embargo, la subcontratación en el extranjero sigue siendo una estrategia comercial válida en este momento en que las tecnologías de la información y el fenómeno de la mundialización producen una rápida integración de las economías y una recuperación del comercio mundial10. A este respecto, la cuestión fundamental consiste en determinar si puede recurrirse a las prácticas de subcontratación en el extranjero para fomentar el desarrollo igualmente en los denominados países de “salarios bajos”11.

Tendencias de la subcontratación

Por lo general, la subcontratación se define como un medio de “… unir la eficiencia a la innovación, y exige que los directores de empresas tengan en cuenta: la duración total del ciclo y la reducción de los costos, la explotación de las economías de escala y de diversificación, la reducción de los recursos, la utilización de los socios como modelo para el cambio, y la reducción del riesgo”12. Se entiende por subcontratación la alianza que una empresa realiza con una o más entidades o empresas al sólo efecto de delegar determinadas actividades y procesos comerciales corrientes que anteriormente se realizaban dentro de la empresa.

El término “subcontratación en otro país o en el extranjero” (offshoring) se utiliza para describir las actividades que tienen lugar cuando, por ejemplo, la empresa A cede, total o parcialmente, la responsabilidad de realizar una función que hasta entonces asumía a la empresa B, que está situada fuera de su país, por lo que se trata de un acuerdo más complejo que el que se concertaría si las dos empresas se hallaran en el mismo país. Cabe considerar esta práctica como una forma de inversión extranjera directa (IED), lo cual resulta positivo, pero no lo es tanto cuando la empresa cierra una fábrica o reduce sus actividades en su propio país, recurriendo a una empresa de otro país para subcontratar la ejecución de una función, y que después reimporta el producto para que sea vendido en el mercado nacional. En el Informe sobre las Inversiones en el Mundo (2004) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), al estudiar los factores subyacentes a la tendencia mundial a la subcontratación en el extranjero, se indica que “la IED desempeña un papel importante en la subcontratación en otros países, aunque es difícil de cuantificar dada la escasez de datos fiables. En principio, la IED influye de dos maneras en ese tipo de subcontratación: por medio de la subcontratación cautiva y el establecimiento de filiales extranjeras por proveedores de servicios especializados para atender a los clientes de otros países. Aunque ese tipo de inversión puede crear numerosos empleos, no suele generar grandes flujos de capital. En consecuencia, no representan una parte importante en las estadísticas de la IED”13.

Desde hace un tiempo existen acuerdos de subcontratación en el sector industrial - por ejemplo, en las industrias del vestido, textil, automotriz y del acero. Esa práctica, denominada fabricación por contrata14 o subcontrata, se utilizaba y se sigue utilizando para reducir los costos generales. Como señala Henry Wan Jr., la subcontratación tradicional de las actividades de fabricación (“el suministro de mercancías voluminosas cuyas especificaciones están normalizadas, en una transacción efectuada con arreglo a las condiciones del mercado”) ha evolucionado y deja su lugar a la subcontratación de la prestación de servicios15. “Actualmente, productos tales como ropa, automóviles y productos electrónicos se caracterizan no sólo por su compleja composición sino por los frecuentes cambios de estilo. La gestión del gran número de piezas y de componentes de diversos orígenes ha llegado a ser una actividad independiente: esos elementos deben ser conformes con determinadas especificaciones, estar disponibles a tiempo, en grandes cantidades y a precios competitivos. Esa tarea de gestión constituye la base de una industria independiente: la prestación de servicios por subcontratación”16.

Así pues, ¿a qué se debe ese cambio del entorno comercial? Durante el último decenio, gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones17 ha mejorado considerablemente la capacidad de controlar las actividades o los procesos que se delegan por subcontratación, a escala nacional o internacional, en uno o más lugares alejados, facilitando esa práctica en muchos sectores que la ven como una opción interesante. Las tecnologías de la información y las comunicaciones también han mejorado la logística en general, permitiendo el transporte fiable hacia los destinos de que se trate -la entrega puntual18- y reduciendo de esa manera los costos de almacenamiento de las empresas. Como muchas empresas han logrado mejorar su competitividad general mediante esta práctica, han comenzado también a delegar por subcontratación algunas funciones relacionadas con los servicios. La subcontratación de servicios comenzó con tareas relativas a las tecnologías de la información y ha ido evolucionando hasta llegar a lo que se denomina “subcontratación de procesos empresariales”.

Así pues, los dos tipos principales de subcontratación en el extranjero más utilizados en la actualidad son los siguientes:

  • a subcontratación de servicios tecnológicos, entre los que figuran las tecnologías de la información (alojamiento de aplicaciones, telecomunicaciones (voz y datos), logística, etc.), la electrónica (circuitos integrados; microprocesadores de alto valor), el comercio electrónico, etc., y
  • la subcontratación de procesos empresariales relativas a distintas actividades, como finanzas y contabilidad, compras y suministros, contacto con los clientes (gestión de las relaciones con los clientes), recursos humanos, seguridad, etcétera.

Muchas otras funciones19, como la fabricación de medicamentos y productos para la industria farmacéutica y biotecnológica20, especialmente ensayos clínicos y servicios jurídicos, son también objeto de subcontratación en el extranjero. Otro ejemplo lo constituyen muchos estudios de abogados de los Estados Unidos de América, que confían por subcontratación en otro país la redacción y la tramitación de las solicitudes de patentes21.

La cadena de valor y los niveles de subcontratación

La cadena mundial de mercancías22 comprende tanto una cadena de suministro como una cadena de valor. A los fines de la subcontratación externa, es importante comprender las diferencias entre estas dos cadenas. La cadena de suministro se ocupa fundamentalmente del suministro de materias primas, su transformación en productos acabados mediante un proceso de fabricación, y su distribución por medio de una red de distribuidores, almacenes y vendedores. Por otra parte, el concepto de cadena de valor se aplica a toda la cadena de suministro y a sus redes de distribución. Para suministrar productos y servicios, se movilizan distintos agentes económicos, cada uno de los cuales administrará su propia cadena de valor23. Esta independencia en la explotación de la información en las distintas fases del proceso productivo es una de las razones principales por las que la subcontratación ha tenido tanto éxito entre las empresas. Sin embargo, una desintegración del sistema vertical (cadena de suministro) de producción integrada, podría ocasionar la fragmentación de los derechos de propiedad, con lo que las empresas se verían obligadas a reconocer las virtudes y deficiencias de cada una de las actividades de la cadena de valor. Teniendo en cuenta esta circunstancia, las empresas deberían ser capaces de crear valor añadido tanto para ellas como para sus clientes recurriendo a la subcontratación en una o más ocasiones. Dicho de otro modo, las empresas deberían realizar ellas mismas las actividades que son capaces de realizar de manera más rápida, económica y eficaz que ninguna otra empresa; en cambio, las demás actividades podrían subcontratarse en el exterior a empresas que sean capaces de realizarlas de manera más rápida, económica y eficaz.

Por lo tanto, puede recurrirse a la subcontratación en otros países en cualquier nivel de la cadena de valor. En el nivel inferior de la cadena, se subcontratan las tareas no especializadas que requieren un uso intensivo de mano de obra. En el siguiente nivel se subcontrata la producción de un elemento o la totalidad del producto o servicio. En un nivel más elevado, se subcontrata el desarrollo de la tecnología, incluidas algunas o todas las actividades de investigación y desarrollo (I+D).

Algunos opinan que la subcontratación de las actividades de comercialización constituye el nivel más elevado de subcontratación. Este tipo de subcontratación puede ser parcial (por ejemplo, subcontratando los estudios de mercado) o casi completa (por ejemplo, la distribución y las ventas). En la práctica, es posible que las categorías mencionadas anteriormente se combinen de distintas maneras.

Nivel básico de subcontratación

Capital humano con salarios bajos: se trata de tareas que requieren un uso intensivo de mano de obra no especializada que recibe salarios bajos, así como tareas que exigen una mano de obra formada y especializada con salarios bajos.

Segundo nivel de subcontratación

Fabricación de productos básicos: se trata de sistemas de producción normalizados (que exigen a menudo un uso intensivo de mano de obra) destinados a productos estandarizados o totalmente desarrollados (poco valor añadido) que con frecuencia permiten economías de escala.

Tercer nivel de subcontratación

Subcontratación del desarrollo de tecnologías: se trata de personal científico, técnico y de ingeniería altamente cualificado empleado por centros de I+D equipados con los últimos adelantos en países de salarios bajos.

 

La protección de los activos de propiedad intelectual y los conocimientos especializados

La subcontratación entraña inevitablemente la necesidad de compartir una amplia gama de conocimientos de dominio privado. La propiedad intelectual tiene un carácter y una importancia distintos en cada uno de los sectores industriales y empresariales con los que guarda relación. No obstante, cada tipo de activo de P.I. – secretos comerciales, marcas, diseños industriales, patentes, derecho de autor y derechos conexos, etcétera – pueden formar parte de los distintos niveles de subcontratación. En cualquier caso, como generalmente cada tipo de activo de P.I. está sujeto a la respectiva ley nacional, que varía de un país a otro, la gestión de dichos activos se complica aún más cuando se trata de la subcontratación internacional, especialmente si esta tiene lugar entre numerosos socios en distintos países. A medida que sigue cobrando auge esa práctica, estas cuestiones tendrán una importancia cada vez mayor para las empresas.

A fin de gestionar eficazmente este intercambio de conocimientos, es necesario que las dos partes administren adecuadamente sus activos de P.I. sin perder de vista los objetivos empresariales globales. Los beneficios24 que trae consigo esta estrategia deben compensar ampliamente los numerosos riesgos que conlleva, como los riesgos derivados de los activos compartidos. Entre esos riesgos cabe mencionar la dificultad de controlar de forma eficaz los diferentes tipos de violación de las cláusulas contractuales, el robo o la apropiación indebida de secretos comerciales, la utilización indebida o la pérdida de otros tipos de derechos de P.I. (que den lugar a la pérdida parcial del control de la empresa), la calidad inadecuada o irregular de los productos y los servicios (que puede afectar a la reputación o a la imagen de la marca), la observancia de los derechos de P.I., las importaciones paralelas y los problemas derivados del mercado gris. Por lo tanto, a fin de salvaguardar los activos de P.I. de la empresa, deberá llevarse a cabo un estudio sobre la diligencia debida en relación con los activos de propiedad intelectual25 antes de concluir el plan de subcontratación, y tendrá que determinarse qué funciones deben realizarse dentro de la empresa y cuáles pueden realizarse por medio de subcontrataciones en el exterior. En ese estudio se analizarán varias cuestiones fundamentales, que figuran en el Cuadro 1.

Estudio sobre la diligencia debida en relación con los activos Cuadro 1 de P.I. de la empresa (Lista no exhaustiva)

Catalogar los activos de P.I.: secretos comerciales, marcas, patentes, diseños industriales, derechos de autor y derechos conexos.

Identificar al inventor, creador o autor de los activos de P.I.

Determinar los derechos de propiedad sobre los activos de P.I. de la empresa, y si existen activos de titularidad conjunta.

Determinar si se han firmado contratos u otros acuerdos relacionados con los activos de P.I., por ejemplo, acuerdos de licencia o de transferencia de tecnología, acuerdos de confidencialidad y acuerdos de no competencia.

Determinar si existen activos de P.I. cedidos u objeto de licencia que sean utilizados por las empresas interesadas: activos de un tercero o de empleados. Determinar los derechos otorgados a cada parte y tomar nota de todo problema que afecte a la subcontratación tanto en el presente como en el futuro.

Observar si existen casos o supuestos casos de incumplimiento de contrato, de infracciones, y de divulgación de información confidencial y secretos comerciales.

Determinar la jurisdicción y los mecanismos de observancia: el Derecho aplicable; la fuerza ejecutiva: los mecanismos de solución de controversias (mediación, arbitraje, elección del fuero, jurisdicción aplicable).

El cese, expiración o cláusula de cancelación del acuerdo: ¿está prevista una indemnización en caso de infracción?

Determinar otras responsabilidades en materia de P.I.: mantenimiento y fomento de los activos de P.I.; pago de tasas de cesión; seguro de responsabilidad civil por productos defectuosos, seguros de P.I., etcétera.

Una vez que la empresa haya determinado cuáles son las esferas más importantes de sus actividades, podrá iniciar el proceso de búsqueda y selección de uno o más socios. En primer lugar, es fundamental evaluar la coyuntura económica y política del lugar donde están establecidos los posibles socios (los países en que se encuentran), así como estudiar y comprender las instituciones y el marco jurídico del respectivo país. Sin embargo, hay que tener presente que la protección de los activos de P.I. no está exenta de riesgos.

La titularidad de los derechos de P.I.

“La titularidad de los derechos de propiedad intelectual también puede ser un obstáculo. “Mi antecesor firmó un acuerdo en virtud del cual el código fuente de Internet era propiedad de un tercero”, declara James Burnett, administrador de las tecnologías de información de Fidelity Life Assurance Co. de Newmarket (Nueva Zelandia). “Recuperé los derechos sobre el código a fin de poder mejorar las aplicaciones en el futuro, y gracias a ello estoy en condiciones de hacerlo.”26

La titularidad de los derechos de P.I. es probablemente la primera de las dos cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta en las actividades de subcontratación. Tanto si está previsto que la tarea subcontratada se realice en el propio país de la empresa como fuera de sus fronteras, es esencial tener en cuenta los problemas que plantea la titularidad de los activos de P.I. que se mejoren o creen durante la relación de subcontratación, y tratar de resolverlos. La mayoría de las veces, muchas empresas descuidan este aspecto tan importante o no le prestan la debida atención.

Existen varias maneras de compartir la titularidad de los derechos de P.I. sobre los activos mejorados o creados durante el período de subcontratación. Uno de los métodos consiste en que el cliente sea el titular de todos los activos de P.I. mejorados o creados durante ese período, y que el proveedor de servicios tenga la posibilidad de utilizarlos mediante un acuerdo de licencia negociado. Otro método consiste en que el proveedor de servicios (creador) posea todos los activos de P.I., y que el cliente (la parte que haya encargado la tarea) adquiera una licencia negociada. Un tercer método consiste en que el cliente y el proveedor de servicios posean la titularidad conjunta de los activos creados, y un cuarto método se basa en distribuir la titularidad de los distintos activos de P.I., tanto los creados como los mejorados, entre todas las partes en cuestión, es decir, el proveedor de servicios, el cliente y un tercero; esto se lleva a cabo mediante un acuerdo oficial negociado entre las partes con arreglo a las necesidades empresariales de cada una de ellas, tanto las presentes como las futuras. Todos los métodos son complejos y, por lo tanto, deben evaluarse detenidamente antes de suscribir un acuerdo negociado y detallado, en el que, entre otros aspectos, deberá tenerse en cuenta la titularidad y el uso de los activos de propiedad intelectual tanto durante el período de subcontratación como después de su finalización.

Se plantearán muchas otras cuestiones relativas a la propiedad intelectual, cuestiones que no son muy distintas de las que se plantean en los acuerdos contractuales y de colaboración. Por ejemplo, ¿quién será el titular de los activos de P.I. creados por los empleados de una empresa o por contratistas independientes? Si esos activos han de pertenecer a la empresa, ¿le han sido debidamente cedidos o transferidos? ¿Quién será el propietario de los elementos concebidos específicamente, las mejoras, la nueva tecnología y los nuevos productos concebidos en el marco de las actividades subcontratadas? Por ejemplo, en relación con las obras protegidas por derecho de autor, como los programas informáticos, ¿podrá hablarse de autoría conjunta y de la correspondiente titularidad conjunta después de una modificación o mejora o se la considerará como una adaptación (conocida igualmente como obra “derivada”) cuya titularidad corresponderá a la parte que la haya realizado? ¿Cómo se determina si la titularidad corresponde de forma exclusiva a una parte o a la otra o si corresponde a ambas? ¿Qué derecho tendrá cada parte a explotar los activos de P.I. creados conjuntamente? ¿Qué sucederá con los activos de P.I. del cliente cuando desee cambiar de proveedor (es decir, ceder los derechos a un tercero) o denunciar el contrato? Los complejos aspectos que plantean estas cuestiones variarán en función del tipo de activos de P.I. que estén en juego; por ejemplo, serán distintos los derechos otorgados con arreglo a las patentes y al derecho de autor (es decir, los derechos morales). En la mayoría de los países, salvo que esté previsto específicamente en la correspondiente legislación de P.I., la mayoría de las cuestiones se resolverán mediante negociaciones entre las partes, teniendo en cuenta los respectivos objetivos empresariales. Por regla general, durante las negociaciones deberá evitarse optar por una titularidad conjunta de los activos de P.I. En caso de que esto no sea posible, tendrán que especificarse detalladamente todas las cuestiones relativas a su gestión en el acuerdo suscrito por las partes en cuestión.

Información confidencial y secretos comerciales

“¿Cómo resuelven las empresas los problemas que plantean la propiedad intelectual, los procedimientos patentados y las ventajas competitivas para ampliar al máximo la cadena de suministro y desarrollar los productos? ¿Cómo podemos proteger las ventajas competitivas de nuestra empresa y estudiar qué posibilidades nos ofrecen los proveedores de servicios y el mercado?” El Sr. Lee respondió lo siguiente: “Se debe respetar siempre la confidencialidad, y es necesario proteger efectivamente algunos procedimientos patentados. Por otra parte, intercambiar este tipo de procedimientos a veces puede traer consigo ventajas competitivas”27.

La segunda cuestión fundamental que se plantea ante la subcontratación en otros países es la divulgación accidental o voluntaria de información confidencial y secretos comerciales. En muchos países, los secretos comerciales están protegidos por un contrato expreso o implícito; es decir, no están protegidos en absoluto, o lo están de manera inadecuada, por una legislación nacional específica destinada a protegerlos o a impedir el espionaje. Por lo tanto, una cuestión fundamental al proceder a una subcontratación es asegurarse de que el futuro socio esté capacitado para proteger toda información que tenga valor comercial contra cualquier apropiación y uso indebidos, piratería, pérdida o robo, ya sean accidentales o intencionados. Si la empresa no tiene plena confianza en el socio por lo que respecta a la protección de los secretos comerciales, es posible que los riesgos de la subcontratación sean mayores que sus beneficios. Por lo tanto, es fundamental examinar el plan integrado de seguridad y de protección de la P.I. del futuro socio de la subcontrata.

Conviene recordar que el valor de los secretos comerciales reside en la capacidad que tiene la empresa de mantener en secreto las informaciones de tipo confidencial. Una vez que se da a conocer un secreto comercial, entra a formar parte del dominio público. Inevitablemente, se perderá el secreto de manera permanente y, en la mayoría de los casos, lo mismo sucederá con las ventajas competitivas que conlleva. Para abordar este problema tan importante, se recomienda adoptar varias medidas prácticas, como las indicadas en los artículos publicados en el sitio Web de la División de la OMPI de Pymes28. Entre esas medidas, cabe mencionar el uso de acuerdos de no divulgación (conocidos igualmente como acuerdos de confidencialidad) que obligan a mantener en secreto la información que sea esencial para la empresa. Aunque esos acuerdos proporcionan una amplia protección y constituyen una medida relativamente económica de proteger los secretos comerciales, es posible que su valor sea limitado en caso de litigio29.

Para ayudar a las empresas a eliminar o a reducir los riesgos de pérdida o de utilización indebida de secretos comerciales, sea de manera accidental sea de manera voluntaria, será necesario establecer controles de tipo logístico. Por lo tanto, en los acuerdos de subcontratación internacional es obligatorio ocuparse de la seguridad30, especialmente en el entorno electrónico. Las medidas destinadas a evitar que se produzcan infracciones que afecten a la seguridad de la empresa, que puedan crear trastornos en las cadenas de suministro, van unidas asimismo a las medidas de protección de los secretos comerciales. Además, también pueden estar vinculadas a la protección de la privacidad de las personas en el contexto de la protección de las bases de datos, especialmente en los sectores financiero y sanitario.

Cabe destacar que en el Estudio sobre Seguridad y Delitos Informáticos del CSI–FBI de 200431 se da cuenta de que, en comparación con estudios anteriores, “se ha producido una disminución espectacular de casos de intrusión en los sistemas, abuso de confianza y sustracción de información protegida por derechos de propiedad”. Esta disminución queda reflejada en las cifras de pérdidas, a saber, 11.460.000 dólares de los Estados Unidos, en comparación con las cifras correspondientes a 2003, a saber, 70.195.900 dólares de los Estados Unidos (“por quinto año consecutivo, la sustracción es la categoría en la que se producen las pérdidas más onerosas”). En el informe se confirma que la sustracción de secretos comerciales constituye la amenaza más importante para la mayoría de las empresas. Se observa una gran sensibilidad en las empresas acerca de la seguridad y la privacidad, ya que “se están instalando en las empresas mecanismos de rastreo destinados a controlar por medios electrónicos o rastrear los elementos protegidos por derechos de P.I. a fin de impedir que sean sustraídos. Se trata de una cuestión que afecta a las grandes y las pequeñas empresas, ya que a menudo estas últimas no tienen mucho más que proteger que sus activos de P.I.”32. A título de ejemplo, entre las medidas de seguridad figuran las filigranas y las etiquetas digitales con indicación de fecha y hora.

Aspectos de la P.I. que hay que tener en cuenta al negociar acuerdos de subcontratación a escala internacional

Los directivos de empresas son hoy unánimes en que es necesario estar muy atento a la hora de decidir qué funciones se pueden subcontratar”, afirma Rick White, Director del Grupo Industrial Estadounidense Tech Net. y añadió: “Por motivos obvios, se suele subcontratar a empresas de otros países las tareas que no ponen en peligro los activos de propiedad intelectual. Uno no debe subcontratar a menos que tenga la seguridad de que la calidad será la misma que la que se obtiene en el propio país, e incluso así, no se debe proceder a una subcontratación si no se tiene la seguridad de poder proteger los activos de propiedad intelectual”33.

Los acuerdos de subcontratación en el extranjero pueden adoptar diversas formas. Con todo, en la mayoría de los acuerdos figurarán las condiciones según las cuales las dos partes convienen en explotar sus activos tangibles e intangibles para obtener resultados de interés común. Antes de iniciar las negociaciones, la empresa debe estar segura de la buena reputación del futuro socio y de sus recursos humanos, financieros y técnicos, y de que sus objetivos empresariales sean compatibles con los de la otra parte. Las negociaciones deberán centrarse también en las medidas que deben adoptar las dos partes para salvaguardar sus activos de P.I. y velar por que dichos activos sean debidamente utilizados, compartidos, cedidos en licencia, desarrollados y mejorados durante y después de la subcontratación. También se deberán tener en cuenta los activos de P.I. pertinentes de un tercero.

En los acuerdos de subcontratación internacional se plantean complicados problemas derivados de los derechos de P.I. de un tercero34. A este respecto, cabe recordar el principio fundamental de que la parte subcontratante (el cliente) debe examinar los activos de P.I. que entren dentro de la subcontrata, así como todos los acuerdos de licencia con arreglo a los que ha cedido activos de P.I. propiedad de un tercero. Esta medida tiene por objeto determinar si existen restricciones de uso, limitaciones aplicables a las transferencias, las cesiones o las disposiciones relativas a la confidencialidad. Asimismo, el cliente tendrá que velar por que la parte contratada (el proveedor de servicios) esté al corriente de las cláusulas previstas en los acuerdos de licencia suscritos con un tercero. Lo mismo se aplica al proveedor de servicios cuando acepte las tareas subcontratadas; es decir, deberá contar con la autorización previa, expresada por escrito, del tercero en cuestión para utilizar los activos de P.I. cedidos en licencia con el fin de realizar las tareas previstas en el marco de una determinada subcontrata.

Aunque el cliente y la empresa subcontratista (el proveedor de servicios) tengan expectativas financieras parecidas, es posible que varíen en gran medida sus activos de P.I. y su disposición a compartirlos. Por ejemplo, es posible que un cliente que posea un alto poder de negociación únicamente comparta activos secundarios de P.I. (los activos complementarios35) y conserve para sí los activos principales (activos fundamentales de P.I.), mientras que el proveedor de servicios tendrá que utilizar (compartir) los activos más importantes de que dispone a fin de ejecutar los servicios solicitados. Sin embargo, en numerosas ocasiones el cliente tendrá que permitir al proveedor de servicios utilizar sus activos principales.

Ambas partes asumen riesgos; por lo tanto, cada una tendrá que determinar qué activos de P.I. deben mantenerse fuera de las negociaciones y cuáles serán compartidos antes y después del acuerdo, así como durante su ejecución. Los proveedores de servicios tienen el derecho legítimo de aspirar a ascender en la cadena de valor añadido gracias a la transferencia de tecnología. De ahí que, al igual que los clientes, deben poner todo su empeño en evaluar las consecuencias que tienen los acuerdos de subcontratación para sus activos de P.I. En los Cuadros 2 y 3 figuran listas de verificación en las que se resumen los aspectos más importantes de esos acuerdos desde el punto de vista de la P.I.

Aspectos fundamentales de P.I. que ha de tener en cuenta el Cuadro 2
contratista (cliente)

Hacer un inventario de todos los activos de P.I. y conocimientos técnicos conexos (se trate de activos registrados o pendientes de registro o de nuevos activos en fase de desarrollo) y establecer los límites que se imponen para ponerlos a disposición del proveedor de servicios.

Velar por que en el contrato se aborden expresamente las cuestiones de titularidad relativas a activos de P.I. creados conjuntamente o por el proveedor de servicios durante el período de subcontratación: ¿quién será el titular de los derechos de las nuevas informaciones creadas a partir de los datos de la P.I. del cliente?

Tener en cuenta los límites impuestos respecto del uso de activos de P.I. de un tercero que se hayan cedido en licencia: ¿pueden sublicenciarse a un proveedor de servicios?

Exigir al proveedor de servicios que tome todas las medidas razonables para proteger los activos de P.I. objeto de licencia, especialmente la información confidencial, los secretos comerciales, los conocimientos especializados, etc., divulgados en el marco del contrato.

Al determinar la responsabilidad jurídica del proveedor de servicios en relación con la función subcontratada, velar por que los acuerdos vigentes, por ejemplo, los acuerdos de distribución, suministro, comercialización y colaboración en las investigaciones, no pongan en peligro los activos de P.I. que han de compartirse: ¿qué sucedería si el proveedor de servicios subcontrata a su vez parte de la función subcontratada a contratistas independientes, consultores, etcétera?

Repasar la lista de clientes del proveedor de servicios: ¿se trata de competidores en potencia? En caso afirmativo, ¿qué salvaguardias adicionales tendrán que establecerse para proteger los activos de P.I. que han de compartirse con el proveedor de servicios?

Aspectos fundamentales de P.I. que ha de tener en cuenta el proveedor Cuadro 3
de servicios

Hacer un inventario de todos los activos de P.I. y los conocimientos técnicos conexos (se trate de activos registrados, pendientes de registro o de nuevos activos en fase de desarrollo) y establecer los límites que se imponen para poder utilizarlos en el marco del contrato. Asegurarse de que en el acuerdo de subcontratación figuren disposiciones que protejan los activos de P.I. y los conocimientos técnicos conexos del proveedor de servicios.

Velar por que quede clara la titularidad o la cotitularidad de los activos de P.I. creados o mejorados en el marco del acuerdo de subcontratación, independientemente de que se basen en activos de P.I. del cliente; tratar de obtener el mayor margen de acción posible a la hora de utilizar ese tipo de activos en otras funciones subcontratadas por otros clientes.

Establecer un programa integrado de protección de los activos de P.I. y de seguridad que funcione debidamente para salvaguardar la información confidencial, los secretos comerciales y los conocimientos especializados propios, así como los del cliente. Cuando proceda, suscribir acuerdos de confidencialidad y de no competencia.

Establecer mecanismos que impidan que los propios secretos comerciales exclusivos “se mezclen” inadvertidamente con los del cliente.

Tener presentes los límites impuestos respecto del uso de los activos de P.I. de un tercero que hayan sido objeto de licencia: determinar si pueden ser utilizados para los fines del acuerdo en curso.

 

Los problemas que plantea la observancia de los derechos de P.I.

Antes de entablar una relación de subcontratación con una empresa de otro país es necesario hacer una evaluación realista de los problemas que puede plantear la observancia de los derechos de P.I. Cabe señalar que, en función de los países y del tipo de activos de P.I. de que se trate, varía en gran medida la eficacia de los mecanismos jurídicos y administrativos de solución de controversias y de observancia de los derechos de P.I.36, por ejemplo, los destinados a combatir la piratería y la falsificación, así como el tiempo y los recursos necesarios para aplicarlos. Cabe mencionar que el marco jurídico en el que se aplica el principio de agotamiento de los derechos de P.I.37 varía considerablemente de un país a otro, en función de si el principio se aplica a escala nacional, regional o internacional. Además, puede aplicarse de distintas maneras en un mismo país a distintos tipos de derechos de P.I. y a distintos productos protegidos por un tipo determinado de derecho de P.I. Por lo tanto, sin la orientación de los expertos, no es fácil determinar qué recursos posee la empresa con la que se concierta la subcontrata (el cliente) cuando un producto, protegido por derechos de propiedad intelectual, ha sido comercializado y explotado por un tercero no autorizado. Este tipo de transacción, que recibe habitualmente el nombre de participación en los “mercados grises”, tiene lugar cuando los productos se distribuyen mediante circuitos de comercialización distintos de los autorizados por el fabricante. De ahí que “[su empresa] no podrá controlar u oponerse a los actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comercial por un tercero”.

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la subcontratación en el extranjero38

“Para las pequeñas y medianas empresas, la P.I. puede plantear enormes problemas. A diferencia de las grandes empresas, los únicos activos tangibles que poseen las empresas de reciente creación son los activos de propiedad intelectual”, afirma Tariq Afzal, Director Ejecutivo de Streamatics, empresa de Silicon Valley especializada en programas informáticos. “Los activos de P.I. constituyen la base de las nuevas empresas, que los guardan tan celosamente que algunas empresas puede volverse paranoicas.”39

Cada vez son más las empresas que tienen en cuenta los derechos de P.I. no solo desde el punto de vista jurídico sino como instrumento estratégico a su servicio. Esta circunstancia, unida a los beneficios derivados de los mecanismos facilitadores que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha hecho posible que cada vez participen más Pymes en las actividades de subcontratación y se aprovechen de ellas, como clientes y como proveedores de servicios. Aunque las cuestiones que se examinan en el presente artículo pueden aplicarse en su totalidad a las Pymes, los riesgos y los beneficios de los acuerdos de subcontratación serán distintos en cierta medida de los que afrontan las grandes empresas. Huelga decir que las Pymes tienen muchísimas oportunidades, ya que se benefician de gran parte de las actividades subcontratadas en el exterior. A este respecto, las Pymes y los países considerados de interés por las empresas que desean subcontratar funciones en otros países deben poner empeño en garantizar no solamente la puntualidad y la calidad del trabajo subcontratado, sino también la seguridad y la protección de los activos de P.I. de la empresa subcontratista. Si no se tienen en cuenta estos aspectos fundamentales, las Pymes tendrán menos posibilidades de aprovechar esa oportunidad tan lucrativa. Al mismo tiempo, en la carrera por obtener nuevos clientes, las Pymes no deben exponerse a prácticas competitivas desleales que afecten a sus propios activos de P.I. o a los activos mejorados o creados conjuntamente.

Se recomienda a las Pymes que suscriban acuerdos de contratación externa a escala internacional que actúen con cautela. Ante todo, debe estar claro que es fundamental salvaguardar los activos de P.I. para garantizar el crecimiento duradero. Por ejemplo, en un artículo de la NASSCOM en el que figura una entrevista con el propietario de Impetus, una empresa fundada en la India, se da cuenta de que “no siempre han resultado satisfactorias las colaboraciones entre las Pymes que desean crecer y tener nuevos clientes. Ha habido problemas para crear derechos de P.I., movilizar fondos, garantizar la calidad y la comercialización, tanto en los mercados nacionales como en los internacionales. Sin embargo, las Pymes tienen la ventaja de estar especializadas en sectores muy concretos y singulares”40. Por lo tanto, si se toman las debidas precauciones, las Pymes pueden ofrecer ventajas sobre las grandes empresas. Si se cuenta con productos o servicios especializados que estén protegidos por derechos de P.I., el éxito de la subcontratación en el extranjero dependerá de la estrategia empresarial global y de que se disponga de la debida capacidad negociadora, para lo cual los activos de P.I. desempeñan una función fundamental.

No sería prudente afirmar como conclusión que las Pymes sólo podrán aprovechar los activos de P.I. en beneficio propio si adoptan una estrategia empresarial global para la gestión de dichos activos. Según Nicholas Cravotta (2004) “el éxito de una empresa depende en gran medida de la confianza y las relaciones establecidas. En cualquier caso, es ridículo pensar que la propiedad intelectual de su empresa estará protegida por la ley”41. Con esto no se afirma que deba desatenderse la necesidad de proteger los activos de P.I.; antes bien, las Pymes deben velar por que los socios con quienes suscriban un acuerdo hayan adoptado todas las medidas necesarias para proteger los activos de P.I. durante el período de subcontratación.

Conclusión

Existen otras cuestiones de P.I. relativas a la subcontratación internacional que no han sido tratadas en el presente artículo introductorio, habida cuenta de la complejidad de las relaciones de la subcontratación en el extranjero. Cabe mencionar, por ejemplo, los aspectos de la P.I. relativos a las políticas fiscales, es decir, la valoración de los activos de P.I. y las cargas fiscales, además de los mecanismos de solución de controversias y las medidas en frontera (sistema aduanero). Se trata de cuestiones importantes que también tendrán que tenerse debidamente en cuenta en casi todos los casos.

Por último, cabe afirmar que, si se aplica una estrategia empresarial de subcontratación internacional y se ejecuta debidamente mediante una política integrada y global de P.I., se reducirán los riesgos en relación con los activos de P.I. de la empresa y se mejorará la competitividad del producto o de los servicios ofrecidos. En última instancia, sólo se obtendrá éxito comercial y beneficios duraderos si el cliente y el proveedor de servicios están capacitados para crear valor gracias a la protección que ofrecen los mecanismos del sistema de P.I. Eso contribuirá a su vez a reforzar las ganancias que se obtengan gracias a la reducción de costos, la rapidez en la comercialización y la calidad de los productos o servicios ofrecidos, elementos que siguen siendo los pilares del buen hacer empresarial. Para que los acuerdos resulten satisfactorios es necesario llevar a cabo, inicialmente y de manera periódica, estudios y auditorías sobre la debida diligencia en relación con los activos de P.I. de la empresa, dados los importantes matices presentes en ese tipo de relaciones empresariales, así como su carácter interrelacionado.

Bibliografía

Abramovsky, Laura, Griffith, Rachel, Sako, Mari (noviembre de 2004). “Offshoring of Business services and its impact on the UK economy”, Advanced Institute of Management Research (AIM), www.aimresearch.org.

Atkinson, Robert (julio de 2004). “Meeting the Offshoring Challenge”, Policy Report, Progressive Policy Institute, www.ppionline.org.

Baily, Martin N., y Farrell, Diana (julio de 2004). “Exploding the myths of offshoring”, The McKinsey Quaterly, www.mckinseyquarterly.com.

Brait, Richard A. (January 17, 2003). “Transactional Aspects of Corporate Intellectual Property Strategy”, Senior Partner, Stikeman Elliot, Toronto (Canadá) www.innovationlaw.org.

Burnett, Rachel, “Outsourcing IT – The Legal Aspects”, Gower Publishing Limited, Hampshire (Inglaterra), 1998, pp. 121 – 134. ISBN 0-566-07698-5.

Buxbaum, Peter. (julio de 2002) “Bringing IT Back Home – Consider these five questions before terminating IT outsourcing contracts”, Computerworld, www.computerworld.com.

Choi, Thomas Y., y Budny, Jaroslaw (enero–febrero de 2004). “Intellectual property management: A knowledge supply chain perspective”, Norbert Wank, Business Horizons 47/1, www.sciencedirect.com.

Computer Security Institute (CSI). CSI/FBI Computer Crime and Security Survey 2004; www.gocsi.com.

Cravotta, Nicholas (2 de septiembre de 2004). “Offshore Outsourcing: Now Boarding – A trip to China may just be the ticket to take your design to reality”, Electrical Design News (EDN), www.edn.com.

Economic Policy Institute (2003). “Offshoring Issue Guide”, http://www.epinet.org.

Economist Intelligence Unit. “Scattering the seeds of invention: The globalisation of R&D”. www.eiu.com.

Edhec Business et Technologies – Télécom Bretagne – Club France Amériques (8 de diciembre de 2003). “L’outsourcing vers les low cost” (Comprendre le phénomène et les facteurs clés qui sous tendent le mouvement), http://www.g9plus.org.

Evans, Paula C. y Smith, Richard B. (febrero/marzo de 2002) “Intellectual Property Rights in Collaborations”, BioPartnering, www.palmerdodge.com.

Fernandez, Dennis., Kemeny, David, y Bastani, Behfar (2003). “Intellectual Property Strategies in Security and Privacy”, Fernandez & Associates, LLP, http://lp.findlaw.com/.

Fried, Jennifer (25 de agosto de 2004). “Outsourcing Reaches Corporate Counsel”, The Recorder, http://www.law.com.

Ge, Ling; Konana, Prabhudev; Tanriverdi, Huseyin (2004). “Global Sourcing and the Value Chain Unbundling”, McCombs School of Business, The University of Texas at Austin, Austin, Texas, http://www.mccombs.utexas.edu.

Halvey, John, y Murphy Melby, Barbara, “Information Technology Outsourcing Transactions”, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 1996, ISBN 0-471-12245-9.

Hardgrove, Michael y Voloshko, Alex (2003). “IP migration: what the fuss is about”, PricewaterhouseCoopers, Boston, http://www.buildingipvalue.com.

Internet Center for Management and Business Administration, Outsourcing Value Chain Activities”, http://www.netmba.com.

Institute of Supply Management, Q & A with Hau Lee, http://www.ism.ws/index.cfm.

Kanger, Eric S. (enero de 2004). “Big Shifts in Outsourcing of Biopharmaceutical Manufacturing”, http://bioplanassociates.com.

Kauffman, Ralph G., y Crimi, Thomas A. (abril de 2004) “A Best Practice Approach to Transforming Global Supply Chains”, University of Houston-Downtown, Houston Texas; y Category Manager, ChevronTexaco Overseas Petroleum Corp., Houston, Texas (89th Annual International Supply Management Conference, http://www.ism.ws.

Knapp, Paul (6 de junio de 2003) “Why companies rushing to outsource their IT may be making a mistake, http://www.brainbox.com.au/.

Kirkpatrick, David (30 de septiembre de 2004). “An Outsourcing Provider Sets His Sights on Global Giants”, Fortune Magazine, http://www.fortune.com/fortune.

Kulkarni, Jaydeep. “Best practices in IP Protection when Off-shoring”, www.noa.co.uk/features.

Kumar, Pradeep B. (junio de 2004) “Outsourcing of Services – the Case of India”, All India Federation of Trade Unions (AIFTU). Secretaría General, All India Federation of Trade Unions (AIFTU). Ponencia presentada en el Seminario HCIC-GEMDEV sobre comercio y desarrollo (taller sobre subcontratación externa de servicios), París, 3 y 4 de junio de 2004.

LaCreta, Tim, (29 de abril de 2004) “Outsourcing and The Devaluation of Intellectual Property”, , Darwin, http://www.darwinmag.com/.

Ling, Theodore (septiembre de 2004). “Outsourcing to Canada: Legal and Tax considerations”, Global Outsourcing, Baker &McKenzie, http://www.bakernet.com.

Lohr, Steve (9 de septiembre de 2004) “An Elder Challenges Outsourcing’s Orthodoxy”, New York Times. Véase una copia del artículo en Global Policy Forum, http://www.globalpolicy.org/globaliz/econ/2004/0908samuelson.htm.

Lundeen, Edward M. (2003) “The Nuances of Contracting for Outsourcing”, CPIM, C.P.M. Director, Administración de Contratos, Lomega Corporation, San Diego, California, http://www.ism.ws.

ManthanServices Pvt. Ltd, Bangalore, “Offshorability of Intellectual Property – A Whitepaper – Intellectual Property (IP) Service – A BPO perspective by India”, http://www.manthanservices.com.

Mayer, Brown, Rowe y Maw (2003) “Outsourcing: Maximizing value and avoiding pitfalls: A primer for customers in outsourcing transactions”, http://www.mayerbrownrowe.com.

Mensik, Michael S (abril de 2002). “Cost vs. Control: Thoughts on Outsourcing your eCommerce Offering”, Baker & McKenzie, http://www.bakernet.com.

National Association of Software and Service Companies (NASSOM). SMEs offer unparalleled focus and niche specialization’, http://www.nasscom.org.

National Outsourcing Association, www.noa.co.uk/index.php.

Oficina del Senador Joseph I. Lieberman (11 de mayo de 2004). “Offshore Outsourcing and America’s Competitive Edge: Losing out in the High Technology R&D and Services Sectors”, Washington, D.C., Senado de los Estados Unidos, http://lieberman.senate.gov.

OutsourcingCenter, The, http://www.outsourcing-center.com/.

Porter, Anne Millen (marzo de 2000). ‘Contract Manufacturing – The virtual corporation: Where is it?’, Purchasing Magazine Online, http://www.manufacturing.net/pur/.

Prahalad, C.K. and Ramaswamy, Venkatram (noviembre de 2001). “The Collaboration Continuum”. The Optimize Magazine, www.optimizemag.com.

Ramer, Rob, “The Security Challenges of Offshore Development”, The SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security) Institute. http://www.sans.org/.

Raysman, Richard. y Brown, Peter (1998) “Key Issues in Technology Outsourcing Agreements”. http://www.brownraysman.com.

Ricciuti, Mike and Yamamoto, Mike (5 de mayo de 2004). “Companies determined to retain 'secret sauce'”, cxnet network, http://news.com.com.

Rosenburg, Nathan (mayo de 1965). “Adam Smith on the Division of Labour: Two Views or One?” Economica, Purdue University, Indiana. Consulte la página Web de The Competitiveness of Nations in a Global Knowledge-Based Economy, http://members.shaw.ca.

Samuelson, Paul A. (verano de 2004). “Why Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization”, Journal of Economic Perspectives—Vol. 18, número 3, verano de 2004, pp. 135–146.

Schaaper, Martin. “A proposal for a core list of indicators for ICT measurement”. The Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD), http://www.oecd.org.

Smock, Doug (19 de marzo de 2003) “Supply base consolidates moves to India, China”, Purchasing Magazine Online, http://www.manufacturing.net/pur.

Sitio Web de la División de la OMPI de Pymes; https://www.wipo.int/sme.

Thayer, Ann M. (10 de febrero de 1970) “Outsourcing R&D to gain an edge”, Chemical & Engineering News, Houston. American Chemical Society, http://pubs.acs.org.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2004 e Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2004, www.unctad.org.

Ventoro (octubre de 2004). “Offshore 2005 Research: Preliminary Findings and Conclusions”, www.ventoro.com.

Wan Jr., Henry, “Fragmented Trade and Manufacturing Services – Examples for a Non-convex General Equilibrium” Cornell University, Ithaca, Nueva York.

Wiederhold, Gio (10 de abril de 2004). “Outsourcing and the Associated Export of Intellectual Property”, Universidad de Stanford y MITRE corporation, y

Offshoring and IP”, MIT Sloan school, Seminario sobre subcontratación externa, 14 de abril de 2004.

Wan, Jr., Henry, “Fragmented Trade and Manufacturing Services – Examples for a Non-convex General Equilibrium”.

Williams, Amy-Lynne y Williams Wall, Deeth, LLP, (17 de enero de 2003). “Intellectual Property Management – Part One: IP Issues in Outsourcing”, IP Management Issues.

Wu, Xiaodong (octubre de 2000). “Foreign Direct Investment, Intellectual Property Rights and Wage Inequality in China”, Departmento de Economía, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.

Zaharoff, Howard G., “Rights and Ownership Options in Technology Development Agreements”, Morse, Barnes-Brown & Pendleton, P.C, http://www.mbbp.com.

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1 Las opiniones expresadas en el presente artículo son únicamente las de la autora y no deben atribuirse a la OMPI. Pueden enviarse comentarios o sugerencias en relación con este artículo a donna.ghelfi@wipo.int. La autora manifiesta su agradecimiento al Sr. Guriqbal Singh Jaiya por su valiosa orientación y comentarios, y a los Sres. Christopher Kalanje y Esteban Burrone por sus sugerencias.

2 Kirkpatrick, David (30 de septiembre de 2004). “An Outsourcing Provider Set His Sights on Global Giants”, Fortune Magazine. Declaraciones del Sr. Nandan Nilekani, Director General de Infosys, ensalzando las virtudes de la subcontratación externa en otros países.

3 Un grupo en el que figuran, por ejemplo, encargados de formular políticas, economistas, abogados (de P.I. y de otros ámbitos), empresas y consultorías de tecnologías de la información, consultores que proporcionan asesoramiento y servicios profesionales, etcétera.

4 Dicho de otro modo, la razón principal podría ser la necesidad de reducir los costos manteniendo el mismo nivel de calidad, lo que en última instancia generaría esos ahorros.

5 Ventoro, empresa fundada por altos cargos ejecutivos procedentes del ámbito de la subcontratación externa en otros países, está especializada en la investigación, estrategia, aplicación y gestión de dichas actividades. Para más información, véase “Offshore 2005 Research: Preliminary Findings and Conclusions”, octubre de 2004.

6 Ibid., pág. 14: “Razones para la subcontratación externa en otros países. Ahorrar costos; mejorar la calidad; acortar los plazos de comercialización, adquirir competencias técnicas; estrategia impuesta; predecibilidad de los costos; penetrar el mercado; adquirir conocimientos especializados en una rama de la industria”.

7 “Los detractores …” comprenden un grupo variado, en el que figuran encargados de formular políticas, economistas, sindicatos y trabajadores (en sus contratos de trabajo muchos fabricantes de los Estados Unidos estipulan que toda subcontratación externa debe ser examinada por su sindicato), así como empleados administrativos, muchos de los cuales trabajan en el sector de las tecnologías de la información.

8 Oficina del Senador Joseph I. Lieberman, Washington D.C., Senado de los Estados Unidos (11 de mayo de 2004). “Offshore Outsourcing and America’s Competitive Edge: Losing out in the High Technology R&D and Services Sectors” da cuenta de las consecuencias y los problemas que plantea (a los Estados Unidos) a largo plazo la cuestión de la subcontratación en el extranjero. “Párrafo 6: Colaboraciones internacionales: El creciente número de fusiones, adquisiciones y colaboraciones internacionales, y el fomento de la protección internacional de los derechos de propiedad intelectual han contribuido asimismo a que se subcontraten en otros países las actividades de I+D”. Véase la pág. 19. Véanse igualmente las páginas 26 y 34. (Traducción de la Oficina Internacional)

9 Lohr, Steve (9 de septiembre de 2004) “An Elder Challenges Outsourcing’s Orthodoxy”, New York Times. Para ver una copia del artículo, diríjase a http://www.globalpolicy.org/globaliz/econ/2004/0908samuelson.htm, Global Policy Forum.

10 Para más información, véase el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2004, de la UNCTAD.

11 Kumar, Pradeep B. (2004). “Outsourcing of Services – the Case of India”.

12 Prahalad, C.K. y Ramaswamy, Venkatram (noviembre de 2001). “The Collaboration Continuum”.

13 Informe sobre las Inversiones en el Mundo (2004), de la UNCTAD, “The Offshoring of Corporate Service Functions: The Next Global Shift?” Capítulo IV, pág. 159 (traducción de la Oficina Internacional).

14 Porter, Anne Millen (marzo de 2000). Se entiende por manufactura por contratación la contratación por parte de una empresa de “un tercero que fabrique un producto o los elementos de un producto con arreglo a los requisitos previstos por el cliente”. Véase ‘Contract Manufacturing – The virtual corporation: Where is it?’, Purchasing Magazine Online.

15 Se han añadido las comillas.

16 Wan, Jr., Henry, “Fragmented Trade and Manufacturing Services – Examples for a Non-convex General Equilibrium”.

17 Schaaper, Martin. “A proposal for a core list of indicators for ICT measurement”. OCDE, “Anexo: Clasificaciones –la definición de la OCDE del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones: párrafo 20. En 1998 los países de la OCDE llegaron a un acuerdo sobre la definición del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones basada en un grupo de industrias a que se refiere la Revisión 3 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, tercera revisión). Los principios en que se basa la definición son los siguientes: Párrafo 21: Para las industrias de fabricación, los productos de una industria candidata: –deben estar destinados a cumplir la función de tratamiento y comunicación de la información, incluida la transmisión y presentación, o –deben utilizar el tratamiento electrónico para detectar, medir y registrar fenómenos físicos o controlar un proceso físico. Párrafo 22: Para las industrias de servicios, los productos de la industria candidata: –deben estar destinados a permitir la función de tratamiento y comunicación de la información por medios electrónicos”. (Traducción de la Oficina Internacional)

18 La entrega puntual es un tipo de filosofía empresarial que dio a conocer Toyota en el decenio de 1950. Se trata de “una estrategia de administración de las existencias mediante la que el proveedor entrega las materias primas y los componentes producidos inmediatamente antes de que sean utilizados en el proceso de fabricación”. Véase http://www.investorwords.com.

19 Para más información sobre las funciones que son objeto de subcontratación en el extranjero, véase el Informe sobre las Inversiones en el Mundo (2004) de la UNCTAD. Véanse ejemplos de las distintas categorías de proyectos en www.smeoutsourcing.com.

20 Smock, Doug (19 de marzo de 2003). “Supply base consolidates moves to India, China”, Purchasing Magazine Online. “La subcontratación en el sector químico aumentó espectacularmente en el decenio de 1990 y en la actualidad se calcula en 80-90 mil millones de dólares de los Estados Unidos… Uno de los problemas principales que plantea la elección de una empresa de la India o de China es el respeto de los derechos de propiedad intelectual”, comenta Nailesh A. Bhatt, Director Ejecutivo de Proximaire Inc., consultoría especializada en facilitar los contactos entre empresas que tiene su sede en Franklin Park, N.J. (Estados Unidos)”.

21 Fried, Jennifer (25 de agosto de 2004). “Outsourcing Reaches Corporate Counsel”, The Recorder. “La empresa Andrew Corp., que fabrica equipos para la infraestructura de telecomunicaciones, de Orland (Illinois), comenzó a prescindir de los servicios de asesoramiento externo prestados en los Estados Unidos al confiar la tramitación de algunas de sus solicitudes de patentes a Baldwin Shelston, un estudio de abogados de Wellington (Nueva Zelandia)”.

22 Se trata aquí de la teoría de que las tecnologías de la información son mercancías. Sin embargo, según Paul Knapp “la definición habitual de mercancía que figura en los diccionarios es simplemente la de “artículo de comercio”, que no es precisamente lo que tienen en mente los partidarios de esa teoría”. Estos últimos se basan en la siguiente definición: “un producto no especializado, fabricado en serie y fácilmente intercambiable”. Knapp afirma que esta definición se aplica a los productos de las tecnologías de la información, como el hardware, pero “muchos de los productos de tecnologías de la información adquiridos por las empresas no son mercancías en este sentido, ya que han sido fabricados específicamente para la empresa en cuestión. Se trata de productos que darán a la empresa una ventaja competitiva en el ámbito de las tecnologías de la información, y mediante los que la empresa adquiere la mayor parte de su valor. En realidad, muchos sistemas de tecnologías de la información, del correo electrónico a los depósitos de datos, no son productos o mercancías... sino que han sido creados específicamente para una determinada empresa y no pueden transferirse o sustituirse fácilmente por otros productos similares. Si se transformaran en mercancías, las empresas no tendrían la deseada flexibilidad, y tampoco podrían aprovechar la ventaja competitiva que les ofrecen. Por lo tanto, ¿qué supone en el contexto de la subcontratación externa el hecho de que esos sistemas no se consideren mercancías? Lo que significa es que las empresas ceden a un tercero sistemas onerosos y exclusivos, pues un aspecto intrínseco de casi todos los sistemas de tecnologías de la información creados específicamente para una empresa concreta es su alto grado de complejidad”. Véase Knapp, Paul (6 de junio de 2003) “Why companies rushing to outsource their IT may be making a mistake”.

23 Internet Center for Management and Business Administration. “Outsourcing Value Chain Activities”.

24 Se supone que las empresas se beneficiarán de la subcontratación externa en otros países fundamentalmente al ahorrar costos y aumentar la productividad incrementando las inversiones en tecnologías de la siguiente generación, es decir, en “innovación”. Véase Baily, Martin N., y Farrell, Diana (julio de 2004). “Exploding the myths of offshoring”, The McKinsey Quaterly.

25 El estudio detallado de los activos de P.I. consiste en efectuar un inventario y un análisis exhaustivo de los principales activos de la empresa, y es indispensable en las transacciones comerciales.

26 Buxbaum, Peter. (29 de julio de 2002) “Bringing IT Back Home – Consider these five questions before terminating IT outsourcing contracts”, Computerworld.

27 Institute of Supply Management. “Q & A with Hau Lee”.

28 Para más información, véanse los artículos “Secretos comerciales: marco normativo y prácticas óptimas” y “Los secretos comerciales valen más que el oro: protejámoslos” en el sitio Web de las Pymes.

29 Para más información, véase “Divulgación de información confidencial”, en el sitio Web de las Pymes.

30 “...También debe prestarse atención a la seguridad de las redes puesto que es en el marco de la utilización de medios digitales... que existe un riesgo mayor de robo de los secretos comerciales de la empresa. Determinados secretos comerciales, como las fórmulas químicas o los procedimientos industriales, pueden ser rápidamente utilizados por los competidores, por lo que es fundamental proteger ese tipo de información. Deben emplearse las medidas de seguridad más estrictas posibles en la creación de programas informáticos que guarden relación con secretos comerciales fácilmente reproducibles. De hecho, no debería subcontratarse en absoluto ese tipo de tareas. Otros tipos de propiedad intelectual no son tan fáciles de sustraer; por ejemplo, se necesita bastante tiempo para familiarizarse con los procedimientos comerciales, como las metodologías de planificación financiera, aunque también deberían protegerse de los competidores. Las medidas de seguridad que se adopten a la hora de subcontratar determinados proyectos en otros países deberán adaptarse a los riesgos que corren los activos de propiedad intelectual de la empresa”. Para más información, véase Ramer, Rob, “The Security Challenges of Offshore Development”, The SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security) Institute.

31 Estudio sobre Seguridad y Delitos Informáticos del CSI/FBI de 2004, www.gocsi.com.

32 Fernandez, Dennis., Kemeny, David y Bastani, Behfar (2003). “Intellectual Property Strategies in Security and Privacy”, Fernandez & Associates, LLP.

33 Ricciuti, Mike y Yamamoto, Mike (5 de mayo de 2004). “Companies determined to retain ‘secret sauce’”. c/net/network.

34 Raysman, Richard y Brown, Peter (1998) “Key Issues in Technology Outsourcing Agreements”.

35 Por activos complementarios de P.I. se entienden los que no son necesarios para satisfacer las necesidades actuales o futuras de las empresas que poseen los activos de P.I.

36 La observancia de los derechos se complica aún más dadas las dificultades que se plantean en las jurisdicciones que aplican el Derecho civil y el Derecho anglosajón. Asimismo, hay que tener en cuenta los cambios que se producen mediante la aplicación de nuevas medidas en frontera.

37 Véase el artículo sobre el agotamiento de los derechos a escala internacional y las importaciones paralelas en “Introducción a la P.I. y las empresas”, publicado por la División de la OMPI de Pymes.

38 Véase el Cuadro IV.3, pág. 55, “Smaller TNCs are offshoring too”, del Informe sobre las Inversiones en el Mundo (2004) de la UNCTAD, disponible únicamente en inglés.

39Scattering the seeds of invention: The globalisation of R&D”, libro blanco y estudio de la Economist Intelligence Unit.

40SMEs offer unparalleled focus and niche specialization”, National Association of Software and Service Companies (NASSOM).

41 Nicholas Cravotta (2 de septiembre de 2004), mencionando lo complejo que resulta para las pequeñas empresas recurrir a la subcontratación internacional y proteger sus activos de P.I.: “Offshore Outsourcing: Now Boarding – A trip to China may just be the ticket to take your design to reality”, Electrical Design News (EDN).