La diligencia debida en relación con la P.I. – Una necesidad, no un lujo

Por Ian Cockburn1

Si se realiza una investigación adecuada de la diligencia debida en relación con la P.I., ello puede beneficiar tanto al vendedor como al comprador y dar lugar a relaciones y sinergias comerciales duraderas.

En algún momento de nuestra vida alguien nos ha metido “un cuento”, o se nos ha advertido, después de haber hecho una compra que realmente no llegó a satisfacernos, que tendríamos que haber tenido cuidado. El único consuelo es que no hemos sido los primeros en ser timados, pero la magnitud de ese fracaso varía enormemente: de leve molestia a tragedia total.

Desgraciadamente, lo mismo ocurre en el ámbito de los negocios y en particular al comprar, vender, o conceder una licencia o una franquicia para activos de propiedad intelectual (P.I.), ámbito en el que es mucho más necesario prevenir un resultado decepcionante o mitigar el riesgo de negligencia. No obstante, si se toman ciertas precauciones simples, es posible convertir una buena transacción comercial en una inversión importante, y realizar ahorros y beneficios significativos según la parte negociadora a la que usted pertenezca.

Durante el proceso de venta o de concesión de una licencia, es muy común concentrarse únicamente en el cálculo de los eventuales beneficios y pasar por alto aspectos que son tanto o más importantes aún, como plantearse las siguientes preguntas: ¿Quién es el verdadero titular de la P.I.? ¿Sigue ésta siendo válida? ¿Será la cesión de los derechos exclusiva?

Por consiguiente, al realizar un examen de diligencia debida en relación con los activos de P.I. durante los procesos de fusión, adquisición o venta de empresas; durante la negociación de un acuerdo de licencia o de franquicia; durante la compra o la venta de una patente, una marca o un derecho de autor u otro tipo de P.I., se deberán poner en práctica por lo menos las siguientes recomendaciones:

  • Examinar en detalle con el especialista en P.I. el resultado que usted piensa obtener de la transacción.
  • Comprender lo que se compra o se vende y las obligaciones imperantes para con el comprador o vendedor.
  • Encargar un estudio detallado e independiente sobre la titularidad de la P.I., los antecedentes y las tasas de mantenimiento, así como las tasas de renovación de la P.I. a fin de garantizar que los derechos siguen estando en vigor. Dicho estudio es importante para confirmar la validez de la información presentada.
  • Pedir al vendedor del derecho de P.I. detalles sobre otros derechos de P.I. que puedan afectar o restringir el uso que usted ha de hacer del derecho de P.I. en cuestión.
  • Averiguar otras implicaciones relacionadas con el derecho de autor, por ejemplo, quién posee la literatura, los manuales, los folletos, etcétera.
  • Averiguar si existe alguna hipoteca sobre la P.I.
  • Para las patentes, solicitar detalles sobre cualquier patente de perfeccionamiento que pueda existir.
  • Averiguar si la P.I. es objeto de algún litigio o demanda.
  • Comprender y pedir detalles de todos los procedimientos importantes relacionados con la P.I., tales como la duración de la licencia.
  • Pedir información sobre terceros involucrados.
  • Y siempre, siempre, asegurarse de que el vendedor tiene derecho a vender la P.I.

Definición de diligencia debida: evaluación realizada por los inversores o sus agentes, de los detalles de una inversión o compra eventual, en la que la evaluación implica la verificación de todos los hechos materiales importantes para la inversión o la compra. 


 1 El autor es editor de Web y Director de publicidad y marketing de PIPERS – Global, estudio de abogados especializados en patentes que tiene oficinas en el Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia, Singapur y Malasia. Las opiniones expresadas en el presente artículo son las del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la OMPI.

Si usted desea más información sobre la manera de presentar una solicitud provisional de patente o si tiene alguna pregunta relacionada con lo que es patentable o cuándo se debe presentar una solicitud de patente, remítase a un especialista en patentes o a PIPERS – Global o envíeme un mensaje electrónico a la dirección icockburn@piperpat.com

Descargo de responsabilidades: a la hora de preparar sus artículos, PIPERS se esfuerza por ofrecer el mayor grado de precisión posible y ha tomado todas las medidas que están a su alcance para velar por que las informaciones contenidas en este artículo sean exactas. El presente artículo se ha elaborado con fines exclusivos de información. Para más detalles, remítase a un especialista en P.I. o al sitio http://www.piperpat.com/