Evaluar con diligencia debida la propiedad intelectual que se posee

Por Philip Mendes, Socio de Innovation Law, Brisbane

Los titulares de derechos de propiedad intelectual deben someter sus activos de propiedad intelectual (P.I.) a una evaluación por varias razones, como por ejemplo:

  1. un promitente licenciatario está interesado en pedirle que le conceda una licencia;
  2. una persona o empresa está interesada en invertir capitales de riesgo para formar con usted una nueva empresa de base tecnológica (start–up) a la que se cederá propiedad intelectual o a la que se encomendará la explotación en licencia de un activo de propiedad intelectual;
  3. ha surgido un comprador para un activo de propiedad intelectual;
  4. se está preparando una oferta pública inicial con vistas a una primera colocación de acciones en bolsa.

De tratarse de una oferta pública inicial, el titular de los derechos debe examinar su propia situación para:

  1. comprobar si sigue vigente la titularidad de los derechos de P.I. y si la explotación de alguno de esos derechos ha sido concedida en licencia;
  2. comprcomprobar que tras evaluar su situación con debida diligencia no se ha pasado nada por alto, y;
  3. velar pvelor pour que no se ha haya pasado nada por alto, es decir que no haya fallas.

De tratarse de una oferta pública inicial también debe hacerse lo siguiente:  en el prospecto, confidencial o no, que acompañe a la primera colocación de acciones debe quedar positivamente reflejado que se está en posesión de la titularidad de los derechos de P.I. y del control de todas las licencias otorgadas.  Todo error o inexactitud en el prospecto puede tener repercusiones civiles y penales.  A fin de evitar que haya alguna declaración confusa o engañosa, y de que se le llegue a inculpar en un proceso civil o penal, el titular de los derechos de P.I. debe emprender una evaluación detallada con la diligencia debida a fin de determinar si hay algún problema y, en caso afirmativo, solucionarlo.

Lamentablemente esa práctica no suele ser efectuada cuando se negocia una licencia o se invierte en una nueva empresa de base tecnológica o, simplemente, se concluye una venta.

 Si el titular de los derechos de P.I. no evalúa con diligencia debida su situación y sus activos de propiedad intelectual, será el promitente licenciatario, el inversor en capital de riesgo o el comprador quienes se encargarán de hacerlo, en cuyo caso el titular quedará expuesto a todo defecto o falla que ponga en evidencia la evaluación.

 Al efectuar una evaluación con la diligencia debida se puede descubrir, por ejemplo, que la titularidad de una parte importante de la propiedad intelectual ha perdido vigencia o que ciertos activos están sujetos a cargas.

 Y esto presenta riesgos.

 El primero es que el valor de la transacción termine disminuyendo.  Es posible que las condiciones financieras ya estén acordadas, o que ya se haya fijado el importe de la regalía pagadera.  También es posible que se haya acordado el porcentaje de acciones de la nueva empresa que se recibirían como contrapartida del activo de propiedad intelectual que piensa cederse o ser concedido en licencia.  Es posible, incluso, que hasta se haya acordado el precio de venta.  Toda falla que no se descubra por no haber actuado con la diligencia debida puede conducir a la renegociación de las condiciones financieras o a que baje el precio de venta, es decir, a que pierda el titular de la propiedad intelectual.

 El segundo riesgo es que se aplace la realización de la transacción hasta que no se haya solucionado la falla.  Esto puede ocurrir si, por ejemplo:

  1. se debe obtener el consentimiento de un eventual cotitular de la propiedad intelectual;
  2. si se encuentra que el activo de propiedad intelectual cuya explotación pensaba concederse en licencia no es propiedad de una persona sino de dos;
  3. si se pensaba ceder un activo de propiedad intelectual que uno creía ser de su propiedad pero se descubre que en realidad es propiedad también de otra persona, como un colaborador, un estudiante o el contratista a quien se le confió la creación de una parte de ese activo de propiedad intelectual.

 El retraso en sellar la transacción puede que no sea de días sino que llegue a meses e incluso a un año.  Y el riesgo que esto plantea es que el licenciatario, el inversor en capital de riesgo o el comprador pierdan entretanto interés o se entusiasme por otras oportunidades, por lo que la transacción puede irse al agua.

 El tercer riesgo que se plantea es que si es necesario negociar esa licencia o cesión, habrá que realizar otra negociación con ese cotitular o con el estudiante o el contratista.  Y en tal caso la persona cuya asistencia se necesita para “solucionar” la falla puede que tenga una idea inflada de lo que vale la P.I. que ha creado así como una expectativa inflada de la remuneración que espera recibir.  Todo esto va en detrimento de la posición negociadora del titular de P.I., por lo que deberá sellar la transacción a pérdida.

 El cuarto riesgo es que la falla detectada por no haber actuado con diligencia debida es que se abandone la transacción.

 Ninguna de esas situaciones son buenas para el titular de derechos de propiedad intelectual.

 Así como todo titular debe evaluar con diligencia debida su propia situación si piensa efectuar una oferta pública inicial, también deberá hacerlo si piensa otorgar la explotación de un derecho en licencia, crear una nueva empresa de base tecnológica con un inversor de capital de riesgo o efectuar una venta.

 La ventaja para el titular de los derechos de P.I. de emprender una evaluación con diligencia debida es que será él y no el promitente licenciatario ni el inversor de capital de riesgo ni el comprador quienes descubrirán la falla.

 Esto le da al titular la oportunidad de encontrar una solución antes de negociar la transacción con el licenciatario, el inversor o el comprador.

 De esta forma, toda falla que sea señalada y solucionada supondrá que habrá menos posibilidades de que el valor de la transacción disminuya, que se aplace la realización de la transacción, que uno de los cotitulares vea su posición negociadora menoscabada, o que una de las partes en la transacción decida abandonarla.  Es decir, que esos riesgos pueden no solamente ser reducidos sino también eliminados.

 La otra ventaja para el titular de los derechos de P.I. es que puede preparar una cartografía de su propiedad intelectual para presentarla al promitente licenciatario, al inversor o al comprador.

 La cartografía de P.I. es un documento en el que:

  1. se señala cada componente de la propiedad intelectual;
  2. se identifica al inventor o creador de cada componente;
  3. se identifica al titular actual o, en su defecto, al licenciatario;
  4. se señalan claramente los eslabones de la cadena que va del inventor al titular o licenciatario; 
  5. se señalan los documentos que dan fe de las relaciones entre los eslabones de la cadena, como por ejemplo, un contrato de empleo, un acuerdo de colaboración, un acuerdo de creación de empresa conjunta, un documento de cesión firmado por el estudiante o contratista, un acuerdo de consultaría, una licencia, un acuerdo de transferencia de material, la autorización escrita del cotitular, etcétera.

Con la preparación de una cartografía de la P.I. se consiguen dos cosas.

 En primer lugar, facilitar al titular de P.I. la evaluación de su propia situación con la diligencia debida, lo que le permitirá determinar toda carencia o falla, así como encontrar una solución a esas carencias o fallas.

 En segundo lugar, se trata de un documento que puede ser presentado al promitente licenciatario, al inversor o al comprador para que ellos efectúen su evaluación con diligencia debida.  Gracias a esa cartografía, la evaluación será más rápida y no se encontrarán defectos, por lo que la transacción quedará sellada mucho antes.

 Son pocas las transacciones en las que no se descubre algún defecto o falla por no haber hecho las cosas con diligencia debida.

 Entre las fallas más comunes cabe citar las siguientes: 

  • una parte de la P.I. es propiedad de varios colaboradores y existe un acuerdo de colaboración, o, en el peor de los casos, dicho acuerdo no existe.

Lo que se necesita en estos casos es que uno de los cotitulares negocie una licencia con el otro, o que uno de los titulares efectúe una cesión o consienta a que el otro cotitular negocie una licencia.  

  • Un estudiante es cotitular de una parte de la P.I.

Se necesitará que el estudiante ceda su parte de la P.I. en condiciones equitativas y en circunstancias tales que no puede argüirse que la cesión ha sido involuntaria o coaccionada, o que ha tenido lugar en circunstancias fraudulentas o inescrupulosas, en cuyo caso la cesión carecería de valor.

Si el estudiante ya ha suscrito la cesión, habrá que verificar que las condiciones, o las circunstancias en las que fue suscrito, no hagan pensar que la cesión fue involuntaria o coaccionada, o hecha en circunstancias fraudulentas e inescrupulosas, con lo que también se considerará que la cesión carece de valor.

  • Una parte de la P.I. es copropiedad de un contratista a quien se le encargó tareas de investigación y desarrollo.

Será preciso suscribir un documento de cesión.

  • En la solicitud de patente no se ha identificado correctamente a los inventores.

La omisión de un inventor, o añadir una persona en tanto que inventor pero no siéndolo, pueden ser motivos suficientes para denegar o impugnar la patente.

 La diligencia debida es un proceso que lleva tiempo.  No todos los proyectos justifican que el titular de la P.I. emprenda una evaluación de su situación con la debida diligencia.  Sólo cuando se trata de proyectos en los que se pretende comercializar P.I. queda justificado dedicar tiempo y recursos a un proceso de diligencia debida y a la preparación de una cartografía de la P.I.

 Las empresas que evalúan su situación con debida diligencia y preparan una cartografía de la propiedad intelectual que poseen antes de la transacción, no sólo corren menos riesgos de aplazamiento, abandono o renegociación, sino que sellan la transacción con más rapidez.

 En cambio, las empresas que no proceden con debida diligencia corren mayores posibilidades de que se aplace, abandone o renegocie la transacción, e incluso, que la transacción se suscriba después de mucho tiempo.

 Es por todo esto que es recomendable proceder con la debida diligencia antes de comenzar una transacción.