Legislative Implementation of Flexibilities - Spain

Title:	Article 4 4) (c) and 5) of the Law about Patents of Invention and Utility Models No. 11 of 20/03/1986 as last amended by Law No. 14/2011.
Field of IP:	Patents
Type of flexibility:	Patentability or exclusion from patentability, of software-related inventions
Summary table:

Provisions of Law

Artículo 4.

4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.

DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE (2006)

6.2 EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

El primero de los requisitos básicos de la patentabilidad es que debe haber una invención.

La LP no define qué debe entenderse por invención, no obstante se incluye una lista de objetos o actividades que no se consideran invenciones a los efectos de establecer la patentabilidad de la materia reivindicada, en particular:

a. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b. Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

d. Las formas de presentar informaciones.

Los elementos que integran esta relación son de naturaleza abstracta como una teoría científica o un método matemático, o bien adolecen de falta de carácter técnico como una creación estética o las formas de presentar informaciones.

La expresión "en particular" indica que esta lista no es exhaustiva. Pueden existir otras materias que no constituyen una invención en el sentido de la Ley de Patentes y que no estén enunciadas en ella, o lo que es lo mismo, aunque un determinado elemento no esté expresamente referido en la relación de materias excluidas de los derechos conferidos por la LP, esto no significa que dicho elemento se considere automáticamente una invención en el sentido de la mencionada ley y, por tanto, susceptible de protección.

No obstante lo anterior, los componentes de la lista no están excluidos de la protección que otorga el Derecho de Patentes en todas las circunstancias. No se trata de una exclusión absoluta o total, sino que se excluye la patentabilidad de las materias que conforman la referida lista "solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas". Se trata, pues, de una exclusión de la patentabilidad restringida al cumplimiento de la condición expresada en este mismo apartado.

Una interpretación literal o estricta de este apartado 4 del artículo 4 implica expulsar del ámbito de las materias patentables a toda invención de la que forme parte, en mayor o menor medida, uno cualquiera de los elementos de dicha lista. Conforme a esto, siempre que uno cualquiera de los componentes incluidos en la lista forme parte del objeto de la solicitud de patente, la invención se considera ajena al Derecho de Patentes.

La situación opuesta, dentro de esta interpretación, sólo se produce cuando el objeto de la solicitud no contiene ninguno de los componentes de la antedicha lista de materias excluidas, en cuyo caso la invención correspondiente podría integrar el objeto de una solicitud de patente o de una patente. Esta interpretación restrictiva deja vacío de contenido al antedicho apartado, puesto que en todo caso se concluye la imposibilidad de patentar una solicitud cuyo objeto comprenda una de las materias de la lista.

Una interpretación más acorde con el presente desarrollo tecnológico es admitir que cuando la materia reivindicada, ya sea como aparato o como procedimiento, o en formulación más amplia como entidad física o como actividad, presenta carácter técnico y, por tanto, es susceptible de constituir una invención patentable, dicha materia no pierde ese carácter técnico por el hecho de que se añadan o superpongan a ella elementos que, en sí mismos o como tales, no se consideran invenciones. Una combinación de características técnicas y no técnicas pueden conformar la solución a un problema técnico y de esta manera integrar una invención contenida en el ámbito de las materias patentables. (…)

Programas de ordenadores

Los programas de ordenadores son una forma de invenciones implementadas en ordenador. Se entiende por invención implementada en ordenador: "aquella invención que para su puesta en práctica requiere la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en los que la ejecución de, al menos, un programa informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado".

Los programas de ordenadores están recogidos en la lista de exclusiones de la patentabilidad, pero, al igual que para el resto de elementos de dicha lista, el alcance de la exclusión está limitado, es decir, solamente se aplicará la exclusión de la invención en la medida en que el objeto para el que se solicita la protección comprenda una de dichas invenciones.

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su título sobre programas de ordenador establece que el objeto de la protección prevista en dicha Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador y añade que:

"Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial".

La protección prevista en dicha Ley se aplica a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador y quedan fuera de su ámbito de aplicación las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

El artículo 9.2 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que la protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Así pues, el ordenamiento jurídico español admite de manera expresa la incorporación de programas de ordenador en las patentes y les atribuye, además de la protección otorgada por el derecho de la propiedad intelectual, la protección conferida por el régimen jurídico de la propiedad industrial.

En principio, cualquier operación de tratamiento de datos realizada mediante la ejecución de un programa de ordenador en el correspondiente aparato o sistema programable puede igualmente, en teoría, implementarse por medio de circuitos electrónicos especiales, en este mismo sentido, hay que señalar que la ejecución de un programa siempre implica la generación de, como mínimo, ciertos efectos físicos, por ejemplo las corrientes eléctricas. La aceptación de estos efectos físicos habituales, comunes, presentes en la ejecución de todos los programas, como prueba de su carácter técnico, llevaría a concluir que todos los programas de ordenador tienen carácter técnico y, por tanto, son susceptibles de conformar invenciones patentables

Dado que la LP determina que hay programas de ordenador que no pueden ser el objeto de protección en una solicitud de patente o en una patente, no cabe otra posibilidad que convenir que estos efectos físicos normales no son en sí mismos suficientes para conferir a una invención implementada en ordenador el carácter técnico necesario para que esa invención pueda ser objeto de protección por el Derecho de Patentes. Por tanto, si un programa de ordenador es capaz de producir, cuando se ejecuta en el correspondiente aparato o sistema programable, un efecto técnico adicional que va mas allá de aquellos efectos físicos normales, la invención implementada mediante la ejecución de dicho programa de ordenador no está excluida de la patentabilidad. Este efecto técnico adicional puede ser conocido en el estado de la técnica.

No es menos importante señalar que una invención considerada como patentable conforme a los criterios convencionales de patentabilidad no debe excluirse de la protección simplemente porque para su implementación se empleen medios técnicos modernos en la forma de un ordenador, una red de ordenadores u otro aparato programable.

Las consideraciones básicas a tener en cuenta en el examen de las invenciones implementadas en ordenador son, en principio, las mismas que para el resto de las materias relacionadas en la lista de exclusiones de patentabilidad. De esta manera, las invenciones implementadas en ordenador, cuya puesta en práctica, por definición, implica la ejecución de uno o más programas de ordenador, no están a priori excluidas de la protección por patente de invención en virtud de los artículos 4.4 y 4.5 LP si la materia reivindicada, considerada en su conjunto, tiene carácter técnico.

El carácter técnico de una invención constituye una característica intrínseca de la invención y su existencia debe establecerse sin comparar la referida invención con el estado de la técnica. Si una determinada materia es considerada técnica, conserva, en principio, este carácter técnico con independencia de las materias que sucesivamente se incorporan al estado de la técnica con el paso del tiempo. Esta situación es contraria a la que concurre en la evaluación de la actividad inventiva, donde el contenido del estado de la técnica en el momento de la comparación determina si la invención implica o no actividad inventiva.

Al igual que no existe una definición de invención, la LP tampoco incluye una definición de lo que debe entenderse por técnico. Por otra parte, el alcance de lo que se quiere significar con la palabra "técnica" está en cierta medida condicionado por el contenido global del estado de la técnica. Elementos o actividades que hace un tiempo no se consideraban materias técnicas, hoy día sí lo son, por ejemplo la traducción de idiomas era una actividad exclusivamente realizada por seres humanos, actualmente, esta tarea se puede llevar a cabo por máquinas lo que en algunos casos da lugar a que este procedimiento de traducción se convierta en una actividad técnica. Lo mismo puede aplicarse al reconocimiento automático de la voz o de la imagen de personas. Este traslado de elementos desde el terreno de las materias desprovistas de carácter técnico al ámbito de la técnica es consecuencia justamente de la divulgación de desarrollos

tecnológicos que permiten arrancar una determinada actividad del entorno de lo exclusivamente humano e incorporar la al campo de la tecnología.

Una definición particular del concepto técnica podría provocar una barrera infranqueable para que algunos avances en determinados campos de la tecnología pudieran acceder a la protección otorgada por las patentes o exigir una constante revisión de dicha definición. Resulta más práctico acercarse al concepto de técnica a través de ejemplos de materias que se consideran incluidas o no en el significado de invención exigido por la Ley de Patentes.

Las siguientes indicaciones de carácter general se refieren a materias en las que puede aparecer un efecto técnico adicional que justifique que el objeto cuya protección se pretende constituye una invención en el sentido de la ley, por ejemplo: el procesamiento de datos que representan magnitudes físicas, el control de un proceso industrial, el funcionamiento interno de un ordenador, una red de ordenadores u otro aparato programable, la necesidad ineludible de realizar consideraciones técnicas para la puesta en práctica de la invención reivindicada A continuación se citan, a modo de ejemplo, algunas invenciones implementadas en ordenador patentables y otras no patentables.

Ejemplos de materias patentables:

Un método para acceder de forma anónima, desde un teléfono móvil, a un servicio ofrecido en una dirección de Internet (URL) determinada, donde el usuario está identificado por un identificador fijo (MSISDN). El método se basa en la obtención de una dirección IP temporal (IP) para el usuario y un identificador temporal (ID) asociado al identificador fijo (MSISDN) y a la dirección de Internet determinada (URL). La conexión con la dirección de Internet (URL) determinada se establece sin transmitir el identificador fijo (MSISDN) a Internet, de manera que el usuario se identifica ante la dirección de Internet (URL) determinada con la dirección IP temporal (IP) y con su identificador temporal (ID).

Un dispositivo para la detección en tiempo real de objetos en movimiento basado en visión artificial mediante la captura de imágenes en escala de grises y su procesamiento en tiempo real para extraer características que permiten identificar objetos en movimiento.

Una maquina para la fabricación de tubos de conducción de gas que comprende una cámara que genera una señal de video indicativa de la imagen que incorpora un área luminosa y un pre-arco producido en el campo visual. Un procesador de imagen transforma la señal de video en un modelo de distribución de luminancia y mediante una unidad de inferencia es posible establecer una condición de soldadura defectuosa basada en dicho modelo de distribución.

Unidad de construcción de trazas destinada a capturar una secuencia dinámica de instrucciones que comprende un mecanismo de verificación para comprobar si las instrucciones que componen dicha secuencia dinámica de instrucciones son consecutivas o no, de manera que la secuencia dinámica de instrucciones puede ser obtenida directamente desde la cache de instrucciones.

Procesador a alta velocidad y su método de utilización que incluye: una CPU que tiene una memoria cache primaria; una memoria cache secundaria dispuesta a un nivel jerárquico inferior al de la CPU, esta memoria cache secundaria tiene una primera MPU; y una pluralidad de memorias principales conectadas a la memoria cache secundaria y dispuestas en paralelo entre sí. Cada una de las memorias principales tiene una memoria cache terciaria provista de una segunda MPU; la primera MPU y cada una de las segundas MPUs tiene una función lógica cache y una función procesadora, por lo que es posible el procesado simultáneo distribuido.

Ejemplos de materias no patentables

Un procedimiento para realizar transacciones de activos financieros a través de una red informática en un momento preciso para optimizar la rentabilidad económica de la operación teniendo en cuenta la situación de los mercados internacionales, la legislación impositiva del país de residencia del titular de los activos y el resultado de operaciones anteriores no constituye la solución a un problema técnico. No obstante, si la implementación del procedimiento exige la participación de características técnicas para asegurar aspectos tales como la integridad, el secreto, la inalterabilidad, el no repudio de los mensajes necesarios para la realización de la transacción el referido procedimiento puede conformar una invención patentable.

Comprobar y, en su caso, corregir la ortografía de un texto mediante la ejecución de un programa en un aparato programable no va más allá de la automatización de una actividad de carácter intelectual.

Un sistema informático integrado por medios físicos definidos por las respectivas funciones que ejecutan para ayudar en el cumplimiento de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas conforme a la norma que regula dicho tributo en el que los datos procesados son de carácter económico o personal no hace que el sistema informático así definido se considere una invención en el sentido de la LP.

Un procedimiento de gestión y promoción de ventas de un negocio al por menor en el que se asignan números únicos de identificación a cada producto y a cada cliente que quedan almacenados en sendas bases de datos, se fijan unos objetivos de venta para cada producto durante un periodo de tiempo determinado y se recompensa a los clientes que más unidades han adquirido aquellos productos cuyos objetivos de venta se han cumplido.

El hecho de que en una reivindicación de método o procedimiento se especifique la utilización de medios técnicos, por ejemplo un ordenador, para ejecutar algunas o todas las etapas de dicho método o procedimiento no es suficiente para concluir que el método considerado en sí mismo tiene carácter técnico, y puede, por tanto, constituir el objeto de la protección otorgada por el Derecho de Patentes. Si estos medios técnicos se utilizan para una finalidad puramente no técnica o para procesar información puramente no técnica, la invención no es una invención en el sentido del artículo 4.1 de la Ley de patentes. En este mismo sentido, la simple enunciación de los elementos que conforman un sistema informático definidos por la función implícita en la denominación de dichos elementos físicos no confiere necesariamente carácter técnico a la reivindicación en su conjunto.