Changement de titulaire

Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel peut changer pour diverses raisons et de différentes façons.  Un changement de titulaire peut découler d’un contrat, tel qu’une cession.  Il peut encore résulter d’une décision judiciaire ou de l’effet de la loi, par exemple d’une succession ou d’une faillite, ou de la fusion de deux sociétés.

99 Article 16.1)i)

Le changement de titulaire d’un enregistrement international peut se rapporter à tous les dessins ou modèles industriels couverts par l’enregistrement international ou à certains seulement.  De même, le changement de titulaire peut être effectué à l’égard de toutes les parties contractantes désignées ou de certaines seulement.

Règle 21.2)v)

Le règlement d’exécution commun ne fait pas de distinction entre les différents types de changement de titulaire, ni entre leurs différentes causes.  La même terminologie “changement de titulaire” est utilisée dans tous les cas.  Jusqu’à ce que le changement ait été inscrit au registre international, le titulaire précédent de l’enregistrement international est appelé “titulaire”, puisque ce terme s’entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l’enregistrement international est inscrit.  Par opposition, le nouveau propriétaire désigne le “cessionnaire”.  Une fois que le changement de titulaire a été inscrit, le nouveau propriétaire devient le titulaire de l’enregistrement international.

De plus, il y a lieu de faire une distinction entre le fait d’inscrire un changement de titulaire au registre international et la question de la validité du changement de titulaire proprement dit.  Par exemple, les conditions à remplir quant à la validité d’un acte de cession portant sur un enregistrement international ne sont pas énoncées dans l’Arrangement de La Haye.  Elles continuent d’être exclusivement régies par la législation nationale pertinente et peuvent par conséquent varier d’une partie contractante à l’autre (par exemple, nécessité d’un document écrit certifiant la cession, preuve de l’âge des parties afin de déterminer leur capacité juridique, etc.).

L’Arrangement de La Haye prévoit seulement les exigences auxquelles il faut satisfaire afin d’inscrire valablement un changement de titulaire au registre international.  Par conséquent, cette question ne se pose qu’après la conclusion officielle de l’accord contractuel ou la survenance d’un événement non contractuel donnant lieu au changement de titulaire.

La nécessité d’inscrire au registre international un changement de titulaire vise normalement à garantir que ce changement sera opposable aux tiers.

En outre, il convient de noter que, dans certaines circonstances, une partie contractante désignée peut refuser les effets de l’inscription d’un changement de titulaire au registre international à l’égard de sa désignation, moyennant une déclaration selon laquelle certaines déclarations ou certains documents n’ont pas été reçus, en vertu de l’article 16.2) de l’Acte de Genève (1999), ou une déclaration selon laquelle elle refuse les effets de l’inscription d’un changement de titulaire, conformément à la règle 21bis.1) (se référer à “Effets de l’inscription d’un changement de titulaire”).

Conditions à remplir pour devenir le nouveau titulaire

En cas de changement de titulaire d’un enregistrement international, le nouveau propriétaire (cessionnaire) peut être inscrit comme étant le nouveau titulaire à l’égard d’une partie contractante désignée déterminée, pourvu qu’il soit rattaché (via un établissement, un domicile, une résidence habituelle ou une nationalité) à une partie contractante liée par un Acte par lequel la partie contractante désignée concernée est également liée.

99 Article 3Règle 21.2)iv)

Par exemple, si une partie contractante désignée est liée à la fois par l’Acte de 1960 et l’Acte de 1999, le cessionnaire pourrait être inscrit comme étant le nouveau titulaire à l’égard de cette partie contractante, dans la mesure où il est rattaché à une partie contractante qui est liée par au moins l’un de ces Actes. Cependant, si le cessionnaire est une société qui est rattachée uniquement à une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1999, ce cessionnaire ne peut pas être inscrit comme étant le nouveau titulaire à l’égard des parties contractantes désignées qui sont liées exclusivement par l’Acte de 1960 (cela vaut également dans la situation inverse).

Dans certaines situations, l’application de ce principe peut entraîner un changement de l’Acte régissant la désignation de la partie contractante concernée à l’égard de la partie contractante du nouveau titulaire.  L’exemple ci-après permet d’illustrer cette question.

Un déposant originaire d’une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1960 a désigné une partie contractante liée à la fois par l’Acte de 1960 et l’Acte de 1999.  Cette désignation est donc régie par l’Acte de 1960 (le seul Acte commun).  L’enregistrement correspondant est ensuite cédé à une société établie dans une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1999.  Cette cession peut être inscrite au registre international, puisque l’Acte de 1999 est commun à la partie contractante du nouveau titulaire et à la partie contractante désignée concernée.  Pour cette même raison, cependant, il s’ensuit que la désignation de cette partie contractante n’est plus régie par l’Acte de 1960, mais par l’Acte de 1999 (le seul Acte à être commun à la partie contractante désignée et à la partie contractante du nouveau titulaire).

Toutefois, lorsqu’une telle situation survient, il y a lieu de tenir compte des conséquences suivantes.

Délai de refus

Si l’inscription du changement de titulaire intervient au cours du délai de refus, et compte tenu du fait que ce délai peut différer selon qu’une partie contractante a été désignée en vertu de l’Acte de 1960 ou de l’Acte de 1999 (se référer à “Délai de refus”), l’inscription du changement de titulaire n’a pas pour effet de prolonger, ou de réduire, le délai de refus imparti à une partie contractante désignée pour notifier un refus de protection.  Cette solution a été approuvée par l’Assemblée de l’Union de La Haye à sa vingt-deuxième session en septembre/octobre 2003 dans le cadre d’une déclaration interprétative.

Ajournement de la publication

Si l’inscription du changement de titulaire intervient au cours de la période d’ajournement de la publication, et compte tenu du fait que cette période en vertu de l’Acte de 1999 (jusqu’à 30 mois) peut être plus longue que celle prévue par l’Acte de 1960 (12 mois), l’inscription du nouveau titulaire n’a pas pour effet de réduire la période d’ajournement applicable lorsque i) l’ajournement de la publication est demandé pour une période supérieure à 12 mois en vertu de l’Acte de 1999 et ii) l’enregistrement international concerné est cédé au cours de cette période d’ajournement à une personne rattachée à une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1960.  Cette solution a été approuvée par l’Assemblée de l’Union de La Haye à sa vingt-deuxième session en septembre/octobre 2003 dans le cadre d’une déclaration interprétative.

Taxes individuelles de renouvellement

Étant donné qu’une taxe individuelle peut être requise au moment du renouvellement pour les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999, mais que cette taxe n’est pas prévue pour les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960 dans le cadre d’un renouvellement, il s’ensuit que le nouveau titulaire peut avoir à payer des taxes individuelles pour le renouvellement à l’égard d’une partie contractante désignée (alors qu’une telle possibilité était exclue à l’égard du titulaire initial, ou vice versa).  Cette solution a été approuvée par l’Assemblée de l’Union de La Haye à sa vingt-deuxième session en septembre/octobre 2003 dans le cadre d’une déclaration interprétative.

Nouveau titulaire rattaché à plusieurs parties contractantes liées par plusieurs Actes (pluralité des habilitations)

Le cessionnaire peut indiquer dans la demande d’inscription de changement de titulaire un rattachement dans plusieurs parties contractantes qui peuvent être liées par différents Actes (se référer à “Droit de déposer une demande internationale”).  Par conséquent, dans l’hypothèse par exemple où le cessionnaire :

  • revendique un domicile dans une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1960 (partie contractante A) et la nationalité d’une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1999 (partie contractante B), et
  • demande à être inscrit comme nouveau titulaire à l’égard d’une partie contractante liée par les deux Actes (partie contractante C),

c’est l’Acte le plus récent (l’Acte de 1999) qui est pris en considération pour déterminer quel Acte régit la désignation de la partie contractante concernée (partie contractante C) à l’égard du nouveau titulaire (il en irait de même si, dans l’exemple précité, la partie contractante B n’était pas l’État dont le cessionnaire est un ressortissant mais une organisation intergouvernementale dont la partie contractante A est un État membre).  Cette solution a été approuvée par l’Assemblée de l’Union de La Haye à sa vingt-deuxième session en septembre/octobre 2003 dans le cadre d’une déclaration interprétative.  Elle découle essentiellement du fait que l’Acte de 1999 est un instrument juridique plus actuel;  cette solution est d’ailleurs dans l’esprit de l’article 31.1) de l’Acte de 1999 et de l’article 31.1) de l’Acte de 1960, aux termes desquels il convient de privilégier l’Acte le plus récent.

Qui peut présenter une telle demande

En principe, les demandes d’inscription de modifications doivent être présentées et signées par le titulaire.  Toutefois, une demande d’inscription d’un changement de titulaire (formulaire DM/2) peut également être présentée par le nouveau propriétaire, à condition qu’elle soit

  • signée par le titulaire, ou
  • signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d’une attestation établie par l’autorité compétente de la partie contractante du titulaire selon laquelle le nouveau propriétaire semble être l’ayant cause du titulaire.

Règle 21.1)b)

Contenu de la demande

Une demande d’inscription d’un changement de titulaire (formulaire DM/2) doit contenir ou indiquer les éléments suivants :

  • le numéro de l’enregistrement international concerné (un seul formulaire peut être utilisé pour demander l’inscription d’un changement de titulaire de plusieurs enregistrements internationaux au nom du même titulaire, à condition que la demande se rapporte à un changement total de titulaire, tel que prévu à la rubrique 6.a) du formulaire.  Par ailleurs, si la demande se rapporte à un changement partiel de titulaire, tel que prévu à la rubrique 6.b), le formulaire ne peut être utilisé que pour demander l’inscription d’un changement de titulaire à l’égard d’un seul enregistrement international);

Règle 21.2)

  • le nom du titulaire;
  • le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, du nouveau propriétaire de l’enregistrement international.  Lorsqu’il y a plusieurs nouveaux propriétaires ayant des adresses différentes et qu’aucun mandataire n’a été constitué, une adresse pour la correspondance doit être également indiquée.  Si celle-ci n’est pas mentionnée, le Bureau international utilisera comme adresse pour la correspondance l’adresse de la personne dont le nom apparaît en premier à la rubrique 3 du formulaire.  Il y a également lieu de noter que s’il n’y a qu’un seul nouveau propriétaire et qu’aucun mandataire n’a été constitué, la rubrique 4 du formulaire (adresse pour la correspondance) ne doit être complétée que si l’adresse pour la correspondance diffère de l’adresse du déposant indiquée à la rubrique 3.b);

Instruction 301Instruction 302

  • la ou les parties contractantes à l’égard desquelles le nouveau propriétaire remplit les conditions pour être le titulaire d’un enregistrement international;
  • si le changement de titulaire de l’enregistrement international ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les parties contractantes, les numéros des dessins ou modèles industriels et les parties contractantes désignées concernées par le changement de titulaire;
  • le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l’instruction de prélever le montant requis des taxes sur un compte courant auprès de l’OMPI, ainsi que l’identité de l’auteur du paiement ou de celui qui donne l’instruction.

99 Article 16.3)Règle 21.2)vi)

Le formulaire doit être signé ou un sceau doit y être apposé et l’identité du signataire doit être indiquée selon les modalités prévues à la rubrique 7.  Un espace est également prévu pour l’indication du nom de la personne à contacter, si nécessaire.  Cela peut se révéler utile si, par exemple, le formulaire est présenté au nom d’une personne morale.

Règle 21.1)b)Instruction 202

Constitution d’un mandataire

Le nouveau propriétaire ou cessionnaire peut également constituer un mandataire au moment où il dépose la demande d’inscription du changement de titulaire.  Cela est prévu à la rubrique 8 du formulaire.  Ainsi, pour constituer un mandataire, le nouveau titulaire doit soit joindre un pouvoir au formulaire DM/2 (changement de titulaire) soit y annexer le formulaire DM/7 (constitution d’un mandataire) dûment rempli.

Règle 3.1)b)

Demandes irrégulières ou irrecevables

Demande irrecevable

Un changement de titulaire d’un enregistrement international ne peut être inscrit à l’égard d’une partie contractante désignée lorsque cette partie contractante n’est pas liée par un Acte auquel est également liée la partie contractante, ou l’une des parties contractantes, à l’égard de laquelle le nouveau propriétaire remplit les conditions pour être le titulaire d’un enregistrement international (se référer à “Conditions à remplir pour devenir le nouveau titulaire”).

Règle 21.3)

Demande irrégulière

Lorsque la demande ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne.

Règle 21.4)

L’irrégularité d’une demande d’inscription d’un changement de titulaire peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international.  Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans ce délai de trois mois, la demande d’inscription est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne, et il rembourse toutes les taxes payées après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes.

Règle 21.5)

Changement partiel de titulaire – numérotation

La cession ou toute autre transmission de l’enregistrement international pour une partie seulement des dessins ou modèles industriels ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.  Dans ce cas, toute partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fait l’objet d’un enregistrement international distinct.  Cet enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

Règle 21.7)

Fusion

Lorsque la même personne devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne.  À cet égard, les conditions relatives à une demande d’inscription d’un changement de titulaire (se référer à “Changement de titulaire”) s’appliquent mutatis mutandis à la demande d’inscription d’une fusion.

Règle 21.8)

L’enregistrement international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

Inscription, notification et publication

Pour autant que la demande soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre international et en informe à la fois le nouveau titulaire et le titulaire antérieur.

Règle 21.6)a)

Le Bureau international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives au changement de titulaire et aux fusions.

Règle 26.1)iv)

Effets de l’inscription d’un changement de titulaire

L’inscription d’un changement de titulaire au registre international produit les mêmes effets que si elle avait été faite directement au registre national ou régional de l’Office.  Cependant, l’article 16.2) de l’Acte de 1999 prévoit une exception possible, à savoir qu’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI qu’une inscription concernant un changement de titulaire au registre international ne produit pas lesdits effets dans cette partie contractante tant que l’Office de ladite partie contractante n’a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée.

60 Article 7.1)b)99 Article 16.2)

Refus des effets de l’inscription d’un changement de titulaire émis par l’Office d’une partie contractante désignée

Comme indiqué plus haut, une partie contractante peut faire la déclaration visée à l’article 16.2) de l’Acte de 1999 selon laquelle l’inscription d’un changement de titulaire au registre international est sans effet dans cette partie contractante tant que l’Office de cette partie contractante n’a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée.

Règle 21bis

En outre, en vertu de certaines législations nationales ou régionales, il existe des situations dans lesquelles l’inscription d’un changement partiel de titulaire n’est pas autorisée.  C’est le cas, par exemple, dans certains ressorts juridiques où une série de dessins ou modèles industriels est réputée constituer un dessin ou modèle industriel unique, ce qui signifie que tous les dessins ou modèles de cette série sont protégés comme un tout et n’acquièrent pas la protection de manière indépendante.  En conséquence, tous les dessins ou modèles composant la série ne peuvent être cédés qu’au même bénéficiaire en même temps.  C’est également le cas dans certains ressorts juridiques où la législation prévoit un système de “dessin ou modèle similaire” ou de “dessin ou modèle connexe”.  Les dessins et modèles industriels enregistrés en vertu de cette condition particulière ne peuvent être cédés que tous ensemble au même moment.

Comme décrit ci-dessus, si la législation nationale ou régionale n’autorise pas un tel changement de titulaire, l’Office de cette partie contractante peut déclarer que le changement de titulaire inscrit au registre international est sans effet dans ladite partie contractante.

Règle 21bis.1)

Cette déclaration doit être envoyée par l’Office au Bureau international dans les six mois suivant la date de la publication du changement de titulaire ou dans le délai de refus applicable, le délai qui expire le plus tard étant retenu.  Cette déclaration devrait indiquer i) les raisons pour lesquelles le changement de titulaire est sans effet, ii) les dispositions législatives essentielles correspondantes, iii) les numéros des dessins ou modèles industriels concernés par la déclaration lorsque celle-ci ne se rapporte pas à la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l’objet du changement de titulaire, et iv) si une telle déclaration peut ou non faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.

Règle 21bis.2) et 3)

À réception de la déclaration, le Bureau international l’inscrit au registre international et notifie ce fait à l’ancien titulaire (le cédant) et au nouveau (le cessionnaire).  Le Bureau international modifie également le registre international de façon que la partie de l’enregistrement international qui a fait l’objet de la déclaration soit inscrite en tant qu’enregistrement international distinct au nom de l’ancien titulaire (le cédant).  Le Bureau international notifie ce fait à l’ancien titulaire (le cédant) et au nouveau (le cessionnaire).

Règle 21bis.4)

Le retrait d’une déclaration de refus émise en vertu de cette règle est notifié au Bureau international, qui l’inscrit ensuite au registre international, modifie le registre international en conséquence et notifie ce fait à l’ancien titulaire (le cédant) et au nouveau (le cessionnaire).

Règle 21bis.5)

Le Bureau international publie les données pertinentes relatives aux déclarations de refus des effets de l’inscription d’un changement de titulaire et à leur retrait.

Règle 26.1)ix)

L’exemple suivant peut illustrer le fonctionnement de cette règle : un enregistrement international donné contient les désignations des parties contractantes A et B en vertu de l’Acte de 1999, la partie contractante A ayant fait la déclaration visée à l’article 16.2) de l’Acte de 1999.  La cession totale de l’enregistrement international par le titulaire X à un nouveau titulaire Y est inscrite au registre international.  Trois mois après la date de publication de l’inscription dudit changement de titulaire, le Bureau international reçoit de l’Office de la partie contractante A la déclaration selon laquelle le changement de titulaire est sans effet dans cette partie contractante.  Le Bureau international inscrit ladite déclaration au registre international et notifie ce fait à l’ancien titulaire (le cédant) et au nouveau (le cessionnaire), conformément à l’alinéa 4) de cette règle.  En vertu de cet alinéa, le Bureau international convertit le changement total de titulaire en changement de titulaire à l’égard de la partie contractante B, cette modification aboutissant à la création d’un nouvel enregistrement international au nom de X pour la partie contractante A.  Selon le principe général établi par la règle 21.7) pour l’inscription d’un changement partiel de titulaire, le nouvel enregistrement international porterait le numéro de l’enregistrement international original, accompagné d’une lettre majuscule.  En cas de décision ultérieure de retirer la déclaration de refus susmentionnée dans la partie contractante A, ladite décision sera notifiée au Bureau international conformément à l’alinéa 5) de la règle 21bis.  Le Bureau international modifiera ensuite le nom du titulaire du nouvel enregistrement international en remplaçant X (l’ancien titulaire) par Y (le nouveau titulaire) et notifiera ce fait à l’ancien titulaire et au nouveau.  Le Bureau international fusionnera ensuite ces deux enregistrements internationaux au nom de Y (le nouveau titulaire) et en informera le nouveau titulaire (le cessionnaire) en conséquence.

Règles 21bis et 21.7)

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