Accord sur le Brexit : consequences de la fin de la periode de transition pour les utilisateurs du systeme de Madrid

23 juillet 2020

L’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) prévoit une période de transition se terminant au 31 décembre 2020.  Le Gouvernement du Royaume-Uni a indiqué les mesures qu’il adoptera pour maintenir la protection au Royaume-Uni des marques incluses dans les enregistrements internationaux produisant leurs effets dans l’UE avant la fin de cette période.

Enregistrements internationaux en vertu du système de Madrid que l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) n’aura ni refusés ni protégés d’ici le 1er janvier 2021

Les titulaires d’enregistrements internationaux désignant l’UE que l’EUIPO n’aura ni refusés ni protégés au 1er janvier 2021, pourront déposer une demande d’enregistrement national de marque auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2021.  La date initiale de désignation de l’UE sera conservée.

Il en va de même pour les titulaires dont l’enregistrement international ou la désignation postérieure de l’UE, selon le cas, sera inscrit(e) au registre international à l’issue de la période de transition, mais avec une date antérieure au 1er janvier 2021.  Dans ce cas, le délai de neuf mois courra à compter de la date d’inscription de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure de l’UE au registre international.

Enregistrements internationaux effectués en vertu du système de Madrid qui sont protégés dans l’Union européenne avant le 1er janvier 2021

À l’issue de la période de transition, une marque nationale comparable sera créée et inscrite au registre du Royaume-Uni pour chaque enregistrement international protégé dans l’UE avant la fin de cette période.

Lorsque la protection sera le résultat de désignations multiples de l’UE dans un enregistrement international (par exemple d’une désignation faite dans la demande internationale et d’une désignation postérieure), une marque nationale comparable sera créée pour chaque désignation.

Ces marques britanniques comparables nouvellement créées seront indépendantes de l’enregistrement international et régies par la législation britannique.  Pour la gestion de ces marques, les titulaires devront traiter directement avec l’UKIPO.

Droits des titulaires d’enregistrements internationaux existants

La fin de la période de transition ne portera pas atteinte aux droits des titulaires d’enregistrements internationaux existants pour lesquels l’UE est la partie contractante et qui sont ressortissants du Royaume-Uni ou qui sont domiciliés ou ont une résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays.  Il en ira de même pour les demandes internationales déposées auprès de l’EUIPO par des personnes physiques ou morales ressortissantes du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition.

Gestion centralisée en vertu du système de Madrid pour une marque Britannique comparable

À l’issue de la période de transition, le titulaire peut désigner postérieurement le Royaume-Uni dans l’enregistrement international qui a donné lieu à la création d’une marque britannique comparable.  Conformément à l’article 4bis du Protocole, cet enregistrement international remplacerait la marque britannique comparable, permettant au titulaire de recouvrer les avantages d’une gestion centralisée.  Le titulaire peut demander à l’UKIPO de prendre note de ce remplacement dans son registre.

Il en irait de même pour un enregistrement au Royaume-Uni pour lequel le titulaire a revendiqué une date de désignation antérieure de l’Union européenne.  Le titulaire peut désigner postérieurement le Royaume-Uni dans l’enregistrement international concerné après que la marque a été enregistrée au Royaume-Uni et l’article 4bis du Protocole s’appliquerait alors.

Les titulaires doivent cependant être conscients que, si un droit comparable au Royaume-Uni est créé automatiquement, une désignation postérieure du Royaume-Uni ferait l’objet d’un examen de l’UKIPO et serait publiée à des fins d’opposition.

Pour de plus amples informations, on se reportera au formulaire TM28 de l’UKIPO, “Demande d’inscription d’un enregistrement parallèle” pour prendre note du remplacement d’une marque internationale protégée (Royaume-Uni) par une marque britannique enregistrée.

Continuer à utiliser le système de Madrid en tant que personne physique ou morale ressortissante du Royaume-uni après la période de transition

Le Royaume-Uni étant une partie contractante du Protocole de Madrid, vous êtes et resterez en droit de déposer une demande auprès de l’UKIPO en qualité d’office d’origine et, en tant que nouveau titulaire, de revendiquer un droit par l’intermédiaire du Royaume-Uni dans une demande d’inscription d’un changement de titulaire.

Veuillez cependant noter que vous ne serez plus habilités à déposer une demande auprès de l’EUIPO en tant qu’office d’origine ni à revendiquer un droit par l’intermédiaire de l’Union européenne en tant que nouveau titulaire dans une demande d’inscription d’un changement de titulaire à l’issue de la période de transition.

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