WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear v. Rawhide

Zaaknr. DNL2010-0041

1. Partijen

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Verweerder is Rawhide, gevestigd te Almere, Nederland, vertegenwoordigd door Van Eeckhoutte Advocaten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <tonymora.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via VEVIDA Services B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 18 juni 2010. Het Instituut heeft op 24 juni 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 24 juni 2010 geantwoord dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis een administratief gebrek bevatte, heeft de Eiser op 7 juli 2010 een Aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 8 juli 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 28 juli 2010. Het Instituut heeft de Verweerder op diens verzoek tot 7 augustus 2010 uitstel verleend. Een tweede verzoek tot verlenging is door de Verweerder op 25 juli 2010 ingediend. Het Instituut heeft partijen gemotiveerd bericht dit verzoek niet in te willigen. Het Verweerschrift is ingediend op 28 juli 2010. Op 2 augustus 2010 heeft de Eiser nog Nadere Stukken ingediend, de toelaatbaarheid waarvan de Geschillenbeslechter hieronder (paragraaf 6) bespreekt.

Op 30 juli 2010 heeft SIDN partijen in overeenstemming met artikel 8.1 van de Regeling per e-mail laten weten een mediator te hebben benoemd. Per e-mail van 27 augustus 2010 is de termijn voor het mediationproces na overleg met partijen met 30 dagen verlengd tot 28 september 2010. Op 2 september 2010 heeft de mediator partijen per e-mail laten weten dat het geschil met betrekking tot de Domeinnaam niet door middel van mediation is opgelost.

Na ontvangst van betaling van de in artikel 23 van de Regeling bedoelde kosten heeft het Instituut Alfred Meijboom op 21 september 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Eiser is rechthebbende op het Gemeenschapsmerk TONY MORA met registratienummer 5013388. Het betreft een beeldmerk dat bestaat uit de benaming “TONY MORA” in hoofdletters, met bovenin de grillige weergave van de letter “M”.

De Domeinnaam is sinds 19 januari 2002 geregistreerd. De Eiser heeft screenshots d.d. 16 juni 2010 overgelegd waaruit blijkt dat de Verweerder via de aan de Domeinnaam gelinkte website verwijst naar haar eigen website op “www.cowboyboots.nl” waar laarzen van het merk Sendra worden aangeboden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

De Eiser stelt dat TONY MORA zijn merknaam en handelsnaam is en dat de Domeinnaam daaraan identiek is dan wel daarmee overeenstemt.

De Eiser voert aan dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Verweerder is geen eigenaar van het merk TONY MORA en verkoopt volgens de Eiser geen producten van het merk. Via de domeinnaam worden bezoekers verwezen naar “www.cowboyboots.nl” waar producten van een concurrent van de Eiser worden aangeboden, zo stelt de Eiser.

De Eiser meent dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is om de volgende redenen. De Verweerder zou de Domeinnaam enige jaren geleden voor EUR 5.000,-- aan de Eiser hebben willen verkopen. Voorts stelt de Eiser dat de Domeinnaam wordt misbruikt om consumenten een concurrerend merk te verkopen.

B. Verweerder

De Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam in 2002 met medeweten van de Eiser heeft geregistreerd en daarom een geldige reden heeft om deze te gebruiken. De Verweerder betwist dat de Eiser rechthebbende is op de naar Nederlands recht beschermde handelsnaam Tony Mora.

Sinds 2002 verkoopt de Verweerder zijn artikelen via een webshop die toegankelijk is via de drie domeinnamen <tonymora.nl>, <cowboyboots.nl> en <rawhide.nl>. De Verweerder betwist dat hij geen TONY MORA producten meer zou verkopen, maar stelt dat de Eiser hem dat moeilijk maakt vanwege dit geschil.

De Verweerder voert aan een eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam te hebben om de volgende redenen. De Verweerder is sinds 2001 officieel dealer van TONY MORA merkproducten in Nederland. Het staat de Verweerder naar zijn mening vrij het TONY MORA merk te gebruiken voor de verkoop van TONY MORA producten, tenzij het merk zo wordt gebruikt dat de indruk wordt gewekt dat een commerciële band met de Eiser bestaat en met name dat de Verweerder tot het distributienetwerk van de Eiser behoort of dat er een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.

De Verweerder is van mening dat de verwijzing op de aan de Domeinnaam gelinkte website naar de website “www.cowboyboots.nl”, waar ook producten van een met TONY MORA concurrerend merk wordt aangeboden, geen ongebruikelijke of verwarringwekkende gang van zaken betreft. De Verweerder stelt dat het onjuist is dat consumenten op het verkeerde been zouden worden gezet, omdat genoegzaam duidelijk is wanneer men zich op welke website bevindt.

De Verweerder betwist dat hij de Domeinnaam te kwader trouw zou hebben geregistreerd of in gebruik heeft. De stelling van de Eiser dat de Verweerder de Domeinnaam voor EUR 5.000,-- zou hebben willen verkopen is een onterechte en onvolledige voorstelling van zaken. De Verweerder heeft in 2008 gesproken met de Belgische vertegenwoordiger van de Eiser die de Domeinnaam wilde overnemen. De Verweerder was daar in beginsel toe bereid, mits hij een vergoeding zou ontvangen voor zijn investeringen in de Domeinnaam en stelt een voorstel tot overdracht na eerder overleg aan Eiser te hebben toegestuurd.

6. Oordeel en Bevindingen

De Geschillenbeslechter beoordeelt dit geschil over de Domeinnaam binnen het eigen toetsingskader van de Regeling. Artikel 23.4 van de Regeling bepaalt dat de Regeling “geen mogelijkheid tot kostenveroordeling” kent. Reeds op grond daarvan zal de Geschillenbeslechter niet nader treden in de Verweerder’s verzoek tot kostenveroordeling. Zie in dit verband verder E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami, WIPO Zaaknr. DNL2008-0022.

Nadere Stukken

Op 2 augustus 2010 heeft de Eiser uit eigener beweging Nadere Stukken bij het Instituut ingediend. Artikel 10.2 van de Regeling bepaalt dat als partijen uit eigen beweging Nadere Stukken indienen het aan de Geschillenbeslechter is om te beoordelen of deze stukken worden toegelaten. Het doel van de Regeling is te voorzien in een relatief eenvoudig, snel en kosteneffectief mechanisme van geschillenbeslechting. Daarbinnen past dat partijen één gelegenheid hebben om adequaat hun standpunt naar voren te brengen en er in beginsel geen ruimte is voor re- en dupliek, simpelweg omdat dat het proces compliceert en vertraagt, hetgeen tegengesteld is aan het doel van de Regeling en de in artikel 10.4 van de Regeling vastgelegde taak van de Geschillenbeslechter om ervoor zorg te dragen dat de procedure spoedig verloopt (zie E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, supra).

De Geschillenbeslechter erkent dat zich omstandigheden kunnen voordoen die het rechtvaardigen van dit beginsel af te wijken. Echter, de Eiser heeft niet, althans onvoldoende duidelijk, aangegeven dat zich in dit geval dergelijke omstandigheden voordoen. De Geschillenbeslechter zal daarom de nader door de Eiser ingediende stukken niet toelaten tot de procedure.

Op grond van artikel 2.1 en artikel 3 van de Regeling dient de Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Aangezien de Verweerder heeft betwist dat de Eiser rechthebbende is op de naar Nederlands recht beschermde handelsnaam Tony Mora en de Eis daarvoor onvoldoende bewijs bevat, laat de Geschillenbeslechter het beroep van de Eiser op haar handelsnaam buiten beschouwing.

De Eiser heeft genoegzaam aangetoond dat hij rechthebbende is op het Gemeenschapsbeeldmerk TONY MORA (registratienummer 5013388). Om te beoordelen of de Domeinnaam daaraan identiek is of daarmee verwarringwekkend overeenstemt moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

In dit geschil moeten derhalve het beeldmerk TONY MORA, dat bestaat uit de benaming “TONY MORA” in hoofdletters, met bovenin de grillige weergave van de letter “M”, en <tonymora> vergeleken worden. Het enige verschil is gelegen in de bovenin toegevoegde grillige weergave van de letter “M” aan “TONY MORA”, het dominante onderdeel van het merk (zie ook Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Onur, WIPO Case No. DNL2010-0047). De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het TONY MORA beeldmerk.

Aan de eerste eis is derhalve voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling (zie onder andere Dr. Ing. h.c. F. Porsche v. Bv berry smits trading co, WIPO Zaaknr. DNL2009-0049, Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Zaaknr. DNL2010-0024 en CPFilms, Inc. v. Reflect Glasfilm BV, WIPO Zaaknr. DNL2010-0039) is pas sprake van gebruik van de Domeinnaam te goeder trouw om producten of diensten aan te bieden, indien het gebruik ten minste aan de volgende vier cumulatieve vereisten voldoet.

- Er moeten daadwerkelijk goederen en diensten worden aangeboden via de website;

- Op de website moeten uitsluitend de producten voorzien van het merk aangeboden worden, omdat het merk anders gebruikt kan worden om internetgebruikers te lokken om andere goederen te kopen;

- De website moet ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder vermelden;

- De domeinnaam mag niet gebruikt worden om de merkhouder buiten spel te zetten door deze te weerhouden zijn eigen merk in een domeinnaam weer te geven.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat niet aan het tweede vereiste is voldaan: op de website gelinkt aan de Domeinnaam werd - blijkens de door de Eiser overgelegde en niet door de Verweerder betwiste screenshots d.d. 16 juni 2010 - verwezen naar de website “www.cowboyboots.nl” waarop de Verweerder (ook) laarzen van een concurrerend merk aanbiedt. Evenmin was - op het tijdstip van de screenshots d.d. 16 juni 2010 - voldaan aan het vereiste dat de website ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder moet vermelden. Daarmee is voldoende komen vast te staan dat het gebruik van de Domeinnaam door de Verweerder niet kan worden beschouwd als gebruik om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden.

Voorts heeft de Verweerder niet aangetoond, noch is de Geschillenbeslechter op enige manier gebleken, dat de Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam, noch is het aannemelijk dat er is sprake van gebruik voor niet-commerciële doeleinden.

Om deze redenen is ook aan het tweede vereiste voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Eiser stelt dat de Domeinnaam wordt gebruikt “om commercieel voordeel te behalen door met de, voor de consument bekende merknaam TONY MORA, bezoekers te trekken en vervolgens producten van een ander merk te verkopen”. De Eiser verwijst hiermee naar het voorbeeld van gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 3.2 sub d van de Regeling: “de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting. De hierboven genoemde verwarring betreft bijvoorbeeld de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website van de domeinnaamhouder of andere online locatie(s) of van producten of diensten op zijn website of een andere online locatie”.

Het staat vast dat de Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor commerciële doeleinden en dat hij internetgebruikers via de Domeinnaam verwijst naar zijn andere website waarop hij producten te koop aanbiedt die concurreren met de producten van de Eiser. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat door dit gebruik verwarring kan ontstaan met het merk TONY MORA van de Eiser in de zin dat consumenten kunnen menen dat sprake is van een verband met of de goedkeuring van de website van de Verweerder door de Eiser.

Tot slot is daarmee ook aan het derde vereiste voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <tonymora.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 1 oktober 2010