Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Venequip, SA c. Oneandone Private Registration
Caso No. DMX2019-0021
1. Las Partes
La Promovente es Venequip, SA, República Bolivariana de Venezuela, representada por ECV & Asociados, República Bolivariana de Venezuela.
El Titular es Oneandone Private Registration, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <venequip.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de junio de 2019. El 18 de junio de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de junio de 2019, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de junio de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de julio de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de julio de 2019.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 22 de julio de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos por parte de la Promovente:
1) Es una empresa venezolana distribuidora única de equipos y maquinaria pesada de la marca CAT desde hace más de 90 años en Venezuela. Fue fundada el 12 de julio de 1927 y se inauguró la primera sucursal en Maracaibo en el año 1935, siguiendo en Puerto La Cruz en el año 1950, Barquisimeto en el año 1956, Puerto Ordaz y Valencia en 1963, posteriormente otras instalaciones en Santa Barbara, San Cristobal Acarigua, Guri y El Tigre.
2) En el año 2015 la empresa cambió de nombre y se constituyó en el Consorcio de Cogestión Venequip.
3) Es distribuidor autorizado único de maquinaria de la marca CAT en Venezuela, así como de otras marcas aliadas: SULLAIR, TAYLOR, METSO WALKER, etc.
4) Es titular de los nombres de dominio <venequip.com>, registrado el 30 de julio de 1997 y <ccvenequip.com>, registrado el 13 de febrero de 2017.
5) Tiene presencia en Venezuela, en las Islas de Aruba, Curaçao y Bonaire, San Eustaquio y Saba y en la ciudad de Miami y tiene presencia y seguidores en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y en su canal de Youtube.
6) Es titular de diversos registros de marca otorgados en Venezuela, todos ellos en vigor y surtiendo sus efectos legales. Entre ellos, la marca VENEQUIP número 96.110-F, registrada el 16 de octubre de 1980.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 24 de enero de 2019 y actualmente resuelve a un sitio Web que manifiesta estar en mantenimiento y provee una dirección de correo electrónico.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa además de ser idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Promovente, fue registrado el 24 de enero del 2019 fecha muy posterior a las fechas de solicitud y registro de las marcas de la Promovente en Venezuela, siendo éstas al menos del 16 de octubre de 1980.
2) No tiene conocimiento o pruebas de que haya realizado o haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos.
3) El nombre de dominio en disputa fue registrado y es utilizado de mala fe puesto que el Titular debió tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca VENEQUIP la cual se viene utilizando desde cuando menos desde el año 1997.
49 Utiliza el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer a usuarios de internet, con ánimo de lucro creando confusión sobre la identidad, fuente, afiliación o bien la actividad misma entre la clientela del Promovente con la marca VENEQUIP al tratarse de un sitio Web casi idéntico.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento; es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca VENEQUIP lo cual se infiere de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación “venequip” amparada por los registros de marca de la Promovente.
Cabe señalar que el dominio de país “.com .mx” es requisito de carácter técnico y carecen de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar el Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Al tratar de acceder al nombre de dominio en disputa, el Experto nota que la página actualmente se encuentra en mantenimiento. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia presentada por la Promovente, el nombre de dominio en disputa ha sido supuestamente utilizado para ofrecer a los usuarios de Internet servicios con la marca VENEQUIP a través de un correo electrónico. No se encontraron evidencias, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
A juicio del Experto, tomando en cuenta las constancias del expediente, permite suponer que el Titular tenía pleno conocimiento de la existencia de la marca VENEQUIP al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y con las conductas señaladas por la Promovente, las hizo con el fin de aprovecharse del buen nombre y prestigio de la marca VENEQUIP y aprovecharse de una asociación con la Promovente entre los usuarios de Internet, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b), de la Política, se consideran pruebas del registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior al registro de marca de la Promovente dada la notoriedad de la marca VENEQUIP y la composición del nombre de dominio en diputa (idéntico al nombre de dominio en disputa), así como el que la marca VENEQUIP existiera desde cuando menos 1997 aún y cuando la empresa fue fundada desde 1927 esto es, mucho antes del registro del nombre de dominio en disputa y con presencia en diferentes mercados, acredita el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y registró el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de la marca de la Promovente.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que ante la ausencia de contestación por parte del Titular y la manifestación de la Promovente consistente en que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó con el propósito de impedir el registro del nombre de dominio bajo el dominio “.com .mx”, así como el hecho de que a pesar de que el sitio Web se presenta bajo la leyenda “en mantenimiento” se sigue haciendo un uso comercial de la marca de la Promovente, puesto que se indica como dato único de contacto el mail [...]@venequip.com.mx y aludiendo, por medio de la imagen de fondo, a maquinaria pesada, actividad vinculada a la Promovente.
Lo anterior, permite concluir que el nombre de dominio en disputa, se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente, siendo ello una evidencia de mala fe.
El Titular, ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio <venequip.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 5 de agosto de 2019