Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. c. Edson Antonio Moreno
Caso No. DMX2019-0007
1. Las Partes
La Promovente es Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. con domicilio en Ciudad de México, México, representada por Cuesta Llaca Esquivel Abogados, México.
El Titular es Edson Antonio Moreno, con domicilio en el Distrito Federal de México, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bolsamx.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de marzo de 2019. El 6 de marzo de 2019 el Centro envió a NIC-México por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de marzo de 2019 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de marzo de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de abril de 2019. La Contestación fue presentada en fecha 20 de marzo de 2019.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de abril de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos por parte de la Promovente:
a) La Promovente es una entidad financiera que opera por concesión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Mexicana con apego a la Ley del Mercado de Valores.
b) Tuvo conocimiento que terceras personas están haciendo uso del nombre de dicha identidad para tratar temas económicos en México.
c) La actividad realizada hace creer al consumidor que existe una relación entre la Promovente y el Titular, lo cual es inexacto.
d) Es titular de diversos registros de marca en las clases 16, 35, 36 y 41 consistentes en los términos “Bolsa Mexicana de Valores”, “Bolsa Mexicana”, “Grupo BMV”. Las marca BOLSA MEXICANA DE VALORES y diseño se encuentra registrada bajo los números 486170, 486171, 486797, 486798y la marca BOLSA MEXICANA y diseño, bajo los números 1219377 y 1227235.
e) Todos los registros de marca fueron expedidos por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos legales.
f) El nombre de dominio en disputa se utiliza para tratar temas económicos en México y busca hacer referencia directa a “Bolsa Mexicana de Valores”, puesto que en el nombre de dominio en disputa se aprecian las denominaciones “Bolsa Mexicana de Valores” y “Bolsa Mexicana”.
Conforme a lo afirmado en el escrito de contestación se tienen los siguientes hechos por parte del Titular:
a) Tiene registrado el nombre de dominio en disputa <bolsamx.com.mx> desde el 23 de diciembre de 2015, su domicilio se encuentra en la Ciudad de México y se utiliza para informar sobre la enajenación de acciones.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) Es titular de los Registros de Marca señalados en el inciso 4.d) en la presente Decisión para la denominación BOLSA MEXICANA DE VALORES y diseño y BOLSA MEXICANA y diseño en las clases citadas.
2) De estos registros la marca 486170 que distingue servicios de seguros y finanzas en clase 36 se solicitó el 27 de septiembre de 1994 y se otorgó el 27 de marzo de 1995. En esta misma fecha se solicitó el registro 486798 y se otorgó el 6 de abril de 1995 para la clase 16. De igual forma el 27 de septiembre de 1994 se solicitó el registro 486171 BOLSA MEXICANA DE VALORES y diseño y se otorgó el 27 de marzo de 1995. Por último, el registro 486797 solicitado en la misma fecha que los anteriores, se otorgó el 6 de abril de 1995 que distingue BOLSA MEXICANA DE VALORES en la clase 35.
3) Que no ha otorgado autorización o consentimiento alguno al Titular para utilizar las marcas de su propiedad en el nombre de dominio en disputa y sostiene que el Titular no tiene intereses o derechos legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni cuenta con un registro de marca o título sobre la denominación “Bolsa Mexicana de Valores”.
4) Que el nombre de dominio en disputa busca hacer creer al público consumidor que hay alguna relación con la Promovente ya que al momento de ingresar al sitio se puede apreciar la leyenda “Bolsa Mexicana de Valores”.
B. Titular
El Titular sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa no tiene similitud con <bolsamx.com.mx>, con “Bmv.com.mx” “ni con lo que ofrece cada página mientras que una informa de cómo invertir y el otro ya es enajenación de acciones”.
2) Se basó en una página de Internet “es.jimdo.com” (proveedor de servicio de creación de web) quien lo guió para crear el nombre de dominio en disputa.
3) No quiere inducir a terceras personas, que los nombres de dominio tengan similitud, o que son el mismo.
4) El nombre de dominio en disputa busca informar al público en general acerca del mundo financiero y como invertir, el fin es meramente educativo.
5) Se ha solicitado a “es.jimdo” la baja del nombre de dominio en disputa para evitar conflictos futuros, dado que no enajena dicho nombre de dominio en disputa ni recibe recurso alguno por tenerlo existente,
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento; a resolver la controversia planteada, basándose en la Solicitud de la Promovente, el escrito de contestación del Titular, así como en las pruebas aportadas por las partes.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa, <bolsamx.com.mx> es similar en grado de confusión a la marca BOLSA MEXICANA y diseño, lo cual se infiere de un análisis comparativo de la marca en cuestión con el nombre de dominio, toda vez que la marca es reconocible en el nombre de dominio <bolsamx.com.mx>, en tanto que las letras “mx” sugieren el término geográfico de México, y guarda relación con el término “mexicana” que se incluye en la marca de la Promovente.
El hecho de que el Titular se basó en un proveedor de servicio de creador de web para crearlo, no desvirtúa la similitud en grado de confusión existente entre la marca de la Promovente y el nombre de dominio en disputa.
Cabe señalar que el dominio del nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.com.mx” carece de relevancia, para el análisis de este caso. Por lo mismo no se constituyen como elementos diferenciadores que eliminen la correspondiente similitud en grado de confusión con la marca de la Promovente.
A juicio del Experto la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
De las constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones de las partes el Experto considera que el Titular no cuenta con elementos sostenibles para apoyar su defensa en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 1c. de la Política o que exista circunstancia alguna de la que se generen derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Toda vez que, la Promovente no ha otorgado licencia o autorización para utilizar alguna de sus marcas, el Titular tampoco ha hecho uso del nombre de dominio en disputa o efectuado preparativos demostrables para su utilización. Tampoco es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa o ha hecho un uso legítimo y legal sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre del Promovente.
Lo manifestado por la Titular consistente en que al momento de crear el nombre de dominio en disputa <bolsamx.com.mx>, no había registro similar que impidiera utilizar dicho nombre de dominio, mismo que la página que utilizó es.jimdo. lo guió para utilizar dicho nombre de dominio, no le confiere derechos o intereses legítimos para la adopción de una marca similar en grado de confusión al nombre de dominio en disputa, toda vez que:
1) De sus manifestaciones se revela que no realizó una búsqueda sobre el registro de marcas ante el IMPI para determinar la existencia de las marcas de la Promovente.
2) Que difícilmente no tenía conocimiento de la existencia y actividades de la Promovente, así como del buen nombre y prestigio de sus marcas, sino que trató de aprovecharse de él.
3) Que aún y cuando sostiene que ofrece servicios distintos a la de la Promovente (enajenación de acciones) esto no es un elemento que desvirtúe la similitud en grado de confusión y la posibilidad de inducir a error o confusión al público consumidor, dada la composición del nombre de dominio en disputa.
4) El Titular señala que solicitó al proveedor de Internet “es.jimdo” la baja del nombre de dominio en disputa, y solicita al Experto que dé como totalmente culminado el procedimiento, lo que demuestra su falta de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b) de la Política, se consideran pruebas del registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
De las constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones de las partes, se desprende que:
1) Al existir los registros de la marca BOLSA MEXICANA DE VALORES y diseño y BOLSA MEXICANA en las clases 16, 35, 36 y 41 las cuales están vigentes y surtiendo todos sus efectos legales, en opinión del Experto, el nombre de dominio en disputa se registró y usó de mala fe por lo que se cumple el tercer requisito, toda vez que se utilizó sin autorización la marca de la Promovente, a sabiendas de su existencia y actividades creando la posibilidad de que inducir a error o confusión al público consumidor, dada la composición del nombre de dominio en disputa.
2) Por otra parte, el Titular señala que solicitó al proveedor de Internet “es.jimdo” la baja del nombre de dominio en disputa para evitar conflictos futuros, toda vez que no enajena o recibe recurso alguno por tenerlo existente, y al no existir el nombre de dominio en disputa no existe causa del procedimiento y solicita al Experto se dé como totalmente culminado el procedimiento.
En vista de lo anterior, el Experto considera que se cumple con el tercer requisito.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bolsamx.com.mx> sea transferido a la Promovente
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: Abril 16, 2019