Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Idexx Laboratories, Inc. c. Grupo 17:40 SA de CV
Caso No. DMX2018-0037
1. Las Partes
La Promovente es Idexx Laboratories, Inc., con domicilio en Westbrook, Maine, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.
La Titular es Grupo 17:40 SA de CV, con domicilio en San Pedro Garza Garcia, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <idexx.mx>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky, una división de NIC México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de noviembre de 2018. El 27 de noviembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de noviembre de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud impresa el 3 de diciembre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de diciembre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de diciembre de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 27 de diciembre de 2018.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de enero de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por la Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una empresa estadounidense, fundada en el estado de Delaware en el año de 1983, con presencia comercial en 175 países.
La Promovente es líder en el mercado relevante de pruebas de diagnóstico veterinario y muestras de microbiología en Estados Unidos. Sus productos son comercializados al amparo de la marca IDEXX.
La Promovente es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca otorgados en México y en el extranjero:
Registro: México No. 641427 IDEXX, en clase 09, otorgado el 21 de febrero de 2000
Registro: México No. 657253 IDEXX, en clase 01, otorgado el 31 de mayo de 2000
Registro: México No. 657252 IDEXX, en clase 10, otorgado el 31 de mayo de 2000
Registro: México No. 1101465 IDEXX, en clase 44, otorgado el 22 de mayo de 2009
Registro: México No. 1118479 IDEXX, en clase 35, otorgado el 31 de agosto de 2009
Registro: BR/INPI No. 818945630 IDEXX, en clase 09, otorgado el 18 de agosto de 1998
Registro: IT/UIBM No. 0000718941 IDEXX VETLAB, en clase 09, otorgado el 17 de julio de 1997
Registro: US/USPTO No. 1550647 IDEXX, en clase 06, otorgado el 08 de agosto de 1989
Registro: US/USPTO No. 1815598 IDEXX, en clases 06, 18 y, 44, otorgado el 11 de enero de 1994
El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Titular el 11 de septiembre de 2017. Esto es, con mucha posterioridad a las fechas en que se otorgaron los registros de marca propiedad de la Promovente.
Actualmente, el nombre de dominio es un sitio inactivo que redirecciona al usuario a la página de la Titular “www.grupo1740.com”, en donde se encuentran enlaces a las siguientes páginas de Internet, pertenecientes a empresas que comercializan insumos relacionados al área veterinaria, sector comercial en el que participa la Promovente: “www.abatís.la”, “www.genia.fr” y “www.sarstedt.com”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Que su marca IDEXX es bien reconocida por los consumidores de insumos de laboratorio para fines veterinarios, por colegas de la industria y en la comunidad global en general.
Que es titular del nombre de dominio <idexx.com> desde el año de 1995 y cuenta con más de 80 nombres de dominio que utilizan su marca IDEXX.
Que ha realizado importantes inversiones a lo largo de los años para promocionar, publicitar y proteger la marca IDEXX a través de distintos medios que incluyen Internet.
Que gracias a su amplia utilización y promoción, la marca IDEXX es ampliamente reconocida por el mercado de insumos veterinarios.
Que el nombre de dominio en disputa es claramente idéntico a la marca registrada IDEXX de la Promovente.
Que la Titular no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, lo que evidencia la falta de derechos o intereses legítimos sobre la denominación IDEXX. La información correspondiente de WhoIs identifica a la Titular como “Grupo 17:40 S.A de C.V”, denominación que no tiene ningún parecido con el nombre de dominio en disputa; por lo tanto, no se puede considerar que la Titular haya adquirido derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Que no ha otorgado licencia, autorizado o permitido que la Titular registre nombres de dominio que incorporen su marca IDEXX.
Que no se ha encontrado prueba alguna de que la Titular esté usando el nombre IDEXX como nombre de una empresa o que tenga otros derechos legales sobre el nombre, por lo que es claro que la Titular simplemente está tratando de beneficiarse de su marca registrada.
Que la Titular no puede afirmar que uso la marca IDEXX como parte del nombre de dominio en disputa, sin estar enterado de los derechos que tiene la Promovente sobre la marca.
Que es claro que la Titular ha elegido intencionalmente el nombre de dominio en disputa para generar tráfico e ingresos a su sitio web “www.grupo1740.com”.
Que la Titular incluye el logotipo de la empresa que le compite Abaxis en la página de inicio de su sitio web y redirige a los usuarios al sitio “www.abaxis.lat”, al hacer clic en el logotipo de Abaxis. Por lo tanto, la Titular eligió principalmente el nombre de dominio en disputa como pretexto para obtener una ventaja comercial y no puede constituir una oferta de bienes o servicios de buena fe o un uso legítimo no comercial.
Que intentó primeramente comunicarse con la Titular el 20 de agosto de 2018 a través de una carta de cese y desistimiento enviada por correo electrónico y solicitó la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, la Titular respondió con la solicitud de una compensación económica a cambio de transferir el nombre de dominio en disputa, lo que prueba su mala fe.
B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que la Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009 1).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <idexx.mx> registrado por la Titular es idéntico a las marcas registradas IDEXX sobre las cuales tiene derechos la Promovente. Adicionalmente, el elemento “.mx” es requerido para el registro de un nombre de dominio con código de país correspondiente a México, y por tanto no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular respecto del nombre de dominio recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento de la Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que la Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es la Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la UDRP (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que la Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca IDEXX en México y en otros países, con evidente anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
La Titular no compareció al presente procedimiento y por tanto no ha presentado explicación o justificación alguna respecto la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca IDEXX de la Promovente. (Ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408) siendo que, al no presentar contestación alguna, la Titular no ha demostrado que existan circunstancias que le permitan acreditar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa.
No hay evidencia que demuestre que la Titular haya sido conocido corrientemente como “IDEXX”.
Existe evidencia de que el nombre de dominio en disputa no se encuentra activo, sino que redirecciona al usuario a la página de la Titular “www.grupo1740.com”, por lo que puede concluirse que no consta el uso de buena fe o preparación para el uso del nombre de dominio de buena fe por parte de la Titular con anterioridad a la obtención de derechos marcarios exclusivos por parte de la Promovente.
De todo lo anterior se desprende que no se ha probado existencia de derecho o interés legítimo, por lo que es válido concluir que la Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a).ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando la Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que la Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de la marca IDEXX, la cual fue registrada en Estados Unidos y en México, con mucha anterioridad a la fecha en la que la Titular registrara el nombre de dominio en disputa.
Que teniendo la marca de la Promovente amplia presencia a nivel mundial en el mercado relevante de insumos de laboratorio para fines veterinarios, el Experto encuentra que la Titular conocía o debió haber conocido la marca IDEXX antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Que dado que previamente a la fecha de presentación del procedimiento en curso, la Titular quiso negociar la venta del nombre de dominio <idexx.mx>, es válido colegir que el nombre de dominio en disputa se registró con el fin de venderlo a la Promovente por un valor que supera los costos relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, existen elementos para concluir que la Titular registró el nombre de dominio en disputa con el ánimo de atraer a la clientela potencial de la Promovente, ya que el usuario es redireccionado a páginas de competidores de la Promovente, a saber “www.abatís.la”, “www.genia.fr” y “www.sarstedt.com”. Es decir, el sitio Web de la Titular genera una ganancia indebida a los competidores de la Promovente, cuyos anuncios se publican en la página Web, lo que les genera tráfico en sus sitios Web, al capitalizar indebidamente el reconocimiento y prestigio de la Promovente con su clientela potencial.
Por ello, entiende este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca, con el ánimo de especular comercialmente con el mismo, concluyendo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por la Titular, y por ello cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a).iii) de la Política.
El uso del nombre de dominio bajo dichas circunstancias configura el elemento de mala fe establecido en el artículo 1.b).iv) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <idexx.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 25 de enero de 2019
1 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP.