Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Doterra Holdings, LLC. c. Diego Uscanga Cancino
Caso No. DMX2018-0034
1. Las Partes
La Promovente es Doterra Holdings, LLC., con domicilio en Pleasant Grove, Utah, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Rios Abogados S.C., con domicilio en México.
El Titular es Diego Uscanga Cancino, con domicilio en Huixquilucan, Estado de México, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <doterramexico.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de octubre de 2018. El 29 de octubre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de octubre de 2018, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud impresa el 15 de noviembre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de diciembre de 2018. La Contestación fue presentada en fecha 6 de diciembre de 2018.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de diciembre de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 19 de diciembre de 2018, la Promovente presentó por correo electrónico, una comunicación complementaria dirigida al Centro en la que dio respuesta a cuestiones específicas planteadas por el Titular en su escrito de contestación. Estas declaraciones complementarias fueron admitidas en la Orden de Procedimiento No. 1 de fecha 3de enero del 2019.
En esta misma Orden de Procedimiento No. 1, con el apoyo de lo previsto en el Artículo 12B del Reglamento, en el sentido de asegurar que las Partes fueran tratadas con igualdad se otorgó al Titular un término de 5 (cinco) días naturales para presentar los argumentos que considerara pertinentes.
El 8 de enero del 2019 y dentro del plazo fijado, la Titular presentó por correo electrónico, ante el Centro, respuesta a la declaración complementaria presentada por la Promovente.
El 23 de enero de 2019, el Titular presento por correo electrónico ante el Centro, una declaración complementaria adicional.
4. Antecedentes de Hecho
4.1 La Promovente es una sociedad debidamente constituida conforme a la legislación de los Estados Unidos. Es una empresa global que opera en más de cincuenta países, fundada en 2008 por profesionistas especializados y comprometidos en compartir con el mundo los beneficios que tienen para la vida los aceites esenciales.
4.2 Los profesionales que colaboran con la Promovente en el cuidado de la salud, con alto nivel de capacitación y experiencia los llevo a la creación de una nueva norma de calidad pura CPGT (Certificado de Pureza Total Garantizada).
4.3 El modelo de ventas de los productos de la Promovente ésta basado en distribuidores que trabajan con sus clientes directamente, creando la oportunidad para que más de dos millones de distribuidores independientes, usen y vendan estos productos en todo el mundo otorgándoles una importante independencia financiera.
4.4 La Promovente se ha posicionado no solo en el mercado mundial como empresa líder en elaboración y venta de aceites esenciales, sino también en el mercado mexicano por lo cual es conocida por su liderazgo en el sector.
4.5 La Promovente es titular de diversos registros de marcas en México otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
A) Es titular de la marca DOTERRA y diseño, bajo los números de registro 1321225 (registrada el 18 de octubre de 2012) en clase 3, 1365072 en clase 5, 1330350 en clase 9 y 1322899 en clase 16, todos ellos solicitados el 5 de junio de 2012.
B) DOTERRA y diseño, en clase 25, registro número 1323925, solicitado el 05 de junio de 2012.
C) DOTERRA y diseño, clase 29, registro número 1320289, solicitado el 05 de junio de 2012.
D) DOTERRA (nominativa), en clases 25, 21, 18, 16 y 14, registros número 1730830, 1730831, 1730832, 1730833 y 1730834, solicitados el 31 de noviembre de 2016.
E) DOTERRA (nominativa), en clases 11 y 9, registros número 1730835 y 1730836, solicitados el 3 de noviembre de 2016.
F) DOTERRA (mixta), en clase 30, registro número 1767883, solicitado el 24 de febrero de 2017.
La Promovente es también titular de la marca DOTERRA registrada en los Estados Unidos el 4 de octubre de 2016, bajo el número de registro 5054734, en clases 3,5 y 11 y con fecha de primer uso de 29 de julio de 2008.
Todos estos registros se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos jurídicos.
G) Así también es titular de diversos registros de marca otorgados por la oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (United States Patent Trademark Office) y de los cuales se puede destacar el registro 77976895 dỡterra, en clases 3, 5, 16, 25 y 29 internacional, solicitada el 25 de enero del 2008, el cual se encuentra vigente y surtiendo sus efectos legales.
H) La Promovente señala que su representante autorizada en México. Doterra de Mexico, S. de R.L. de C.V., celebró un contrato de distribución con fecha 5 de agosto de 2012, con la Titular. Y aceptó el Manual de Políticas para México de la filial de la Promovente en Mexico, vigente desde el 25 de abril del 2008 para los denominados Consultantes Independientes de Productos (“CIP”) y en el que se prevé que si el CIP tiene un sitio web personal no puede usar los nombres, logos, marcas, fotográficas o gráficos asociados a los productos de la Promovente, incluso en cualquier URL y que bajo ninguna circunstancia el nombre Doterra o cualquier nombre derivado de Doterra aparezca en una URL.
El nombre de dominio en disputa se registró el 15 de mayo de 2012 y actualmente se encuentra inactivo, si bien conforme a la evidencia de la Promovente dirigía con anterioridad a un sitio Web del Titular.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
5.1 El Promovente reclama que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas que tiene registradas. Sostiene que el registro o uso es ilegitimo y desleal pues impide a la Promovente utilizar dicho nombre de dominio en disputa para la oferta de buena fe de productos y/o servicios, respeto de los cuales tiene derechos.
Se apoya en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (en adelante: “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) , Sección 2.1 sobre como evalúan los expertos si un titular carece de derechos e intereses legítimos en un nombre de dominio1 .
5.2 La Promovente alega que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, y no está haciendo uso de buena fe en el ofrecimiento de bienes o servicios, sino que ésta utilizando un nombre dominio en disputa similar en grado de confusión a las marcas de la Promovente con el propósito de competir deslealmente en el mercado, al redireccionar el tráfico de usuarios de Internet al nombre de dominio < terraclub.mx>.
5.3 La Promovente alega que el Titular firmó un contrato de distribución de fecha 5 de agosto del 2012, con Doterra de Mexico, S. de R.L. de C.V., representante autorizada de la Promovente en México, y como consecuencia, se sujetó a los lineamientos del Manual de Políticas para México que prohíbe el usar el nombre, logos, marcas, fotografías o gráficos asociados a los productos de la Promovente e incluso cualquier URL. Bajo ninguna circunstancia está permitido que el nombre DOTERRA o cualquier nombre derivado de Doterra aparezca en un URL.
5.4 La Promovente sostiene que hubo mala fe, puesto que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la Promovente, sus actividades, su reputación y sus marcas registradas a nivel internacional con anterioridad al registro de nombre de dominio en disputa y tuvo la intención específica de afectar al Promovente; por lo que el registro y uso del nombre de dominio se encuadra dentro de los supuestos del registro o uso de mala fe.
B. TITULAR
5.5 El Titular, en su escrito de contestación opone la excepción de falta de personalidad del representante de la Promovente por haber exhibido una copia simple de la carta poder.
5.6 El Titular manifiesta, que quien se ostenta como otorgante, es representante legal de dōTERRA Holdings LLC, que es distinta a la Promovente Doterra Holdings LLC.
5.7 El Titular establece no estar obligado a tener como verdad sabida e incontrovertible la afirmación consistente en que el Titular es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica según se refiere, consta en el Certificado Público de fecha 29 de enero de 2008 otorgado ante la fe del Lic. Kathy Berg, Directora de División de Corporaciones y Código de Comercio del Estado de Utah, toda vez que no lo exhibe y no constituye un hecho propio ni de su conocimiento personal.
5.8) El Titular manifiesta que no son dignas de credibilidad los documentos señalados por tratarse las fotocopias de la reproducción mecánica de documentos, los cuales son susceptibles de alteración por lo que por si mismo no son dignas de credibilidad.
5.9 El Titular procede ad cautelum y da contestación a los puntos de la Demanda de los cuales pueden destacarse los siguientes:
5.10 Que el nombre de dominio en disputa data desde el 15 de mayo del 2012, razón por la cual tiene derechos adquiridos con anterioridad a cualquier registro de las marcas de la Promovente en el territorio mexicano, de acuerdo con lo previsto en el Artículo IV, Inciso a), numerales I II y III de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en correlación con el Artículo 92, Fracción II de la Ley de Propiedad Industrial Mexicana, debiendo por tanto la Resolución respetarlos y preservarlos.
5.10.1 El Titular niega cualquier derecho de la Promovente para inhabilitar el nombre de dominio en disputa, creado el 15 de mayo del 2012, por ser de fecha anterior a los registros de la marca DOTERRA, otorgados en México a la Promovente.
5.10.2 El Titular, niega la similitud que alega la Promovente por ser el nombre genérico de los productos de su marca DōTERRA sustentando la diferencia entre el primero y el segundo en el macron o diacrítico en la vocal “ō” para indicar que la vocal es larga en el alfabeto fonético internacional.
5.10.3 Aduce que el dominio de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés) tiene relevancia toda vez que la denominación Doterra, se trata de un nombre genérico, como el de la marca y no es suficientemente distintivo para ser protegido internacionalmente.
5.10.4 El Titular sostiene que el nombre de dominio en disputa se refiere una marca descriptiva DOTERRA, puesto que se incluye una palabra descriptiva o indicativa que en el comercio sirve para distinguir la especie, la calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, para lo cual hace manifestaciones consistentes en que la palabra Doterra fue extraída del idioma portugués que simplemente significa “de la tierra”.
5.10.5 El Titular señala no ser titular de ningún derecho marcario bajo la mención de Doterra, pero que el ser titular del nombre de dominio en disputa, no la obliga a asociarlo con un derecho marcario, toda vez que se trata de cuestiones jurídicas distintas entre el nombre de dominio en disputa y la marca, puesto que son de naturaleza jurídica distinta y no necesitan complementarse o asociarse entre sí.
5.10.6 El Titular sostiene que, el hecho de no conocerse en México ningún producto o servicio con la marca DOTERRA, se debe a los engaños y prácticas de comercio desleal de las que se ha prevalecido el Promovente en su correo electrónico del 29 de octubre de 2014 a las 12:40, alegando supuestas violaciones al Manual de Políticas para México, como parte contractual dominante, de la que se ha aprovechado para tener inactivos sus dominios de Internet (el nombre dominio en disputa) como el nombre de dominio <terraclub.mx>, ordenándole removerlos o actualizarlos.
5.10.7 El Titular reconoce como cierto, el hecho de que el nombre de dominio en disputa sirvió para redireccionar las búsquedas de los internautas al diverso nombre de dominio de su propiedad <terraclub.mx> lo que demuestra la función que estuvo realizando el primero, pero siempre en función de beneficiar a la promovente puesto que en ese sitio <terraclub.mx> se comercializaban los productos que le compraban directamente a la Promovente por conducto de su empresa filial Doterra de Mexico, S. de R.L. de C.V. A juicio del Titular no se da el supuesto hipotético que afirma de que existe un uso indebido en grado de confusión.
5.10.8 El Titular sostiene, que el presente caso, no se trata de ciber ocupación, sino que la falta de contenido, es derivado de una imposición de facto, a la cual accedió en su momento con la intención de que se le restituyeran sus derechos contractuales como CIP, que posteriormente ya no le fueron otorgados toda vez que no accedió a la ilegitima y arbitraria exigencia de transferirla a la Promovente a título gratuito y hasta oneroso el nombre de dominio en disputa, teniendo por consecuencia la rescisión unilateral del contrato de distribución con el cual el Titular comercializaba los productos de la marca DOTERRA, lo que es materia de controversia judicial. Existe en consecuencia una cierta litispendencia respecto del objeto litigioso de este presente arbitral pero no existe posibilidad de acumulación de acciones ni de autos, sin embargo, solicita que el centro se inhiba y/o difiera la resolución, hasta en tanto sea resuelto en definitiva el procedimiento judicial al que hace alusión.
5.10.9 El Titular sostiene como cierto el hecho de que ha sido CIP de los productos DOTERRA, pero como falso el que con fecha 5 de agosto de 2012 haya firmado el contrato o acuerdo para ser consultante, distribuidor independiente de los productos de la Promovente y para lo cual exhibe una pericial en grafoscopía elaborada por perito.
5.10.10 El Titular niega haberse conducido de mala fe, toda vez que la marca DOTERRA es una denominación genérica, descriptiva o débil, el nombre de dominio en disputa es anterior a los registros marcarios del Promovente en México y tiene derechos adquiridos.
5.11.11 La Titular manifiesta que no actuó de mala fe, al haber registrado el nombre de dominio en disputa pues por el hecho de haberse adherido como distribuidor independiente de la filial DOTERRA DE MEXICO, S.R.L. DE C.V., fue para comerciar los productos de su marca y sin pacto de exclusividad de por medio, el suscrito está legitimado para ejercer libremente su dominio, más aún cuando la relación contractual se encuentra en disputa judicial tiene plena legitimidad para seguir utilizándolo.
5.9.12 El Titular señala, que en lo que se refiere a las comunicaciones requerimientos y comunicaciones privadas contenidos anexos 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, y las declaraciones de hechos derivados de los mismos, son materia del procedimiento judicial al que se ha referido, por lo que al tratarse de cuestiones sustantivas que imperan respecto a la presente controversia, el grupo de aspectos debe inhibirse de resolverla hasta en tanto sea resuelta en definitiva con la calidad de cosa juzgada, la citada controversia judicial.
5.9.13 El Titular señala que es falso que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado con la finalidad de obstruir las operaciones comerciales de la Promovente y su filial en México, sino que al contrario como CIP, ambas empresas han sido las primeras beneficiadas con las utilidades que les ha generado por la venta autorizada de sus productos sean empeñado en obstaculizarle y negado a hacerlo de manera arbitraria y suspensión temporal o “Passive Holding” o “Posesión Pasiva” del nombre de dominio en disputa obedece al sometimiento de su parte, ante la imposición de la Promovente como parte contractual dominante que por sus exigencias, pretende apropiarse de la titularidad del nombre de dominio en disputa.
C) ALEGACIONES COMPLEMENTARIAS
PROMOVENTE
En las alegaciones complementarias, la Promovente señala que el Titular:
1. Se excedió en el límite de palabras previsto en el Reglamento,
2. No indicó específicamente qué tipo de procedimiento inició el Titular en su contra, sino que solamente se trata de un Juicio Ordinario Mercantil.
3. Respecto a la falta de personalidad como apoderado de la Promovente establece que se aplicarán la LDRP, el Reglamento Adicional de la OMPI y en lo no previsto la Legislación Mexicana además de que exhibió 4 (cuatro) copias físicas, y la Demanda y los Anexos en formato electrónico.
4. Que Dỡterra Holdings LLC. es la misma entidad que Doterra Holdings LLC, puesto que el acento diacrítico tiene relevancia en cuanto a la pronunciación, pero no al significado de la palabra.
5. En cuanto a la manifestación del Titular respecto de la falsificación de firma, sostiene que el demandado no acreditó en qué forma el Promovente falsificó la firma del documento a que se refiere.
6. En cuanto a los alcances de la carta poder la Promovente sostiene que respetó lo establecido en la LDRP y el Reglamento le faculta para actuar en nombre y representación de la Promovente ante el
Centro.
7. Respecto a las fechas del registro de las marcas de la Promovente, ésta manifiesta que cuenta con registros marcarios desde enero del 2008 en Estados Unidos.
8. En cuanto a la registrabilidad de la marca DOTERRA, contrariamente a lo que sostiene el Titular, considera a la marca distintiva y dos registros de marca no fueron impugnadas por el Titular, razón por la cual se encuentra vigente y surtiendo sus efectos.
9. La Promovente sostiene que el demandado reconoce que no es titular de ningún derecho marcario, bajo la marca DOTERRA.
10. En lo que se refiere al carácter de CIP de la Titular, la Promovente manifiesta que por una parte no firmó ningún contrato de distribuidor independiente y como consecuencia no tenía derechos para utilizar la marca DOTERRA, pero por otra, al aceptar ser distribuidor independiente y regirse por los manuales de política de DOTERRA debió seguir las limitaciones respecto del uso de los activos intangibles protegidos a través de la propiedad intelectual de la Promovente.
11. La Promovente manifiesta que el Titular reconoce la suspensión temporal y el “Passive Holding” del nombre de dominio en disputa considerado como uso de mala fe.
TITULAR
En las alegaciones complementarias, el Titular señala:
1. No existe razón para limitar su legítimo derecho a la defensa.
2.Las alegaciones respectivas al juicio ordinario mercantil al que se refiere en su contestación fueron complementadas mediante la declaración complementaria presentada el 23 de enero de 2019, en la cual demanda las siguientes prestaciones:
2.1 La declaración judicial de que la empresa Dōterra de México, S. de R.L. de C.V. ha incurrido en prácticas de competencia ilícita o desleal contractual.
2.2 La nulidad de la rescisión unilateral del contrato de adhesión de CIP de la Titular.
2.3 La restitución de la Titular como CIP.
2.4 La declaración judicial de certeza de que la Titular es la legítima titular de los nombres dominios de internet: <doterramexico.mx>, <doterraméxico.com.mx>, <terraclub.mx> y <terraclub.com.mx>.
2.5 La declaración judicial de que Dōterra de México, S. de R.L. de C.V., carece de derecho contractual alguno para imponer la trasferencia de la titularidad de los nombres de dominio mencionados anteriormente.
3. En cuanto a la falta de personalidad del apoderado de la Promovente, manifiesta que no se acredita correctamente la personalidad por tratarse de documentos, copias simples y la carta poder carece de eficacia jurídica, por lo que no pueden ser pasados por alto por el árbitro que resuelva la presente controversia sin que viole las normas elementales a todo procedimiento que rigen la representación procesal en el derecho procesal mexicano, so pena de nulidad del presente juicio arbitral.
4. Reitera que Doterra Holdings, LLC, no es la misma persona que Dỡterra Holdings LLC.
5. En cuanto a la alteración de fotocopias y falsificación de firma del documento de poder para persona moral, sostiene que la falsificación de su firma quedó plenamente demostrada con el dictamen pericial en grafoscopía, exhibido como prueba.
6. En cuanto a los alcances de la carta poder, la Decisión deberá regirse, por las formalidades esenciales del procedimiento de rango constitucional aunado al (“Reglamento”).
7. Manifiesta que los registros marcarios de la Promovente en Estados Unidos, no le confieren derecho para reclamar el nombre de dominio en disputa, y en cuanto a la similitud del nombre de dominio en disputa y las marcas la Promovente, incurre en contradicciones.
8. En lo que se refiere a derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, señala que no firmó de su puño y letra el contrato de distribución independiente, de fecha 5 de agosto de 2012 pero que ha existido una relación contractual tácita a falta del documento escrito firmado por el Titular.
9. El Titular al referirse al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, señala que la Promovente no acredita la supuesta mala fe en que incurrió. Alude, a que desde el 2013 ha utilizado el dominio en disputa para realizar una oferta de buena fe de los productos de la marca en México.
10. Finalmente señala que el sitio fue removido y actualizado por orden de la Promovente para colocarlo en una situación de desuso y argumentando en su contra la posesión pasiva y con ello configurar una estrategia de secuestro inverso para forzarlo a ceder el nombre de dominio en disputa.
6. Debate y conclusiones
6.1 De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe
6.2 El Experto, se referirá a cada uno de estos tres elementos, pero previamente es necesario se refiera a los aspectos procesales señalados en este caso:
CUESTIONES PROCESALES
6.3 La primera cuestión procesal, en este caso, es el requerimiento del Titular sobre el idioma del procedimiento, expresando que debe ser el español y exigir la exhibición de documentos traducidos al mismo. A este respecto, con apoyo en el Artículo 13A del Reglamento, el Experto considera que sin perjuicio de que el acuerdo de registro esté en idioma español, se tomarán en cuenta los documentos y/o pruebas presentados en el idioma inglés y no se requiere la presentación de su traducción al español.
6.4 La siguiente cuestión procesal se refiere a la excepción hecha valer por el Titular consistente en la falta de personalidad del representante de la Promovente por haber presentado una copia simple de la carta poder y carecer de eficacia jurídica. A este respecto, el Experto considera que no ha lugar a la petición de la Titular, toda vez que, por sus características, este procedimiento es un procedimiento eminentemente electrónico y expeditivo y tanto la Promovente como la Titular exhibieron los documentos para acreditar su personalidad en copia, y conforme a lo previsto por el Artículo 2 B del Reglamento lo hicieron electrónicamente, sin perjuicio de que la LDRP, no prevé en sus requisitos el exhibir, como condición para su admisión, documentos originales.
6.5 Otra cuestión procesal hecha valer por la Titular, consiste en que la empresa Dỡterra Holdings LLC es una entidad distinta a Doterra Holdings LLC. y por consecuencia no las reconoce como personas dignas de fe pública, lo que a juicio del Experto no es un elemento que lo lleve a considerar que la Promovente presentó la demanda solo en su beneficio máxime que la Titular no ofreció pruebas que acrediten que se trata de dos entidades diferentes. Contrariamente a ello, las constancias que obran en el expediente permiten sostener que se trata de la misma empresa.
6.6 La siguiente cuestión procesal, es la petición de dar por concluido el presente procedimiento, toda vez que el poder otorgado al representante de la Promovente carece de eficacia jurídica en la República Mexicana y solo puede ejercerse en los Estados Unidos y no extraterritorialmente ante El Centro, por no reunir las formalidades exigidas por la Unión Panamericana, El Experto no está en posición de acceder a su petición, toda vez que, sin perjuicio de que la Promovente tiene la personalidad reconocida en los registros de marca otorgados ante el IMPI, lo cual, a juicio del Experto es suficiente para tenerla por acredita en el presente procedimiento bajo la LDRP.
6.7 La siguiente cuestión procesal hecha por la Titular, consiste en la petición para que el Experto se abstenga de resolver este procedimiento hasta en tanto sea resuelta en definitiva una controversia judicial que se menciona en su contestación y sustentada posteriormente mediante su declaración complementaria de 23 de enero de 2019.
El Experto, quien cuenta con facultades discrecionales para suspender o terminar el procedimiento como resultado del inicio de un procedimiento judicial conforme al Artículo 12 y 21 del Reglamento, no tomará por admitida la declaración complementaria presentada por la Titular en fecha 23 de enero de 2019 debido a que la información no fue requerida, a que fue presentada de forma extemporánea, a que no proporciona argumentos o evidencia necesaria para la resolución del presente caso y además hace notar que su consideración no afectaría en ninguna forma la Decisión emitida por el Experto en relación al nombre de dominio en disputa. El Experto considera que la controversia judicial entre las Partes versa sobre los efectos y consecuencias de la relación de naturaleza comercial y que no se limita al registro o uso abusivo de nombres de dominio. Sin embargo, la existencia de un potencial litigo con una naturaleza distinta no impide que el Experto pueda pronunciarse en cuanto a la aplicación de la LDRP a este procedimiento. En consecuencia, no ha lugar a la petición de la Titular y se continua con el presente procedimiento.
6.8 Finalmente, por virtud de la Orden de Procedimiento Número 1, de fecha 3 de enero del 2019, se tuvo por admitida la presentación suplementaria presentada por la Promovente aún y cuando de acuerdo con lo previsto por el Artículo 12 del Reglamento, no están contempladas. De la misma manera, la Titular presentó declaraciones complementarias el 8 de enero de 2019 las cuales, si bien tampoco fueron requeridas, se tienen por admitidas en el presente Procedimiento. El Experto ha tomado nota de los argumentos vertidos por las Partes en sus presentaciones suplementarias y serán motivo de análisis para emitir la presente Resolución.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
1. La Promovente ha demostrado ser la titular de diversos registros para las marcas DOTERRA y Dōterra en México y Estados Unidos.
2. La Titular ha traído a la atención del Experto que los registros de marca otorgados en México son de fecha posterior a la del registro del nombre de dominio en disputa (15 de mayo de 2012). De igual manera, negó que los registros otorgados en favor de la Promovente en Estados Unidos, le den a ésta el derecho de reclamar para sí el nombre de dominio en disputa.
3. En cuanto a la fecha de los registros de marca otorgados en México, es importante aclarar que para efectos de la actualización del primer elemento de la Política no se requiere que la fecha de concesión del registro de la marca sea anterior a la fecha de registro del nombre de dominio (ver Marvel Characters, Inc. v. Familia Martínez Veliz, Caso OMPI No. DMX2012-0007). Con independencia de lo anterior, el Experto advierte que al menos un registro de marca en Estados Unidos de la Promovente, fue otorgado con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Diversos expertos han determinado que el primer elemento de la Política no requiere que el registro de marca del promovente haya sido otorgado en la jurisdicción correspondiente al código territorial del nombre de dominio en disputa (ver Distribuidora de Textiles Avante, S.A. de C.V. v. Edwin Buendía, Caso OMPI No. DMX2012-0008; y Milestone AV Technologies, LLC v. Carlos Quiroz Pastrana, Caso OMPI No. DMX2009-0015).
Habiendo aclarado lo anterior, el Experto considerará los registros de marca de la Promovente y analizará si se actualiza el primer elemento de la Política.
4. De acuerdo con la Promovente, el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a sus marcas registradas. Por su parte, la Titular argumentó en su Contestación y en su Respuesta a la Declaración Complementaria de la Promovente, que no existe similitud en grado de confusión, atendiendo a los siguientes razonamientos:
i) que el nombre de dominio en disputa carece del acento diacrítico sobre la letra “o”, distinguiéndolo así de la marca DōTERRA;
ii) que los términos que componen al nombre de dominio en disputa tienen un determinado significado en el idioma portugués (“de la tierra”), por lo que no existe similitud en grado de confusión con la marca de la Promovente;
iii) que la marca de la Promovente está compuesta por palabras de uso común y por tanto no tiene derecho a su uso exclusivo ni el derecho a solicitar la transferencia del nombre de dominio en disputa; y
5. Al respecto, se señala que el análisis del primer elemento de la Política se limita a una comparación de los componentes textuales del nombre de dominio en disputa y los de la marca en cuestión, para determinar si es posible reconocer la marca dentro de dicho nombre de dominio (ver sección 1.7 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
6. Lo anterior implica que, por regla general, ni el alegado significado del nombre de dominio en disputa, ni las cualidades o distintividad de una marca son relevantes para el análisis de la identidad o similitud en grado de confusión.
7 La falta de un macrón “¯” como acento diacrítico en la letra “o” del nombre de dominio en disputa, no es suficiente para distinguirlo de la marca de la Promovente, y el nombre de dominio en disputa (ver Ítaca Capital, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. v. Sergio Abraham Hernández Torres, Caso OMPI No. DMX2016-0015; eIntegra-2, S.A. de C.V. c. Rhandy Alexandra Millan Plascencia, Caso OMPI No. DMX2015-0014). Por lo tanto, las marcas registradas de la Promovente se encuentran comprendidas en su totalidad en el nombre de dominio en disputa.
8. Cabe señalar que el dominio del nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” y el término “mexico”, no son considerados elementos diferenciadores y por tanto carecen de relevancia para el análisis de la identidad o similitud en grado de confusión conforme a la Política.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) la Titular en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión de este Experto, la Promovente demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
1. De las constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones de las partes, el Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa son de mala fe. La Titular registró y ha venido utilizando el nombre de dominio en disputa, con el fin de aprovecharse deslealmente de la reputación de la marca del Promovente, para ofrecer productos y servicios(ver Financial Industry Regulatory Authority, Inc. V. Domain Admin, Privacy Protection Service INC. D/B/A Privacy Protect.org/Edward Banis, Caso OMPI No. D2016-0434 2). El Titular no cuenta con elementos sostenibles para apoyar su defensa en alguno de los supuestos previstos en el Articulo 1C de la Política o que exista circunstancia alguna de la que se generen derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Toda vez, que la Promovente no ha otorgado autorización para utilizar alguna de sus marcas, el Titular tampoco ha hecho uso de buena fe del nombre de dominio en disputa.
Además, el Titular no es conocida comúnmente por el nombre de domino en disputa y no ha hecho un uso legítimo y legal sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, es mas, tal y como obra en el expediente, el nombre de dominio en disputa se habría utilizado para dirigir a un nombre de dominio del Titular.
2. A juicio del Experto, el Titular al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, tenía conocimiento de la existencia, actividades en diversos países y de la reputación de la Promovente, por lo que aún y cuando el nombre de domino en disputa es anterior a los registros de marca de la Promovente en México, la Promovente viene utilizando la marca DOTERRA desde el año 2008 en los Estados Unidos.
De las alegaciones y constancias presentadas, no se establece que el Titular haya sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa, o que comercializaba productos propios en el mercado mexicano.
3. Por otra parte, en lo que se refiere a lo señalado por el Titular en el sentido de tener derechos adquiridos respecto del nombre de dominio en disputa, por haberlo registrado con anterioridad de conformidad con el Artículo 4 inciso A), numerales 1, 2 y 3 del Convenio de París, para la protección de la Propiedad Industrial en correlación con el Artículo 92 Fracción II de la Ley de Propiedad Industrial Mexicana, estos preceptos no resultan aplicables al caso concreto, toda vez que el Artículo 4to. de la Convención de París, se refiere al derecho de prioridad en materia de patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. El derecho de prioridad, solo se reconoce en el supuesto como lo prevé el artículo 4 de la Convención, de París, en aquellos casos, en que se hubiere depositado regularmente o presentado una solicitud, en este caso de marca, lo que no se ha dado en el presente caso, toda vez que la Titular no cuenta con un registro de marca o una solicitud de marca en trámite que hubiere presentado en el extranjero y respecto de la cual hubiere presentado una solicitud en México y reclamado el derecho de prioridad respecto de la solicitud que hubiere sido presentada en el país de origen.
Así tampoco procede la aplicación del Artículo 92 Fracción II de la Ley de Propiedad Industrial y menos aún su correlación con el Artículo 4 inciso A, numerales 1, 2 y 3 del Convenio de París, toda vez que si bien la Titular ha importado los productos de la Promovente con la marca DOTERRA, lo ha realizado en su carácter de distribuidor y el uso de la marca opera en favor de la Promovente y no existe correlación alguna entre la importación de un producto, con el reconocimiento del derecho de prioridad en los términos del Artículo 4to. de la Convención de París.
4. La Titular si bien no reconoce haber firmado el contrato de distribución y que la firma que aparece no es de su puño y letra, a lo cual presentó un dictamen grafoscopico, también lo es, que reconoce ser o haber sido distribuidor independiente, incluso de las constancias recibidas se le asignó un número de cuenta (ID#193000), lo que lo identifica como tal. Con independencia de la naturaleza de la relación entre las Partes (objeto de litigios) y/o de la aplicación de la prohibición recogida en el Manual de Políticas, el Experto considera que el Titular conocía a la Promovente y su marca al momento del registro del nombre de dominio en disputa. En este sentido, el Experto nota la naturaleza y composición del nombre de dominio en disputa que incluye la marca DOTERRA de la Promovente junto al término “mexico” y que conlleva un riesgo elevado de confusión por asociación con la Promovente (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). .
5. La Titular en sus alegaciones y presentaciones complementarias reconoce que DOTERRA es una marca registrada por la Promovente. El registro de la marca le confiere a su titular, un derecho de uso exclusivo e impedir que terceros la utilicen sin su autorización. Por otra parte, el Titular no debió redireccionar su nombre de dominio en disputa con los otros de su propiedad como <terraclub.mx>, y ofrecer sus productos lo que constituyó la reclamación de la Promovente y/o de su representante y con ello no solo aprovecharse del prestigio de la Promovente y de su marca, sino induciendo además a confusión a los usuarios de Internet a los efectos de la LDRP dada la naturaleza y composición del nombre de dominio en disputa.
6. La Titular cesó las actividades con el nombre de dominio en disputa, razón por lo que hoy en día el nombre dominio en disputa, se encuentra inactivo.
7. La Titular cuestiona la registrabilidad de la marca DOTERRA por considerar que se trata de un signo no registrable puesto que constituye una denominación descriptiva, pero de las constancias del expediente no se desprende que haya iniciado un procedimiento de nulidad en contra de los registros de la Promovente ante el IMPI y a juicio del Experto, el hecho que la marca este registrada en México y en diversos países, acredita que la marca es distintiva y por ende registrable como lo han considerado las distintas autoridades incluyendo el IMPI, estando actualmente en vigor.
8. De las constancias del expediente no se desprenden pruebas que permitan sostener que el nombre de dominio en disputa, se usó de buena fe, efectuaron preparativos demostrables para su utilización sino solamente señala haber hecho un redireccionamiento al nombre de dominio <terraclub.mx> donde el Titular comercializa los productos de la Promovente, así como sus propios productos, lo que ocasionó la reclamación de la Promovente.
9. Por lo antes señalado, el Titular no cuenta con derechos o intereses legítimos para incorporar la marca de la Promovente del nombre de dominio en disputa. Además, el nombre de dominio en disputa puede generar confusión entre el público consumidor a los efectos de la LDRP, respecto de la marca de la Promovente por resulta idénticos.
Razón por la cual se cumple con el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1(b) de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
1. De las constancias que obran en el expediente y a pesar de los argumentos de la Titular tanto en su contestación como en la presentación suplementaria, así como sus argumentos respecto a la ausencia de derechos por parte de la Promovente, a juicio del Experto, en este caso el nombre de dominio en disputa fue registrado con el conocimiento y la intención de tomar ventaja del buen nombre y prestigio de la Promovente así como de sus marcas, que venían siendo utilizadas con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa y alcanzar un aprovechamiento indebido. (Ver por ejemplo Financial Industry Regulatory Authority, Inc. V. Domain Adm. Privacy Protection Service INC. d/b/a PrivadyProtect.org/Edward Banis, Caso OMPI No.. D2016-0434)
Por otra parte, tanto el hecho de actuar como distribuidor independiente o CIP de la Promovente en México, quien le asignó un número de cuenta (ID#193000), como redireccionar el nombre de dominio en disputa al nombre de dominio <terraclub.mx> configura el uso de mala fe del Titular del nombre de dominio en disputa, tal y como ya se anticipó en el análisis del segundo elemento.
2. El hecho de que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado en mayo del 2012 en que la Promovente ya se encontraba en operaciones desde el 2008 y había alcanzado un alto prestigio de la marca, resulta difícil creer que la Titular no tuviera conocimiento de la existencia de los negocios de la Promovente en Estados Unidos y otros países.
No pasa desapercibido para el Experto el poco tiempo transcurrido entre el registro del nombre de dominio en disputa y que la Titular se haya convertido en distribuidor de la Promovente en México, lo que robustece la presunción de que ya tenía conocimiento previo de la existencia de la Promovente y sus marcas.
El Experto nota de nuevo el alto riesgo de confusión por asociación con la marca de la Promovente, tenida en cuenta la naturaleza y composición del nombre de dominio en disputa.
La Titular ha incurrido en el registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, de conformidad con el Artículo 1(c) de la Política, por lo cual se ha cumplido el tercer requisito en la misma.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <doterramexico.mx> sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: Enero 24, 2019
1 En razón de las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP” por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.