Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Comisión Federal de Electricidad v. Adel Passh
Caso No. DMX2018-0031
1. Las Partes
El Promovente es Comisión Federal de Electricidad, con domicilio la Ciudad de México, México, representada internamente.
El Titular es Adel Passh, con domicilio en Tampico, México.
2. El Nombre de Dominio y la Entidad Registral
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cfe-gob.mx>.
El nombre de dominio en disputa está registrado con Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”) y el Agente Registrador fue InterNetX GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de septiembre de 2018. El 27 de septiembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de septiembre de 2018, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez la información relativa a los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud impresa el 1 de octubre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de octubre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de noviembre de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 7 de noviembre de 2018.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de noviembre de 2018, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
La Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad fue publicada en el Diario Oficial de la Federación1 el 24 de agosto de 1937. De acuerdo con el artículo 5 de dicha legislación, el Promovente tuvo por objeto en un principio organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975 dispuso que la prestación del servicio público de energía eléctrica corría a cargo del Promovente, quien para tal efecto fue reconocido como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
A raíz de la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, cambió la naturaleza jurídica del Promovente, quien pasó de ser un organismo público descentralizado, a una empresa productiva del Estado mexicano, cuyo objeto sigue siendo la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en México.
El Promovente es titular de los siguientes registros de marca otorgados en México:
Reg. No. 901388 de la marca CFEMATICO y Diseño, registrada el 27 de septiembre de 2005 con relación a cajeros automáticos, comprendidos en la clase 9 internacional.
Reg. No. 1080751 de la marca CFE y Diseño, registrada el 23 de enero de 2009 con relación a productos comprendidos en la clase 9 internacional;
Reg. No. 1107934 de la marca CFE y Diseño, registrada el 24 de junio de 2009 con relación a servicios comprendidos en la clase 37 internacional;
Reg. No. 896137 de la marca CFE UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL y Diseño, registrada el 23 de agosto de 2005 con relación a productos comprendidos en la clase 9 internacional;
Reg. No. 893158 de la marca CFE UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL y Diseño, registrada el 28 de julio de 2005 con relación a servicios comprendidos en la clase 37 internacional;
Reg. No. 910484 de la marca CFE MÁTICO y Diseño, registrada el 28 de noviembre de 2005 con relación a cajeros automáticos, comprendidos en la clase 9 internacional;
Reg. No. 1744471 de la marca CFE, registrada el 19 de abril de 2017 con relación a servicios comprendidos en la clase 35 internacional;
Reg. No. 922707 de la marca CFE ELECTRICIDAD PARA EL PROGRESO DE MEXICO y Diseño, registrada el 28 de febrero de 2006 con relación a productos comprendidos en la clase 9 internacional;
Reg. No. 913401 de la marca CFE ELECTRICIDAD PARA EL PROGRESO DE MEXICO y Diseño, registrada el 13 de diciembre de 2005 con relación a servicios comprendidos en la clase 37 internacional;
Reg. No. 1080996 de la marca CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y Diseño, registrada el 26 de enero de 2009 con relación a productos comprendidos en la clase 9 internacional;
Reg. No. 1743788 de la marca CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y Diseño, registrada el 18 de abril de 2017 con relación a servicios comprendidos en la clase 35 internacional.
Estos registros marcarios se encuentran vigentes y son oponibles frente a terceros.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 12 de julio de 2018. El sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa enlista vínculos relativos a productos y servicios eléctricos, y a rubros de esa naturaleza (recibo de luz).
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca CFE, sin que cuente con elementos que permitan diferenciarlo de la marca famosa del Promovente;
ii. El Titular, quien se refiere a sí mismo como Adel Passh en la base de datos WhoIs, no tiene relación alguna con la marca CFE, como se evidencia de búsquedas realizadas en Google;
iii. El Promovente no ha otorgado al Titular ninguna licencia, permiso o autorización para poseer o utilizar el nombre de dominio en disputa;
iv. El Titular no es conocido con el nombre “cfe” en el mercado mexicano ni entre los consumidores de los servicios distinguidos con la marca CFE;
v. En vista de que el término CFE no es de uso común en México, ni está definido por diccionarios, resulta poco probable que la elección del nombre de dominio en disputa haya sido mera coincidencia con la reconocida marca del Promovente;
vi. El Titular no realiza una oferta de productos o servicios de buena fe en el contexto de la Política ya que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa contiene hipervínculos relacionados con los productos o servicios amparados precisamente por la marca CFE del Promovente;
vii. El Titular registró el nombre de dominio en disputa con el conocimiento real o presunto de los derechos que posee el Promovente sobre la marca CFE al amparo de los registros otorgados en México;
viii. La mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa se pone de manifiesto con el empleo del esquema PPC (pay-per-click) en el sitio Web del Titular que contiene enlaces relativos a productos o servicios del sector eléctrico, de tal suerte que al usar estos enlaces el visitante es conducido a sitios Web de competidores del Promovente;
ix. El empleo del esquema PPC demuestra que el nombre de dominio en disputa ha sido usado para atraer mediante engaño, y con ánimo de lucro, usuarios de Internet, al sitio Web del Titular;
x. Abona a la mala fe el hecho de haberse incluido deliberadamente un guion entre la marca CFE y el sufijo “gob” con la finalidad de confundir a los usuarios de Internet que pretendían acceder a los sitios Web oficiales del Promovente, disponibles en “ www.cfe.gob.mx” y “www.cfe.mx”.
B. Titular
El Titular no contestó la Solicitud.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En razón de las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP” por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP, así como a la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para acoger la pretensión del Promovente, este debe acreditar los tres elementos de la acción siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede a examinar si estos elementos se acreditan en el caso concreto.
C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión medular aquí se limita a determinar, mediante una comparación visual o fonética, si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, por sí sola resulta idéntica o de una semejanza tal que se confunda con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, como para justificar la transferencia del nombre de dominio en disputa.
El Promovente funda su Solicitud en diversos registros de marca mexicanos (ver apartado 4 supra) que incluyen el signo dominante CFE.
Al comparar las marcas base de la Solicitud con el nombre de dominio en disputa, el Experto reconoce de inmediato dentro de este último, la marca CFE del Promovente.
Cuando una marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, a pesar de su coexistencia con términos genéricos como lo es la extensión “gob”, se actualiza la semejanza en grado de confusión que sanciona la Política. Ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0
Dicha semejanza es incuestionable en el caso concreto al tomar en cuenta que CFE es un acrónimo distintivo y famoso en México. Ver Comisión Federal de Electricidad v. Juan Martinez, Caso OMPI No. D2016-1374(“the panel finds that “cfe” is readily recognizable within the disputed domain name. Moreover, the complainant’s well-known acronym CFE is widely used as a service mark throughout Mexico”).
Por ende, el Promovente ha superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En síntesis, el Promovente alega que el Titular carece de derechos e intereses legítimos conforme a la Política debido a que el término CFE no es de uso común ni tiene atribuido un significado gramatical en los diccionarios, y también porque el uso del nombre de dominio en disputa para proveer enlaces a sitios Web de competidores del Promovente, no constituye una oferta de productos o servicios bona fide en términos de la Política.
Estas alegaciones no fueron refutadas por el Titular y al mismo tiempo resultan verosímiles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente. En consecuencia, es de inferirse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (la ausencia de contestación a la demanda puede interpretarse como una falta de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).
El hecho verificado por el Experto, de que el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa no contiene más que enlaces relativos a productos o servicios del sector eléctrico, confirma la falta de derechos e intereses legítimos del Titular ya que dichos enlaces tienen por objeto los mismos productos o servicios amparados por la marca CFE del Promovente y por tanto son incompatibles con una oferta de productos o servicios de buena fe en el ámbito de la Política.
De esta manera se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a).ii) de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
“i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Habida cuenta de que la marca CFE del Promovente identifica y distingue la prestación del servicio público de energía eléctrica a lo largo y ancho de la república mexicana, y de que dicha marca está registrada en México desde el 28 de julio de 2005, es de suponerse que el Titular, quien aparece domiciliado en México, podía y debía conocer la marca CFE al momento de registrar el nombre de dominio en disputa el 12 de julio de 2018.
En estas circunstancias es apto presumir que el Titular registró de mala fe el nombre de dominio en disputa. Ver Comisión Federal de Electricidad v. Jose Miguel Torres, Caso OMPI No. DMX2017-0038 (la presunción de mala fe se fortalece al considerar que la marca CFE es famosa en México y por tanto no escapaba al conocimiento del titular al momento de registrar el nombre de dominio en disputa).
Por otra parte, el Experto considera que el Titular intentó hacerse pasar por el Promovente al incluir dentro del nombre de dominio en disputa un sufijo como “gob” que está reservado a entes públicos como el Promovente. En ese tenor se estima que el nombre de dominio en disputa se quiso hacer pasar por la dirección electrónica <cfe.gob.mx>, la cual redirige a sus visitantes al portal oficial del Promovente.
Asimismo, la inclusión en el sitio Web del Titular, de hipervínculos conexos a los productos y servicios con que se relaciona la marca CFE del Promovente acredita a juicio del Experto el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa conforme al artículo 1.b).iv) de la Política.
Atento a todo lo cual, el Experto determina que, en términos de la Política, el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe, el nombre de dominio en disputa.
De esta forma se colma el supuesto del artículo 1.a).iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <cfe-gob.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 17 de diciembre de 2018
1 El Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene la función de publicar en el territorio nacional: leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación, a fin de que éstos sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia.