Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. Yalina Hortensia Zaldivar Vega
Caso No. DMX2018-0023
1. Las Partes
La Promovente es Compagnie Générale des Etablissements Michelin, con domicilio en Clermont-Ferry, Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia.
La Titular es Yalina Hortensia Zaldivar Vega, con domicilio en Cuernavaca, Morelos, México, representándose a sí misma.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <ventasmichelin.com.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Hosting-Mexico.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de agosto de 2018. El 16 de agosto de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de agosto de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 28 de agosto de 2018 el Centro recibió por correo urgente, copias físicas de la Solicitud. En respuesta a una petición de aclaración del Centro, la Promovente presentó una Solicitud modificada el 12 de septiembre de 2018. El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud modificada cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud la Titular, dando comienzo al procedimiento el 13 de septiembre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de octubre de 2018. El Centro recibió dos comunicaciones relativas al nombre de dominio en disputa, una de la Titular y otra de un tercero aparentemente relacionado con ésta el 13 de septiembre de 2018. El 15 de octubre de 2018 el Centro notificó a las partes que debido a que había transcurrido el plazo para que la Titular presentara su Escrito de Contestación sin que esto sucediera, el Centro procedería a nombrar al grupo de expertos.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de octubre de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa trasnacional con sede en Clermont-Ferry, Francia, dedicada a la producción y venta de neumáticos.
La Promovente está presente en 170 países, y opera 68 instalaciones de producción en 17 países, que en conjunto produjeron 187 millones de neumáticos en 2016.
La Promovente opera en México desde hace más de 20 años con sede en la ciudad de Querétaro. Como parte de sus operaciones, la Promovente comercializa neumáticos para automóviles y camiones, minería, infraestructura, maquinaria agrícola y vehículos recreativos en México
La denominación social de la Promovente incluye la palabra “Michelin”
El nombre comercial por el que se conoce a la Promovente es “Michelin”.
La Promovente es titular de numerosos registros de marca MICHELIN en múltiples países y jurisdicciones alrededor del mundo, incluyendo México, para múltiples productos y servicios, abarcando la mayoría de las clases de la clasificación de Niza (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45).
En particular, la Promovente es titular de las siguientes marcas registradas MICHELIN:
La marca internacional MICHELIN No. 348615, con fecha de registro 24 de julio de 1968, debidamente renovada y que abarca bienes y servicios de las clases:
Clase 1: pasta para colmar agujeros, pastillas biseladas, cajas de disolución, estuches y bolsas de talco.
Clase 6: botellas de aire, pernos de fijación de ruedas, hilos metálicos.
Clase 7: gatos y soportes de elevación, bombas de aire y sus accesorios, infladores, empalmes para inflado de neumáticos.
Clase 8: gatos, palancas de montaje y desmontaje de neumáticos, cigüeñales.
Clase 9: controladores de presión.
Clase 12: bombas de aire y sus accesorios, vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, neumáticos de todo tipo y multiuso, válvulas, kits de reparación, llantas, aletas, alarmas de desinflado, ruedas, soportes de ruedas, clavos y crampones antideslizantes para neumáticos.
Clase 16: mapas, guías y todo tipo de obras o publicaciones.
Clase 17: caucho en bruto, natural o sintético, materias plásticas (semiacabadas), caucho en hojas, tubos de caucho, aletas de caucho, hilos de caucho, artículos manufacturados de caucho natural o sintético (no comprendidos en otras clases).
Clase 20: artículos manufacturados de materias plásticas (no comprendidos en otras clases).
La marca de la Unión Europea MICHELIN No. 001791243, solicitada en fecha 3 de agosto de 2000 y registrada el 24 de octubre de 2001, debidamente renovada, que abarca productos comprendidos en las clases:
Clase 6: Juntas de dilatación de tuberías.
Clase 7: Acoplamientos, excepto para vehículos terrestres; soportes elásticos antivibratorios para máquinas, órganos de máquinas, motores fijos o móviles.
Clase 12: Aparatos de locomoción terrestre, ferroviaria o marítima, sus partes y accesorios, en concreto: suspensiones, ejes, muelles, amortiguadores, bloques de filtrado, soportes elásticos antivibratorios, orugas de materias elásticas para vehículos terrestres.
Clase 17: Juntas de estanqueidad, de expansión, de caucho; defensas de atraque de caucho; tubos flexibles no metálicos de caucho; manguitos de compensación de dilataciones de caucho; juntas de empalme de caucho para las canalizaciones de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 28: Perfiles a base de caucho para bandas de mesas de billar.
La Marca mexicana MICHELIN No. 139699, con fecha de solicitud 18 de diciembre de 1967 y de registro 18 de diciembre de 1967, debidamente renovada, que abarca productos y servicios en las clases:
Clase 12: llantas y cámaras neumáticas para todos usos, así como insertos y otras piezas para parchar las mismas.
Clase 35: llantas y cámaras neumáticas para todos usos, así como insertos y otras piezas para parchar las mismas.
La Marca mexicana MICHELIN No. 340783, con fecha de solicitud 15 de febrero de 1984 y de registro 13 de enero de 1988, debidamente renovada, que abarca productos y servicios en las clases:
Clase 7: accesorios y aditamentos para tractores, maquinas triturado-ras, máquinas, máquinas herramientas, motores (excepto los de vehículos terrestres), acoplamientos y correas de transmisión excepto para vehículos terrestres.
Clase 8: solo herramientas e instrumentos impulsados manualmente, cuchillería, máquinas de afeitar no eléctricas.
Clase 9: solo aparatos de galvanización, galvanoplastia, gramiles megáfonos (no eléctricos), aparatos para trasladar el oxígeno, aparatos ozonizadores, palas para incendio y señales mecánicas.
Clase 11: solo aparatos de calefacción no eléctricos (incluyendo los de vehículos) y lámparas de soldar.
Clase 12: solo motores para vehículos terrestres, acoplamientos correas de trasmisión para vehículos terrestres y en general todo tipo de mecanismos para motores, frenos, transmisión de vehículos terrestres.
Clase 16: solo carretes para cintas de máquina de escribir, máquinas de escribir no eléctricas.
Clase 20: solo telares para bordar.
Clase 21: solo enceradoras no eléctricas y molinillos de mano para uso doméstico.
Clase 23: cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes.
La Marca mexicana MICHELIN No. 363750, con fecha de solicitud 29 de diciembre de 1988 y fecha de registro 27 de junio de 1989, debidamente renovada, que abarca productos en las clases:
Clase 12: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima (exceptuando sus motores), excluyendo expresamente, bombas de aire (accesorios para vehículos) y manubrios para bicicletas.
Clase 19: vehículos (exceptuando sus motores).
Marca mexicana MICHELIN No. 376048, con fecha de solicitud 26 de diciembre de 1989 y fecha de registro 25 de abril de 1990, debidamente renovada, que abarca servicios en la clase:
Clase: 35 servicios de publicidad y negocios.
La Marca mexicana MICHELIN No. 1213482, con fecha de solicitud 25 de enero de 2011 y fecha de registro 25 de abril de 2011, que abarca servicios en la clase:
Clase 37: servicios de colocación, ajuste, remoción y/o servicios de mantenimiento para llantas de vehículos.
La Marca mexicana MICHELIN No. 1220239, con fecha de solicitud 25 de enero de 2011 y de registro 31 de mayo de 2011, que abarca servicios en la clase:
Clase 39: servicios de remolque de vehículos en caso de avería.
La Marca mexicana MICHELIN No. 827428, con fecha de solicitud 14 de junio de 2001 y fecha de concesión 30 de marzo de 2004, debidamente renovada, que abarca productos en la clase:
Clase 12: tapas para el lodo, sistemas para el toldo y equipaje para vehiculos, asientos de seguridad de autos para niños, sillones para vehículos de dos ruedas y triciclos, sillas para empujar, cochecitos para niños.
La Marca mexicana MICHELIN No. 830948, con fecha de solicitud 9 de marzo de 2004 y fecha de concesión 19 de abril de 2004, debidamente renovada, que abarca productos en la clase:
Clase 3: limpiadores para ruedas y llantas, repelentes de polvo para frenos, productos para el cuidado de las llantas
La Marca mexicana MICHELIN No. 932088, con fecha de solicitud 12 de abril de 2006 y fecha de concesión 27 de abril de 2006, debidamente renovada, que abarca servicios en la clase:
Clase 37: servicios relacionados con la reparación, ranurado o acanalado y recauchutado de llantas.
La Promovente es titular de nombres de dominio que reflejan su marca y que utiliza para la promoción de sus productos y servicios, entre ellos, <michelin.com>, registrado el 1 de diciembre de 1993; <michelin.com.mx> registrado el 6 de junio de 2002; y <michelin.fr> registrado el 21 de julio de 2008.
El nombre de dominio en disputa <ventasmichelin.com.mx> fue registrado el 22 de marzo de 2018. Si bien actualmente no resuelve a un sitio activo, de las constancias ofrecidas por la Promovente, se desprende que el mismo direccionaba a una página Web en donde se promocionaba la venta de autos usados y se reproducía la marca MICHELIN y el diseño emblemático de la Promovente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Que el nombre de dominio en disputa <ventasmichelin.com.mx> reproduce íntegramente la marca MICHELIN de la Promovente, la cual ha sido considerada “notoria” o “renombrada” en casos anteriores resueltos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés).
Que en numerosas decisiones bajo la UDRP, los expertos consideraron que la incorporación de una marca notoria en su totalidad puede ser suficiente para establecer que los nombres de dominio son idénticos o confusamente similares a la marca registrada de la demandante.
Que el nombre de dominio en disputa <ventasmichelin.com.mx> reproduce por completo la marca y el nombre comercial MICHELIN asociado con el término genérico español “ventas” y el término “com”, propio de los nombres de dominio.
Que numerosas decisiones bajo la UDRP han establecido que añadir un término genérico y descriptivo a la marca de la demandante no influye en la similitud entre una marca y un nombre de dominio.
Que al registrar el nombre de dominio en disputa, la Titular creó una probabilidad de confusión con las marcas de la Promovente que puede inducir a error a los usuarios de Internet pensando que, de alguna manera, están asociados con ella.
Que la Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, por cuanto la Titular no es conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa, no ha adquirido derechos de marcas de productos o de servicios bajo dicha denominación y el uso que hace es un uso comercial con intención de desviar a los consumidores de manera equivocada, sin que tenga autorización para el uso de los derechos marcarios de la Promovente, todos ellos previos al registro del nombre de dominio en disputa.
Que la Titular no demostró, uso o realizó preparaciones demostrables para usar el nombre de dominio en disputa o el nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe; siendo que el nombre de dominio en disputa <ventasmichelin.com.mx> remitía anteriormente a una página que ofrecía descuentos en la compra de vehículos y comprendía facilidades de pago para tales compras, y en la que se reproducía la mara MICHELIN y el logotipo.
Que la Titular ha hecho un uso no legítimo del nombre de dominio en disputa, con la intención de obtener ganancias comerciales para desviar engañosamente a los consumidores del sitio Web oficial de la Promovente.
Que a la vista de la página web y los servidores de correo electrónico creados por la Titular, está claro que está involucrada en un esquema de phishing, una práctica destinada a defraudar a los consumidores para que revelen información personal y financiera. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa no se utiliza en ningún tipo de negocio o servicio legítimo. Engaña a los consumidores, que entienden incorrectamente que son dirigidos a los servicios de buena fe de la Promovente.
Que resulta evidente que la Titular conocía a la Promovente y sus marcas cuando registró el nombre de dominio en disputa.
Que en vista de las páginas Web y las cuentas de redes sociales establecidas por la Titular, no hay duda de que la Titular tenían en mente a la Promovente, su marca y actividades en el momento del registro del nombre de dominio en disputa.
Que la Titular registró inicialmente el nombre de dominio en disputa a través de un servicio de escudo de privacidad para ocultar su identidad y detalles de contacto, evitando así que la Promovente los contactara.
Que el nombre de dominio en disputa <ventasmichelin.com.mx> está actualmente inactivo. Sin embargo, este estado de inactividad no significa que el nombre de dominio se use de buena fe. De hecho, la retención pasiva no excluye la mala fe. La reproducción de marcas renombradas en un nombre de dominio para atraer a los usuarios de Internet a un sitio Web inactivo no puede considerarse como uso legítimo o uso de buena fe.
Que anteriormente La Titular estaba involucrada en un esquema de phishing y claramente tenía como objetivo robar información valiosa, como tarjetas de crédito de los clientes de la Promovente a través de la venta de automóviles en línea. En casos anteriores se ha acordado que no hay mejor evidencia de mala fe que un esquema de phishing fraudulento creado con la ayuda de un nombre de dominio que contiene la marca de una compañía cuyos clientes son engañados al creer que están tratando con la Promovente.
B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. El Experto nota que el Centro recibió dos comunicaciones informales en fecha 13 de septiembre de 2018, una proveniente de la Titular y otra de un tercero aparentemente vinculado con ésta. Ambas comunicaciones contenían un mensaje similar (“El dominio fue eliminado hace meses” y “El dominio fue retirado inmediatamente de la solicitud hecha y no esta activo.”), no rebatiendo ninguna de ellas las manifestaciones efectuadas por la Promovente en el marco del presente procedimiento.
6. Debate y conclusiones
Debido a que la Titular no ha presentado un escrito de contestación a la solicitud en términos del artículo 5 del reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002˗0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la UDRP. Esto atiende a que la LDRP está basada en y es una variable de la UDRP.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <ventasmichelin.com.mx> registrado por la Titular es similar en grado de confusión a la marca registrada MICHELIN sobre la cual tiene derechos la Promovente. En este sentido, es importante considerar que la adición de la palabra “ventas” en nada evita esta similitud en grado de confusión, ya que se refiere a un término genérico. Adicionalmente, los elementos “.com” y “.mx” son elementos técnicos necesarios para el registro de un nombre de dominio con código de país correspondiente a México.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política y la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento de la titular. Por lo tanto, se requiere que la promovente establezca prima facie que la titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es la titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899)
En el caso de estudio, la Titular no ha presentado explicación o justificación alguna – pese a haberse puesto en contacto con el Centro por medio de una comunicación informal de fecha 13 de septiembre de 2018 – respecto la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca MICHELIN de la Promovente.
La Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca MICHELIN en México y en múltiples países y jurisdicciones del mundo, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
De las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que si bien actualmente el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, anteriormente remitía a una página Web que ofrecía descuentos en la compra de cualquier vehículo y comprendía facilidades de pago para tales compras; destacándose que se reproducía la mara MICHELIN junto con el logotipo asociado a los productos de la Promovente. La inclusión de la marca MICHELIN y el logotipo en la página Web anteriormente publicada por la Titular, unida a la composición del nombre de dominio en disputa, evidencia la intención de aparentar ser el sitio legítimo de la Promovente, generando una confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente.
Ahora bien, de la inactividad actual del sitio al que dirige el nombre de dominio en disputa tampoco se desprende un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política.
Por lo anterior, al no existir pruebas de que la Titular haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, es válido concluir que la Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a).ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Dado que la Titular no detenta ningún derecho o interés legítimo sobre la marca MICHELIN, y que el nombre de dominio en disputa reproduce la totalidad de la marca de la Promovente, resulta evidente concluir que existió mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa. Esta presunción se fortalece al considerar que la marca MICHELIN es ampliamente conocida en México y en otros países para distinguir neumáticos de vehículos, y que por tanto no escapaba al conocimiento de la Titular al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el hecho que la página a la que se direccionaba el nombre de dominio en disputa incluía una reproducción idéntica de la marca MICHELIN y el logotipo asociado a la misma, denota la intención de crear confusión por asociación a los usuarios de Internet acerca de su procedencia, al hacerles creer que entraban a un sitio oficial de la Promovente.
Esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que actualmente el sitio este inactivo, ya que ha quedado acreditada la mala fe de la Titular al momento de optar por registrar el nombre de dominio en disputa y el uso dado originalmente al mismo.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <ventasmichelin.com.mx>, sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 5 de noviembre de 2018