Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Micro Plastics, Inc. y Micro Plastics International, S. de R.L de C.V. v. Micro Partes de México, S.A. de C.V.
Caso No. DMX2017-0039
1. Las Partes
Las Promoventes son Micro Plastics, Inc. y Micro Plastics International, S. de R.L de C.V. con domicilio en Ciudad de México, México, representadas por Avafirm, México.
La Titular es Micro Partes de México, S.A. de C.V., con domicilio en Monterrey, México, representada por Alejandro Díaz Morales, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <microplastics.com.mx> y <microplastics.mx>.
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Registrador de los nombres de dominio en disputa es Akky (Una division de NIC Mexico).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de diciembre de 2017. El 22 de diciembre de 2017 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 11 de enero de 2018 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de enero de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de febrero de 2018. La Contestación fue presentada en fecha 4 de febrero de 2018.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt, Reynaldo Urtiaga Escobar y Gerardo Saavedra como miembros del Grupo de Expertos el día 8 de marzo de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Grupo de Expertos hace constar que tanto las Promoventes como la Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
Las Promoventes tienen derechos sobre las marcas MICRO PLASTICS y MICRO PLASTICS INTERNATIONAL Y DISEÑO, respectivamente.
La fecha legal del registro de marca No. 1298825 MICRO PLASTICS corresponde al 2 de octubre de 1984, mismo que fue concedido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) para amparar productos de la clase internacional 20.
La fecha legal del registro de marca No. 1420746 MICRO PLASTICS INTERNATIONAL (y diseño) corresponde al 11 de diciembre de 2013, mismo que fue concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para amparar servicios de la clase internacional 40.
La Titular ha realizado una petición especial de litisconsorcio, incluyendo como colitigante a la empresa Micro Plastics Mex, S.A. de C.V., ya que es uno de los socios fundadores de la misma y es también socio fundador de la Titular (el señor J.G.M.P.).
El nombre de dominio en disputa <microplastics.com.mx> fue registrado por la Titular el 25 de abril de 2003.
El nombre de dominio en disputa <microplastics.mx> fue registrado por la Titular el 22 de julio de 2009.
La sociedad Micro Plastics Mex, S.A. de C.V. fue constituida mediante escritura pública 14,613 de fecha 26 de enero de 2002 ante el notario público número 85 del Estado de Nuevo León.
La sociedad Micro Partes De México, S.A. de C.V. fue constituida mediante escritura pública 18,063 de fecha 10 de junio de 2006 ante el notario público número 85 del Estado de Nuevo León.
Actualmente, los nombres de dominio en disputa redirigen a sus visitantes a la dirección electrónica “www.micropartes.com.mx”, donde se ofertan productos similares a los que comercializan las Promoventes.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, las Promoventes alegan lo siguiente:
Que los nombres de dominio en disputa son totalmente parecidos por no decir idénticos a las marcas MICRO PLASTICS y MICRO PLASTICS INTERNATIONAL (y diseño) titularidad de las Promoventes.
Que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, toda vez que los mismos no han sido utilizados en relación con una oferta de “buena fe” de los productos o servicios.
Que por el contrario, la Titular está lucrando con todo dolo y alevosía con el buen nombre y reputación de las Promoventes, ya que de los nombres de dominio en disputa redireccionan a los usuarios al sitio web “www.micropartes.com.mx”, donde la Titular comercializa productos que compiten en el mercado con las Promoventes.
Que el hecho de redireccionar a través del uso de hipervínculos a un enlace/vínculo que ofrece servicios y/o productos de la competencia (“link farm”), no otorga a su Titular ningún tipo de interés legítimo o derecho alguno.
Que la Titular no ha sido conocida corrientemente por los nombres de dominio en disputa, toda vez que lo que realmente hace es que los usuarios ingresen a los nombres de dominio en disputa y mediante hipervínculos redireccionen ilegítimamente a la página web “www.micropartes.com.mx” donde se venden productos de la competencia bajo la marca micro partes.
Que los derechos de uso y registrables sobre la denominación “micro plastics” a favor de las Promoventes datan desde el año 1965, por lo que resulta prácticamente imposible que la Titular pudiese identificarse con la denominación de los nombres de dominio, existiendo derechos prelativos.
Que la Titular usa los nombres de dominio en disputa para vincular/redireccionar mañosa y dolosamente a los usuarios a su sitio web “www.micropartes.com.mx” donde se comercializan productos de la competencia, por lo que es claro que quieren desviar a los consumidores de manera equivocada.
Que la intención de la Titular al momento de registrar los nombres de dominio en disputa era evitar que las Promoventes tengan presencia en el mercado mexicano a través de una página web que incluya los nombres de sus marcas, y así obtener una oferta clara y ventajosa de productos competidores.
B. Titular
En resumen, la Titular alega lo siguiente:
En primer lugar, la Titular ha realizado una petición especial de litisconsorcio, incluyendo como colitigante a la empresa Micro Plastics Mex, S.A. de C.V., ya que se trata del nombre anterior bajo el cual se constituyó la actual empresa que lleva el nombre de Micro Partes de Mexico, S.A. de C.V., demostrando que el socio fundador de ambas empresas es mismo, por ende, los intereses de ambas empresas se encuentran relacionados.
Que los nombres de dominio en disputa no sólo son idénticos o semejantes en grado de confusión a las marcas propiedad de las Promoventes, sino que también es idéntico a la razón social de la Titular.
Que si bien las Promoventes no están obligadas a registrar la marca en el país del origen de la Titular, ésta última no podía tener conocimiento de la existencia de dicha marca.
Que las Promoventes justifican su actuar a través de un nulo derecho, por lo que no acredita el primer supuesto requerido por la Política ya que las marcas base de la acción no satisfacen los requisitos necesarios para reclamar los nombres de dominio en disputa.
Que la Titular es una empresa mexicana constituida en 2002, misma que fue creada debido a la necesidad del mercado mexicano de ser abastecido por un proveedor local de productos de plástico pequeños.
Que posteriormente, la Titular se enteró de la existencia de diversas empresas como las Promoventes que se encontraban dentro del mismo sector comercial, sin embargo, desconocía la existencia de registros de marca al no constar ninguno en México.
Que los nombres de dominio en disputa se utilizan desde su creación para ofertar de buena fe productos y servicios como la compraventa de plástico pequeño a través de Micro Plastics Mex, S.A. de C.V., que después legítimamente transfirió todos los activos intangibles de la empresa a la sociedad Micro Partes de Mexico, S.A. de C.V.
Que es falsa la aseveración hecha por las Promoventes respecto de que la Titular no hace una oferta de buena fe de productos y/o servicios, ya que al ser la misma empresa Micro Plastics Mex, S.A. de C.V. y Micro Partes De México, S.A. de C.V., nunca se intentó lucrar con marcas de las Promoventes, ya que ni siquiera se tenía conocimiento de las mismas.
Que muchos de los clientes desarrollados durante la relación comercial de MICRO PLASTICS MEX, S.A. DE C.V. a la fecha lo relacionan con esta razón social, por lo que se registró legítimamente los nombres de dominio en disputa en atención al posicionamiento de la empresa y el nombre como lo conocían sus clientes.
La Titular nunca ha intentado desviar a los consumidores de un sitio a otro, sino que esta acción se derivó del cambio de nombre, y que informó a sus clientes, mismos que a la fecha aún lo siguen conociendo como Micro Plastics Mex, S.A. de C.V. sin buscar aprovecharse de la marca de las Promoventes.
Que la Titular se dedica a la compraventa de productos de plástico pequeños, actividad que no está monopolizada en el país y que cualquiera se puede dedicar a ella por ser una actividad lícita.
Que el derecho y uso legítimo de los nombre de dominio en disputa proviene que la Titular ha sido conocida públicamente como Micro Plastics Mex, S.A. de C.V.
La Titular ha sido conocida bajo la denominación Micro Plastics Mex, S.A. de C.V. desde el año 2002 y realizó las acciones para que instituciones públicas, consumidores y proveedores la conocieran así, desde 11 años antes de que las Promoventes iniciaran operaciones en México.
Que la Titular nunca ha impedido deliberadamente que las Pomoventes puedan utilizar los nombres de dominio en disputa para promover su marca en el mercado mexicano, ya que se trata de su razón social implícita en ambos nombres de dominio.
Las Promoventes no demostraron que la Titular registró los nombres de dominio en disputa con la finalidad de perturbar su actividad comercial, ya que cuando fueron registrados, las Promoventes ni siquiera tenían actividades comerciales y tampoco un registro marcario en territorio mexicano respecto del cual la Titular pudiera tener conocimiento.
6. Debate y conclusiones
Cuestiones Preliminares. Referencia a la UDRP y solicitud de la Titular para admitir a MICRO PLASTICS MEX, S.A. de C.V. como codemandada (litisconsorcio pasivo)
Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “UDRP”, por sus siglas en inglés), este Grupo de Expertos estará invocando, en la medida de lo aplicable, decisiones a la luz de la UDRP.
Como ni la Política ni la UDRP se refieren expresamente al litisconsorcio (activo o pasivo), el criterio predominante de los expertos es que, cuando se acredita que un tercero es el “beneficiario efectivo” (“beneficial owner”) del nombre de dominio en disputa, debe admitirse la intervención de dicho tercero como codemandado. Ver Candi Controls, Inc. v. Whois Privacy Protection Service Inc. / Domain Vault LLC, Caso OMPI No. D2016-0818.
En opinión del Grupo de Expertos, la Titular no acreditó que Micro Plastics Mex, S.A. de C.V. sea el beneficiario efectivo de los nombres de dominio en disputa.
De las constancias que obran en el expediente no se desprende que Micro Plastics Mex, S.A. de C.V. explote o se beneficie de los nombres de dominio en disputa. La Titular exhibe el acta constitutiva de Micro Plastics Mex, S.A. de C.V., pero ese instrumento notarial no acredita, ni las restantes evidencias, un uso real y efectivo del término “Micro Plastics” en el comercio que asocie a la sociedad mercantil de referencia con los nombres de dominio en disputa, ni tampoco un aprovechamiento de los nombres de dominio en disputa por parte de dicha persona moral. A ese respecto se advierte que los nombres de dominio en disputa están enlazados al sitio Web “micropartes.com.mx”, donde se hace referencia a la Titular pero no a Micro Plastics Mex, S.A. de C.V..
Por consiguiente, este Grupo de Expertos desestima la petición especial de litisconsorcio solicitada por la Titular y por consiguiente, la única demandada en el presente procedimiento es la empresa Micro Partes de México S.A. de C.V. En cualquier caso, el Grupo de Expertos hace constar que de haber admitido a Micro Plastics Mex, S.A. de C.V. como codemandada, el sentido de esta decisión habría sido el mismo ya que como se explica en el apartado 6.B infra, el Grupo de Expertos analizó y finalmente desestimó, los argumentos de la Titular relacionados con la sociedad Micro Plastics Mex, S.A. de C.V.
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción, las Promoventes tienen la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) Cada nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) La Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con cada nombre de dominio en disputa; y
(iii) Cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Como este caso pondrá de manifiesto, los tres requisitos antes descritos son independientes entre sí y no puede inferirse que la acreditación de uno de ellos conlleva la comprobación automática de los otros, pero tampoco que la falta de demostración de un requisito comporta la improcedencia de otro.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Los nombres de dominio en disputa <microplastics.com.mx> y <microplastic.mx> son idénticos a la marca registrada MICRO PLASTICS, titularidad de una de las Promoventes, a saber, Micro Plastics, Inc.
Los dominios de nivel superior “.com.mx” y “.mx” carecen de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a los nombres de dominio en disputa <microplastics.com.mx> y <microplastics.mx> de la marca MICRO PLASTICS de una de las Promoventes (ver CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834).
Este Grupo de Expertos hace notar que, para efectos del artículo 1.a)i) de la Política, es irrelevante la jurisdicción en la que se encuentre registrada la marca del Promovente, así como que el registro de la marca sea de fecha posterior a la del registro o creación del nombre de dominio en disputa.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Grupo de Expertos, las Promoventes han acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
“i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii. El titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
La Titular refutó las alegaciones de las Promoventes argumentando medularmente que la misma cuenta con un interés legítimo respecto de los nombres de dominio en disputa en virtud de que ésta se constituyó inicialmente en México bajo la razón social Micro Plastics Mex, S.A. de C.V., situación que cambió por así convenir a sus intereses, para constituirse posteriormente bajo la razón social Micro Partes de México, S.A. de C.V., y que por consiguiente antes de recibir el aviso de la presente controversia había utilizado los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que la misma ha sido conocida comúnmente por los referidos nombres de dominio.
Dichas alegaciones fueron sustentadas bajo la premisa de que el Sr. J.G.M.P. es socio fundador y administrador único de la Titular, así como de la empresa Micro Plastics Mex, S.A. de C.V., y del hecho de que para efectos públicos se trata de una misma empresa, siendo que estas cuentan con el mismo domicilio y números de teléfono, así como derivado del hecho de que mediante diversas comunicaciones se hizo del conocimiento de los clientes sobre la relación entre las referidas empresas.
Este Grupo de Expertos nota que el Sr. J.G.M.P. aparece como mero accionista minoritario en Micro Plastics Mex, S.A. de C.V., en tanto que aparece como accionista mayoritario en la Titular, de acuerdo a sus escrituras constitutivas, por lo que no puede colegirse que se trate de la misma empresa o negocio.
Con el objeto de determinar si en la especie la Titular cuenta con un interés legítimo respecto de los nombres de dominio en disputa, este Grupo de Expertos considera necesario referirse a los siguientes aspectos:
En primer término, se estima conveniente hacer mención al hecho de la ausencia de pruebas por parte de la Titular que permitan acreditar el uso de “Micro Plastics” como nombre comercial.
En efecto, este Grupo de Expertos considera que las pruebas aportadas por la Titular no son suficientes para acreditar un derecho o interés legítimo. La Titular no ha aportado evidencias que acrediten el uso de “Micro Plastics” como nombre comercial en relación con los nombres de dominio en disputa, mediante las cuales pudiera demostrar derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.
Por otra parte, no obstante que los nombres de dominio en disputa pudieran hacer alusión a la denominación social de la pretendida codemandada, es preciso aclarar que dicha denominación, por sí misma no produce derechos o intereses legítimos para efectos de la Política. (Ver: Luis Alfredo Ponce Garcia c. Balacotes balacotes, Balacotes, Caso OMPI No. D2016-1413).
Adicionalmente, no hay evidencia alguna de que Micro Plastics Mex, S.A. de C.V., de hecho haya usado los nombres de dominio en disputa, y tampoco existe evidencia de que Micro Plastics Mex, S.A. de C.V. hubiese sido la titular de los referidos nombres de dominio en disputa y de que los hubiese transferido al Titular.
Igualmente, la Titular no ha acreditado un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, tomando en consideración que a través de los nombres de dominio en disputa se redirige a los usuarios al sitio web “www.micropartes.com.mx”, propiedad de la Titular, siendo que los productos ahí comercializados compiten directamente con los de las Promoventes.
Con base en lo anterior, este Grupo de Expertos concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, motivo por el cual el Grupo de Expertos tiene por cumplimentado el segundo supuesto de la Política.
C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Atendiendo a las circunstancias del caso, las Promoventes argumentan y logran acreditar que la Titular ha usado los nombres de dominio en disputa de mala fe, toda vez que los mismos han sido utilizados valiéndose de una marca registrada con anterioridad, titularidad de un competidor, para redirigir a los usuarios al sitio web “www.micropartes.com.mx”, con lo que crea confusión a los usuarios de Internet.
La afirmación de la Titular respecto al desconocimiento de la Promovente Micro Plastics, Inc. no resulta creíble, toda vez que aun y cuando esta última tiene su domicilio social en los Estados Unidos de América, dicha empresa ha ofertado sus productos al público durante más de 50 años y opera en el mismo segmento de negocio que la Titular, por lo que resulta inverosímil que esta ignorase la existencia de su competencia. En este mismo orden de ideas, se advierte que la Promovente Micro Plastics International, S. de R.L de C.V. (filial mexicana de la otra Promovente) se ubica en Apodaca, municipio del mismo estado donde está domiciliada la Titular.
En efecto, la proximidad geográfica existente entre los domicilios de las Promoventes y la Titular en Estados Unidos y México respectivamente, hacen aún más plausible el hecho del conocimiento de los registros de la marca de las Promoventes ya que el supuesto de encontrarse en países diferentes, no impide que haya conocimiento del mundo exterior, más aún si se trata de un competidor en el mercado relevante. (Ver Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) v. Portfolio Brains, LLC, Caso OMPI No. D2009-0805, Immunotec Inc. v. I Godoy, Caso OMPI No. DMX2014-0018).
En consecuencia, este Grupo de Expertos considera que el uso de los nombres de dominio en disputa por parte de la Titular ha tenido la intención de perturbar la actividad de su competidor (Promoventes).
En razón de lo anterior, este Grupo de Expertos concluye que los nombres de dominio en disputa <microplastics.com.mx> y <microplastics.mx> han sido usados de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio en disputa <microplastics.com.mx> y <microplastics.mx> sean transferidos a las Promoventes.
Luis C. Schmidt
Experto Presidente
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto
Gerardo Saavedra
Experto
Fecha: 8 de abril de 2018