Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Nike, Inc. y Nike Innovate, C.V. v. Grupo Busca, S.A. de C.V.
Caso No. DMX2017-0017
1. Las Partes
Los Promoventes son Nike, Inc. y Nike Innovate, C.V. (en adelante referidos conjuntamente como "el Promovente", salvo indicación en contrario) con domicilio en Beaverton, Orlando, Estados Unidos de América ("Estados Unidos"), representados por Tucker Ellis, LLP, Estados Unidos.
El Titular es Grupo Busca, S.A. de C.V., con domicilio en Ciudad de México, México, representado internamente.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <nikegolf.com.mx> y <nikegolf.mx> (en adelante "los nombres de dominio en disputa").
Los nombres de dominio en disputa están registrados con Registry MX (una división de NIC México). El Agente Registrador es Akky (una división de NIC México).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de mayo de 2017. El 26 de mayo de 2017 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral con relación a los nombres de dominio en disputa. El 27 de mayo de 2017, Registry MX remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es el registrante de los nombres de dominio en disputa, y proporcionando la información relativa a los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando inicio al procedimiento el 7 de junio de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de junio de 2017. El Titular envió correos electrónicos al Centro los días 16 de junio de 2017, 28 de junio de 2017, 29 de junio de 2017 y 11 de julio de 2017, según se explica más adelante.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de julio de 2017, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto hace constar que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
Nike Inc. es una empresa estadounidense formada en 1971 que se dedica al diseño, fabricación y distribución de artículos deportivos a escala mundial. Nike Innovate C.V. es subsidiaria de Nike Inc. Estas dos empresas, aludidas conjuntamente como el Promovente para facilidad de referencia, son propietarias de la marca NIKE, registrada en más de 150 países.
En México, el Promovente es titular de diversos registros que tienen por objeto la marca NIKE y que amparan productos y servicios comprendidos en las clases 9, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 35, 41 y 42 del nomenclador internacional. El primero de estos registros (No. 215846) fue otorgado el 26 de julio de 1978. Los registros marcarios del Promovente se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales contra terceros.
Los nombres de dominio en disputa <nikegolf.mx> y <nikegolf.com.mx> fueron registrados el 8 de mayo de 2009 y el 29 de noviembre de 2001, respectivamente. El nombre de dominio <nikegolf.mx> se encuentra inactivo, mientras que <nikegolf.com.mx> reconduce a sus visitantes a la dirección electrónica "www.golfexpress.com.mx", que corresponde a una tienda virtual de artículos de golf.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. Los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión a la marca NIKE, de la cual se apropian para agregar simplemente el término genérico "golf" que no hace nada para desvirtuar la similitud en grado de confusión;
ii. El Titular no es conocido por los nombres de dominio en disputa ni cuenta con autorización del Promovente para usar la marca NIKE;
iii. El Titular utiliza los nombres de dominio en disputa para desviar a los consumidores de productos NIKE, a su propia tienda en línea disponible en "www.golfexpress.com.mx";
iv. El Titular se aprovecha de los consumidores que capta en su sitio Web para venderles productos que compiten en el mercado con aquellos que comercializa el Promovente, lo cual no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios conforme a la Política;
v. El Titular ha registrado de mala fe los nombres de dominio en disputa para aprovecharse de la reputación de la marca famosa NIKE al confundir a los usuarios de Internet sobre la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de su sitio Web por el Promovente;
vi. El Titular usa el nombre de dominio en disputa <nikegolf.com.mx> con relación a una estafa de suplantación de identidad ("phishing") diseñada para obtener información de los clientes de NIKE, conducta que configura mala fe en términos de la Política;
vii. El Titular es un prolífico ciberocupador que ha registrado numerosos nombres de dominio bajo el dominio de nivel superior geográfico (por sus siglas en inglés "ccLTD") ".mx" que se apropian de marcas famosas relacionadas con artículos de golf o deportivos.
B. Titular
El Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud. Sin embargo, el Titular expresó al Centro en diferentes comunicaciones en fechas 16 de junio de 2017, 28 de junio de 2017, 29 de junio de 2017 y 11 de julio de 2017 su intención de transferir voluntariamente los nombres de dominio en disputa al Promovente.
6. Debate y conclusiones
A efecto de contar con criterios adecuados a las circunstancias del caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante "la Política UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso, así como de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ("Sinopsis de la OMPI 3.0").
A. Cuestión Preliminar. El Consentimiento a la transferencia del Titular
Tal y como se indicaba anteriormente en la sección 5.B de la presente decisión, el Titular manifestó en diversas ocasiones al Centro su intención de transferir voluntariamente los nombres de dominio en disputa al Promovente. El Experto nota que una vez que el Centro recibió la primera de las comunicaciones del Titular, corrió traslado de la misma al Promovente para informarle acerca de la posibilidad de solicitar una suspensión del procedimiento y explorar un posible acuerdo con el Titular de los nombres de dominio en disputa, otorgándole un plazo al Promovente para trasladar al Centro sus indicaciones al respecto, en ausencia de las cuales se continuaría con la tramitación del procedimiento en curso.
Debido a que el Promovente no solicitó la suspensión del procedimiento para explorar un posible acuerdo con el Titular relativo a los nombres de dominio en disputa, el Centro informó a las partes de que el procedimiento continuaría su trámite y las manifestaciones expresas del Titular quedarían a consideración del Experto.
Ante la conformidad del Titular con la pretensión del Promovente, el Experto puede, a su entera discreción, ordenar la transferencia de los nombres de dominio en disputa sin entrar al análisis de los requisitos del artículo 1.a de la Política, o bien verificar la acreditación de estos en el caso concreto. Ver sección 4.10 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
De acuerdo con las evidencias aportadas por el Promovente, el Titular posee una gran cantidad de nombres de dominio conformados por marcas de otros fabricantes reconocidos de artículos de golf y deportivos.
En atención a que el Titular administra un portafolio de nombres de dominio que a primera vista coinciden con marcas de terceros, el Experto juzga conveniente pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada por el Promovente a efecto de sentar un precedente para futuros casos análogos. Ver Cartier International A.G. v. Domain May be for Sale, Check Afternic.com, Domain Admin, Domain Registries Foundation, Caso OMPI No. D2016-1534 (a pesar de que el demandado acepta transferir al demandante el nombre de dominio <cartierwomensinitiaitive.com>, el experto considera que existen razones de interés general para emitir un pronunciamiento de fondo ya que aquellos que se benefician económicamente del registro masivo de nombres de dominio, comúnmente conocidos como domainers, deben realizar búsquedas demarcas para descartar preliminarmente la posibilidad de invasión o confusión con estas).
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
i. Los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa; y
iii. Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
A continuación se procede a dilucidar si estos elementos se acreditan en el caso concreto.
C. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma los nombres de dominio en disputa, por sí misma, se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, el aviso comercial registrado, la denominación de origen o la reserva de derechos del Promovente, para justificar la transferencia solicitada por este.
El Promovente funda su Solicitud en diversos registros otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que tienen por objeto la marca NIKE.
Al comparar la marca registrada NIKE vis-a-vis con el término "nikegolf' de los nombres de dominio en disputa <nikegolf.com.mx> y <nikegolf.mx>, el Experto reconoce de inmediato la marca notoria del Promovente dentro de los nombres de dominio en disputa, lo que supone una similitud en grado de confusión para efectos del requisito en estudio. Ver Nike, Inc. v. No Owner / Ashkan Mohammadi, Caso OMPI No. D2013-1297 (el elemento distintivo del nombre de dominio <nikeiran.com> es la marca notoria NIKE).
Por estas razones el Experto estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro."
Afirma el Promovente que el Titular no posee derechos o intereses legítimos conforme a la Política en razón de que el Titular: a) no es conocido por los nombres de dominio en disputa; b) no tiene autorización para usar la marca NIKE con relación a los nombres de dominio en disputa; y c) no realiza una oferta de buena fe de productos o servicios en su portal "www.golfexpress.com.mx" al que redirige el nombre de dominio en disputa <nikegolf.com.mx>.
En opinión de este Experto, el Promovente demostró de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre los nombres de dominio en disputa. A este respecto, el Experto nota que el Titular, además de no presentar una contestación formal a la Solicitud, en sus diferentes comunicaciones al Centro no refutó las afirmaciones del Promovente ni proporcionó evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso, de los nombres de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios.
Asimismo, el Experto hace constar que al intentar acceder al contenido alojado bajo el nombre de dominio en disputa <nikegolf.mx> se encuentra un sitio Web aparentemente en construcción. El Experto toma nota de que en los archivos de Internet no existen antecedentes del nombre de dominio en disputa <nikegolf.mx> con relación a un sitio Web activo1. La inactividad de <nikegolf.mx> desde su registro 8 años atrás impide al Titular justificar derechos o intereses legítimos conforme a la Política con base en el posible uso del mismo, máxime cuando dicho nombre de dominio incorpora una marca notoriamente conocida como NIKE.
Por otro lado, al ingresar al contenido alojado bajo el nombre de dominio en disputa <nikegolf.com.mx>, el Experto es remitido automáticamente al sitio Web "www.golfexpress.com.mx", un portal que opera como tienda en línea de productos de golf, y que desde la ventana de inicio solicita a los visitantes aportar sus datos personales.
A juicio del Experto, el uso del nombre de dominio en disputa <nikegolf.com.mx> para reconducir a los usuarios de Internet a una tienda en línea bajo la dirección electrónica "www.golfexpress"no configura una oferta legítima de bienes o servicios para efectos de la Política, ya que dicho uso supone un engaño a los usuarios de Internet, quienes asocian intuitivamente el nombre de dominio en disputa <nikegolf.com.mx> con el Promovente.
En estas circunstancias se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la Política UDRP, la Política solo exige que los nombres de dominio en disputa se hayan registrado o se utilicen de mala fe.
Como punto de partida, el Experto advierte que NIKE es una marca reconocida internacionalmente.
En este caso, el Titular debió tener conocimiento de la marca NIKE al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, considerando la popularidad de NIKE en el sector deportivo y la presencia en ambos nombres de dominio en disputa del término "golf", directamente relacionado con las actividades del Promovente. Ver Nike, Inc. v. B. B. de Boer, Caso OMPI No. D2000-1397 (NIKE es una marca notoriamente conocida en el mundo, por lo que es altamente improbable, si no es que casi imposible, que al momento de registrar el nombre de dominio <nike-shoes.com>, el demandado no supiera que estaba infringiendo los derechos de marca del demandante).
Por cuanto al uso de los nombres d dominio en disputa, el Experto observa que <nikegolf.mx> ha permanecido inactivo desde su creación el 8 de mayo de 2009, mientras que <nikegolf.com.mx> redirige a sus visitantes a "www.golfexpress.com.mx".
El hecho de que el portal "www.golfexpress.com.mx" oferte al público consumidor accesorios para la práctica del golf tales como ropa, zapatos, bolsas y gorras fabricados por terceros, convierte al Titular en un competidor directo del Promovente, quien ofrece esos mismos productos en su propia tienda virtual orientada a los consumidores en México.2 Ver JD SPORTS FASHION (France) S.A.S. v. zhang shasha, Caso OMPI No. D2016-1432 (el sitio Web del demandado fue usado para ofertar productos que compiten con aquellos del demandante, lo que constituye mala fe en términos de la UDRP por inducir al público a confusión con respecto al origen, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa).
Por último, y en abundamiento de lo anterior, el patrón de conducta del Titular, documentado en la Solicitud, no rebatido por el Titular en sus diferentes comunicaciones al Centro y referido en la sección 6.A de la presente decisión, también encuadra como conducta de mala fe de acuerdo con la Política.
Por todo lo cual, el Experto concluye que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y han sido utilizados para desviar tráfico de los sitios Web del Promovente, con el fin de obtener un lucro a expensas de la reputación que tiene la marca NIKE en México.
En estas condiciones se cumple el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <nikegolf.com.mx> y <nikegolf.mx> sean transferidos al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 12 de julio de 2017
1 El Experto constató esta circunstancia al consultar el sitio "web.archive.org" en ejercicio de sus facultades para mejor proveer.
2 Accesible en http://www.nike.com/mx/es_la/c/golf/