Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Javier Castellanos Gutiérrez, Ricardo Castellanos Gutiérrez, Valeriano Castellanos Gutiérrez y Gerardo Castellanos Gutiérrez c. Li Kui, China Mining Company

Caso No. DMX2017-0007

1. Las Partes

Los Promoventes son Javier Castellanos Gutiérrez, Ricardo Castellanos Gutiérrez, Valeriano Castellanos Gutiérrez y Gerardo Castellanos Gutiérrez, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México, representados por AN-KI Abogados, S.C., México.

El Titular es Li Kui, China Mining Company, con domicilio en Hubei, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <elpechugon.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de febrero de 2017. El 17 de febrero de 2017 el Centro envió a Registry .MX a través de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de febrero de 2017 Registry .MX envió al Centro, a través de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, los Promoventes presentaron una Solicitud modificada el 27 de febrero de 2017. El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud modificada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de marzo de 2017. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 24 de marzo de 2017.

El Centro nombró a Martin Michaus-Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 31 de marzo de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los Promoventes son titulares del negocio “Rosticerías El Pechugón”, el cual cuenta con más de 180 sucursales en diversos estados de México.

Los Promoventes son copropietarios en diferentes jurisdicciones de diversos registros de marca que incluyen el término “pechugon”, siendo el registro más antiguo de ellos el mexicano número 413982 EL PECHUGON, solicitado el 20 de mayo de 1991 y concedido el 20 de mayo de 1992 para la identificación de servicios en la clase 42 internacional, el cual se encuentra vigente y surtiendo sus efectos legales.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 3 de noviembre de 2016. El nombre de dominio en disputa dirige a un sitio Web en el que aparentemente se ofrecen servicios de renta de maquinaria.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

De la documentación aportada junto a la Solicitud y las alegaciones efectuadas por los Promoventes en la misma se desprende lo siguiente:

- Los Promoventes son copropietarios en diferentes jurisdicciones de diversos registros de marca que incluyen el término “pechugon”, a través de los cuales operan su negocio “Rosticerías El Pechugón”, el cual cuenta con más de 180 sucursales en diversos estados de México. Los Promoventes cuentan con diversos locales en el país, principalmente en Baja California y en otros estados de México como Jalisco.

- Tal como se puede apreciar, el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación amparada por los registros de marca propiedad de los Promoventes.

- El Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. A este respecto, si bien el contenido que actualmente muestra el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa hace referencia a supuesta oferta de servicios de renta de maquinaria, la revisión de su contenido con detalle todo indica que nos encontramos ante un sitio plantilla de contenido falso (errores de ortografía, malas traducciones, mezcla de idiomas, contenido sin sentido, etc...).

- Los Promoventes han ostentado el control del nombre de dominio en disputa hasta el año 2016. Al no haber sido renovado el mismo como resultado de un error administrativo, el mismo fue registrado por el Titular. Este hecho, unido al contenido que actualmente muestra el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa, indica que el Titular únicamente adquirió el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea o con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el nombre de dominio en disputa a los Promoventes.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de los Promoventes

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, los Promoventes deben acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que los Promoventes tienen derechos; y

ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por los Promoventes, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento, es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud.

En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de los Promoventes, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de los Promoventes, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.

Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política previamente referidos.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos

Alegan los Promoventes, que el nombre de dominio en disputa <elpechugon.com.mx> es idéntico a la marca EL PECHUGON, lo cual se infiere de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación amparada por los registros de marca.

Cabe señalar que el dominio de segundo nivel (“.com”), junto con el código del país (por sus siglas “ccTLD”) “.mx” carecen de relevancia para el análisis en este caso. Por lo mismo, no se constituyen como elementos diferenciadores que eliminen la correspondiente identidad con la marca de los Promoventes.

A juicio del experto, los Promoventes han acreditado plenamente el primer requisito establecido en la política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en el artículo 1(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

“i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o

ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

En opinión del experto, los Promoventes demostraron la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de los Promoventes sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de los Promoventes; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

Respecto del sitio Web que aparece bajo el dominio en disputa, los Promoventes manifiestan que el mismo pretende simular la apariencia de una actividad real, si bien en realidad se trata de una “plantilla”, habida cuenta de, entre otros, la existencia en él de errores de ortografía, traducciones inexactas, mezcla de términos en idiomas inglés y español o la presencia de contenidos sin sentido aparente. De la revisión del sitio Web, el Experto aprecia que en el mismo se ofrecen servicios de renta de maquinaria, pudiendo confirmar las manifestaciones efectuadas por los Promoventes acerca de las imprecisiones relativas al contenido del sitio Web. En todo caso, el Experto ha constatado la presencia al final del sitio Web de la siguiente leyenda:

En relación con la citada leyenda, el Experto nota que, además de que del contenido del sitio Web no se desprende aparentemente relación alguna del Titular con la empresa Maquinarias Genith S.A. que permita suponer un uso leal o comercial del nombre comercial en disputa, la fecha de creación del sitio Web (años 2009-2010) no parece concordar con el relato de los hechos en el presente caso, dado que, como anteriormente fue señalado, el nombre de domino en disputa fue registrado por el Titular en el año 2016, esto es, con notable posterioridad a la fecha de creación del sitio Web, hechos que permiten dudar de la veracidad del contenido al que el nombre de dominio en disputa dirige. Lo anterior, unido a la ausencia de contestación por parte del Titular y a las manifestaciones efectuadas por los Promoventes, permite sostener que la utilización por parte del Titular del nombre de dominio en disputa no puede considerarse uso legítimo y leal o no comercial.

Al no contestar el Titular las afirmaciones de los Promoventes, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular, no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Como consecuencia, se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En términos de lo dispuesto en el artículo 1(b), de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

“i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de los promoventes, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

Con base en los argumentos expuestos por los Promoventes y la falta de contestación del Titular, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa, fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.

El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior al registro de marca, de los Promoventes, así como el que la marca EL PECHUGON, existiera en el mercado al menos desde 1991, esto es, mucho antes del registro del nombre de dominio en disputa y con presencia en diferentes mercados, acredita el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca EL PECHUGON, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

Asimismo, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, el hecho (manifestado por los Promoventes y no rebatido por el Titular) de que el mismo fuera registrado por el Titular de manera casi inmediata a la falta de renovación del mismo por los Promoventes¹ , unido a las consideraciones efectuadas en la sección 4.B acerca del contenido del sitio Web al que el nombre de dominio en disputa dirige, permiten al Experto sostener que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el fin de crear confusión con la denominación de los Promoventes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web, o incluso con el fin de vender,alquilar o ceder de otra manera el nombre de dominio en disputa a los Promoventes, o al menos con el fin de pertubar las actividades de los Promoventes.

El Titular, ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <elpechugon.com.mx> sea transferido a los Promoventes

Martin Michaus-Romero
Experto Único
Fecha: 10 de abril de 2017

¹ El Experto ha realizado, en el ejercicio de las potestades que tiene conferidas, una búsqueda factual en la base de datos en línea Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI), así como en el motor de búsqueda Google, la cual le ha permitido constatar la aparente vinculación existente entre los Promoventes y la explotación del nombre de dominio en disputa, vinculación ésta alegada por los Promoventes y no rebatida por el Titular.