Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey c. Jesús Navarro Saracibar
Caso No. DMX2016-0031
1. Las Partes
La Promovente es Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México, representada por Carpio, Ochoa y Asociados, S.C., México.
El Titular es Jesús Navarro Saracibar, con domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América, auto-representado.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <exatec.com.mx> y <exatec.mx>.
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Agente Registrador es. NEUBOX Internet SA de CV.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de diciembre de 2016. El 21 de diciembre de 2016 el Centro envió a Registry MX a través de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 21 de diciembre de 2016 Registry MX envió al Centro, a través de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 13 de enero de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de febrero de 2017. La Contestación fue presentada en fecha 2 de febrero de 2017.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de febrero de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 10 de febrero de 2017, el Experto recibió del Centro un escrito suplementario, con manifestaciones de la Promovente respecto a la contestación del Titular en el caso de referencia, el cual fue integrado al expediente. El Experto, en ejercicio del artículo 14 del Reglamento, no tendrá en cuenta las alegaciones efectuadas en el escrito suplementario a efectos de emitir su Decisión, toda vez que dicho escrito no hace referencia a circunstancia alguna que hubiera tenido lugar de manera sobrevenida a la presentación de la Solicitud, si bien el Experto hace notar que la aceptación del mismo no hubiera afectado en modo alguno al resultado de la presente Decisión.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos:
1) La Promovente es una institución educativa que se reconoce indistintamente, entre otras formas, como Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (en adelante, “Tecnológico de Monterrey”). La Promovente fue fundada en 1943 y cuenta con 31 campus en México. Es reconocida como la primera universidad latinoamericana en conectarse a Internet, en la generación de patentes y como la institución educativa con mejor reconocimiento por los empleadores en México.
2) La Promovente es titular de diversos registros de marca que contienen o consisten en las denominaciones “exatec”, “tec” y “tec de monterrey”, otorgadas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (“IMPI”) en las clases internacionales 35, 16, 38, 25, 41, y 42. Como ejemplo de dichos registros, la Promovente es titular del registro de marca mexicano no. 919.879 EXATEC, registrado con fecha 20 de febrero de 2006 para la identificación de servicios en la clase 35. Estos registros se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales.
3) La Promovente es Titular de diversos nombres de dominio entre los que se pueden destacar el nombre de dominio <exatec.lat>. La Promovente, como toda institución educativa, está en contacto con sus alumnos, así como con los egresados que han concluido su carrera, por lo que desde años ofrece servicios para estos últimos distinguiéndolos con la marca EXATEC, que se refiere a los exalumnos del Tecnológico de Monterrey.
4) El Titular es egresado del Tecnológico de Monterrey. De acuerdo con la documentación facilitada por el Titular en su escrito de contestación a la Solicitud, con el certificado de estudios Folio Q-14841 de fecha 28 de mayo de 2001, el Titular estudió la licenciatura en Mercadotecnia (Plan 1995). Recibió de ese Instituto el título profesional de licenciado en Mercadotecnia, de fecha 28 de mayo de 2001.
5) El Titular manifiesta que cumplió el servicio como becario durante su carrera en el departamento de egresados llamado “exatec” y colaboró en diversas publicaciones en línea, que en aquel entonces tenía dicho departamento del Tecnológico de Monterrey.
6) En relación con el punto anterior, el Titular manifiesta que antes de graduarse estuvo vinculado con “exatec” trabajando por lo menos 6 horas por semana y contribuyendo con más de 1.200 horas de servicio al departamento del Tecnológico de Monterrey. El Titular manifiesta además que ganó un premio de diseño web en “algo que llamaban ‘EXATEC Destacados’”.
7) El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de abril de 2012. Si bien los nombres de dominio en disputa resolvían en el momento de la presentación de la Solicitud a un sitio Web identificado como “EX ALUMNOS DEL TECNOLÓGICO – Directorio Independiente de Egresados” con una única entrada con el contenido “Hello World”, de conformidad con la documentación aportada por la Promovente junto a la Solicitud, el nombre de dominio en disputa <exatec.mx> resolvía a un sitio web con enlaces patrocinados, haciendo referencia varios de dichos enlaces patrocinados a la Promovente y sus actividades, así como a entidades aparentemente no relacionadas con la Promovente (tales como “Cursos Madrid”).
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) Es propietario de diversos registros de marca EXATEC, TECNOLOGICO DE MONTERREY, ITESM, TEC o TEC DE MONTERREY, entre otros, los cuales se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales habiendo sido otorgados por el IMPI.
2) Las marcas ITESM, TECNOLOGICO DE MONTERREY, TEC DE MONTERREY, TEC y EXACTEC, son notoriamente conocidas en México, en los términos de las disposiciones legales aplicables, puesto que su fama y crédito comercial abarcan diversos sectores de mercado, como resultado de las actividades realizadas por la Promovente, en México y el extranjero, particularmente en la prestación de servicios educativos.
3) Requirió al Titular que suspendiera el uso indebido de las marcas de su propiedad y cediera inmediatamente los nombres de dominio en disputa a la Promovente, puesto que sus acciones le estaban causando daño a sus marcas que estaban siendo utilizadas como parte de los nombres de dominio en disputa.
4) Conforme a la fe de hechos, exhibida como Anexo No. 9 de la Solicitud, se desprende que la Promovente es titular de los registros de marca EXATEC, el Titular es propietario de los nombres de dominio en disputa, que son idénticos a la marca EXATEC, propiedad de la Promovente y que al ingresar al sitio Web alojado bajo el nombre de dominio en disputa <exatec.mx>, en ese momento se desplegaba un directorio de búsqueda de diversas escuelas entre ellas el Tecnológico de Monterrey, que redireccionaba a sitios competidores de la Promovente.
5) A pesar de haber requerido al Titular que suspendiera el uso indebido de sus marcas y cediera los nombres de dominio en disputa, el Titular se rehusó a hacerlo alegando un supuesto interés legítimo y que los utilizaría para la creación de un directorio de exalumnos “exatec”.
6) De la contestación del Titular a la comunicación de la Promovente, se desprende de que el Titular, como exalumno de la Promovente (“exatec”) registró los nombres de dominio en disputa, pero tenía conocimiento de la marca EXATEC. Así mismo, modificó el contenido alojado en los nombres de dominio desplegándose una imagen con el texto siguiente “EXALUMNOS DEL TECNOLOGICO – Directorio Independiente de Egresados”.
7) De la búsqueda realizada de la denominación “exatec”, en los exploradores Google, Bing y Yahoo se desprende como principales resultados la página “www.egresados.itesm.mx” de la Promovente, así como otros sitios web vinculados con la misma.
8) Los nombres de dominio en disputa generan confusión a los usuarios y les hacen creer que en los sitios Web alojados bajo los nombres de dominio en disputa podrían consultar los servicios que ofrece el Tecnológico de Monterrey, o bien que los mismos tengan relación directa con la Promovente. El Titular no cuenta con registros de marca consistentes en EXATEC, ni con autorización para utilizarlos y sí pretende aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente.
9) El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa, toda vez que no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial EXATEC, no siendo tampoco conocido por la generalidad del público como “exatec”. Es de aclararse que el ser alumno de la institución que dirige la Promovente no le otorgaría un derecho a la utilización de EXATEC, toda vez que dicha marca es titularidad de la Promovente.
10) El titular ha intentado despojar a los legítimos propietarios de marcas registradas de utilizar las mismas como nombres de dominio, siguiendo un patrón de conducta. Esto, unido a lo previamente indicado, hace evidente el uso y registro de los nombres de dominio en disputa de mala fe.
B. Titular
La Titular sostiene en sus alegaciones que:
1) El término “exatec” es idéntico a la marca registrada de la Promovente, pero no le parece que sea un derecho exclusivo de la Promovente, puesto que considera “exatec”, en sus propias palabras, “un concepto adoptado por una comunidad de egresados del ITESM” (nótese que ITESM es otra abreviatura con la que habitualmente se hace referencia al Tecnológico de Monterrey).
2) El término “exatec” no es un producto, mucho menos un servicio, sino que es la forma en la que se distingue a aquellos alumnos que estudiaron una carrera o un posgrado en el ITSEM. Así, en palabras del propio Titular, “yo soy un exatec”.
3) Casi siempre ha habido alguien que le señalaba en diversas reuniones de “exatec” la necesidad de contar con un directorio de egresados, un directorio “exatec” para estar más en contacto y que aun siendo una marca registrada no debería de darle derechos exclusivos de uso a nadie.
4) El término “exatec” lo define como persona pero que desea emplear los nombres de dominio en disputa en una plataforma dedicada a la comunidad “exatec” de todo el mundo. En palabras del Titular “Mis amigos, mi familia, mis clientes me reconocen como un Exatec y esto es algo que me enorgullece”.
5) En contestación al requerimiento enviado por la Promovente, el Titular señala cómo manifiesto su voluntad de desarrollar un directorio independiente en línea de alumnos egresados de la Promovente señalando su voluntad de “no querer confundir a nadie”.
6) Los anuncios mostrados por el nombre de dominio en disputa estacionado en una plataforma de parking no buscaban obtener un beneficio de la Promovente y sus actividades, sino que buscaban una mejor evaluación estadística del desempeño de los nombres de dominio en disputa.
7) Con respecto al uso de los nombres de dominio en disputa, debido a los altos costes de desarrollo el Titular ha ido desarrollando los sitios Web alojados bajo los mismos por su cuenta, aportando a tal efecto tanto diferentes presupuestos supuestamente solicitados a terceros para la realización de los sitios web bajo los nombres de dominio en disputa (donde puede observarse el alto coste de su desarrollo) como varias fotos del ordenador personal del Titular donde se muestran los archivos donde aparentemente el Titular ha ido trabajando en la elaboración de los sitios Web bajo los nombres de dominio en disputa.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 19 del Reglamento, el Experto debe resolver la Solicitud teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, así como de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derechos que considere aplicables. En consecuencia, deben acreditarse que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en disputa:
i) Los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
iii) Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca registrada EXATEC de la Promovente, lo cual se desprende del análisis comparativo entre ellos.
El dominio genérico de segundo nivel (“.com”), junto con el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) correspondiente a México “.mx”, carecen de relevancia para el análisis en este caso. Por lo mismo, no se constituyen como elementos diferenciadores que eliminen la correspondiente identidad o similitud en grado de confusión entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Promovente. Así también, el Titular incluso manifiesta en su escrito de contestación a la Solicitud que el término “exatec” es idéntico a la marca registrada EXATEC de la Promovente y que, como alumno y egresado, tenía conocimiento de la existencia de la marca EXATEC de la Promovente.
Las consideraciones del Titular en cuanto al hecho de haber sido estudiante del Tecnológico de Monterrey, egresado del mismo, ser exalumno y sus consideraciones sobre el concepto adoptado, no afecta el análisis comparativo de las marcas y los nombres de dominio en disputa, toda vez que son idénticos.
A juicio del Experto, se ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política, previsto en el artículo 1(a) i, toda vez que; entre las marcas de la Promovente y los nombres de dominio en disputa, existe una incuestionable identidad por tratarse de la misma denominación.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con el artículo 1.c de la Política, “Se demostrarán derechos y legítimos intereses sobre el nombre de dominio cuando se presenten cualquiera de las circunstancias que de manera enunciativa más no limitativa se presentan a continuación:
i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
De las constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones de las partes, el Experto considera que el Titular no tiene elementos para apoyar su defensa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 1.c de la Política, o que exista circunstancia alguna de la que se genere un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa. Ello es toda vez que, como se desarrolla seguidamente: la Promovente no le ha otorgado licencia o autorización para utilizar alguna de sus marcas, tampoco ha hecho uso de los nombre de dominio en disputa o efectuado preparativos demostrables para su utilización, tampoco es conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa o que haya hecho un uso legítimo y leal sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la Promovente, institución donde estudio y se formó bajo sus principios para la vida profesional.
a) En sus alegaciones, el Titular reconoce que EXATEC es una marca de la Promovente, que conocía de su existencia desde que era estudiante del Tecnológico de Monterrey, no manifestando en ningún momento contar con licencia o autorización de la Promovente para su utilización. Asimismo, a este respecto, si bien el Titular manifiesta en su escrito de contestación a la Solicitud que “Mis amigos, mi familia, mis clientes me reconocen como un Exatec y esto es algo que me enorgullece”, dicha manifestación en opinión del Experto no supone un elemento de la suficiente entidad como para sostener que el Titular es conocido comúnmente como “exatec”, término de mayor entidad dentro de los nombres de dominio en disputa, toda vez que, precisamente, dicho término viene a identificar a la generalidad de los egresados de la Promovente y no al Titular en concreto.
b) De las constancias que obran en el expediente no se acreditan elementos por los cuales el Titular haya efectuado preparativos demostrables para su utilización, pues si bien manifiesta en sus alegatos la intención de crear un directorio de exalumnos, de las pruebas exhibidas no queda demostrado este hecho, pues de las mismas solo se infiere una pantalla donde se lee la leyenda “EXALUMNOS DEL TECNOLOGICO– Directorio Independiente de Egresados”, una propuesta intitulada “PROPUESTA GRAFICA EXALUMNOS” fechada en junio 2015, la cual no parece habérsele dado seguimiento alguno, aprobado, rechazado o implementado además de no hacer referencia o precisar Tecnológico o Institución alguna, así como varias impresiones a la pantalla de un monitor haciendo referencia a archivos susceptibles de ser utilizados en la futura página Web alojada bajo los nombres de dominio en disputa. Así, tampoco constituye prueba que acredite preparativos demostrables la mención de haber renovado en dos ocasiones los nombres de dominio en disputa.
c) Sin perjuicio de lo anterior, del análisis de la página del Tecnológico de Monterrey, en lo que se refiere a la sección de exalumnos, identificada bajo el signo distintivo EXATEC, se desprende que la Promovente cuenta con una estrategia y apoyo para los egresados del Tecnológico de Monterrey. Ofrece: Servicios, Estados de Cuenta, Comunicaciones, Asociaciones, Educación Ejecutiva y Tienda Virtual, Entre estos se puede destacar, Actualización de Datos, Biblioteca Digital, Busca a tus Amigos, Bolsa de Trabajo, Clasificados, Correo EXATEC, Credencial EXATEC, Ecosistema Emprendedor, Empresas EXATEC, Trámites y Servicios. Asociaciones EXATEC a nivel nacional e Internacional, Clubes EXATEC, Amigos del TEC, etc., por lo que no existe justificación o necesidad de la supuesta creación de un directorio para los exalumnos, como lo pretende el Titular.
A juicio del Experto, en vista de lo anterior no se desprende ninguna circunstancia que permita suponer la existencia de un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa, por parte del Titular, un alumno y egresado de la Promovente, quien tenía conocimiento de la marca EXATEC, no cuenta con la correspondiente autorización para utilizarla y sí con su conducta induce a confusión a exalumnos del Tecnológico de Monterrey, o de los diversos Tecnológicos o de instituciones de educación superior que existen en el país o incluso a cualquier consumidor acerca de la titularidad de los nombres de dominio en disputa.
Este Experto considera que el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, no habiendo sido la misma rebatida por las argumentaciones efectuadas por el Titular en su escrito de contestación a la Solicitud. Por tal motivo, se tiene por acreditado el requisito que establece el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b, de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
De las constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones de las partes, se desprende que:
1) El Titular por haber sido estudiante, egresado y haber trabajado en ese departamento de la Promovente como becario, tenía conocimiento de la existencia y del uso de la marca EXATEC así como de su registro y no cuenta con licencia o autorización de la Promovente para utilizarla.
2) La Promovente, tiene un amplio reconocimiento y prestigio educativo, así como sobre sus marcas registradas incluyendo la marca EXATEC la cual, fue registrada con muchos años de anticipación a que el Titular registrara los nombres de dominio en disputa.
3) A juicio del Experto, se acredita el uso y registro de mala fe de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular puesto que reconoce en su escrito de contestación a la Solicitud que se desplegó publicidad en el sitio Web de estacionamiento con enlaces patrocinados en al menos uno de los dos nombres de dominio en disputa, haciendo varios de los enlaces patrocinados mención a la Promovente, así como a entidades aparentemente no vinculadas con ésta. Este hecho, más allá de que el Titular pudiera tener control o no sobre los enlaces patrocinados como éste alega, constituye un acto que evidencia el ánimo de atraer, con ánimo de lucro a usuarios de Internet a un sitio Web, pudiendo además inducir a error o confusión no sólo a los exalumnos del Tecnológico de Monterrey, o de otros Institutos Tecnológicos, sino a la totalidad del público consumidor sobre el origen o procedencia de los sitios Web alojados bajo los nombres de dominio en disputa, confusión que igualmente se mantendría atendiendo al uso de los nombres de dominio en disputa que el Titular ha venido realizando.
Lo anterior sin perjuicio, de que como ya se manifestó que de la página de la Promovente se desprende una plataforma robusta que bajo la marca registrada EXATEC ofrece un servicio muy amplio a los egresados del Tecnológico de Monterrey, lo que hace injustificado el argumento de crear un directorio de exalumnos que los puede inducir a error o confusión sobre las actividades que ya existen en el Tecnológico de Monterrey, a través de la marca EXATEC.
En virtud de lo anterior, se tiene por acreditado el requisito que establece el artículo 1.a.iii. de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <exatec.com.mx> y <exatec.mx>, sean transferidos a la Promovente
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 17 de febrero de 2017