Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Ceva Sante Animale S.A c. Ivan Fernandez de Lara
Caso No. DMX2016-0028
1. Las Partes
La Promovente es Ceva Sante Animale S.A., con domicilio en Paris, Francia, representada por Iberbrand, S.C. México.
El Titular es Ivan Fernandez de Lara, con domicilio en Ciudad de México, México, representado por Bufete Ostos & Ostos.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <adaptil.com.mx>, <adaptil.mx>, <feliway.com.mx>
y <feliway.mx>.
El Registrador de los citados nombres de dominio es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es InterNetX GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de diciembre de 2016. El 8 de diciembre de 2016 el Centro envió a Registry .MX por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 9 de diciembre de 2016 Registry .MX envió al Centro, por medio de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, la Promovente presentó una Solicitud modificada el 21 de diciembre de 2016. El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud modificada cumplieran los requisitos formales de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 29 de diciembre de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 18 de enero de 2017. La Contestación fue presentada en fecha 18 de enero de 2017.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de enero de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha 1 de febrero de 2017 el Promovente trasladó una comunicación al Grupo de Expertos, incluyendo en copia tanto al Centro como al Titular del nombre de dominio en disputa, en la que se solicitaba la oportunidad de presentar de un escrito suplementario en el marco del presente procedimiento. El Grupo de Expertos, en ejercicio del artículo 14 del Reglamento, rechaza dicha petición al no considerar el mismo necesario a efectos de emitir su Decisión en vista de la información disponible en el expediente del caso.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma se tienen los siguientes hechos:
1. La Promovente es el titular de las marcas FELIWAY y ADAPTIL, registradas en diversos países entre los que se encuentra México. Como ejemplo de lo anteiror, la Promovente es titular del registro de marca internacional no. 1.053.082 ADAPTIL, el cual fue registrado en fecha 21 de septiembre de 2010 en las clases 5 y 18, así como del registro de la marca de la Unión Europea no. 4.411.691 FELIWAY, el cual fue registrado en fecha 18 de mayo de 2006 en la clase 5.
2. La Promovente, está presente en 42 países con 110 oficinas representativas de ventas, 13 centros de investigación y desarrollo, 21 fábricas y 3.500 colaboradores en todo el mundo, las actividades se concentran en la investigación, desarrollo, producción, comercialización y correcta administración de los productos en los campos biológicos y farmacéuticos, además de contar con equipos especializados cuyo objetivo es satisfacer las demandas específicas de las áreas de corral, rumiantes, cerdos y animales de compañía.
3. El Titular, según se desprende de la documentación del expediente es una persona física, la cual ocupa la posición de Socio Director de la sociedad Konzeppt Digital Marketing.
4. El Titular manifiesta que las principales actividades de la empresa Konzeppt Digital Marketing son entre otras,
"La capacitación, comercialización y desarrollo de campañas de generación de tráfico a sitios web, páginas de Internet, colocación de anuncios, banners, desplegados en portales comerciales, promocionar sitios en buscadores, posicionar los sitios mediante servicios de visualización preferencial, así como activaciones de marcas de terceros en cualquier medio de comunicación, incluyendo electrónico, así como el uso de CRM, es decir, de la Administración de las Relaciones con los Clientes, principalmente a través de la venta, implementación o renta de soluciones tecnológicas (software) diseñados específicamente para esta disciplina, incluyendo la capacitación de los usuarios, administradores y principales operadores de dichos sistemas."
"La promoción y desarrollo de soluciones en línea, la comercialización de servicios a través de Internet y mediante el registro, gestión y pago a través del portal de la empresa, así como la comercialización de software vía Internet."
Los nombres de dominio en disputa <adaptil.com.mx>, <adaptil.mx>, <feliway.com.mx> y <feliway.mx> fueron registrados el 17 de junio de 2015. Los nombres de dominio en disputa no resuelven a ningún sitio Web.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) Es la legítima propietaria de las marcas FELIWAY y ADAPTIL, las cuales se hallan registradas en diversos países alrededor del mundo.
2) Las fechas de registro de las marcas FELIWAY y ADAPTIL de la Promovente son anteriores a la de los nombres de dominio en disputa <feliway.mx> <feliway.com.mx> <adaptil.mx> y <adaptil.com.mx>.
3) El público consumidor puede pensar incorrectamente que hay una relación directa entre las marcas y los nombres de dominio en disputa, lo cual no existe, puesto que la Promovente no otorgó autorización alguna al Titular, ni a la empresa Konzeppt Digital Marketing para el registro de los nombres de dominio en disputa. Por comunicado de fecha 19 de septiembre y 12 de octubre del 2016 la Promovente solicitó al Titular que cancelara voluntariamente o le cediera gratuitamente a su favor los nombres de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular sostiene en sus alegaciones que:
1) La Promovente carece de razón y derecho para solicitar lo reclamado. A este respecto, si bien el Titular reconoce la existencia de los derechos de marca de la Promovente, expresa que su presencia internacional y sus actividades operaciones son completamente ajenas a la presente controversia.
2) La Promovente, bajo la figura del mandato o solicitud de servicios, contrató desde el año 2015 a la empresa Tvpromo para realizar la compra de los nombres de dominio en disputa. Tvpromo a su vez solicitó a la empresa Konzeppt Digital Marketing (de la que el Titular es Socio Director) la compra de los nombres de dominio en disputa para su posterior transferencia a la Promovente.
3) La Promovente se abstuvo de hacer el pago correspondiente a la contraprestación por los servicios pactados y realizados por las empresas Konzeppt Digital Marketing y Tvpromo.
4) Hasta la fecha, no se ha efectuado pago alguno por la compra de los nombres de dominio en disputa y otras actividades realizadas por Konzeppt Digital Marketing y Tvpromo.
5) Debe conservar en su poder los nombres de dominio en disputa, hasta que la Promovente cubra las cantidades a Tvpromo y Konzeppt Digital Marketing, puesto que a su juicio sería ilegal, el que estén a disposición de la Promovente sin haber realizado el pago que se les adeuda.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 15.a del Reglamento, el Experto debe resolver la Solicitud, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derechos que considere aplicables. En consecuencia, deben acreditarse que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en disputa:
i) Los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos;
ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
iii) Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos
Los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas ADAPTIL y FELIWAY de la Promovente, lo cual se desprende del análisis comparativo de las denominaciones en cuestión.
El dominio de segundo nivel (".com") de los nombres de dominio en disputa <adaptil.com.mx> y <feliway.com.mx>, junto con el dominio geográfico de nivel superior (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx" correspondiente a México y presente en todos los nombres de dominio en disputa, carecen de relevancia para el análisis en este caso. Por lo mismo, no se constituyen como elementos diferenciadores que eliminen la correspondiente identidad o similitud en grado de confusión de los nombres de dominio en disputa con las marcas de la Promovente. Así también, el Titular manifiesta que no es su intención negar que la Promovente tiene los derechos de marca señalados en la Solicitud, los cuales son anteriores a los nombres de dominio en disputa.
El hecho de que las partes tengan desavenencias, según las manifestaciones del Titular, por la falta de pago de la Promovente a las empresas Konzeppt Digital Marketing y Tvpromo no afecta el análisis comparativo de las marcas y los nombres de dominio en disputa, toda vez que son idénticos.
A juicio del Experto, se ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política, previsto en el art 1.a.i, toda vez que, entre las marcas de la Promovente y los nombres de dominio en disputa, existe una incuestionable identidad por tratarse todos ellos de las mismas denominaciones ADAPTIL y FELIWAY.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) El Titular en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) Se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
De las constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones de las partes, particularmente del Titular, el Experto considera que:
A) El Titular no tiene elementos para apoyar su defensa en alguno de los supuestos previstos en el articulo 1.c de la Política, puesto que el Titular no hace ninguna oferta de buena fe de productos o servicios bajo los nombres de dominio en disputa, tampoco hace un uso legítimo leal o comercial de los nombres de dominio en disputa, ni es conocido por los nombres de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten similares a las marcas que aparecen en los nombres de dominio en disputa.
B) En sus alegaciones, el Titular manifiesta que la Promovente tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, pero que éstos se derivan de un contrato de prestación de servicios o mandato; (sin precisarlo) celebrado entre la Promovente y la empresa Tvpromo, quien a su vez solicitó a Konzeppt Digital Marketing la compra de los nombres de dominio en disputa para su posterior transferencia a la Promovente , siendo ilegal otorgarle el uso de los nombres de dominio en disputa a la Promovente por no haber hecho pago de la contraprestación pactada. A juicio del Experto esta conducta no legitima al Titular para detentar el titulo sobre los nombres de dominio en disputa.
C) De existir y ser válido el contrato al que se refiere el Titular, éste no puede alegar que posea los nombres de dominio en disputa a título de dueño, toda vez que dicha calidad no puede asumirse o presumirse a falta de reconocimiento expreso o de la existencia de una cesión de derechos formalizada por escrito y menos aún por la falta de pago de una contraprestación. Ver Smarticket Internacional, S.A. de C.V. v. Octavio Rodríguez Lozano, también conocido como Carlos Octavio Rodríguez Nava,Caso OMPI DMX2006-0014. A este respecto, el Experto hace notar cómo el Titular, en su escrito de contestación a la Solicitud, manifiesta expresamente, "no tengo autorización para usar las marcas FELIWAY y ADAPTIL", lo cual evidencia de esta ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
D) Sin perjuicio de lo anterior, no es materia de este procedimiento analizar la existencia o inexistencia, ni la validez y/o cumplimiento del contrato al que alude el Titular y con el cual pretende justificar la retención de los nombres de dominio en disputa bajo su titularidad, hasta en tanto le sea pagada la contraprestación por los servicios que manifiesta, fueron prestados.
De las alegaciones de la Promovente y el Titular, así los hechos acreditados y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que la Titular lo haya refutado.
De esta manera, se surte con la hipótesis contenida en el artículo 1.a ii.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b, de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
"i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea."
De las constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones del Titular se desprende que:
a) El Titular tenía pleno conocimiento de la Promovente y de sus actividades en el momento de registrar los nombres de dominio en disputa. A este respecto, tal y como el propio Titular reconoce textualmente en su escrito de contestación a la Solicitud "Es cierto que los registros de marca propiedad del promovente son anteriores a los nombres de dominio hoy controvertidos, lo cual evidencia que los mismos solamente pueden ser adquiridos por medio de una solicitud por parte del mismo promovente".
b) El Titular de forma unilateral decidió mantener los nombres de dominio en disputa a su nombre una vez los mismos habían sido registrados pese a que aparentemente los mismos fueron registrados para su posterior transferencia a la Promovente, con la finalidad de recuperar la contraprestación por los servicios que el Titular dice fueron prestados a la Promovente.
c) El Titular reconoce que los nombres de dominio en disputa se han mantenido inactivos y que no tiene autorización para usar las marcas FELIWAY y ADAPTIL.
d) El Titular no ha utilizado, ni usa los nombres de dominio en disputa.
En base a lo anterior, la adopción y el retener los nombres de dominio en disputa con el fin de usarse como medida de presión para obtener el pago de un adeudo, debe considerarse como de mala fe en los términos de la Política. Ver American Chamber of Commerce of Mexico, AC v. Keptos, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2010-0009 (la utilización del nombre de dominio en disputa como moneda de cambio para conseguir un arreglo económico con el promovente por el pago de una contraprestación, que el titular alega se le adeudan, configura mala fe en términos de la Política). De igual forma, el Experto considera como un indicio de mala fe el hecho de mantener los nombres de dominio en disputa retenidos para obtener dinero a cambio de su transferencia al Promovente.
En virtud de lo anterior, se tiene por acreditado el requisito que establece el artículo 1.a.iii de la Política.
No obstante lo anterior, el Experto hace constar que la presente resolución no prejuzga sobre la existencia y/o exigibilidad del adeudo que el Titular le reclama la Promovente con motivo del contrato de prestación de servicios que tenían celebrado.
7. Decisión
Por las razones expuestas y de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <adaptil.com.mx>, <adaptil.mx>, <feliway.com.mx> y <feliway.mx> sean transferidos a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: febrero 15, 2017