Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
David’s Bridal, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Salvador Perches
Caso No. DMX2016-0014
1. Las Partes
La Promovente es David’s Bridal, Inc., con domicilio en Conshohocken, Pennsylvania,Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Santamarina y Steta, S.C., México.
El Titular es Registration Private, Domains By Proxy, LLC, con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos / Salvador Perches, con domicilio en El Paso, Texas, Estados Unidos.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <davidsbridal.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Registry MX, una división de NIC-México (“Registry MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de julio de 2016. El 8 de julio de 2016 el Centro envió a Registry MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de julio de 2016 Registry MX envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 18 de julio de 2016 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente realizó una Solicitud enmendada en fecha 21 de julio de 2016. La Promovente presentó una segunda Solicitud enmendada el 27 de julio de 2016.
El Centro verificó que la Solicitud junto con las Solicitudes enmendadas cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de agosto de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de agosto de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 26 de agosto de 2016.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 2 de septiembre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma y considerando que ninguno de ellos fue cuestionado u objetado por el Titular, tiene por acreditados los siguientes hechos:
La Promovente es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de Estados Unidos dedicada a la confección y venta de vestuario para bodas, vestuario para damas de honor y vestidos para ocasiones especiales para mujeres y niñas.
La Promovente indica que ha estado en el mercado de vestidos desde los años 50 y su línea de productos solo está disponible en tiendas “David’s Bridal” o a través de sus sitios en línea. La página principal de la marca es “www.davidsbridal.com”, donde se pueden apreciar las marcas de su propiedad.
De una consulta realizada por el Experto al sitio del Promovente, “http://www.davidsbridal .com/Content_PressRoom_about DavidsBridal”, se desprende que David’s Bridal, Inc., es un exitoso y extenso vendedor al menudeo de vestuario especializado en vestuario para bodas, vestuario para damas de honor y vestimenta para ocasiones especiales. Actualmente opera más de 300 tiendas en 45 Estados en Estados Unidos, en Canadá y en Puerto Rico. Fue fundada en 1950 e inició sus operaciones en la Costa Este de los Estados Unidos.
La Promovente es titular, entre otros, del registro de marca en los Estados Unidos no. 2.426.973 DAVID’S BRIDAL, otorgado el 6 de febrero de 2001, con fecha de primer uso el año 1994, en la clase 35 internacional. Se exhibe como anexo a la Solicitud copia de la publicación de la gaceta en donde aparece el registro.
La Promovente también exhibe copia del título del registro de marca no. 1.141.925 DAVID’S BRIDAL, solicitado ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) el 22 de septiembre del 2009 y otorgado el 9 de febrero de 2010, en la clase 25 internacional. Este registro se encuentra en vigor y surtiendo todos efectos jurídicos. Así también se exhibe como anexo a la Solicitud copia del oficio de fecha 30 de marzo de 2016, expedido por el IMPI en virtud del cual mediante resolución No. 251925/2016 se comunica la transmisión de derechos del titular anterior DBD, INC. a la Promovente David’s Bridal, Inc.
De igual forma exhibe copia del título del registro de la marca mexicano no. 1.138.404 DAVID’S BRIDAL, solicitado el 22 de septiembre de 2009 y otorgado el 20 de enero de 2010 en la clase 35 internacional. Este registro, al igual que el anterior se encuentra en vigor y surtiendo todos sus efectos legales. Así mismo se comunicó la transmisión de los derechos de DBD, Inc. a David’s Bridal, Inc., mediante resolución No. 251926/2016 por oficio de fecha 30 de marzo de 2016.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de enero de 2012. El mismo no se encuentra actualmente en uso. La Promovente alega en la Solicitud que, con anterioridad a la presentación de la Solicitud, el nombre de dominio en disputa redireccionaba a la página web “www.bridalnoviasboutique.com”, la cual vendía vestidos de novia competencia de la Promovente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa <davidsbridal.mx> es idéntico a la marca DAVID’S BRIDAL, toda vez que las siglas “.mx” deben tenerse por genéricas y por consecuencia no tienen calidad distintiva alguna. El nombre de dominio en disputa crea una falsa impresión por tratarse de un sitio web oficial de la Promovente haciéndole creer al público consumidor que el titular ofrece los productos y servicios sin contar con el consentimiento alguno.
2) Las marcas de la Promovente DAVID’S BRIDAL fueron solicitadas y otorgadas en México y los Estados Unidos con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, el cual tuvo lugar el 27 de enero de 2012.
3) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que, al haber efectuado una búsqueda en la base de datos del IMPI, no se encontraron solicitudes de marca o marcas registradas a nombre del Titular.
4) La Promovente como propietaria de la marca registrada DAVID’S BRIDAL, no ha otorgado licencia o consentimiento alguno para el uso de la misma como nombre de dominio, por lo que el Titular no puede acreditar derecho alguno como licenciataria o usuaria autorizada.
5) El Titular al registrar el nombre de dominio en disputa tenía pleno conocimiento de la existencia del registro de marca de la Promovente y registró el nombre de dominio en disputa con el propósito de aprovecharse del tráfico de Internet, generado por el uso de la marca en el nombre de dominio en disputa. Todo ello con el fin de obtener un beneficio económico de los usuarios de Internet que son atraídos por el uso de la marca de la Promovente.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante hasta el grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos; y
ii) la titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación alguna a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento, es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y en virtud de que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar a la Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, así como las disposiciones aplicables del Reglamento y el Reglamento Adicional.
A. Identidad o similitud
Alega la Promovente que el nombre de dominio en disputa <davidsbridal.mx.> es idéntico a la marca DAVID’S BRIDAL lo cual se infiere de un simple análisis comparativo entre ambos.
El dominio de nivel superior correspondiente a código de país (“ccTLD”) “.mx” carece de relevancia para el análisis en este caso. Por lo mismo, no se constituye como elemento diferenciador que elimine la correspondiente identidad o similitud en grado de confusión del nombre de dominio en disputa con la marca de la Promovente DAVID’S BRIDAL.
Por lo anterior, se reitera que entre la marca titularidad de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, existe una incuestionable similitud en grado de confusión.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) la Titular en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Promovente demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten similares a la marca que aparecen en el nombre de dominio en disputa, y; (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar el Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, y atendiendo al uso que el Titular hace del nombre de dominio en disputa, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Como consecuencia, se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b) de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, a juicio del Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe, toda vez que el Titular al solicitar el registro del dominio, se presume tenía conocimiento de los registros de marca, propiedad de la Promovente, así como por el hecho de que al ingresar a <davidsbridal.mx> con anterioridad a la presentación de la Solicitud había un redireccionamiento a la página web “www.bridalnoviasboutique.com”,competidora de la Promovente, afirmación efectuada por la Promovente y no rebatida por el Titular.
Finalmente, en cuanto al hecho de que actualmente no haya ningún sitio web activo bajo el nombre de dominio en disputa, numerosas decisiones del Centro han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando como en el presente caso concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del Titular.
El Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <davidsbridal.mx>, sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 12 de Septiembre de 2016