Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

INELAP, S.A. de C.V. c. Martha Malagon

Caso No. DMX2016-0010

1. Las Partes

La Promovente es INELAP, S.A. de C.V. con domicilio en Naucalpan, México, representada por Herrero & Asociados, España.

La Titular es Martha Malagon con domicilio en Hacienda de San Juan, Distrito Federal, México.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <inelap.com.mx> e <inelap.mx>.

El Registro del citado nombre de dominio es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Akky (una división de NIC México).

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de mayo de 2016. El 27 de mayo de 2016 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de mayo de 2016, Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, así como contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de junio de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de junio de 2016. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 29 de junio de 2016.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de julio de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa mexicana que forma parte del conjunto multinacional de corporaciones denominado grupo Arteche, mismo que comercializa productos eléctricos y ofrece servicios relacionados.

La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios:

La Titular es Martha Malagón, quien registró los nombres de dominio en disputa <inelap.com.mx> e <inelap.mx> el 24 de diciembre de 2013 y el 21 de enero de 2014, respectivamente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta lo siguiente:

A. Los nombres de dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos

Afirma la Promovente que la marca INELAP es notoria en el sector eléctrico y el territorio de México, donde se usa.

Que al hacer una búsqueda en el motor de búsqueda de Google, todos los resultados obtenidos están directamente relacionados con la Promovente.

Que ambos nombres de dominio en disputa incluyen a la marca INELAP, la cual ha sido íntegramente incluida en dichos nombres de dominio.

Que los nombres de dominio en disputa son idénticos a INELAP. Que los únicos elementos diferentes son los sufijos relativos al código territorial “.com.mx” y “.mx”, incluidos en ambos nombre de dominio en disputa, los cuales no les proporcionan una distinción relevante.

Que “inelap” no posee significado en idioma alguno, pues se trata de un término de fantasía.

Que la adquisición de nombres de dominio idénticos a una marca notoria, se constituye como una práctica de competencia desleal, que provoca confusión, constituye imitación y supone una explotación de la reputación ajena.

B. La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa

Alega que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de INELAP o sobre los nombres de dominio en disputa.

Asimismo, señala que la Titular no cuenta con marcas registradas que comprendan la denominación “inelap”.

Que todas y cada una de las marcas INELAP pertenecen de forma única y exclusiva a la Promovente.

Que la Titular no tiene ni ha tenido relación alguna con Arteche o con la Promovente, ni ha sido autorizada, en momento alguno, para utilizar las marcas INELAP.

Que diversas decisiones bajo la Política han sostenido que si la promovente acredita prima facie que la titular carece de derechos o intereses legítimos, entonces la carga de la prueba se revierte a la titular.

C. Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe

Argumenta que, en el pasado, intentó solucionar el conflicto de los nombres de dominio en disputa de manera amistosa.

Que para tal efecto, durante el mes de abril de 2016, trató de ponerse en contacto con la Titular mediante el envío de una carta por correo electrónico. Que la carta hacía referencia al nombre de dominio en disputa <inelap.com.mx>, pues en dicho momento no tenía conocimiento de la existencia del nombre de dominio en disputa <inelap.mx>.

Que la carta referida fue enviada a todas las direcciones de correo electrónico conocidas por la Promovente, sin que la Titular haya emitido respuesta alguna a las mismas. Alega la Promovente que cuenta con la confirmación electrónica de que dichos correos fueron efectivamente leídos por sus destinatarios.

Que la oferta de servicios en el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa se hace por parte de una empresa denominada Banco de Capacitores.

Que en la página a la que resuelven los nombres de dominio en disputa también se encuentra un enlace que dirige al nombre de dominio <capacitor.com.mx>, el cual es de la titularidad de la empresa mexicana denominada Grupo Summaa Energía S.A. de C.V., quien forma parte del mismo sector empresarial que la Promovente y resulta una empresa competidora de ésta.

Que es evidente que el uso que se está haciendo respecto de los nombres de dominio en disputa es para promocionar las actividades de competidores de la Promovente que se benefician de la notoriedad de las marcas INELAP.

Que por lo anterior los nombres de dominio en disputa no fueron registrados al azar o por coincidencia.

Que con base en los hechos descritos en la Solicitud, quedó probado que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y utilizados de mala fe.

B. Titular

La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Para la emisión de la presente decisión, este Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que el presente caso requiere del análisis de temas que han sido tratados con mayor abundancia bajo la UDRP. Asimismo, este criterio deriva del hecho de que la LDRP está basada en la UDRP y se constituye como una variante de ésta.

Dado que la Titular no contestó las pretensiones de la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidad de tomar como ciertas las afirmaciones de ésta que se consideren como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).

A. Los nombres de dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos

La Promovente ha comprobado que es titular de registros marcarios para la marca INELAP. Los nombres de dominio en disputa <inelap.com.mx> e <inelap.mx> comprenden en su totalidad a la marca INELAP. La presencia de los sufijos relativos al código territorial “.com.mx” y “.mx” carece de relevancia jurídica y por lo tanto no puede ser un elemento diferenciador en este caso (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300; y J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035 y Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (haciendo negocios como Nissan Motor Co., Ltd.) v. Maurilio Sixto, Caso OMPI No. DMX2013-0015).

Por lo tanto, se actualiza el primer supuesto de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1(c) de la Política señala los siguientes ejemplos como circunstancias en donde la Titular pudiere tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio.

i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, la Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o

ii) La Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocida corrientemente por los nombres de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii) La Titular hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La opinión mayoritaria entre los expertos designados de acuerdo con la Política y la UDRP, es que, una vez que la Promovente ha hecho una demostración prima facie que indique la ausencia de derechos o intereses de la Titular sobre los nombres de dominio en disputa, se revierte la carga para que la Titular sea quien aporte evidencia de tener un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa (ver, Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279; Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270).

En el presente caso, la Promovente estableció de manera concreta un caso prima facie respecto a la falta de derechos o intereses legítimos por parte de la Titular, al haber probado que es la Promovente la única que tiene derechos exclusivos sobre la marca INELAP. Asimismo, demostró que la Titular ofrece servicios que compiten con los de la Promovente, siendo que - al haber negado que la Titular tuviera autorización, licencia o afiliación alguna, relativa a la marca INELAP - ha dejado del lado de la Titular la carga de demostrar estos derechos e intereses legítimos.

En complemento, la Titular no ha podido demostrar que hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, sin la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca. Del análisis al presente caso y de las pruebas aportadas por la Promovente, no se demuestra que la Titular ejerza un uso legítimo de los nombres de dominio en disputa (ver, mutatis mutandi, Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaVogue.com, Caso OMPI No. D2005-0615).

En complemento, con base en las pruebas ofrecidas por la Promovente, no controvertidas por la Titular, se aprecia que en la página web a la que resuelven los nombres de dominio en disputa se ofrecen servicios y productos que compiten directamente con los amparados por la marca de la Titular.

Por tanto, las actividades desplegadas en el sitio al cual resuelven los nombres de dominio en disputa no pueden ser consideradas como un uso legítimo y leal sobre dichos nombres de dominios (ver Chanel, Inc. v. Estco Technology Group, Caso OMPI No. D2000-0413).

La Promovente proporcionó evidencia que demuestra que no hay relación entre la marca INELAP y la Titular. Por su parte, la Titular no proporcionó prueba o argumento alguno tendiente a contradecir dicha declaración.

En virtud de lo anterior, se actualiza el segundo supuesto de la Política.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

De acuerdo con el artículo 1(b) de la Política, las siguientes circunstancias en particular, sin ser limitativas, pueden evidenciar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:

i) Circunstancias que indiquen que la Titular ha registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio a la Promovente que es la titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio; o

ii) La Titular ha registrado los nombres de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) La Titular ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) Al utilizar los nombres de dominio, la Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

La Promovente es titular de registros relativos para INELAP en México, lugar en donde señaló su domicilio la Titular. La fecha de concesión de dichos registros marcarios precede en gran medida la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa por parte de la Titular.

Se hace notar que el sitio Web al que resuelven los nombres de dominio en disputa, publicita servicios relacionados con la industria eléctrica y con productos eléctricos. Asimismo, los hipervínculos encontrados en el sitio Web referido, redirigen a la página de una empresa cuya actividad compite directamente con la Promovente.

Tomando en cuenta lo anterior, aunado a que la Promovente demostró que “inelap” no tiene significado alguno en el idioma español o cualquier otro, este Experto concluye que la Titular tenía conocimiento de la existencia de las marcas INELAP y de la Promovente cuando registró los nombres de dominio en disputa.

La Titular, en el sitio Web al que resuelven los nombres de dominio en disputa y en el sitio al que redirigen los hipervínculos que publicita en dicho sitio, oferta productos y servicios directamente relacionados con aquellos amparados por las marcas INELAP. Esta conducta constituye evidencia de mala fe de conformidad con el artículo 1(b)(iii) de la Política, ya que los nombres de dominio en disputa están siendo usados para desviar a los potenciales clientes y consumidores de la Promovente hacia sus competidores directos (ver Twiflex Limited v. Industrial Clutch Parts Ltd, Caso OMPI No. D2000-1006; y Culligan International Company v. Kqwssa LLC / Domains By Proxy, LLC, Caso OMPI No. D2012-2409) y/o de conformidad con el artículo 1(b)(iv) en tanto que se han utilizado los nombres de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web con información de una competidora de la Promovente, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web alojado bajo los nombres de dominio en disputa.

En virtud de lo anterior, se actualiza el tercer supuesto de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto resuelve que los nombres de dominio en disputa, <inelap.com.mx> e <inelap.com.mx>, sean transferidos a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 23 de julio 2016