Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Innovation First, Inc. c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Arturo Gonzalez
Caso No. DMX2016-0008
1. Las Partes
La Promovente es Innovation First, Inc. con domicilio en Greenville, Texas, Estados Unidos de América, representada por Arochi & Lindner, México.
El Titular es Registration Private, Domains By Proxy, LLC con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América ("Estados Unidos")/ Arturo Gonzalez con domicilio en Ciudad de México, México.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <vex.com.mx> y <vex.mx>.
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México ("Registry MX"). El Agente registrador de los nombres de dominio en disputa es GoDaddy.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de abril de 2016. El 15 de abril de 2016 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 18 de abril de 2016 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 21 de abril de 2016 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente remitió al Centro una Solicitud enmendada en fecha 22 de abril de 2016. En respuesta a una notificación del Centro solicitando la aclaración de la Solicitud enmendada respecto de la falta de inclusión en la Solicitud de la certificación de conformidad con el artículo 3.B.xii del Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), la Promovente presentó una segunda enmienda a la Solicitud el 25 de abril de 2016 (la Solicitud, la Solicitud enmendada y la segunda Solicitud enmendada serán referidas en adelante conjuntamente como la "Solicitud"). El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento, y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de abril de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 16 de mayo de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 18 de mayo de 2016.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de mayo de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma, y considerando que ninguno de ellos fue cuestionado u objetado por el Titular, tiene por acreditados los siguientes hechos:
a) La Promovente es una sociedad con domicilio en los Estados Unidos, dedicada a la industria de la robótica para educación y competencias asociadas con esta rama.
b) Asimismo, la Promovente bajo la marca VEX, desarrolla kits para construir robots para la educación y competencia y desarrolla plataformas y diseños para enseñar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de la tecnología robótica desde una temprana edad.
c) La plataforma VEX se encuentra en las escuelas secundarias, escuelas preparatorias y laboratorios universitarios de todo el mundo. Las competencias de robótica VEX también son reconocidas a nivel mundial. Más de 10.000 equipos de estudiantes compiten anualmente representando a más de 30 países de todo el mundo.
d) La Promovente es titular de diversos registros de marca, en particular es titular en los Estados Unidos de los registros de marca VEX con número de registro 3108065 registrado el 20 de junio de 2006, 3184599 registrado el 12 de diciembre de 2006 y 3172264 registrado el 14 de noviembre de 2006, y en México el registro de marca VEX con número 1325175 registrado el 15 de junio de 2012.
e) Los nombres de dominio en disputa <vex.com.mx> y <vex.mx> fueron registrados por el titular el 13 de febrero del 2012 y el 15 de enero del 2010, respectivamente.
f) La Promovente es titular de diversos nombres de dominio que incluyen la marca VEX, registrados como dominios genéricos de nivel superior (por sus siglas en inglés "gTLDs") con las extensiones ".com", ".net", ".org".
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
a) Los nombres de dominio en disputa <vex.com.mx> y <vex.mx> son idénticos a sus marcas VEX, puesto que en el análisis de identidad deben excluirse los sufijos ".com.mx" y ".mx", toda vez que no son elementos distintivos de los nombres de dominio en disputa.
b) Las marcas VEX en Estados Unidos, fueron registradas desde el año 2006, y la registrada en México desde el año 2012 y cuenta con múltiples nombres de dominio así como múltiples registros de marcas en distintos países.
c) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, toda vez que, el Titular no ha utilizado, ni ha hecho preparativos para utilizar los nombres de dominio en disputa, no ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa, ni ha adquirido derechos de marcas sobre el término "Vex", ni es licenciatario de las marcas VEX, ni existen antecedentes de que el Titular haya hecho un uso real y efectivo de los nombres de dominio en disputa, según lo acredita con las evidencias aportadas de las consultas al sitio "Internet Archive Wayback Machine" disponible en "www.archive.org".
d) El Titular está actuando de mala fe en tanto que la marca VEX es muy conocida en su sector, la marca VEX fue registrada al menos cuatro años antes que los nombres de dominio en disputa, el Titular no guarda relación alguna con la Promovente, el Titular no hace un uso activo de los nombres de dominio en disputa sino que redirigen al sitio Web de un Registrador, lo que está impidiendo que la Promovente pueda ofrecer sus servicios a través de los correspondientes nombres de dominio en México.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en disputa:
i) los nombres de dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
iii) los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento, es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y en virtud de que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, así como las disposiciones aplicables del Reglamento y el Reglamento Adicional.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Alega la Promovente que los nombres de dominio en disputa <vex.com.mx> y <vex.mx> son idénticos a la marca VEX, lo cual se infiere de un simple análisis comparativo de la marca con los nombres de dominio en disputa, toda vez que el dominio de segundo nivel (".com") junto con el dominio de nivel superior correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx" carecen de relevancia para el análisis en este caso. Por lo mismo, no se constituyen como elementos diferenciadores que eliminen la correspondiente identidad con las marcas de la Promovente.
Por lo anterior, se reitera que entre las marcas, cuyo titular es la Promovente y los nombres de dominio en disputa, existe respecto de la marca VEX una incuestionable identidad.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) el Titular en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión de este Experto la Promovente demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre los nombres de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en los nombres de dominio en disputa, incluyendo en particular (i) la ausencia de relación alguna del Titular con las marcas de la Promovente, (ii) que el Titular no es conocido por los nombres de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten similares a las marcas que aparecen en los nombres de dominio en disputa, y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
Al no contestar el Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso de los nombres de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.
En efecto, al tratar de acceder a los nombres de dominio en disputa, tal y como señala la Promovente, redirigen a la página Web "www.domainspricedright.com" donde se ofrecen servicios de registro y administración de nombres de dominios, "web hosting" y otros, sin que de las evidencias aportadas se pueda concluir que dicha redirección constituye un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
Como consecuencia, se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1(b), de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, a juicio de este Experto, los nombres de dominio en disputa, fueron registrados por el Titular de mala fe.
El hecho de que los nombres de dominio se registraron en fechas posteriores a los registros de marca de la Promovente y que los mismos comprenden íntegramente las marcas que son de la titularidad de la Promovente, acredita en este caso el registro de mala fe. En efecto, los nombres de dominio en disputa se registraron con posterioridad a las fechas de registro de las marcas, lo que en opinión de este Experto supone que el Titular tenía conocimiento de la existencia de las mismas, así como de la amplia actividad realizada por la Promovente con las marcas en cuestión.
En lo que respecta al uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa, atendiendo al uso que realiza el Titular para redirigir a una página Web, presumiblemente de un tercero, en la que se ofrecen servicios comerciales susceptibles de generar ingresos, además atrayendo a usuarios de Internet que pudieran intentar acceder a la página Web de la Promovente, y creando en consecuencia la posibilidad de confusión en cuanto a la fuente del sitio Web o la posible relación con la Promovente, este Experto considera que el Titular utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe.
El Titular ha incurrido en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <vex.mx> y <vex.com.mx>, sean transferidos a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 13 de junio de 2016