Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Nike, Inc. y Nike Innovate C.V. v. Jesus Navarro Saracibar

Caso No. DMX2016-0002

1. Las Partes

Las Promoventes son Nike, Inc. y Nike Innovate C.V. (en adelante, "La Promovente"), con domicilio en Beaverton, Oregon, Estados Unidos de América, representada por Tucker Ellis, LLP con domicilio en Estados Unidos de América.

El Titular es Jesus Navarro Saracibar, con domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <nike.mx>.

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 4 de febrero de 2016. El 4 de febrero de 2016 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de febrero de 2016 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 17 de febrero de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de marzo de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 10 de marzo de 2016.

El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de marzo de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa fundada en 1971 y conocida a nivel mundial, principalmente por sus productos deportivos que ofrece usando la marca NIKE en diferentes países. Cuenta con subsidiarias y clientes a nivel global.

La Promovente es, entre otros, titular de los siguientes registros marcarios en México (en lo sucesivo "marcas NIKE"):

La Promovente cuenta con un nombre de dominio principal en el que incluye la denominación NIKE (<nike.com>), que precede la fecha de creación del nombre de dominio <nike.mx>.

Las marcas NIKE fueron registradas en fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa, el cual tuvo lugar el 9 de diciembre de 2011.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas NIKE de la Promovente.

El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa <nike.mx>, toda vez que el Titular no es conocido por la denominación "nike", no cuenta con la autorización de uso de las marcas NIKE y no tiene relación legal con la Promovente.

El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe, ya que el Titular redirige el nombre de dominio <nike.mx> al sitio "www.futbolista.mx", en el cual se aloja una página comercial de estacionamiento de anuncios de "pago por clic".

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

A efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante "la Política UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.

Como se señaló líneas arriba, la Titular no contestó a la Solicitud de la Promovente.

Consecuentemente, y de acuerdo con diversos criterios reflejados en decisiones adoptadas conforme a la Política LDRP y la UDRP, el Experto goza de discrecionalidad para evaluar los diversos argumentos de la Promovente y especialmente, atendiendo a que los mismos no fueron refutados por el Titular (ver, por ejemplo, General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2012-0013; y Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487.

Ahora bien, de conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a): (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos

Por lo que hace al primer supuesto de la Política, es de señalarse que:

i) La Promovente señala que el nombre de dominio <nike.mx> es idéntico a las marcas NIKE, solamente agregando ".mx", lo que es insuficiente para evitar la similitud en grado de confusión, dejando inalterado el valor de la referida marca. En línea con lo anterior, diversos casos bajo la LDRP y la Política UDRP han establecido que el dominio genérico de nivel superior ".com" y el dominio de nivel superior de código de país correspondiente a México ".mx" (respectivamente, "gTLD" y "ccTLD") por lo general carecen de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa <nike.mx> de las marcas de un promovente (ver, mutatis mutandis, Dell Inc. c. Dell Services México, Caso OMPI No. DMX2015-0016).

ii) Igualmente, señala la Promovente, que la denominación "nike" corresponde a su marca famosa y con alto valor a nivel mundial NIKE. Y consecuentemente, este Experto considera que la utilización del nombre de dominio en disputa <nike.mx> puede llevar a que los cibernautas se confundan respecto a las marcas NIKE de la Promovente.

En virtud de lo anterior, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <nike.mx> es idéntico respecto de los registros marcarios NIKE de la Promovente (entre los que se hallan los ejemplos previamente citados), cumpliéndose con ello el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Sobre este punto, la Promovente logra demostrar que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en virtud de que:

i) El Titular no es conocido como "nike" y no cuenta con marca u otro derecho exclusivo relacionado a la denominación "nike";

ii) El Titular no ha realizado un uso bona fide para la oferta de productos o servicios;

iii) El Titular ha redirigido el nombre de dominio <nike.mx> al sitio "www.futbolista.mx".

iv) El contenido desplegado en el sitio "www.futbolista.mx" (y al cual es redirigido <nike.mx>) corresponde a un Directorio y a un esquema "pago por clic" en virtud del cual se desvía tráfico hacía sitios de terceros.

v) El Titular carece de autorización o licencia para el uso de las marcas NIKE y no guarda relación alguna con la Promovente.

Como quedó señalado, el Titular no contestó a la Solicitud de la Promovente y al efecto perdió la oportunidad de refutar los argumentos de la Promovente.

Consecuentemente, el Titular no logra acreditar tener derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

En virtud de lo anterior, este Experto considera que se satisface el segundo elemento de la Política, ya que la Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio <nike.mx>. Se considera aplicable lo dispuesto en el caso Aéropostale Procurement Company, Inc. v. Sergio Mauricio Cerón, Caso OMPI No. DMX2014-0034.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

"(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea".

En relación con el tercer elemento de la Política, la Promovente logra acreditar que:

i) Es una empresa reconocida a nivel global, que ha utilizado la marca comercial NIKE para distinguir sus productos, por lo menos desde el año 1978 en México, por lo que es poco probable que el Titular no conociera las marcas NIKE;

ii) El Titular registró el nombre de dominio <nike.mx> para llevar a cabo el re-direccionamiento al sitio "www.futbolista.mx", impidiendo con ello que la Promovente utilice la denominación NIKE de las marcas de las que es titular, en el nombre del dominio <nike.mx>;

iii) El Titular ha llevado a cabo el registro de múltiples nombres de dominio que incluyen marcas reconocidas de terceros y se ha visto involucrado en varios procedimientos LDRP ante el Centro. Entre otros: Société des Produits Nestlé S.A. c. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2015-0022; Aéropostale Procurement Company, Inc. v. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2014-0033; Frutas Concentradas, S.A.P.I de C.V. v. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2013-0009; Banco Nacional de México S.A. v. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2014-0022; Panasonic Corporation c. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2015-0006; Cartier International A.G. v. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2014-0002 y Cruz Azul Fútbol Club A.C. v. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2014-0012;

iv) El Titular ha llevado a cabo el registro de los nombres de dominio a que se refiere el inciso iii) anterior, entre otros, con el objetivo de desviar el tráfico o incluir en un esquema "pay per click";

v) El nombre de dominio <nike.mx> es idéntico y/o similar a las marcas NIKE de la Promovente y al nombre de dominio de la Promovente <nike.com.mx>.

Según se ha establecido en diversas Decisiones de casos presentados ante el Centro, NIKE es una marca reconocida y famosa en muchos países. (Ver Nike, Inc. v. Paul Verschoor, Caso OMPI No. D2000-1707; Nike, Inc. v. B. B. de Boer, Caso OMPI No. D2000-1397: NIKE, Inc. v. Jaeik Jung, Caso OMPI No. D2000-1471, NIKE, Inc. v. Bestinfo, Caso OMPI No. D2002-0543; Nike, Inc. v. Crystal International, Caso OMPI No. D2001-0102; NIKE International, Ltd v. Dª. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI No. DES2006-0009).

En línea con lo anterior, este Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular ha creado la falsa impresión de asociación con la Promovente (Ver, mutatis mutandi, Frutas Concentradas, S.A.P.I de C.V. v. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2013-0009, Generalitat de Catalunya v. General de Catálogos, Caso OMPI No. D2002-0525), ello implica que el Titular conocía previamente de la existencia de las marcas NIKE, aprovechándose del renombre de la marca de la Promovente. Esto es, abona en la consideración de que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe.

Consecuentemente, el Experto considera que la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <nike.mx> sea transferido a la Promovente.

Enrique Ochoa
Experto Único
Fecha: 1 de abril de 2016