Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., Ltd. c. Adrian Hernandez
Caso No. DMX2015-0010
1. Las Partes
El Promovente es Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., Ltd. con domicilio en Shenzhen, China, representada por Advance China IP Law Office, China.
El Titular es Adrian Hernandez con domicilio en Cuautitlán Izcalli, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <mindraymexico.com.mx>.
El nombre de dominio en disputa está registrado con NIC-México. El Agente Registrador es Hospedando.Com.Mx
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) en idioma inglés, el 7 de mayo de 2015. El 7 de mayo de 2015, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral con relación al nombre de dominio en disputa. El 7 de mayo de 2015, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto. El 27 de mayo de 2015, el Centro notificó a las partes que la Solicitud había sido presentada en inglés mientras que el idioma del procedimiento era el español, a reserva de la facultad del Grupo de Expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento. El Centro solicitó al Promovente realizar una de las siguientes acciones: (1) ofrecer prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el inglés; o (2) a falta de acuerdo entre las partes, remitir la Solicitud en español; o (3) solicitar expresamente que el inglés sea el idioma del procedimiento. En la misma fecha, el Centro previno al Promovente sobre ciertas deficiencias formales de que adolecía la Solicitud.
El 29 de mayo de 2015, el Promovente solicitó que el idioma fuera el inglés y en consecuencia presentó la Solicitud enmendada. El Titular no se manifestó respecto de dicha petición.
El Centro verificó que la Solicitud y la Solicitud enmendada cumplieran con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 9 de junio de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de junio de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de julio de 2015.
El mismo día, el Titular dirigió al Centro una comunicación electrónica en los términos siguientes: “Disculpe, No entendemos nada de este correo, a qué se refieren? Slds”.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 17 de julio de 2015, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Toda vez que el idioma del acuerdo de registro es el español y ante la falta de asentimiento del Titular para que el procedimiento se tramite en inglés según lo solicita el Promovente, el Experto determina, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 12 y 13 del Reglamento, aceptar la Solicitud presentada en inglés por razones de economía procesal pero manteniendo el español como idioma del procedimiento. El Experto certifica que todas las comunicaciones del Centro a las Partes han sido emitidas tanto en español como en inglés.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es un fabricante chino de equipo médico para fines de monitorización de pacientes, imagenología y ultrasonido que se distribuye en 190 países.
El Promovente fue fundado en 1991 y desde 2006 cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (Estados Unidos de América).1
El Promovente tiene registrada la marca MINDRAY en China desde 2002, en Estados Unidos desde 2007, y en México desde 2006, en las clases 5, 10, y 35 del nomenclador internacional. Los registros marcarios mexicanos Nos. 931385, 936970 y 938824 se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos frente a terceros.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 25 de marzo de 2014 y actualmente se encuentra redirigido a “www.ultrasoundworld.com”, un portal que comercializa equipo médico fabricado por el Promovente, así como por terceros.
Al estimar vulnerados sus derechos al uso exclusivo de la marca MINDRAY, el Promovente inició el procedimiento administrativo previsto en la Política.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente aduce lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa incorpora totalmente la marca MINDRAY del Promovente, sin que la adición de “mexico” sirva para distinguir ambos signos sino para confundir al público sobre la relación del portal con el Promovente;
ii. Diversas decisiones bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) han sostenido que cuando una marca es la parte dominante de un nombre de dominio, se produce similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio y la marca;
iii. La fuerte reputación del Promovente refuerza la confusión fonética y visual entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada MINDRAY;
iv. Según ha podido constatar el Promovente, el Titular no tiene derechos de marca propios sobre el término “Mindray”, como tampoco es licenciatario del Promovente ni ha recibido autorización de este para usar su marca registrada MINDRAY como nombre de dominio;
v. De acuerdo con el Caso OMPI No. D2010-0207, X-ONE B.V. v. Robert Modic, la reventa de productos MINDRAY que realiza el Titular no genera derechos o intereses legítimos en términos de la Política;
vi. El Titular comercializa en México equipos médicos de la marca MINDRAY sin revelar su relación con el Promovente, por lo que la oferta de productos que realiza a través del portal Web vinculado al nombre de dominio en disputa no puede estimarse de buena fe en el sentido de la Política;
vii. Como resultado de su intensa promoción y amplia cobertura geográfica, la marca MINDRAY es ampliamente conocida y reconocida en la industria médica, por lo que el Titular debió conocer bien al Promovente y su marca MINDRAY antes de registrar el nombre de dominio en disputa, como puede evidenciarse por el contenido del portal Web del Titular que reproduce las descripciones e imágenes de los productos que fabrica y distribuye el Promovente;
viii. El portal del Titular es una copia del sitio oficial del Promovente que se ubica en “www.mindray.com”, con el objeto de perturbar la actividad comercial del Promovente y engaña a los usuarios al ostentarse como distribuidor autorizado de productos MINDRAY en México, lo que constituye mala fe para efectos de la Política;
ix. El uso del nombre de dominio en disputa revela que el Titular ha intentado atraer visitantes a su portal Web con fines de lucro, creando confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca del Promovente, con relación a un supuesto patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web por parte del Promovente;
x. El Titular ha promovido su portal de Internet en Facebook, Twitter y demás plataformas sociales, desviando tráfico del sitio Web del Promovente.
B. Titular
El Titular no contestó a la Solicitud ni a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la UDRP, el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto.
C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en tres registros marcarios mexicanos, además de otros registros extranjeros, que amparan la denominación “mindray” y que preceden al nombre de dominio en disputa por casi ocho años.
Al comparar la marca MINDRAY con la porción relevante del nombre de dominio en disputa “mindraymexico”, se estima que este último es susceptible de confundirse con la primera, debido a que la marca registrada del Promovente es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa por haberse reproducido en su integridad, además de tratarse de un término que no tiene significado léxico o gramatical.
Nada cambia el hecho de que nombre de dominio en disputa incluya también el término geográfico “Mexico”, debido a que este es considerado descriptivo de dicho país, y por ende no apto para desvirtuar la confusión existente entre los signos en conflicto. Ver Inter Ikea Systems B.V. v. Luis Fernando Kosonoy Michel, Luis Fernando Kosonoy, Caso OMPI No. DMX2011-0034 (la adición de palabras tales como “Mexico” no confiere a los nombres de dominio en un carácter distintivo con respecto a los derechos con que cuenta la promovente).
De lo anterior se impone concluir la semejanza en grado de confusión del nombre de dominio en disputa con respecto a la marca del Promovente.
Por las razones expuestas, el Experto juzga superado el umbral del artículo 1.a.i de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c. de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
A decir del Promovente, el Titular no posee derechos o intereses legítimos con arreglo a la Política en vista de que (a) no usa el nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de productos de buena fe puesto que desvía tráfico de Internet dirigido al Promovente; (b) no es conocido por la denominación “mindraymexico”; y (c) no es licenciatario del Promovente ni ha sido autorizado por este para usar su marca MINDRAY.
Ante la falta de oposición formal a la pretensión del Promovente, es de presumirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse c. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).
En opinión del Experto, la falta de derechos e intereses legítimos se corrobora por el reenvío automático del sitio Web del Titular al diverso “www.ultrasoundworld.com.mx”, ya que ello supone un aprovechamiento indebido de la marca del Promovente, al captarse tráfico de Internet dirigido originalmente al Promovente, para después intentar vender a los visitantes engañados o confundidos, lo mismo productos del Promovente que de sus competidores.
La utilización del nombre de dominio en disputa para intentar confundir a los usuarios de Internet sobre el origen, patrocinio o asociación con el Promovente no da lugar a derechos o intereses legítimos en el marco de la Política. Ver Advance Magazine Publishers Inc. v. Moniker Privacy Services, Registrant, Registrant info@fashionid.com / Registrant, Caso OMPI No. D2009-0801 (el experto considera que el portal bajo el nombre de dominio <detailsmagazine.com> fue creado con ánimo de lucro al inducir a los consumidores a creer erróneamente que el mismo era publicado o patrocinado por el demandante. Tal uso no constituye un uso legítimo del nombre de dominio.)
En estas circunstancias se cumple, a criterio del Experto, con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversas causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al Promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio en disputa; o
ii. el nombre de dominio en disputa se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio en disputa se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio en disputa se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio en disputa y la denominación del Promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta, de que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se ha utilizado de mala fe.
Aunque el Promovente no explica la naturaleza y origen del término “mindray” que conforma su marca, habiendo realizado una búsqueda de dicho término en Internet, el Experto encuentra que “mindray” tiene una connotación esencialmente marcaria. Ver Immunotec Inc. c. I Godo, Caso OMPI No. DMX2014-0018 (el experto advierte que “Immunotec” parece ser un término inventado por el promovente para servirle de marca ya que de una búsqueda en Internet no se desprende que existan otros usos asociados al mismo).
Como resultado de esa misma búsqueda en Internet y del examen de las constancias que obran en el expediente, el Experto está satisfecho de que la marca del Promovente es reconocida internacionalmente entre los fabricantes, usuarios y distribuidores de equipo médico. En consecuencia, se acepta como cierta la afirmación del Promovente en el sentido de que el Titular conocía la marca del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, pues es precisamente el equipo médico fabricado por el Promovente el que presuntamente es objeto de comercialización por parte del Titular.
A juicio del Experto, la inclusión de una marca distintiva como MINDRAY en el nombre de dominio en disputa, así como el reenvío automático del nombre de dominio en disputa a “www.ultrasoundworld.com.mx”, en las condiciones relatadas en el apartado precedente, actualizan la hipótesis de mala fe prevista en el artículo 1.b.iv de la Política, pues tales acciones fueron emprendidas deliberadamente por el Titular para generar tráfico a su portal Web, así como ingresos, a costa de la marca MINDRAY del Promovente.
Al concatenar los indicios, hallazgos y presunciones arriba referidos, el Experto arriba a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa fue registrado y/o ha venido usándose de mala fe en el contexto de la Política.
La mala fe que aquí se reprocha al Titular y se reafirma por su falta de comparecencia formal a este procedimiento.
En estas condiciones, el Experto entiende que se colma el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <mindraymexico.com.mx>sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 10 de agosto de 2015
1 Fuente: “www.mindray.com/en/aboutus/aboutus.html”.