Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Confederación Sudamericana de Futbol v. PAPA 4D SA
Caso No. DES2020-0035
1. Las Partes
La Demandante es Confederación Sudamericana de Futbol, Paraguay, representada por Elzaburu, España.
La Demandada es PAPA 4D SA, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <conmebol.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Godaddy.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de agosto de 2020. El 14 de agosto de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de agosto de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 19 de agosto de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de septiembre de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de septiembre de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 11 de septiembre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una confederación deportiva con sede en Paraguay, que agrupa diez asociaciones o federaciones de futbol nacionales de Sudamérica, en concreto, las federaciones o asociaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La Demandante fue fundada en 1916 en Buenos Aires (Argentina) y, desde entonces, se identifica mediante la marca CONMEBOL, derivada del acrónimo de su denominación social, organizando diversas competiciones deportivas entre sus asociadas y otras federaciones invitadas, con repercusión mediática internacional, entre otras muchas, la Copa CONMEBOL Libertadores, la Copa CONMEBOL Sudamericana, la CONMEBOL Copa América y la CONMEBOL Recopa. La Demandante promociona los eventos deportivos que organiza y sus actividades en general a través de su página web corporativa ligada el nombre de dominio <conmebol.com> (registrado el 18 de abril de 1997).
La Demandante es titular numerosas marcas que contienen o consisten en la denominación “conmebol”, registradas en diversos países sudamericanos, así como en la Unión Europea, de las que son suficientemente representativas para el presente procedimiento la Marca Mexicana No. 1775663 CONMEBOL, figurativa, registrada el 18 de julio de 2017, en clase 25; la Marca Chilena No. 1255319
– CONMEBOL – LIBERTADORES, figurativa, registrada el 27 de julio de 2017, en las clases 16, 35, 38 y 41; la Marca de la Unión Europea No. 018005987 CONMEBOL FUTBOL DESDE 1916, figurativa, registrada el 13 de junio de 2019, en las clases 16, 35, 38 y 41; la Marca de la Unión Europea No. 018005988 – CONMEBOL – LIBERTADORES, figurativa, registrada el 13 de junio de 2019, en las clases 16, 35, 38 y 41; la Marca de la Unión Europea No. 018005989 – CONMEBOL – SUDAMERICANA, figurativa, registrada el 13 de junio de 2019, en las clases 16, 35, 38 y 41; y la Marca de la Unión Europea No. 018005991 CONMEBOL RECOPA, denominativa, registrada el 12 de junio de 2019, en las clases 16, 35, 38 y 41; (colectivamente las “marcas CONMEBOL”).
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 6 de diciembre de 2018 y se encuentra inactivo. En los datos públicos disponibles relativos al nombre de dominio en disputa, figura como contacto administrativo y técnico una persona física con domicilio en Buenos Aires (Argentina).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda que:
La marca CONMEBOL se reproduce íntegramente y de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa y, si bien los registros de marca de la Demandante en la Unión Europea son ligeramente posteriores al registro del nombre de dominio en disputa, la Demandante es titular de otros muchos registros en otros países anteriores a dicha fecha, gozando las marcas CONMEBOL de difusión y notoriedad en el ámbito deportivo español e internacional desde fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa. Se aporta diversa documentación obtenida de la página web oficial de la Demandante y de Wikipedia, así como resultados de buscadores en Internet y artículos de prensa de medios nacionales que hacen referencia a la Demandante y a sus marcas CONMEBOL, anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.
La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. No existe ninguna evidencia en Internet que indique que la Demandada es conocida por la denominación “conmebol”, tampoco ninguna marca con efectos en España consistente en esta denominación que sea titularidad de la Demandada y la misma carece de autorización para el uso de la marca de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe. Dada la notoriedad de las marcas CONMEBOL y la difusión internacional de las competiciones organizadas bajo la misma en los medios nacionales e internacionales, no cabe duda que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe apuntando a la marca de la Demandante. Excepcionalmente, se celebró en Madrid (España), el 9 de diciembre de 2018, el partido de vuelta de la final de la Copa CONMEBOL Libertadores, entre los equipos de futbol argentinos Club Atlético Boca Juniors y Club Atlético River Plate. Este evento fue anunciado por el presidente de gobierno español con gran repercusión mediática 7 días antes del registro del nombre de dominio en disputa (el 29 de noviembre de 2018). La Demandada, así como el contacto administrativo y técnico del nombre de dominio en disputa se encuentran domiciliados en Buenos Aires (Argentina), lugar en el que se fundó la Demandante y lleva desarrollando su actividad durante más de 100 años, siendo además dicho contacto administrativo y técnico, según se aprecia en sus redes sociales, seguidor de uno de los equipos que disputaron la final celebrada en Madrid, el club Boca Juniors. Además, el nombre de dominio en disputa se encuentra sin contenido y la Demandante remitió un requerimiento el 26 de septiembre de 2019 a la Demandada, contestando el contacto administrativo y técnico del nombre de dominio en disputa que si la Demandante deseaba adquirir el nombre de dominio en disputa “estaría dispuesto a escuchar su propuesta”.
La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política”), así como varias secciones de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), que considera aplicables al caso y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:
1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, dadas las similitudes del Reglamento con la Política, y la citada Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, nombres comerciales, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas que contienen la denominación “conmebol”, que se encuentran registradas en la Unión Europea, siendo válidas en España. La circunstancia de que tales marcas fueran registradas en fecha posterior en unos meses al registro del nombre de dominio en disputa, no afecta al examen del primer requisito del Reglamento, no debiendo entender que la expresión “Derechos Previos” incluida en el mismo se refiere únicamente a las marcas registradas o usadas con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa en relación al primer requisito del Reglamento, si bien esta circunstancia habrá de ser valorada en relación a los demás requisitos del Reglamento. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la denominación “conmebol”. Véase también en este sentido la sección 1.1.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El distintivo utilizado por la Demandante como marca para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad, se reproduce de forma idéntica e íntegra en el nombre de dominio en disputa, sin añadir ningún otro elemento, salvo el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, que por su carácter técnico carece de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. El nombre de domino en disputa resulta, por tanto, muy similar a las marcas CONMEBOL, que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, estimando, por tanto, el Experto cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, por cuanto que esta denominación no constituye el nombre de la Demandada, no siendo comúnmente conocida por la misma, la Demandada no es titular de ningún registro marcario que contenga la denominación “conmebol”, ni se encuentra autorizada para el uso de las marcas CONMEBOL.
La Demandada no han contestado a la Demanda, no habiendo aportado ninguna evidencia que desvirtúe la prueba prima facie presentada por la Demandante, circunstancia que ha de ser valorada junto a las demás del caso, no determinando en sí misma una decisión favorable a las pretensiones de la Demandante.
El Experto nota que, a pesar de que el registro del nombre de dominio en disputa se efectuó hace más de año y medio, el nombre de dominio en disputa no alberga contenido alguno y, al no haber contestado a la Demanda, no se ha proporcionado por la Demandada ninguna evidencia en relación a ningún posible uso o preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o un uso legítimo y leal o no comercial del mismo. Tampoco ha podido encontrar el Experto ninguna evidencia de uso respecto al nombre de dominio en disputa en la plataforma de archivo de Internet Wayback Machine.
Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio del Experto, por la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca CONMEBOL, acrónimo de la Demandante, por el que ésta es conocida y opera en el mercado durante más de 100 años, de forma íntegra en el nombre de dominio en disputa, determina que la confusión o riesgo de asociación se encuentre implícito en el propio nombre de dominio en disputa. Esta circunstancia hace difícil concebir la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa, ya que la confusión o riesgo de asociación se encontraría implícita en el propio nombre de dominio, al ser idéntico al acrónimo de la Demandante y a la parte sustancial de sus marcas CONMEBOL. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que las alegaciones y prueba prima facie presentadas por la Demandante no han quedado desvirtuadas por la Demandada ni por las circunstancias del caso, debiendo considerar cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
En relación a este tercer elemento o requisito, el estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto considera que la larga trayectoria de la Demandante (durante más de 100 años) y la amplia repercusión mediática internacional de las competiciones que organiza, permiten considerar que las marcas CONMEBOL son notorias dentro del sector deportivo a nivel internacional, y, en particular, en todos los países iberoamericanos que participan en sus competiciones (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), así como en España, por la innegable conexión deportiva y de todas las índoles existente entre Sudamérica y nuestra nación, donde juegan numerosos futbolistas del más alto nivel oriundos de naciones hermanas iberoamericanas, se retransmiten televisivamente muchas de las competiciones futbolísticas Sudamericanas y se ofrece amplia cobertura de las mismas en nuestra presa deportiva, existiendo, además, una amplia comunidad de nacionales de países Sudamericanos, especialmente de argentinos, residiendo en nuestro país.
El Experto ha constatado, además, que, como ha acreditado la Demandante, aunque la misma desarrolla sus actividades y organiza sus competiciones normalmente fuera de España, principalmente en los estados en los que se localizan las federaciones deportivas que la integran, es decir, en Sudamérica, tan solo varios días antes del registro del nombre de dominio en disputa, tuvo lugar el anuncio de la celebración excepcional en la capital española de la final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2018 (considerada en términos deportivos como la mayor competición de clubs de Sudamérica), entre los equipos de Buenos Aires (Argentina) Club Atlético Boca Juniors y Club Atlético River Plate. Este anuncio, así como el evento en sí mismo e incluso las circunstancias que determinaron la celebración en la capital española de este partido de futbol, tuvieron una amplia repercusión mediática tanto en España como, lógicamente, en el país argentino y en la capital de ambas selecciones, Buenos Aires, y a nivel internacional.
El Experto ha constatado igualmente los datos de registro del nombre de dominio en disputa indican que tanto la Demandada como su contacto administrativo y técnico se encuentran domiciliados en Buenos Aires (Argentina), lugar en el que el mencionado partido de futbol (partido de vuelta de la final) debía haberse celebrado y, en donde, se celebró el partido de ida de la misma final, debiendo ser suspendido el segundo partido (de vuelta) por graves disturbios públicos que determinaron su definitiva celebración en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Fue una situación excepcional de la que se hizo eco toda la prensa mundial y, en especial, la prensa argentina y española, calificando este partido con expresiones tales como “la final de todos los tiempos” o la “final del siglo” por tratarse de una final entre equipos hermanos de la misma capital argentina, dramática, tensa y espectacular. El Experto, dentro de las facultades que le otorga el Reglamento, ha efectuado una sucinta investigación a través de Internet en relación a este evento deportivo.
Estas circunstancias excepcionales determinan que, en un balance de probabilidades, el Experto considere que, aunque los registros de marcas de la Demandante con efectos en España son de fecha posterior al registro del nombre de dominio en disputa, la Demandada y su representante, contacto administrativo y técnico del nombre de dominio en disputa, conocían la existencia de la marca de la Demandante, así como la próxima celebración de la final de deportiva mencionada en España, apuntando a la marca notoria de la Demandante cuando procedieron al registro del nombre de dominio en disputa, con la finalidad de obtener algún tipo de lucro económico derivado del registro. Véase en este sentido la sección 3.8.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Corrobora esta conclusión la contestación ofrecida por la Demandada al requerimiento remitido por la Demandante, en la que se manifestaba su disposición a negociar la transferencia del nombre de dominio en disputa a cambio de una contraprestación económica.
Igualmente, corrobora la mala fe en el sentido del Reglamento de la Demandada su falta de uso del nombre de dominio en disputa, así como su falta de contestación a la Demanda, no habiendo alegado ni acreditado ningún tipo de derecho o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa, ni tampoco refutado las alegaciones de la Demandante en cuanto a su mala fe.
En este sentido, es conveniente recordar que la falta de uso del nombre de dominio en disputa no impide que pueda considerarse la existencia de mala fe en el sentido del Reglamento o de la Política bajo la doctrina del passive holding. Véase la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Todas estas circunstancias, llevan al Experto a concluir que la Demandada, conociendo la existencia de la Demandante y de sus marcas CONMEBOL, procedió al registro del nombre de dominio en disputa con la intención de aprovecharse de la reputación alcanzada por la Demandante, obtener algún tipo de lucro económico derivado de la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante o a terceros, o derivado de la creación de una falsa asociación y confusión con las marcas y el acrónimo de la Demandante, por lo que el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <conmebol.es> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 25 de septiembre 2020