Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Ford Motor Company c. Terramar Work s.l.
Caso No. DES2016-0039
1. Las Partes
La Demandante es Ford Motor Company, con domicilio en Dearborn, Michigan, Estados Unidos de América, representada por González-Bueno & Asociados, España.
La Demandada es Terramar Work s.l., con domicilio en Trebujena, Cádiz, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ford.com.es>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 1 de diciembre de 2016. El 1 de diciembre de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de diciembre de 2016, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro observando que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una Demanda modificada el 14 de diciembre de 2016. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el "Reglamento").
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 15 de diciembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de enero de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de enero de 2017.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 19 de enero de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa estadounidense que opera principalmente en el sector de la fabricación y comercialización de automóviles bajo la marca FORD, que coincide con el elemento principal de su denominación social.
Así, la Demandante es titular de diversos registros de marca tanto a nivel nacional como europeo para la denominación "ford", en forma denominativa o con diversas representaciones gráficas, relativos principalmente a motores, vehículos, así como diversos servicios de importación, promoción, venta y reparación de vehículos. Entre otros, la Demandante es titular de los registros de marca a continuación listados:
- Marca Española No. 59.854 FORD (mixta) registrada desde el 4 de junio de 1926 en las clases 7 y 12;
- Marca Española No. 772.660 FORD registrada con efectos desde el 27 de junio de 1978 en la clase 35;
- Marca Española No. 1.180.498 FORD (mixta) registrada desde el 7 de diciembre de 1987 en la clase 9;
- Marca Española No. 126.208 FORD registrada desde el 31 de julio de 1946 en la clase 7;
- Marca Española No. 126.210 FORD registrada desde el 22 de mayo de 1942 en la clase 16;
- Marca Española No. 126.209 FORD registrada desde el 2 de junio de 1943 en las clases 6, 7, 9, 12 y 17;
- Marca Española No. 126.212 FORD registrada desde el 4 de septiembre de 1944 en la clase 9,
- Marca Española No. 145.316 FORD registrada desde el 28 de junio de 1945 en las clases 7 y 12,
- Marca Española No. 126.211 FORD registrada desde el 16 de octubre de 1944 en las clases 7, 9 y 11;
- Marca Española No. 512.141 FORD registrada desde el 2 de septiembre de 1968 en la clase 11;
- Marca Española No. 126.214 FORD registrada desde el 16 de octubre de 1944 en la clase 12;
- Marca de la Unión Europea No. 15.427.412 FORD registrada desde el 14 de septiembre de 2016 en la clase 36;
- Marca de la Unión Europea No. 4.527.677 FORD registrada desde el 3 de julio de 2006 en la clase 36;
- Marca de la Unión Europea No. 4.670.618 FORD registrada desde el 1 de abril de 2008 en las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.
Igualmente, la Demandante es titular de los nombres de dominio <ford.es>, registrado el 11 de marzo de 1999, y <ford.com>, registrado el 1 de septiembre de 1988, que albergan, respectivamente, sus páginas Web corporativas en idioma castellano e inglés.
El nombre de dominio en disputa <ford.com.es> fue registrado el 21 de julio de 2016. El nombre de dominio en disputa no aloja contenido alguno.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que sus marcas FORD gozan de notoriedad dentro de su sector principal de mercado, el sector de la automoción, como han reconocido diversas resoluciones de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual ("EUIPO"), así como el ranking Interbrand de reconocimiento de las marcas más famosas del mundo.
- Que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a sus marcas FORD y sus nombres de dominio <ford.es> y <ford.com>, existiendo riesgo de confusión.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no es titular de ningún registro de marca que incluya o consista en la denominación "ford" vigente en España, en la Unión Europea ni en ninguno de los países adheridos al sistema de búsqueda TMView, aportando como acreditación el resultado obtenido en dicho buscador. La Demandada no ha participado en la creación de la marca de la Demandante, sino que se ha limitado a copiar ilícitamente y de forma parasitaria su marca notoria.
- Que la Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que fue advertida sobre los derechos de marca de la Demandante a través de una comunicación, antes de iniciar este procedimiento, sin que haya respondido a dicha comunicación. Además, dado que el objeto social de la Demandada incluye actividades relativas a la venta y reparación de automóviles, dentro del mismo sector en el que las marcas FORD son notorias, es evidente que el registro del nombre de dominio en disputa se efectuó de mala fe, con conocimiento de estas marcas, con la intención de atraer usuarios a su sitio Web por confusión con las marcas notorias de la Demandante.
- Que el registro como nombre de dominio de una marca notoria es en sí mismo indicativo de mala fe, al tratarse de un intento de aprovechamiento ilícito de la fama generada y mantenida por un tercero, como han reconocido numerosas decisiones adoptadas en aplicación de la UDRP y del Reglamento, citando diversas decisiones en este sentido. Se puede presumir que el registro del nombre de dominio en disputa solo pretendía un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio alcanzado por las marcas FORD, contrario a la legislación de marcas española, con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, intentando atraer, con ánimo de lucro y mediante confusión con sus marcas notorias, a usuarios de Internet, al sitio Web de la Demandada.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:
- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos;
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Es importante precisar que el análisis de la concurrencia de estos requisitos y la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política UniformedeResoluciónde Disputas sobreNombres de dominio (por sus siglas en inglés "UDRP") que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003; Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014; MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group, Caso OMPI No. DES2015-0006).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España y las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante es titular de varios registros de marca españoles y europeos que consisten en la denominación "ford", bien en forma denominativa o con una representación gráfica concreta, siendo válidos y teniendo una fecha de solicitud y de registro anterior al registro del nombre de domino en disputa. Así mismo, "ford" constituye el principal elemento distintivo de la denominación social de la Demandante. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.
El nombre de dominio en disputa incluye de forma íntegra e idéntica el distintivo "ford" que constituye la marca de la Demandante y el principal elemento distintivo de su denominación social.
El dominio correspondiente al código de país ("ccTLD") España ".es", en el presente caso ".com.es", carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP (entre otras, Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc., Caso OMPI No. DES2015-0029; MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. v. Belcanto Investment Group, supra; Michael Kors (Switzerland) International Gmbh v. Lin Yanxiao, Caso OMPI No. DES2015-0017).
Por tanto, en conclusión, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a las marcas de la Demandante, existiendo similitud suficiente como para crear confusión, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, entre otras, Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira, Caso OMPI No. D2007-0912; Malayan Banking Berhad v. Beauty, Sucess & Truth International, Caso OMPI No. D2008-1393; Accor v. Eren Atesmen, Caso OMPI No. D2009-0701; y CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun, Caso OMPI No. DES2015-0026.
En el caso que nos ocupa, el Experto nota que la Demandada no ha contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, esto es, la prueba y alegaciones presentadas, no determinando esta falta de contestación a la Demanda automáticamente una decisión a favor de la Demandante.
De la documentación aportada por la Demandante se desprende que el nombre de dominio en disputa no se corresponde el nombre de la Demandada. El Experto ha podido comprobar que la Demandada no es titular de ninguna marca con efectos en España que consista o contenga la denominación "ford". Además, el previo requerimiento e interposición la Demandada que dio inicio a este procedimiento revela que la Demandada tampoco ostenta ninguna licencia u otro derecho, ni está autorizada para utilizar la marca por la Demandante ni se encuentra vinculada a ésta de ninguna manera.
Al no contestar a la Demanda, tampoco se ha proporcionado por la Demandada ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, por el contrario, el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa se encuentra carente de contenido.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa. Así cabe citar, entre otras, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. Flex Media Inc., Caso OMPI No. DES2012-0002; The Gap, Inc. v. Deng Youqian, Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot, Caso OMPI No. D2009-0320; CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun, supra; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann, Caso OMPI No. DES2015-0020.
Respecto a ello, la Demandante ha aportado diversa documentación que acredita, a juicio de este Experto, que sus marcas gozan de notoriedad en España dentro de su sector principal de actividad, relativo a la fabricación y venta de automóviles. Además, es fácilmente comprobable por este Experto que las marcas FORD gozan de una amplia difusión en Internet.
Esta notoriedad y fuerte presencia en Internet hace improbable que la Demandada no conociera el distintivo que identifica los productos y servicios de la Demandante, en el momento en que solicitó el registro del nombre de dominio en disputa. Máxime teniendo en cuenta que, según su objeto social, la Demandada opera dentro del mismo sector de mercado. Es difícil imaginar que la Demandada haya elegido el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual, sin tener en mente la marca de la Demandante, lo que, atendiendo a las circunstancias del caso, aboca a calificar su actuación como de mala fe, habida cuenta de la confusión por asociación que el nombre de dominio en disputa genera con la marca notoria de la Demandante.
A mayor abundamiento de lo expresado en el párrafo anterior, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa resulta elevadamente similar a los nombres de dominio <ford.es> y <ford.com>, registrados y utilizados para albergar e identificar las páginas Web corporativas de la Demandante, pudiendo considerarse el nombre de dominio en disputa como una combinación de ambos, circunstancia que permite, en el balance de las probabilidades, considerar el registro del nombre de dominio en disputa como de mala fe por la Demandada.
Además, en cualquier caso, cabe entender que la Demandada tuvo la intención de perturbar la legitima actividad mercantil de la Demandante, o, al menos, de hecho así ha ocurrido, ya que el registro y posesión del nombre de dominio en disputa por la Demandada, claramente crea confusión por asociación con la marca y los nombres de dominio utilizados por la Demandante para albergar e identificar sus páginas Web corporativas, e impide a la Demandante utilizar en Internet un nombre de dominio que tiene como elemento principal su marca FORD.
Por otra parte, tal y como anteriormente se ha indicado, el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa se encuentra carente de contenido. A este respecto, numerosas decisiones del Centro han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando, como en el presente caso, concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta de la Demandada. Entre ellas podemos destacar Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; o Intel Corporation v. The Pentium Group, Caso OMPI No. D2009-0273.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <ford.com.es> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 26 de enero de 2017