Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Banco Mare Nostrum, S.A. v. Carolina Álvarez Ojeda
Caso No. DES2016-0027
1. Las Partes
La Demandante es Banco Mare Nostrum, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por González-Bueno & Asociados, España.
La Demandada es Carolina Álvarez Ojeda, con domicilio en Motril, Granada, España.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bmnonline.com.es> y <bmnonlines.es> (los "nombres de dominio en disputa").
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Red.es.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de septiembre de 2016. El 22 de septiembre de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 26 de septiembre de 2016, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 27 de septiembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 17 de octubre de 2016. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de octubre de 2016.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 26 de octubre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es Banco Mare Nostrum, S.A., entidad financiera. La Demandante alega que contaba, a fecha 31 de diciembre de 2015, con un total de 732 oficinas y 4.324 empleados.
La Demandante es, con anterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa por la Demandada, titular de una serie de registros marcarios con efectos en España consistentes en los términos "bmn" y "BMN Banco Mare Nostrum".
La Demandante es adicionalmente titular registral de los nombres de dominio <bmnonline.es> y <bmn.es>, registrados, respectivamente, en fechas 15 de julio de 2011 y 8 de noviembre de 2005.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por la Demandada en fecha 5 de julio de 2016. Si bien el nombre de dominio en disputa <bmnonline.com.es> no muestra contenido alguno, el nombre de dominio en disputa <bmnonlines.es> muestra un sitio web con dos campos en los que resulta posible introducir datos bajo los campos "inicio" y "fin".
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante solicita en el presente procedimiento que se dicte resolución por la que los nombres de dominio en disputa <bmnonline.com.es> y <bmnonlines.es> le sean transferidos. Y ello sobre la base de los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:
(i) La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca en vigor en España, todos ellos registrados con carácter previo a la creación de los nombres de dominio en disputa por la Demandada:
- Registro de marca española BMN no 2.936.573, el cual fue concedido con fecha 22 de octubre de 2010 e identifica servicios dentro de la clase internacional 36.
- Registro de marca española BMN no 2.937.570, el cual fue concedido con fecha 21 de octubre de 2010 e identifica productos y servicios dentro de, entre otras, las clases internacionales 9 y 36.
- Registro de marca española BMN no 2.937.702, el cual fue concedido con fecha 20 de octubre de 2010 e identifica productos y servicios dentro de, entre otras, las clases internacionales 9 y 36.
- Registro de marca española BMN no 3.500.393, el cual fue concedido con fecha 23 de junio de 2014 e identifica productos y servicios en las clases internacionales 9 y 36.
- Registro de marca de la Unión Europea ("EU") BMN BANCO MARE NOSTRUM no 9.197.575, el cual fue concedido con fecha 12 de noviembre de 2013 e identifica productos y servicios dentro de las clases internacionales 9 y 35.
- Registro de marca de la UE BMN no 9.197.963, el cual fue concedido con fecha 6 de diciembre de 2010 e identifica productos y servicios dentro de las clases internacionales 9, 35 y 36.
(ii) Adicionalmente, la Demandante es titular, con anterioridad a la creación por la Demandada de los nombres de dominio en disputa, de los nombres de dominio <bmnonline.es> y <bmn.es>.
(iii) Las marcas de la Demandante tienen la consideración de notorias, debido a la inmensa repercusión pública que las mismas han tenido desde su creación.
(iv) La similitud entre los derechos previos de la Demandante y los nombres de dominio en disputa es total respecto del nombre de dominio <bmnonline.com.es> y prácticamente idéntico respecto del nombre de dominio <bmnonlines.es>, existiendo un claro riesgo de confusión en el mercado entre ambos.
(v) La Demandada no es titular de ningún registro marcario, ni español, ni de la UE, ni en ninguno de los demás países cuyas oficinas de marcas están adheridas al sistema de búsqueda "TMView", ofrecido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO").
(vi) La Demandada no posee ningún derecho o interés legítimo en el que pueda ampararse para reproducir lícitamente la marca notoria de la Demandante BMN en los nombres de dominio en disputa.
(vii) En septiembre de 2016 la Demandante se puso en contacto con la Demandada al objeto de hacer valer sus derechos marcarios, sin obtener respuesta de ésta al respecto.
(viii) Con el registro de los nombres de dominio en disputa se ha pretendido por la Demandada un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas notorias de la Demandante, lo cual es en sí mismo indicativo de la mala fe, siendo el conocimiento de las marcas BMN por parte de la Demandada innegable, persiguiendo fundamentalmente la Demandada perturbar la actividad comercial de la Demandante.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y en el propio Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como: "1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles".
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular de una serie de registros marcarios con efectos en España que incluyen el término "bmn".
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.
En criterio del Experto, al comparar los nombres de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que los primeros recogen en su totalidad la marca BMN de la Demandante, a la que simplemente añaden el término genérico de origen inglés "online" (cuya significación sería "disponible a través de Internet") y "onlines", los que no pueden calificarse como elemento diferenciador, pues aluden al propio medio en el que los nombres de dominio operan.
De igual manera, y como han reiterado números Expertos en casos precedentes, a los efectos de apreciar o no la existencia de identidad o similitud entre los nombres de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante no ha de tomarse generalmente en consideración la mera adición del nombre de dominio de primer nivel (o del nombre de dominio de segundo nivel, en el caso de un nombre de dominio de tercer nivel). Así, es opinión del Experto concluir que los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares a los Derechos Previos de la Demandante.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que la demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
A los anteriores efectos, ha sido entendimiento constante de los expertos que debe considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001; Casino de Mallorca, S.A v. Mario Xavier Vizacaíno Galantini/(43061800), Caso OMPI No. DES2009-0002; Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. LoosKopiersysteme, Caso OMPI No. DES2009-0038; o Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L, Caso OMPI No. DES2010-0006).
De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la demandada, le corresponde a ésta, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, a saber:
- La Demandada no es titular de ningún registro marcario, ni español, ni de la UE que contenga la marca BMN titularidad de la Demandante.
- La Demandada no posee ningún derecho o interés legítimo en el que pueda ampararse para reproducir lícitamente la marca notoria de la Demandante BMN en los nombres de dominio en disputa.
- La Demandada no ha atendido debidamente el requerimiento enviado por la Demandante y no ha aportado prueba alguna sobre los derechos o intereses legítimos que ampararían su proceder.
Las anteriores alegaciones son compartidas por el Experto y le permiten concluir, aun de manera indiciaria, que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada. Lo que es más, la Demandada ha desaprovechado, hasta en dos ocasiones, su oportunidad de exponer, de haberlos, los argumentos que pudiesen justificar el uso y/o registro de los nombres de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de productos o servicios: en primer lugar ante el requerimiento de cese y desistimiento; y en segundo lugar, ante la falta de contestación a la Demanda presentada de contrario.
El Experto considera igualmente que los nombres de dominio en disputa pueden producir confusión por asociación entre la Demandante y la Demandada. Ello es así puesto que no sólo los nombres de dominio en disputa reproducen íntegramente la marca notoria de la Demandante BMN, sino que además
los mismos resultan prácticamente idénticos al nombre de dominio <bmnonline.es> a través del cual la Demandante opera en Internet, lo cual en modo alguno podrá ser considerado como un uso legítimo o de buena fe.
De este modo, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto a los nombres de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno.
En este sentido, uno de los elementos que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa es el conocimiento previo, por parte de la demandada, de los derechos previos de la demandante (véanse, por ejemplo, Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803; Iberdrola, S.A. v Astobiza Gracia, Francisco José, Caso OMPI No. D2003-0675).
En el presente procedimiento no ha quedado indubitablemente constatado que la Demandada tuviese conocimiento de la marca BMN de la Demandante en el momento en que procedió al registro de los nombres de dominio en disputa. No obstante, habida cuenta del hecho de que los nombres de dominio en disputa se registraran en fechas posteriores al registro de las marcas BMN de la Demandante, notoriamente conocidas en España, y su similitud con el nombre de dominio <bmnonline.es> a través del cual el Demandante opera en Internet, hacen posible considerar, en opinión de este Experto, que en el balance de las probabilidades el Titular tenía conocimiento de la existencia de las marcas de la Demandante al momento de solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa, pudiendo dicho registro ser considerado como de mala fe, más aún considerando que la Demandada no ha aportado explicación alguna sobre el motivo por el cual ha elegido la marca BMN para registrar los nombres de dominio en disputa.
Por otra parte, es difícil imaginar que el registro de los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquélla no ostenta un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa. (Véanse, por ejemplo, Endebe Catalana S.L. v. Ramón Ortiz Ortiz, Caso OMPI No. DES2006-0028: Blizzard Entertainment, Inc. c. Víctor Castro, Caso OMPI No. DES2006-0036; o Laboratorios Inibsa, S.A. v. Paco Pérez Pereira, Caso OMPI No. DES2008-0027).
Hay que tener en cuenta también el hecho de que la Demandada no ha contestado formalmente a la Demanda. Y, como ha sido advertido de manera constante por otros Expertos, del solo hecho de la falta de contestación no puede inferirse sin más la mala fe de la Demandada, sin embargo es evidente que de la falta de contestación tampoco pueden deducirse sin más consecuencias favorables a ese misma Demandada, más bien todo lo contrario (Ver Casos OMPI Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas, Caso OMPI No. D2000-0140; y Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, Caso OMPI No. D2000-0162).
A la vista del expediente, este Experto entiende como factible que el registro de los nombres de dominio en disputa pudiera producirse por razón de la notoriedad de la marca BMN, notoriedad ésta que permitía a los nombres de dominio en disputa constituir un activo potencialmente transferible a terceros. Por todo ello, cabe entender que los nombres de dominio en disputa se han registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo.
Apreciada la mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, no resultaría necesario entrar a valorar si el uso que la Demandada concede a los nombres de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. Sin perjuicio de lo anterior, el Experto ha constatado que los nombres de dominio en disputa actualmente no muestran contenido alguno. A este respecto, a pesar de la aparente inactividad de los nombres de dominio en disputa, deberá recordarse cómo puede tener lugar la existencia un uso de mala fe en el uso de un nombre de dominio cuando ciertas circunstancias relevantes así lo sugieren, tal y como como determinó el panel en el muy citado Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.
Adicionalmente, en el presente caso, el Experto considera relevante que los nombres de dominio en disputa no sólo reproducen íntegramente la marca notoria de la Demandante BMN, sino que además los mismos resultan prácticamente idénticos al nombre de dominio <bmnonline.es> titularidad de la Demandante. Igualmente, tal y como ha quedado acreditado en la documentación adjunta a la Demanda, el nombre de dominio en disputa <bmnonlines.es> mostraba un sitio web con dos campos en los que resulta posible introducir datos. Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que, en el balance de las probabilidades, el Demandado habría registrado los nombres de dominio en disputa para causar una suerte de confusión con respecto al origen o relación de los mismos con el Demandante. Asimismo, el Experto considera que a la vista de las presentes circunstancias, en el supuesto de que se utilizasen los nombres de dominio en disputa para causar confusión en los usuarios de Internet en cuanto al origen de los mismos, dicho uso podría ir dirigido a la obtención de datos personales de los usuarios de Internet (práctica conocida en inglés como phishing), riesgo al que de manera frecuente suelen tener que enfrentarse las entidades financieras en Internet. En vista de ello, el Experto considera que la Demandada ha registrado y usado los nombres de dominio en disputa de mala fe.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <bmnonline.com.es> y <bmnonlines.es> sean transferidos a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 7 de noviembre de 2016