Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Virgin Enterprises Limited V. Giovanni Guehennec
Caso No. DES2016-0014
1. Las Partes
La Demandante es Virgin Enterprises Limited, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Reino Unido”), representada por Stobbs IP Limited, Reino Unido.
El Demandado es Giovanni Guehennec, con domicilio en Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <virginmovil.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de junio de 2016. El 2 de junio de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de junio de 2016, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En contestación a una notificación del Centro, la Demandante presentó una Demanda modificada el 10 de junio de 2016 para subsanar defectos formales. En respuesta a una segunda notificación del Centro, la Demandante presentó una segunda Demanda modificada el 21 de junio de 2016 para subsanar defectos formales.
El Centro verificó que la Demanda y las dos Demandas modificadas cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y las dos Demandas modificadas al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de junio de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de julio de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 13 de julio de 2016.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 15 de julio de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 25 de julio de 2016, como contestación a varios requerimientos efectuados por la Demandante con anterioridad a la presentación de la Demanda, el Demandando remitió un correo electrónico a la Demandante indicando su disposición para llegar a un acuerdo, con copia dirigida al Centro, y, así mismo, remitió un correo electrónico al Centro solicitando un medio para ponerse en contacto con la Demandante.
De conformidad con el artículo 8 del Reglamento, el idioma de procedimiento es el castellano.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es un grupo empresarial británico fundado en 1970 por Richard Branson e inicialmente vinculado a la industria discográfica, que se ha expandido hasta abarcar más de 200 sociedades que desarrollan un amplio abanico de actividades empresariales, teniendo presencia en Estados Unidos de América y más de 32 países, incluyéndose entre ellos estados miembros de la Unión Europea.
Así, la Demandante es titular de las marcas VIRGIN y VIRGIN MOBILE, a través de las cuales opera en el mercado a nivel internacional en un amplio espectro de sectores empresariales, estando protegidas en diversas jurisdicciones a nivel mundial mediante más de 200 registros marcarios. Entre otros, el Demandante es titular de la Marca de la Unión Europea No. 14.465.496 VIRGIN MOBILE, registrada con efectos desde el 15 de febrero de 2016 en las clases 9, 35, 36, 38, 41 y 42; y de la Marca de la Unión Europea No.1.746.247 VIRGIN MOBILE (figurativa), registrada con efectos desde el 13 de septiembre de 2000 en las clases 9, 16 y 38.
Igualmente, la Demandante es titular de los nombres de dominio <virgin.com> (registrado el 10 de septiembre de 1997) y <virginmobile.com> (registrado el 1 de julio de 1998), así como de más de 4.500 nombres de dominio que incluyen su marca VIRGIN, normalmente como denominación inicial preponderantemente distintiva, añadiendo otras denominaciones o números relativas a los distintos sectores, productos o actividades, bien intercalando un guion o uniendo los distintos elementos del nombre de dominio sin guion intermedio. Entre otros, el Demandante es titular de los nombres de dominio <virgin1.tv>, <virgin-wear.com>, <virgin-wireless.co.uk>, <virgin-accessories.com>, <virgingamezone.net>, <virgingroup.com>, <virgin-radio.fm>, <virginlimo.com>, <virginbanking.com>, etc.; también es titular de nombres de dominio relativos a la marca VIRGIN MOBILE, que contienen esta marca en diversas variantes como <virgin-mobile.bz>, <virgin-mobile.co.uk>, <virgin-mobile.cn>, <virgin-mobiles.com>, etc.
El nombre de dominio en disputa <virginmovil.es> fue registrado el 18 de junio de 2011 por el Demandado, que en los datos públicos disponibles de WhoIs e información facilitada por Red.es aparece como titular, contacto administrativo, técnico y de facturación, con domicilio en Madrid, España. El nombre de dominio en disputa no aloja contenido alguno.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que es un grupo empresarial fundado en 1970, que opera a nivel internacional respecto de una amplia gama de productos y servicios mediante la marca VIRGIN, que ha alcanzado una importante reputación a través de su uso generalizado, la marca VIRGIN MOBILE, que también goza de notoriedad, así como de un elevado número de nombres de dominio, más de 4.500, que incluyen su marca VIRGIN, constituyendo un claro ejemplo del uso a gran escala de esta marca junto con un elemento añadido.
- Que el nombre de domino en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión respecto a las marcas de la Demandante, pues la adición a su marca VIRGIN de la palabra “móvil”, siendo “móvil” la traducción a la lengua española del término inglés “mobile”, hace clara alusión a su marca, también notoria, VIRGIN MOBILE a la que el público está acostumbrado, así como a su marca renombrada VIRGIN, que habitualmente identifica gran variedad de actividades comerciales, normalmente en combinación con otros elementos adicionales, estando el público acostumbrado a la presencia de esta marca combinada con otras denominaciones como identificadora del mismo origen empresarial, el proveniente de la Demandante, que habitualmente se identifica en el mercado como “Virgin” o “Grupo Virgin”, citando varias decisiones del Centro relativas a nombres de dominio que incluían el término “Virgin” seguido de otro elemento. Estas decisiones acreditan el potencial riesgo de confusión de dichos nombres de dominio, así como del nombre de dominio en disputa, que igualmente utiliza esta misma denominación y estructura.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que, dado el carácter renombrado de las marcas VIRGIN y VIRGIN MOBILE, no cabe entender que su registro se efectuara de buena fe, sino con el único motivo de obtener un aprovechamiento indebido de los legítimos derechos de la Demandante. Además, el nombre de dominio en disputa no está siendo utilizado para ofrecer productos o servicios de buena fe, sino que el sitio en el que se utiliza carece de contenido y, a pesar de haber intentado la Demandante ponerse en contacto con el Demandando para resolver la controversia, éste no ha contestado a sus comunicaciones, ni indicado que se encontrara realizando preparativos para iniciar un uso en relación a una oferta de productos y servicios de buena fe.
- Que el Demandado no es conocido como “Virgin Móvil”, ya que esta denominación es una marca comercial perteneciente a la Demandante, que no ha otorgado autorización alguna para su uso al Demandado.
- Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, con el fin de lucrase de él de forma ilícita, ya que contiene de forma íntegra la marca renombrada de la Demandante, que es conocida no solo en España sino en todo el mundo. Además, pese a haber solicitado su transferencia al Demandando, incluso ofreciendo una compensación económica por su registro, éste no contestó ni accedió a su trasferencia a pesar de no estar utilizándolo.
- Que, en todo caso, el registro del nombre de dominio en disputa altera la actividad mercantil de la Demandante, impidiendo que ésta lo posea y utilice en el mercado, como legítimo reflejo de su marca, e, incluso si no es utilizado, su presencia, sin contenido, puede ocasionar confusión en los usuarios de Internet.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante dentro del plazo establecido en el artículo 16a) del Reglamento, por lo que, con arreglo a este precepto, la controversia ha de ser resuelta en base a la Demanda.
El Experto considera que el correo electrónico dirigido por el Demandado a la Demandante en fecha 25 de julio de 2016, no puede ser apreciado como contestación a la Demanda, sino como un intento de contactar con la Demandante para llegar a un acuerdo, máxime teniendo en cuenta que el referido correo electrónico no alude a la Demanda, sino que se limita a contestar a los requerimientos efectuados por la Demandante con anterioridad a su presentación. A este respecto, el Experto considera, además, que la falta de contestación de la Demandante al referido correo electrónico del Demandado, manifiesta la falta de acuerdo entre las partes, por lo que procede resolver la controversia.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:
- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;
- Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la UDRP, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003; Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014; MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group, Caso OMPI No. DES2015-0006).
También es conveniente precisar que aunque parte de la documentación aportada en el presente caso no se encuentra en el idioma de procedimiento, el Experto no considera precisa su traducción con arreglo al artículo 8b) del Reglamento.
A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante es titular, entre otros, del registro de marca de la Unión Europea No.1.746.247 VIRGIN MOBILE (figurativa), con una representación gráfica concreta, siendo válido y teniendo, una fecha de solicitud y de registro anterior al registro del nombre de domino en disputa. Además, el elemento preponderantemente distintivo de la marca titularidad de la Demandante es el término “virgin”, que según ha podido comprobar el Experto, se encuentra igualmente registrada a favor de la Demandante, mediante varios registros de marca europeos, válidos y con efectos en España, algunos desde fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.
El nombre de dominio en disputa incluye de forma íntegra como elemento inicial predominantemente distintivo la mencionada marca VIRGIN. Además, resulta elevadamente similar a la marca VIRGIN MOBILE, ya que el término “móvil” es la traducción a la lengua española del término inglés MOBILE, siendo ambas palabras muy similares, con la misma raíz y pronunciación casi idéntica, de forma que fácilmente el público consumidor español puede identificar el nombre de dominio en disputa con la marca anterior de la Demandante, pudiendo éste ser percibido como simple traducción de la marca, estando ambos referidos a un mismo origen empresarial. Existe pues un innegable riesgo de confusión.
Además, al dominio correspondiente al código de país (“ccTLD”) España “.es” carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP (entre otras, Schweppes International Limited v. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc., Caso OMPI No. DES2015-0029; MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. v. Belcanto Investment Group, supra; Michael Kors (Switzerland) International Gmbh v. Lin Yanxiao, Caso OMPI No. DES2015-0017).
Más aún, la circunstancia de que la Demandante utilice para identificarse en Internet, diversos nombres de dominio que incluyen como regla general su marca principal VIRGIN, como elemento inicial y preponderantemente distintivo, añadiendo otras denominaciones o elementos relativos a las distintas actividades, productos, o sectores empresariales, crea sin duda una tendencia en el mercado, de forma que los usuarios de Internet están acostumbrados a identificar todos estos nombres de dominio como provenientes del mismo origen empresarial: el grupo empresarial Virgin Enterprises Limited. Por tanto, la presencia en Internet de un nombre de dominio que igualmente integra como elemento inicial y preponderante “virgin”, seguido de otra palabra, como el nombre de dominio en disputa, <virginmovil.es>, sin duda puede ocasionar un riesgo de confusión y de asociación en los usuarios de Internet, que pueden creer que se trata de otro nombre de dominio perteneciente al mismo origen empresarial o a una empresa vinculada a éste.
Por tanto, en conclusión, el Experto considera que, en sus elementos preponderantemente distintivos, el nombre de dominio en disputa resulta idéntico al elemento sustancialmente distintivo de las marcas de la Demandante, por lo que existe similitud suficiente como para crear confusión, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, entre otras, Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira, Caso OMPI No. D2007-0912; Malayan Banking Berhad v. Beauty, Sucess & Truth International, Caso OMPI No. D2008-1393; Accor v. Eren Atesmen, Caso OMPI No. D2009-0701; y CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun, supra.
En el caso que nos ocupa el Demandado no ha contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, la prueba y alegaciones presentadas, no determinando automáticamente una decisión a favor de la Demandante.
De la documentación aportada por la Demandante se desprende que el nombre de dominio en disputa no se corresponde el nombre del Demandado, sino que constituye la traducción española de la marca registrada VIRGIN MOBILE de la Demandante. El Experto ha podido comprobar que el Demandado no es titular de ninguna marca con efectos en España que consista o contenga las denominaciones VIRGIN MOVIL o VIRGINMOVIL. Además, el Demandado tampoco ostenta ninguna licencia u otro derecho, ni ha sido autorizado para utilizar la marca por la Demandante ni se encuentra vinculado a ésta de ninguna manera.
Al no contestar a la Demanda, tampoco se ha proporcionado por el Demandado ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, por el contrario, el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa se encuentra carente de contenido.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <virginmovil.es>.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la Demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. Flex Media Inc., Caso OMPI No. DES2012-0002; The Gap, Inc. v. Deng Youqian, Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot, Caso OMPI No. D2009-0320; CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun, Caso OMPI No. DES2015-0026; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann, Caso OMPI No. DES2015-0020.
Respecto a ello, la documentación aportada por la Demandante no se considera suficiente para acreditar que sus marcas gocen de renombre en España. A estos extremos tan solo se ha aportado una declaración firmada por un representante legal de la Demandante, que no se corrobora mediante ningún otro documento o evidencia adicional. Sin embargo, es fácilmente comprobable por este Experto que las marcas VIRGIN y, también, aunque en menor grado, VIRGIN MOBILE, gozan de una amplia difusión en Internet.
Esta fuerte presencia en Internet hace improbable que el Demandado no conociera el distintivo que identifica los productos y servicios de la Demandante, en el momento en que solicitó el registro del nombre de dominio en disputa. Es difícil imaginar que el Demandado haya elegido el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual, sin tener en mente la marca de la Demandante, lo que aboca a calificar su actuación como de mala fe, ya que cabe entender que su registro se llevó a cabo bien con la intención de lucrarse de la difusión de dicha marca, atrayendo a usuarios de Internet a su página, por simple confusión con la marca de la Demandante, o bien con la intención de obtener un beneficio económico ilícito por su venta a la propia Demandante o a terceros competidores, aunque éstos extremos no hayan quedado acreditados.
Además, en cualquier caso, cabe entender que el Demandado tuvo la intención de perturbar la legitima actividad mercantil de la Demandante, o, al memos, de hecho así ha ocurrido, ya que el registro y posesión del nombre de dominio en disputa por el Demandado impide que la Demandante pueda utilizar en Internet un nombre de dominio que podría considerarse como la traducción al idioma español de su marca VIRGIN MOBILE.
Por otra parte, tal y como anteriormente se ha indicado, el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa se encuentra carente de contenido. A este respecto, numerosas decisiones del centro han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando como en el presente caso concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del demandado. Entre ellas podemos destacar Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; o Intel Corporation v. The Pentium Group, Caso OMPI No. D2009-0273.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <virginmovil.es> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 26 de julio de 2016