Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Bankia, S.A.U. v. Pablo Martínez Hernández
Caso No. DES2011-0050
1. Las Partes
La Demandante es Bankia, S.A.U. con domicilio en Madrid, España, representada por Ungría, Patentes y Marcas, S.A., España.
El Demandado es Pablo Martínez Hernández con domicilio en Murcia, España. El domicilio del contacto técnico y financiero del Demandado es Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bankiajoven.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de octubre de 2011. El mismo día, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de octubre de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7(a) y 15(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de octubre de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de noviembre de 2011.
En fecha 31 de octubre de 2011, el Centro informó al Demandado (con copia a la Demandante) que debido a un incendio de origen eléctrico no fue posible enviar una copia impresa de la Demanda, junto con sus anexos a la dirección postal disponible, el día de la notificación de la Demanda, es decir, el 27 de octubre de 2011. Dicha copia impresa fue enviada el 31 de octubre de 2011, y por ello, dadas las circunstancias excepcionales, el Centro prorrogó por cuatro días el plazo para el Demandado para la presentación de la Contestación a la Demanda, es decir, hasta el 20 de noviembre de 2011.
El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de noviembre de 2011.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 30 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Extensión del plazo para resolver
Por circunstancias excepcionales, el Experto solicitó al Centro y éste aceptó que la fecha para rendir su decisión fuera prorrogada por tres días, lo que fue notificado a las partes.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de las siguientes marcas españolas:
- Marca No. 2.971.579, denominada BANKIAJOVEN, solicitada el 26 de febrero de 2011 y concedida el 17 de junio de 2011.
- Marca No. 2.964.282, denominada BANKIA, solicitada el 18 de enero de 2011.
- Marca No. 2.966.940, denominada BANKIA, solicitada el 2 de febrero de 2011 y concedida el 29 de agosto de 2011.
- Marca No. 2.971.540, denominada BANKIAEMPRESAS, solicitada el 25 de febrero de 2011 y concedida el 16 de junio de 2011.
- Marca No. 2.969.752, denominada BANKIA con tipografía característica y dentro de un recuadro negro, solicitada el 17 de febrero de 2011 y concedida el 1 de agosto de 2011.
- Marca No. 2.971.441, denominada BANKIA con tipografía característica, solicitada el 25 de febrero de 2011 y concedida el 4 de agosto de 2011.
El nombre de dominio <bankiajoven.es> fue registrado el 15 de marzo de 2011.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante basa su Demanda en las siguientes consideraciones:
Las marcas BANKIA y BANKIAEMPRESAS fueron adquiridas por Bankia S.A.U. por transferencia del Banco Financiero y de Ahorro, entidad financiera filial de Bankia S.A.U. y que agrupa en un SIP (sistema institucional de protección) a siete cajas de ahorros españolas: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, constituyendo en la actualidad el tercer grupo bancario español y el primer grupo financiero español por negocio doméstico (el “Grupo”).
La marca BANKIA fue presentada públicamente el 2 de marzo de 2011 con un gran despliegue informativo. La Demandante, Bankia S.A.U., ofrece estrategias de negocios de banca minorista, banca de empresas, finanzas corporativas, mercado de capitales, gestión de activos y banca privada, con presencia en todas las comunidades autónomas españolas y, en el plano internacional, en Alemania, Austria, China, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Grupo tiene una importante y diversificada cartera de participaciones empresariales con un valor de 5,500 millones de euros a 31 de enero de 2011. Cotiza en Bolsa desde el 20 de julio de 2011 tras haber culminado con éxito su Oferta Pública de Suscripción (“OPS”), contando con una capitalización bursátil de 6,400 millones de euros. Estos datos la sitúan como la cuarta entidad financiera española por capitalización y la decimocuarta compañía cotizada, habiendo entrado a formar parte, recientemente, del Ibex 35 (principal índice de referencia de la bolsa española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles).
Bankia S.A.U. se incorporó recientemente a los índices MSCI Global Standard, elaborados por Morgan Stanley Capital International, en el segmento de media capitalización (MID CAP). Los índices MSCI integran títulos de renta variable de más de 70 países y sirven como referencia para más de 400 fondos cotizados (ETFs) a nivel global.
La propia página Web del Grupo se encuentra en “www.bankia.com”
En cuanto a la identidad o semejanza de la marca con el nombre de dominio alega:
- Que entre los registros de marcas BANKIA se encuentra la denominada BANKIAJOVEN que es la denominación exactamente adoptada por el Demandado para caracterizar el nombre de dominio en disputa.
- Que la marca BANKIAJOVEN fue solicitada el 26 de febrero de 2011 y el nombre de dominio en disputa fue registrado el 15 de marzo de 2011.
Respecto a la falta de interés legítimo o derecho la Demandante argumenta:
- Que el Demandado no ostenta un derecho registral sobre la marca BANKIA que le legitime en el registro del nombre de dominio en disputa <bankiajoven.es>
- Que la Demandante no ha consentido en ningún momento que el Demandado registre el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, Bankia S.A.U. está utilizando en la actualidad la marca BANKIAJOVEN dentro de su actividad, como lo prueba la búsqueda efectuada en Google y la propia Web de Bankia S.A.U.
Respecto al registro de mala fe
- Que el nombre de dominio en disputa infringe los derechos de la marca de BANKIA al haber sido solicitado con posterioridad a la protección de dicha marca e incluso de la marca BANKIAJOVEN y la presentación notoria en todos los medios de comunicación de la marca BANKIA.
- Que BANKIA ha intentado solucionar amistosamente el conflicto enviando primero un burofax el 25 de mayo de 2011, después un correo electrónico y posterior correspondencia electrónica cruzada con el Demandado. La Demandante destaca que el Demandado, cuando contestó, afirmó en un correo electrónico de 29 de agosto de 2011 que había registrado el nombre de dominio en disputa con un fin social y en otro correo electrónico de la misma fecha manifestó que no estaba en disposición de atender a la petición de transferencia del nombre de dominio en disputa, insistiendo en este mismo argumento en otro correo del 30 de agosto de 2011. Lo cual dio lugar al cese de conversaciones.
- Que ha comprobado que tecleando “www.bankiajoven.es” y “www.bankiajoven.com”, también titularidad del Demandado, se accede directamente a la página Web https://s337680280.mialojamiento.es. Además, en la página Web del Demandado aparece una referencia al nombre de dominio <dañomoral.com>, igualmente titularidad del Demandado y en la mencionada página Web se accede a otra página Web de intermediación financiera, denominada “www.goldcredit.es” que incluye la marca GOLDCREDIT GESTIÓN FINANCIERA. Este nombre de dominio también pertenece al Demandado. El Demandado es también administrador único de la entidad Intermediación Financiera del Sureste Credygest S.L. siendo titular del nombre de dominio <credygest.es>.
- Que de todo ello se deduce que, además de otras actividades no lucrativas a las que pueda dedicarse el Demandado, como afirmó en la correspondencia cruzada, el Demandado tiene esta otra actividad empresarial en virtud de la cuál no puede desconocer la marca de la Demandante, por lo que no cabe apreciar buena fe en el registro del nombre de dominio en disputa, teniendo en cuenta, además, que la marca de la Demandante es conocida por todos los españoles hasta el punto de poder calificarse como notoria o renombrada.
La Demandante alude finalmente a la legislación marcaria española y, en especial a su artículo 34.3 que otorga al titular de una marca el derecho a impedir que se use dicha marca en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio. Asimismo se pronuncia el artículo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria.
La Demandante cita Decisiones emitidas en virtud del y que afirman que el registro de un nombre de dominio igual o semejante a una marca notoria es constitutivo de mala fe. Y también se refiere Jurisprudencia española en este sentido.
Por todo ello, termina solicitando que el nombre de dominio en disputa <bankiajoven.es> sea transferido a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El Reglamento que rige este procedimiento prescribe en su artículo 2 los requisitos siguientes que ha de cumplir la Demandante para que su Demanda sea estimada:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.
El artículo 21 del Reglamento señala que el experto resolverá la demanda, de forma motivada, sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.
Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración tanto sus directrices como la doctrina que en su aplicación se viene estableciendo, como ya señalaron, entre otras, las decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0005; y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014.
Teniendo en cuenta que las partes son españolas y que los registros de marca de la Demandante son españoles, son de especial atenencia también las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la Demandante, procede a continuación analizar por el Experto si se cumplen todos estos requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La Demandante alega que es titular de varias marcas españolas y en otros países que contienen el término BANKIA y que entre estos registros de marcas BANKIA se encuentra la denominada BANKIAJOVEN que es la denominación exactamente adoptada por el Demandado para caracterizar su nombre de dominio en disputa <bankiajoven.es>
El Experto entiende que puede afirmarse que existe total identidad entre la marca BANKIAJOVEN de la Demandante y el nombre de dominio en disputa <bankiajoven.es>. En efecto, la inclusión del sufijo correspondiente al código genérico de primer nivel “.es”, carece de entidad a la hora de realizar la comparación, como vienen sosteniendo numerosas decisiones bajo la UDRP, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así se recoge, entre otras, en las siguientes decisiones: Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
En cuanto a las marcas BANKIA de la Demandante ha de concluirse que el nombre de dominio en disputa presenta una semejanza productora de confusión ya que la primera parte del nombre de dominio en disputa es idéntica al elemento distintivo principal de dichas marcas y el término “joven” es genérico y nada característico añade al nombre de dominio en disputa, salvo la total identidad ya señalada respecto a la marca BANKIAJOVEN.
Por tanto, concurre el primer requisito contenido en el artículo 2.1) del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante argumenta que el Demandado no ostenta un derecho registral sobre la marca BANKIA que le legitime en el registro del nombre de dominio en disputa <bankiajoven.es> y que no ha consentido en ningún momento que el Demandado registre el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, la Demandante está utilizando en la actualidad la marca BANKIAJOVEN dentro de su actividad, como lo prueba la búsqueda efectuada en Google y su propia página Web de “www.bankia.com”.
A la Demandante no le es posible aportar pruebas contundentes sobre un hecho negativo, como es la carencia de un derecho o interés legítimo, por eso, razona los indicios que prima facie hacen pensar en esa falta de derecho o interés legítimo. Es el Demandado el que sabe a ciencia cierta cuál es la licitud de su registro. Sin embargo, en este caso, el Demandado no ha contestado a la Demanda donde podía haber expuesto sus razonamientos y aportado las pruebas pertinentes.
En la correspondencia previa que cruzaron las partes, el Demandado alegó que la página Web alojada en el nombre de dominio en disputa, tiene un fin social. Pero al teclear “www.bankiajoven.es” no aparece un contenido perteneciente a esta página, sino que se redirecciona inmediatamente a la página Web https://s337680280.mialojamiento.es. Además, se da la circunstancia de que en la parte inferior de esta nueva página Web figura el nombre de dominio <dañomoral.com> y en su correspondiente página Web hay un enlace a otra página Web de intermediación financiera, denominada www.goldcredit.es. Todos estos nombres de dominio pertenecen al Demandado, el cuál es administrador único de la sociedad Intermediación Financiera del Sureste Credygest S.L. siendo el Demandado titular del nombre de dominio <credygest.es>
Este entramado de nombres de dominios y páginas Web lleva al final a una actividad de intermediación financiera del Demandado, no siendo el nombre de dominio en disputa <bankiajoven.es> más que un mero atractivo para los usuarios que teclearán el nombre de dominio en disputa para conocer información sobre la Demandante y sus conocidos servicios y no obtendrán lo que buscan.
Por ello no puede apreciarse derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa <bankiajoven.es> ya que para lo único que le sirve al Demandado es para dar acceso a otros nombres de dominio y páginas Web donde desarrolla una actividad financiera, careciendo de contenido propio dicho nombre de dominio.
Al Experto no le constan otros indicios o circunstancias que permitan apreciar en el Demandado la existencia de derecho o interés legítimo puesto que el propio Demandado ha declinado la posibilidad de defenderse.
Por tanto, se considera cumplido el segundo requisito contenido en el artículo 2. 2) del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante sólo se refiere al registro de mala fe y no trata el uso del nombre de dominio. Teniendo en cuenta que esta exigencia en el Reglamento para código territorial “.es” es alternativa y no acumulativa, es perfectamente admisible. Por tanto el Experto va a examinar si en el registro del nombre de dominio en disputa existió mala fe.
La Demandante afirma que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe porque infringe los derechos de marca de BANKIA al haber sido solicitado con posterioridad al registro de dicha marca e incluso de la marca BANKIAJOVEN y la presentación notoria en todos los medios de comunicación de la marca BANKIA.
Además, Bankia S.A.U. ha intentado solucionar amistosamente el conflicto sin tener éxito. En un correo electrónico de 29 de agosto de 2011, el Demandado afirmó que había registrado el nombre de dominio en disputa con un fin social y en otro correo de la misma fecha manifestó que no estaba en disposición de atender a la petición de transferencia del nombre de dominio en disputa, insistiendo en lo mismo en otro correo del 30 de agosto, por lo que cesaron las conversaciones.
La Demandante ha comprobado que tecleando “www.bankiajoven.es” y “www.bankiajoven.com”, también titularidad del Demandado, se accede directamente a la página Web https://s337680280.mialojamiento.es. Además, en la página Web, a la que se redirige el nombre de dominio en disputa, aparece una referencia al nombre de dominio <dañomoral.com>, igualmente titularidad del Demandado y en la página Web “www.dañomoral.com” se accede a otra página Web de intermediación financiera, denominada “www.goldcredit.es” que incluye la marca GOLDCREDIT GESTIÓN FINANCIERA. Este nombre de dominio también es del Demandado. El Demandado es también administrador único de la entidad Intermediación Financiera del Sureste Credygest S.L. siendo titular del nombre de dominio <credygest.es>.
De todo ello deduce la Demandante que el Demandado, además de otras actividades no lucrativas a las que pueda dedicarse, como afirmó en la correspondencia cruzada, tiene esta otra actividad empresarial en virtud de la cuál no puede desconocer la marca de la Demandante, por lo que no cabe apreciar buena fe en el registro del nombre de dominio en disputa, teniendo en cuenta, además, que la marca de la Demandante es conocida por todos los españoles hasta el punto de poder calificarse de notoria o renombrada.
El Experto considera que, después de haber descrito el juego de nombres de dominio y páginas Web del Demandado y teniendo en cuenta que con el nombre de dominio en disputa <bankiajoven.es> no se desarrolla ninguna actividad, no cabe más que concluir que éste fue registrado con el único fin de valerse de la notoria marca de la Demandante para atraer a los usuarios a sus actividades sociales y financieras.
Debido a estas actividades y a ser un hecho público y notorio para todos los españoles la presentación de la Demandante en todos los medios de comunicación, el día 2 de marzo de 2011, este Experto considera que no cabe pensar que el Demandado no conociera a la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa el 15 de marzo de 2011. Además, como explica en sus correos electrónicos, se trata de una persona que desarrolla algún tipo de actividad en la Universidad por lo que debe ser una persona formada, lo que hace menos creíble aún un hipotético desconocimiento de la Demandante. Por otra parte, la expresión “bankia” y mucho más su combinación con la palabra “joven” no puede ser fruto de la casualidad pues el elemento distintivo principal no existe en la lengua española.
Desde ese mismo día, 2 de marzo de 2011, la marca BANKIA y sus derivaciones, como es el caso de BANKIAJOVEN, adquirieron la condición de notorias e incluso renombradas, tal y como indica la Demandante en la Demanda. En efecto, para apreciar la notoriedad o renombre de una marca no es siempre necesario que transcurra un tiempo desde que la marca exista sino que ha de tenerse en cuenta la difusión de su existencia, la forma de difusión, las inversiones para su presentación, la trascendencia del acto de presentación. Y en este caso, fue un hecho conocido en toda España el mismo día 2 de marzo de 2011.
Respecto a las marcas notorias es aplicable la especial protección concedida por el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4a) de la Directiva Comunitaria de marcas y el artículo 8 de la Ley española de Marcas.
Además, en la propia Ley española de Marcas está prevista la facultad del titular de un registro de marca de impedir que terceros sin su consentimiento utilicen el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como establece el artículo 34.3e).
Por último, la conducta del Demandado se encontraría comprendida en la Ley española de Competencia Desleal, que considera como tal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y sanciona los actos de confusión como aquella conducta que resulte idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, así como la explotación de la reputación ajena, como el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
El Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe y, por tanto se cumple el tercer requisito contenido en el artículo 2.3) del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <bankiajoven.es>, sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 16 de diciembre de 2011