Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Equifax Argentina S.A. c. Soraya Marconi, Veraz en Blanco
Caso No. D2020-0231
1. Las Partes
La Demandante es Equifax Argentina S.A., Argentina, representada por Allende & Brea, Argentina.
La Demandada es Soraya Marconi, Veraz en Blanco, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio disputa <salirdeveraz.com>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es Dattatec.com SRL.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de enero de 2020. El 30 de enero de 2020 el Centro envió a Dattatec.com SRL por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de febrero de 2020, Dattatec.com SRL envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de clarificación del Centro, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 4 de febrero de 2020.
El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de febrero de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de febrero de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 26 de febrero de 2020.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de abril de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Equifax Argentina S.A. (anteriormente denominada Organización Veraz S.A. Comercial de Mandatos e Informes S.A.) es una empresa dedicada la prestación y comercialización de informes comerciales y crediticios.
La Demandante es titular en Argentina de sendos registros marcarios inscriptos bajo su anterior denominación Organización Veraz S.A.C. de Mandatos e Informes; a saber:
VERAZ (logo) Registro No. 1.541.082, registrada el 31 de octubre de 1994, en clase 35, venció el 31 de octubre de 2004 y se renovó bajo el No. 2.357.158; y
VERAZ Registro No. 2.393.420, registrada el 8 de septiembre de 2010, en clase 36.
Con fecha 17 de marzo de 2020 se presentaron ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial pedidos de inscripción de cambio de rubro de ambos registros a favor de la Demandante Equifax Argentina S.A., que se encuentran en trámite al momento de redactar esta decisión.
La marca VERAZ ha sido usada intensamente durante muchos años en el mercado argentino y su calidad de marca notoria ha sido reconocida por la Cámara Civil y Comercial Federal (Sala III, causa No. 1798-2009 “Organización Veraz S.A. c Open Discovery S.A.”).
Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <veraz.com.ar> registrado el 4 de septiembre de 2008.
El nombre de dominio en disputa <salirdeveraz.com> fue registrado el 26 de noviembre de 2018 y resuelve a un sitio en el cual se ofrecen servicios jurídicos relativos a informes crediticios.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante fundamenta su pretensión sobre la base de sus registros de marca VERAZ arriba mencionados y su calidad de marca notoria reconocida por los tribunales federales de Argentina.
Niega que la Demandada sea conocida como VERAZ, que tenga relación jurídica con la Demandante, que tenga registros de marca sobre los términos VERAZ o SALIR DE VERAZ. Niega que cuente con autorización alguna de la Demandante para hacer uso de la marca VERAZ o registrar el nombre de dominio en disputa.
Afirma la Demandante que la Demandada ofrece servicios jurídicos vinculados a informes crediticios mediante el uso del nombre de dominio en disputa, tal como se ilustra en las imágenes del sitio web que acompaña. Afirma que la Demandada registró y usa el nombre de dominio en diputa de mala fe para confundir a los usuarios de Internet, con el único propósito de lucrar con el prestigio de la marca notoria VERAZ.
En síntesis, la Demandante sostiene: (i) que el nombre de dominio en disputa es confundible con su marca notoria VERAZ; (ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.
Por todo ello, solicita que el Experto ordene la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.
B. Demandado
En su Contestación, la Demandada manifiesta: “El domicilio https://www.salirdeveraz.com nunca tuvo como objeto vulnerar derechos de propiedad intelectual y autoría de dicha empresa conocida y reconocida en el mercado, por lo que no existió de esta parte intención de crear confusión en el mercado sino que al igual que innumerables dominios y portales se hace solo una referencia a la empresa “Veraz” de modo indicativo.
No existe ni existió intención por mi parte de adueñarme de la marca VERAZ y en consecuencia constituir situación de competencia desleal conforme art. 1 ley 25156.
Es de público conocimiento que en los buscadores web empresas del rubro mencionan la palabra veraz y ello no implica violación alguna a la normativa vigente […]
En virtud de mi actividad actúo de buena fe ya que como podemos observar existen innumerables páginas las cuales mencionan al Demandante solo a modo indicativo ya que los mismos son líderes en informes crediticios, por lo que el desarrollo de la actividad no pretende con la indicación obtener una ventaja sobre los competidores de manera deshonesta ya que cabe mencionar que jamás arrogué ser propietaria de la marca y mucho menos actuar en su nombre y/o representación.”
A continuación de lo expuesto, el Demandado ofrece celebrar un acuerdo transaccional con la Demandante en los términos siguientes.
“En conformidad al párrafo 17 (a)(vii) del Reglamento, se deja asentado que sin reconocer hechos ni derechos y solo con fines conciliatorios solicito suscribir acuerdo, el cual acompaño en virtud del cual la parte demandada asume el compromiso de dar de baja y cancela el dominio salirdeveraz.com comprometiéndose el demandante a dejar sin efecto cualquier tipo de reclamo ya sea judicial, extrajudicial y/o administrativo en contra del demandado Soraya Marconi. Asimismo quedaría a cargo del demandante cualquier tipo de arancel correspondiente al presente reclamo”.
En síntesis, el Demandado ofrece comprometerse a cancelar su nombre de dominio en disputa a cambio de que el Demandante se comprometa a dejar sin efecto todo tipo de reclamo contra la Demandada y se haga cargo cualquier tipo de arancel correspondiente al presente reclamo. Esta propuesta no ha sido aceptada por la Demandante quien, como hemos visto, solicita se le transfiera el nombre de dominio en disputa.
En estas circunstancias corresponde que el Experto resuelva el conflicto planteado entre las Partes, lo que hará a continuación siguiendo las reglas de la Política y demás normas aplicables al caso.
6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4 de la Política, la Demandante deberá probar las circunstancias siguientes:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, y
(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y usado de mala fe.
De acuerdo con el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
A. Identidad o similitud confusa
El Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca VERAZ (cuyos registros marcarios arriba mencionados continúan hasta el momento de redactar esta decisión inscriptos bajo su nombre anterior) y no han sido desconocidos por la Demandada.
El test de confundibilidad implica realizar una comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa para determinar si la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa.
En el presente caso la marca es claramente reconocible, ya que en el nombre de dominio en disputa <salirdeveraz.com> la voz principal y característica “veraz” coincide con la marca VERAZ. El agregado de las palabras “salir de” están muy lejos de evitar una determinación de que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca VERAZ.
Siguiendo la tradicional costumbre de los expertos en otros casos resueltos bajo la Política, el Experto no tomará en cuenta el “.com” del nombre de domino en disputa a los fines de su cotejo con la marca de la Demandante.
La Demandante, pues, ha cumplido con el primer requisito.
B. Derechos o intereses legítimos
Mientras el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del demandado respecto del nombre de dominio recae sobre el demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de demostrar un hecho negativo, al requerir información que está generalmente en poder o conocimiento del demandado. Por lo tanto, se requiere que la demandante alegue que prima facie el demandado no posee o tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el demandado quien tiene la carga de demostrar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión. Si el demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a)ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064 y decisión del suscripto en Ronaldo de Assis Mareira v. Goldmark – Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827, entre muchos otros).
La Demandante ha negado que la Demandada tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que corresponde a la Demandada establecer sus derechos o intereses legítimos.
El Experto considera que la Demandada no ha aportado prueba alguna que pudiera justificar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y no encuentra nada en la causa que pudiera justificarlo.
Está fuera de discusión que la marca VERAZ es conocida y reconocida en el mercado, tal como parece admitirlo la propia Demandada. Además, su calidad de marca notoria ha sido reconocida por la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal.
A modo de justificación, la Demandada aduce que “al igual que innumerables dominios y portales se hace solo una referencia a la empresa “Veraz” de modo indicativo.”
El Experto no entra a pronunciarse sobre si es lícito hacer referencia a una empresa dentro de un texto, (pues no es el objeto del presente procedimiento), lo que el Experto considera es que bajo la Política no es legítimo incluir una marca notoria en el propio nombre de dominio en disputa sin la autorización del titular de la marca y con la probable finalidad de aprovecharse de la misma. Además, la Demandada no ha probado que existan “innumerables nombres de dominio” que incluyan la marca VERAZ, como argumenta en su Contestación a la Demanda (pues ha señalado sólo un par de ejemplos), pero en cualquier caso ello no serviría para otorgarle derechos o intereses legítimos a la Demandada en el nombre de dominio en disputa.
La Demandada no tenía ninguna necesidad de incluir la marca notoria VERAZ en el nombre de dominio en disputa para prestar sus servicios.
La Demandante no ha autorizado a la Demandada el uso de su marca VERAZ ni su inclusión en el nombre de dominio en disputa.
Expertos en casos anteriores bajo la Política han considerado que no existen derechos o intereses legítimos cuando, como ocurre en el presente caso, (en traducción del idioma inglés) “el Demandante afirma que no le ha autorizado al Demandado el uso de la marca.” (Cfr. Chicago Pneumatic Tool Company LLC v. Texas International Property Associates- NA NA, Caso OMPI No. D2008-0144).
En virtud de lo expuesto y lo mencionado infra en el punto C, el Experto considera que la Demandante ha satisfecho el segundo requisito requerido en la Política, párrafo 4.a)ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Dado que el nombre de dominio en disputa reproduce en su integridad la marca VERAZ usada ampliamente con mucha antelación por la Demandante, el Experto considera que es muy probable que la Demandada la haya tenido en cuenta cuando registró el nombre de dominio en disputa el 26 de noviembre de 2018 y que lo hizo con la intención de capitalizar la fama de la marca notoria VERAZ para atraer al público consumidor de Internet para obtener un lucro ilegítimo a su favor, lo cual lleva al Experto a considerar que la Demandada actuó de mala fe a los efectos de la Política con el registro y uso del nombre de dominio en disputa.
Asimismo, la falta de toda explicación plausible por parte de la Demandada acerca del motivo de su elección del nombre de dominio en disputa, como así también su total ausencia de derechos o intereses legítimos con relación al mismo, llevan a este Experto a concluir que existen elementos suficientes en la causa para sostener que el nombre de dominio en disputa fue registrado y es usado en el sitio web con el que se relaciona de mala fe por la Demandada.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ha satisfecho el tercer requisito requerido en la Política, párrafo 4.a)iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <salirdeveraz.com> sea transferido a la Demandante.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 22 de abril de 2020