Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Idexx Laboratories Inc. c. Grupo 17:40 SA de CV, Comercio al por menor
Caso No. D2018-2721
1. Las Partes
La Demandante es Idexx Laboratories Inc., con domicilio en Westbrook, Maine, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.
La Demandada es is Grupo 17:40 SA de CV, Comercio al por menor, con domicilio en San Pedro Garza García, Nuevo León, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <idexx.lat>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es AKKY.MX (el “registrador”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de noviembre de 2018. El 27 de noviembre de 2018 el Centro envió a AKKY.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de noviembre de 2018, el registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 11 de diciembre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de diciembre de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de enero de 2019.
El Centro nombró a Miguel B. O’Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de enero de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Idexx Laboratories Inc., se constituyó en el Estado de Delaware el 19 de diciembre de 1983. Desarrolla, manufactura y distribuye productos y provee servicios veterinarios primordialmente para animales de compañía, ganado y aves de corral o domésticas, productos lácteos y pruebas de agua de mercado.
Es titular de registros de la marca IDEXX en varios países, entre otros, los siguientes:
México: No. 641427 registrada el 21 de febrero de 2000 en clase 9; No. 657253 registrada el 31 de Mayo de 2000 en clase 1; No. 657252 del 31 de Mayo de 2000 en clase 10; No.1101465 registrada el 22 de Mayo de 2009 en clase 44 y No. 1118479 registrada el 31 de augusto de 2009 en clase 35.
Estados Unidos de América: No. 1550647 registrada el 8 de augusto de 1989 en clase 1 y No. 1815598 registrada el 11 de enero de 1994 en clases 1, 5 y 10.
Brasil No. 818945630 registrada el 18 de agosto de 1998 en clase 9.
En Italia, es titular de la marca IDEXX VETLAB No. 0718941 en clase 9 registrada 17 de julio de 1997.
La Demandante cuenta con una importante presencia en Internet a través de su sitio web primario que identifica con el nombre de dominio <idexx.com> registrado el 29 de julio de 1995 y tiene muchos otros nombres de dominio que incorporan su marca IDEXX.
El nombre de dominio en disputa <idexx.lat> fue creado el 12 de septiembre de 2017.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante fundamenta su pretensión sobre la base de sus registros de marca IDEXX mencionados en el punto 4, ampliamente usada desde el año 1998 y protegida en muchos países, siendo marca líder global en los rubros de diagnósticos veterinarios, software y pruebas microbiológicas de agua.
Afirma que cuenta con una planilla laboral de más de 7.000 trabajadores y que ofrece productos para clientes en más de 175 países. Figura en la lista de NASDAQ desde 1991 y es miembro del S&P 500. Para el trimestre de 2017, reportó ganancias de 506 millones de dólares y un incremento del 14 por ciento comparado con el período del año anterior con una base reportada y un 12 por ciento de base orgánica.
Aduce que la Demandada no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa y, más aún, no ha sido autorizada por la Demandante para incorporar su marca IDEXX en el mismo.
Destaca que la Demandada está usando el nombre de dominio en disputa <idexx.lat> para redirigir al sitio web “www.grupo1740.com”.
Señala que la Demandada originalmente estaba utilizando el nombre de dominio en disputa para redirigir a un sitio web que mostraba al competidor más grande del Demandante Abaxis Global Diagnostic. La Demandada no sólo incluyó el logo de Abaxis en la página de inicio (o home page), sino que también redirigió a los usuarios a “www.abaxis.lat” al momento de hacer “click” sobre el logo de Abaxis.
La Demandada ha incurrido en un patrón de conducta de ciberocupación, ya que adicionalmente ha registrado el nombre de dominio <idexx.mx> que también infringe su marca IDEXX.
Que antes de la iniciación de este procedimiento administrativo, con fecha 20 de agosto de 2018, el Demandante envió al Demandado una carta haciéndole notar que el uso no autorizado de la marca IDEXX en el nombre de dominio en disputa violaba los derechos marcarios de la Demandante y le solicitaba su transferencia o cesión voluntaria al Demandante. Dado que el Demandado solicitó una “compensación”, que a su juicio y de acuerdo con las reglas de la Política no corresponde para quienes han registrado un nombre de dominio aventajándose de manera injusta de marcas registradas, consideró que sus esfuerzos para resolver el conflicto en forma amigable habían resultado infructuosos y decidió iniciar el presente procedimiento administrativo de acuerdo con la Política.
En síntesis, el Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico y confundible con su afamada marca y nombre IDEXX; que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que el mismo ha sido registrado y es usado de mala fe.
Por ello, solicita que el Experto ordene la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4 de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) que el nombre de dominio sea idéntico o confusamente similares a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
De acuerdo con el párrafo 15(a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
A. Identidad o similitud confusa
El Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca IDEXX.
El test de confundibilidad implica realizar una comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa para determinar si la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa.
En el presente caso ambos son idénticos, ya que en el nombre de dominio en disputa la voz principal y característica “idexx” coincide exactamente con la marca IDEXX de la Demandante.
Siguiendo la tradicional costumbre de los Expertos en otros casos resueltos bajo la Política, el Experto no tomará en cuenta la extensión “.lat” del nombre de domino en disputa a los fines de su cotejo con la marca de la Demandante.
Por lo tanto, la Demandante ha cumplido con el primer requisito.
B. Derechos o intereses legítimos
Mientras el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del demandado respecto del nombre de dominio recae sobre la demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de demostrar un hecho negativo, al requerir información que está generalmente en poder o conocimiento del demandado. Por lo tanto, se requiere que la demandante alegue que prima facie el demandado no posee o tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el demandado quien debe aportar la prueba para demostrar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064, y decisión del suscripto Ronaldo de Assis Mareira v. Goldmark – Cd Webb Caso OMPI No. D2004-0827, entre muchos otros).
Entiende el Experto que la Demandante ha demostrado que prima facie la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que corresponde a la Demandada establecer sus derechos o intereses legítimos.
La Demandada no ha aportado nada a este procedimiento que pudiera justificar que tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El experto nota que la Demandante afirma que no ha autorizado al Demandado el uso de la marca. (ver Chicago Pneumatic Tool Company LLC v. Texas International Property Associates- NA NA, WIPO Case No. D2008-0144).
El Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa por la Demandada no puede ser considerado un uso de buena fe, sino más bien un intento de generar confusión y capitalizar ilegítimamente el prestigio de la marca IDEXX para generar un lucro indebido a su favor.
En virtud de lo expuesto y lo mencionado infra en el punto C, el Experto considera que la Demandante ha satisfecho el segundo requisito requerido en la Política, párrafo (4)(a)(ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Dada la identidad del elemento principal y característico del nombre de dominio en disputa <idexx.lat> con la marca IDEXX usada y ampliamente protegida con mucha antelación en distintos países por la Demandante, el Experto considera que es muy probable que la Demandada la haya tenido en cuenta cuando registró el nombre de dominio en disputa el 12 de septiembre de 2017 y que lo hizo con la intención de capitalizar la fama de la marca IDEXX generando confusión en el público consumidor de Internet para generar un lucro ilegítimo a su favor. El Experto además nota que el nombre de dominio en disputa se había utilizado para redirigir al sitio web de un competidor de la Demandante lo que es un indicativo de la mala fe de la Demandada.
La falta de toda respuesta y explicación plausible por parte de la Demandada acerca del motivo de su elección del nombre de dominio en disputa, como así también su total ausencia de derechos o intereses legítimos con relación al mismo, llevan a este Experto a concluir que existen elementos suficientes en la causa para sostener que el nombre de dominio en disputa fue registrado y es usado por la Demandada de mala fe.
Por último, la manifestación de la Demandada de estar dispuesta a transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante a cambio de una “compensación”, en opinión del Experto, lejos de justificar su buena fe tiende a corroborar lo contrario.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <idexx.lat> sea transferido a la Demandante.
Miguel B. O’Farrell
Experto Único
Fecha: 22 de enero de 2019