Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Cogress Ltd c. Diego García Gormaz
Caso No. D2018-0912
1. Las Partes
El Demandante es Cogress Ltd, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Reino Unido”), representado por Abril Abogados, S.L.P, España.
El Demandado es Diego García Gormaz, con domicilio en Londres, Reino Unido1, representado por Elzaburu, España.
2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <cogress.club>, <cogress.com>, <cogress.org>, <cogress.tv>.
El Registrador de los nombres de dominio en disputa <cogress.club>, <cogress.org> y <cogress.tv> es GoDaddy.com, LLC. El Registrador del nombre de dominio en disputa <cogress.com> es NameCheap, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de abril de 2018. El 24 de abril de 2018 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC y a NameCheap, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 24 de abril de 2018, NameCheap, Inc. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y técnico. El 25 de abril de 2018, GoDaddy.com, LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y técnico.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de mayo de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de junio de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de junio de 2018.
El Centro nombró a David J.A. Cairns como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de junio de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Demandante presentó ante el Centro un escrito complementario de alegaciones el 18 de julio de 2018, en el cual se informaba de una Decisión emitida en fecha 17 de julio de 2018 bajo la DRS Policy para el gTLD .uk, ordenando la transferencia de los nombres de dominio <cogress.co.uk> y < cogress.uk> en favor del Demandante. El Experto ha decidido rechazar el citado escrito complementario en virtud de párrafos 10 y 12 del Reglamento, habida cuenta de que el escrito complementario fue presentado en una fecha posterior a la fecha en la que la decisión del Experto estaba prevista. El Experto considera además que el escrito complementario es irrelevante, debido a que la DRS Policy prevé un estándar diferente al requerido por la Política para decidir las controversias.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es una sociedad constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales dedicada al asesoramiento en materia de inversiones en empresas tecnológicas e inmuebles, con filiales en varios continentes, y concretamente en España.
El Demandante es el propietario de la marca COGRESS. El Demandante es titular de la marca nominativa COGRESS registrada desde el 31 de octubre de 2014 en el registro de la Unión Europea con número de registro 012947735, y la marca nominativa estadounidense con número de registro 86472139, registrada el 26 de enero de 2016. El Demandante también es el propietario del nombre de dominio <cogressltd.co.uk>.
El Demandado, Diego García Gormaz, es un nacional español titular de los nombres de dominio en disputa <cogress.club>, <cogress.com>, <cogress.org>, <cogress.tv>.
El 28 de abril de 2016, el Demandante y el Demandado firmaron un Acuerdo de Intenciones en inglés (“Head of Terms”) para la creación de una “joint venture”, con el fin de operar la marca COGRESS y su modelo de negocio en los mercados español y portugués. El derecho aplicable al Acuerdo de Intenciones era el derecho inglés, y establecía, inter alia, que el Demandante “will retain ownership of all of its own intellectual property, including but not limited to the ʻCogressʼ name and all proprietary IT, and will own all intellectual property created by or in the course of the JV or the Business (the ʻCogress IPʼ)” (cláusula 11). Además, la cláusula 11 establece que el Demandante tendrá la licencia sobre la propiedad intellectual de Cogress (“Cogress IP”) “and all such licences shall be terminable by Cogress UK on six months’ notice.”
El 23 de febrero de 2017 se constituyó Cogress Global Properties, S.L. Se designó al Demandado como administrador único de la misma.
El Demandado registró los nombres de dominio <cogress.org>, <cogress.tv> y <cogress.club>, el 6 de marzo de 2017. En cuanto al nombre de dominio <cogress.com>, éste se encontraba desde el 30 de marzo de 2003 registrado por un tercero denominado […]. Durante los meses de abril y mayo de 2017, las Partes intercambiaron varios emails mediante los que […], empleado en ese momento de Cogress Global Properties, S.L, informaba al Demandante, con copia al Demandado, de que dicho nombre de dominio había sido registrado por un tercero, con el que estaban llevando a cabo negociaciones para la transferencia del mismo (así como de otros nombres de dominio que no son objeto de este litigio). El Demandado negoció con el tercero la adquisición del nombre de dominio en disputa <cogress.com> y obtuvo su titularidad alrededor del 24 de abril de 2017.
Mediante carta de 4 de diciembre de 2017 el Demandante terminó unilateralmente las relaciones con el Demandado. En la misma fecha, el Demandado recibió otra comunicación mediante la que se le requería que cesara la utilización de cualquier nombre que sugiriese cualquier conexión con COGRESS o cualquiera de sus filiales, incluyendo el nombre de la sociedad Cogress Global Properties, S.L. La comunicación le informaba también de que el Demandante es el propietario de la marca de la Unión Europea COGRESS y que el uso no autorizado para los fines definidos dentro de esa clase constituiría una violación de la marca.
Entre los días 18 de diciembre de 2017 y 15 de febrero, los representantes del Demandante y del Demandado intercambiaron una serie de comunicaciones en relación con el uso de los derechos de propiedad intelectual sobre la marca COGRESS. En la carta enviada por los representantes del Demandante, de fecha 18 de diciembre de 2017, éstos requieren al Demandado para que reconozca los derechos del Demandante sobre dicha marca y cese en el uso “del signo COGRESS o cualquier otro que pueda considerarse confusamente similar con los derechos de nuestra representada, ya sea como nombre comercial, marca, razón social, nombre de dominio, correo electrónico o perfil en cualquier red social
(incluido LinkedIn), incluyendo, en particular, la cesión inmediata de los registros de nombre de dominio www.cogress.es y www.cogress.com.”
Las posteriores cartas del Demandante se dirigieron todas al mismo fin de instar al Demandado a que cesara en el uso de cualquier título o derecho relacionado con la marca COGRESS. La posición del Demandante en su carta de 22 de diciembre de 2017 consistió en reconocer su propiedad y control de los nombres de dominio <cogress.es> y <cogress.com> y proponer un acuerdo entre las Partes consistente, inter alia, en la venta de los nombres de dominio al Demandante por un precio de GBP 80.000, precio que cubría, según el Demandado, los gastos incurridos en el registro y mantenimiento de los mismos.
Tras un requerimiento adicional por parte del Demandante y la correspondiente contestación del Demando, en la carta de los abogados del Demandante de fecha 19 de enero de 2018, el Demandante se ofreció a asumir el pago de los costes de adquisición: “[e]n cuanto a los nombres de dominio cogress.es y cogress.com, nuestra representada considera imprescindible la cesión de los mismos a su favor. En contrapartida, podrán contemplar el abonar el importe correspondiente a los gastos en los que vuestro cliente hubiera incurrido para el registro de los mismos. Siempre que presenten pruebas de dichos gastos (por ejemplo, facturas).”
La última carta de la cadena de comunicaciones intercambiadas entre los abogados fue enviada por el abogado del Demandado con de fecha 15 de febrero de 2018, y manifestaba: “En primer lugar, lamentamos que COGRESS LIMITED rechace expresamente la posibilidad de llegar a un acuerdo bilateral que pueda poner fin al proceso de negociación y relación mercantil que existió y que, por desgracia, no llevó a los resultados pretendidos. Entendemos que la oferta de ese acuerdo por nuestros representados demostraba una vez más su buena fe y la intención de ordenar la ruptura de las relaciones negociales … A pesar de la imposición unilateral de COGRESS LIMITED, a través del presente escrito te venimos a comunicar que nuestro cliente, COGRESS GLOBAL PROPERTIES S.L., ha llevado a cabo todas las acciones oportunas para garantizar el respeto a la marca comunitaria COGRESS y ha cesado en el uso de tal denominación.”
La denominación social de Cogress Global Propoerties S.L fue modificada el día 20 de marzo de 2018, y actualmente se denomina Welz Platform Properties S.L.
El Experto intentó acceder a los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa el día 3 de julio de 2018, encontrando dichas páginas inactivas.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega que los nombres de dominio en disputa reproducen literalmente la marca COGRESS de su titularidad y que, por tanto, crean confusión al ser idénticos a su marca. Alega que, al ser una infracción de derechos de exclusiva en España, debe tenerse en cuenta, adicionalmente y en refuerzo de sus pretensiones, la legislación española de marcas para determinar esta cuestión.
El Demandante argumenta que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. El Demandante alega que el Demandado registró los nombres de dominio en disputa a instancias del Demandante antes de la constitución de Cogress Global Properties S.L, a fin de lanzar la actividad comercial de la filial española del Demandante, y que ello es prueba de la falta de derechos e intereses legítimos sobre los mismos. El Demandante solicita que la carga de la prueba de los derechos o intereses legítimos, que recae sobre el Demandante, sea ponderada, teniendo en cuenta la dificultad probatoria de unos hechos negativos.
El Demandante alega que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. El Demandante enumera una serie de motivos por los que considera que los nombres de dominio en disputa están siendo usados de mala fe. Estos motivos se resumen de la siguiente manera: (i) el conocimiento y aceptación de las condiciones de uso de la marca por parte del Demandado, incluyendo el reconocimiento de la propiedad exclusiva de los derechos de propiedad intelectual por parte del Demandante; (ii) la falta de explotación de los nombres de dominio por parte del Demandado; (iii) el conocimiento previo de las marcas COGRESS que poseía el Demandado; (iv) el cambio de denominación social de la empresa, la cual excluye cualquier referencia ahora a COGRESS y se desvincula completamente de la marca; (v) la omisión de la información completa del propietario de los nombres de dominio en disputa en los perfiles de WhoIs; y (vi) la inobservancia del requerimiento previo que se ha enviado al Demandado anterior a la presentación de esta reclamación.
Asimismo, el Demandante argumenta que los nombres de dominio también han sido registrados de mala fe, habida cuenta de que el Demandado registró los nombres de dominio a su propio nombre, en vez de a nombre de la filial española Cogress Global Properties S.L, sin ser autorizado para ello. Cuando se terminó la relación contractual, el Demandante alega, se retiró la autorización de uso del término COGRESS, y debió entenderse que igualmente se hizo para los nombres de dominio, que fueron retenidos “injustificadamente”.
B. Demandado
El Demandado argumenta que, a fin de utilizar los nombres de dominio para la “joint venture”, fue su propia iniciativa adquirir los nombres de dominio en disputa (así como otros que no son objeto del presente litigio). De hecho, explica que el hecho de que algunos de ellos como <cogress.com> debieran ser comprados a terceros supuso un mayor esfuerzo y un gran desembolso inicial de capital.
El Demandado alega que cuando llegó el momento de que el Demandante cumpliera con sus obligaciones bajo el Contrato, incluyendo la realización de cuantiosas inversiones, el Demandante se negó a colaborar y rompió de manera unilateral la relación contractual mediante el envío de una comunicación el 4 de diciembre de 2017. El Demandado alega que recibió la noticia de la ruptura de la relación contractual con sorpresa, y que esta ruptura unilateral le supone un gran perjuicio ligado a los preparativos que se habían llevado a cabo para la puesta en marcha de la “joint venture”.
El Demandado sostiene que tras la ruptura de la relación contractual y a fin de amortizar los desembolsos económicos realizados, decide destinar el uso de los nombres de dominio en disputa a un proyecto consistente en la implementación de una plataforma online para la venta y el intercambio de antigüedades y recuerdos políticos, y que en ese momento no tenía conocimiento que pudiera surgir un conflicto en relación con la titularidad de los nombres de dominio en disputa. Alega que en las comunicaciones que le envió el Demandante tras la terminación de la relación contractual no se hizo mención al cese del uso de los nombres de dominio por el Demandado.
El Demandado sostiene que la resolución de este conflicto está vinculada a lo estipulado por las partes por vía contractual y que, por tanto, es una cuestión que ha de ser sometida al orden judicial civil. Sobre todo, teniendo en cuenta las discrepancias existentes en relación con la interpretación del contrato que resultan determinantes para la resolución del conflicto sobre la titularidad de los nombres de dominio. El Demandado solicita al Experto que se inhiba por tratarse de un conflicto que no es de su competencia.
El Demandado alega que, sin perjuicio de que no pueda concluirse que la marca COGRESS del Demandante tenga carácter notorio, coincide en la existencia de una identidad entre los nombres de dominio en disputa y la marca del Demandante.
El Demandado argumenta que los nombres de dominio fueron registrados de buena fe y con la finalidad de ser utilizados en la joint venture, existiendo, por tanto, un interés legítimo en los mismos. El Demandado alega que, una vez se rompieron las relaciones con el Demandante, hizo preparativos “serios y efectivos” para la oferta de buena fe de un servicio a través de los nombres de dominio en disputa. Dichos preparativos, alega el Demandado, se realizaron antes de que se recibiera la notificación de la Demanda y antes incluso de que existiera conflicto alguno entre las partes sobre la titularidad de los nombres de dominio en disputa. Según el Demandado, la utilización de los nombres de dominios para los servicios identificados supone el uso de los nombres de dominio para fines que no entran en conflicto con los derechos del Demandante como propietaria de la marca COGRESS. Por todo lo anterior, el Demandado considera que posee un interés legítimo en los nombres de dominio en disputa.
El Demandado alega que es indudable que el registro y adquisición de los nombres de dominio en disputa se realizaron de buena fe, al realizarse para los fines de la “joint venture”. En cuanto al uso de los nombres de dominio en disputa, el Demandado alega que se está realizando un uso de los mismos de buena fe. El Demandado expone que se están utilizando para el ejercicio de actividades que no entran en conflicto con los derechos marcarios del Demandante, y que el cambio de denominación social de la sociedad anteriormente denominada Cogress Global Properties S.L y de la que es administrador único es un indicio adicional de su buena fe y de su intención de desvincularse de la marca del Demandante. El Demandado alega que, en cualquier caso, la propiedad de los nombres de dominio en disputa no corresponde al Demandante, toda vez que dichos nombres de dominio no entran dentro del concepto de “intellectual property” recogido en la cláusula 11 del Acuerdo de Intenciones firmado el 28 de abril de 2016.
Asimismo, alega el Demandado que los registros de los nombres de dominio en disputa se hicieron a su propio nombre y no al nombre de la filial, habida cuenta de que en la fecha de registro de los nombres de dominio, la sociedad aún no había sido constituida. Alega que se decidió actuar de esa manera con respecto del nombre de dominio adquirido a un tercero para evitar que los anteriores titulares del nombre de dominio exigieran el pago de una mayor cantidad de dinero para su compra.
Por último, expone, el hecho de que los nombres de dominio en disputa se registraran por iniciativa propia y para la consecución de un objetivo común con el Demandante, no impide ahora al Demandado su uso para fines diferentes. De hecho, alega, el Demandante, que opera en España desde 2014, nunca había mostrado interés por la titularidad de los nombres de dominio registrados y adquiridos por la Demandada.
6. Debate y conclusiones
Antes de entrar a analizar el fondo de este litigio, el Experto debe resolver la objeción de jurisdicción del Demandado. El Demandado alega que esta disputa es una disputa de naturaleza contractual entre las Partes, que ha de ser dirimida en el orden judicial.
Como titular de los nombres de dominio en disputa, el Demandado ha acordado someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (en este caso, el Demandante) afirme ante el Centro, de conformidad con el Reglamento, que hay un “conflicto aplicable” (como se define en el párrafo 4 de la Política). El Demandante ha alegado que concurren todos los elementos establecidos en el párrafo 4(a) y que, de este modo, el Experto tiene jurisdicción sobre la disputa.
Los procedimientos en el orden judicial no prohíben ni suspenden un procedimiento administrativo bajo la Política. Lo anterior queda expresamente recogido en el párrafo 4(k) de la Política, que establece: “Los requisitos establecidos en la cláusula 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impiden que usted o el demandante sometan el conflicto a un tribunal competente para obtener una resolución independiente, antes de que se incoe dicho procedimiento administrativo obligatorio o bien después de que finalice.”
En virtud de lo anterior, el Experto desestima la solicitud del Demandado en cuanto a que el Experto se inhiba por tratarse de un conflicto que no es de su competencia.
El Experto ha de decidir sobre la base de los escritos y pruebas presentadas de acuerdo con la Política, el Reglamento y cualesquiera otras reglas y principios de derecho que considere aplicables (párrafo 15(a) del Reglamento).
La Política requiere que, para que se estime la reclamación del Demandante, éste evidencie la existencia de los tres elementos siguientes: (i) que los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de causar confusión a una marca sobre el cual el Demandante tiene derechos; (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto de los nombres de dominio en disputa; y (iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y están siendo utilizado de mala fe.
La sección 4(b) de la Política establece las circunstancias que demuestran el registro y uso del nombre de dominio de mala fe. El párrafo 4(c) de la Política determina algunas de las circunstancias en las cuales el Demandado se puede basar para demostrar que tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Experto acepta que el Demandante es el propietario de los registros de la marca nominativa COGRESS anteriormente referida.
La sección 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) establece que el requisito de identidad o similitud “typically involves a side-by-side comparison of the domain name and the textual components of the relevant trademark to assess whether the mark is recognizable within the disputed domain name”.
La sección 1.11 dispone que “[t]he applicable Top Level Domain (“TLD”) in a domain name (e.g., “.com”, “.club”, “.nyc”) is viewed as a standard registration requirement and as such is disregarded under the first element [of the] confusing similarity test.”
Los nombres de dominio en disputa están compuestos únicamente por la denominación “cogress”, seguidos de distintos sufijos TLD identificadores de los dominios.
Por último, el Demandado ha aceptado la existencia de identidad entre los nombres de dominio en disputa y la marca COGRESS del Demandante.
Por las razones anteriores, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca COGRESS del Demandante.
B. y C. Derechos o intereses legítimos y Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto resolverá a continuación los elementos segundo y tercero de la Política conjuntamente, dado que ambos elementos tratan cuestiones que se entrelazan. El Experto es consciente de la diferencia temporal que existe entre el segundo y tercer elemento, en cuanto a que la tenencia de derechos e intereses legítimos se analizan al momento de la presentación de la demanda, mientras que el tercer elemento requiere un análisis de la mala fe en dos momentos distintos, esto es, al momento del registro de los nombres de dominio en disputa y al momento de presentación de la demanda.
Es comúnmente aceptado que el tenedor de un nombre de dominio puede haber poseído derechos e intereses legítimos en el momento del registro, pero que dicha tenencia legítima se haya perdido cuando, como en este caso, cambia la relación entre el titular de la marca y el tenedor del nombre de dominio en disputa. El sección 3.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 explica: “Without prejudice to the complainant’s duty to establish that a domain name has been registered and used in bad faith, a respondent claiming a right or legitimate interest in a domain name for example based on a prior agreement or relationship between the parties or based on past good-faith use (thus demonstrating merely a past right or legitimate interest) would not necessarily have rights or legitimate interests in the domain name, at the time a decision is rendered.”
Sin embargo, la Política requiere expresamente que la mala fe del demandado se demuestre tanto en el momento del registro como en el momento de la presentación de la reclamación. A pesar de lo anterior, el demandante no está limitado a las circunstancias concurrentes al momento del registro a fin de demostrar la mala fe en el mismo. El demandante puede referirse al comportamiento ulterior del demandado para confirmar que el buen comportamiento a la hora del registro no reflejaba las verdaderas intenciones del mismo, sino que el demandado estaba esperando la oportunidad conveniente para explotar el nombre de dominio en disputa. Es decir, la buena fe en el momento del registro puede ser simulada, y puede rebatirse con la demostración de un posterior comportamiento oportunista y de mala fe con respecto a los nombres de dominio.
El Demandante en este caso alega que la autorización que concedió para el registro de los nombres de dominio era condicional, y que la ulterior violación de dichas condiciones de registro demuestra que éste se realizó efectivamente de mala fe. El Demandante hace referencia a las decisiones UVA Solar GmbH & Co K.G. .v. Mads Kragh, Caso OMPI No. D2001-0373 y R&M Italia SpA, Tycon Technoglass Srl v. EnQuip Technologies Group, Inc., Caso OMPI No. D2007-1477. Estos casos trataban sobre el registro de nombres de dominio en virtud de contratos de agencia y distribución que más tarde el demandante revocó. Ambos expertos aceptaron que cuando el registro de un nombre de dominio está sometido a una condición, la posterior violación de dicha condición puede utilizarse como un indicativo para probar que el registro no se efectuó de buena fe. Como estableció el distinguido experto del caso Tycon, supra: “The Respondent’s non-fulfillment of a clear agreement to return the domain names may also be taken as a basis for concluding that the Respondent’s original registration lacked good faith. The fact that the domain name was registered before the distribution agreement between the Complainant and Respondent does not alter the Panel’s view of the matter since the Respondent agreed to the terms of an agreement that must have foreseen the transfer of the domain name at the end of the agreement.”
Sin embargo, existen riesgos en apoyarse en el comportamiento posterior para inferir la mala fe. El registro y uso de mala fe son dos requisitos diferentes, y si el primero puede inferirse del segundo, entonces el estándar puede reducirse únicamente a requerir la mala fe en el uso. Tal y como estableció un experto al tratar este punto, “subsequent bad faith use cannot retroactively turn good faith registration into bad” (Tata Communications International Pte Ltd (f/k/a VSNL International Pte Ltd) v. Portmedia Inc. / TRUEROOTS.COM c/o Nameview Inc. Whois Caso OMPI No. D2010-0217). El ulterior uso del nombre de dominio de mala fe (junto con la demás prueba) debería ser lo suficientemente convincente para que el Experto concluya que el nombre de dominio en disputa fue registrado con la intención, o al menos con la posibilidad, de que el nombre de dominio se usara con posterioridad para la explotación de los derechos de marca en mala fe. Como manifestó el experto de Tata Communications International Pte Ltd (f/k/a VSNL International Pte Ltd) v. Portmedia Inc. / TRUEROOTS.COM c/o Nameview Inc. Whois: “In all cases, the issue remains that to which the bad faith registration requirement in paragraph 4(a)(iii) is directed: what was the state of mind of the Respondent when it registered the disputed domain name?”
En este caso, el Experto no encuentra que se pueda inferir de los hechos unas circunstancias contrarias a que el Demandado adquiriese y registrase los nombres de dominio con la intención de emplearlos en un fin distinto al desarrollo del negocio y de la marca ligada a la “joint venture”. De la prueba aportada se extrae que cuando el Demandado registró los nombres de dominio en disputa, el Demandante fue informado y no se opuso a sus acciones, ni siquiera al hecho de que los nombres de dominio se hubieran adquirido y registrado en nombre propio, en vez de en el de la sociedad recientemente constituida. Es decir, el Demandante consintió la adquisición de los nombres de dominio en disputa. El Experto concluye que no se puede inferir que el Demandado solicitara o que el Demandante otorgara autorización alguna para la adquisición y el registro de los nombres de dominio en disputa.
Además, la Cláusula 11 del Acuerdo de Intenciones no incluye expresamente los nombres de dominio en el concepto de “Cogress IP”. Nunca se firmó entre las partes un contrato de licencia para el uso de los nombres de dominio, ni tampoco se comunicó la terminación con seis meses de antelación, las cuales son dos obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del contrato, que las partes habrían cumplido si hubieran considerado que los nombres de dominio en disputa formaban parte del concepto Cogress IP protegido por dicha cláusula. En breve, este no es un caso en el que hubiera una autorización contractual del propietario de la marca para el registro del nombre de dominio, ni tampoco una obligación inequívoca de traspasar los nombres de dominio al propietario una vez terminada la relación contractual.
En cuanto a las acciones posteriores a la terminación de la relación contractual, al revisar las pruebas aportadas, el Experto constata que la primera vez que el Demandante solicitó al Demandado el cese de cualquier uso relacionado con la marca COGRESS fue en la segunda carta enviada el día 4 de diciembre de 2017. Hasta esa fecha, no existen pruebas de que el Demandado hubiera llevado a cabo ningún acto preparatorio con el fin de destinar los nombres de dominio a un uso diferente que el del desarrollo de la “joint venture”. No es hasta más adelante que el Demandado externaliza su intención de aprovecharse de los nombres de dominio en disputa. Con ello, el Experto constata que la intención del Demandado al momento del registro de los nombres de dominio era de buena fe, sin perjuicio de que más tarde, tras la ruptura de la relación contractual, cambiara la intención del Demandado al haber cambiado las circunstancias iniciales.
El Experto concluye, por tanto, que tras la terminación del contrato, el Demandado intentó aprovecharse de los nombres de dominio en disputa, primero al ponerlos en venta por GBP 80,000 (sin proporcionar ninguna prueba en aquel momento ni en este procedimiento de que los gastos incurridos resultaran en esta cantidad), y después al desarrollar un uso alternativo para los nombres de dominio en disputa. Teniendo en cuenta el conocimiento que tiene el Demandado sobre la marca del Demandante, así como las circunstancias de su relación originaria y la adquisición de los nombres de dominio, existen indicaciones suficientes para concluir que se ha llevado a cabo un uso de mala fe de los nombres de dominio.
Sin embargo, el Experto no acepta que estas circunstancias indiquen una mala fe en el registro. La existencia de una posible mala fe en los términos de la Política desde la terminación del contrato se explica más fácilmente que la existencia de mala fe desde el inicio de su relación. El negocio de la “joint venture” se terminó de repente, y no se ha proporcionado a este Experto ninguna explicación al respecto. El hecho de que el Demandado haya intentado usar los nombres de dominio en disputa para su propio beneficio en su disputa con el Demandante no es inconsistente con un registro de los nombres de dominio de buena fe en un momento anterior en el que el Demandante y el Demandado gozaban de una mejor relación.
El Experto concluye que el Demandante no ha demostrado que los nombres de dominio fueron registrados de mala fe y, por tanto, se desestima la Demanda. La Política está diseñada para resolver cuestiones de “cybersquatting”, y los derechos sobre nombres de dominio que se registraron originariamente de buena fe y que se convierten en objeto de una controversia dado el cambio de circunstancias deben ser reestablecidos en otros foros.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
David J.A. Cairns
Experto Único
Fecha: 18 de julio de 2018
1 Si bien el Registrador ha informado al Centro de que el domicilio del Registrante de los nombres de dominio en disputa se halla en Londres, el Demandado ha informado que su domicilio se halla en Madrid, España.