Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Late Bloomer S.L. c. Marian Minculescu
Caso No. D2017-1190
1. Las Partes
La Demandante es Late Bloomer S.L., con domicilio en Madrid, España, representada internamente.
La Demandada es Marian Minculescu, con domicilio en Castellón, España, representada por D. Alberto de Enrique Arnau.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <forospalumi.com>, <forospalumi.net>, <spalumi.net>.
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es 1&1 Internet SE (“El Registrador”)
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de junio de 2017. El 19 de junio de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 19 de junio de 2017 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 27 de junio de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de julio de 2017. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 17 de julio de 2017.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 1 de agosto de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demandante presentó alegaciones complementarias con fecha de 19 de julio de 2017. El Experto acordó aceptarlas y emitir con fecha de 4 de agosto de 2017 la Orden de Procedimiento No. 1. Dicha Orden trasladaba a la Demandada la posibilidad de presentar alegaciones complementarias hasta el día 9 de agosto de 2017. El Centro comunicó a las Partes con fecha de 16 de agosto de 2017 la falta de presentación de alegaciones complementarias por la parte Demandada así como la extensión del plazo para emitir la decisión hasta el 20 de agosto de 2017.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad mercantil que opera foros de debate en línea sobre asuntos relativos a la prostitución y es titular de la marca SPALUMI registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) con número de registro 3607810 desde el 12 de septiembre de 2016.
La Demandanda reconoce en sus alegaciones el carácter notorio de la marca de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa <spalumi.com> fue registrado el 2 de marzo de 2006. Desde entonces la Demandante viene explotando con dicho nombre de dominio un sitio web que ha alcanzado gran difusión en el sector de su actividad.
Los nombres de dominio en disputa <forospalumi.com>, <forospalumi.net> registrados el 15 de junio de 2015 y <spalumi.net> registrado con fecha de 13 de enero de 2016.
El nombre de dominio en disputa <forospalumi.com> está siendo utilizado con relación a una página web que reproduce la página web de la Demandante. El nombre de dominio en disputa <spalumi.net> dirigía a una página web en la que se ofrecía el nombre de dominio en disputa a la venta y posteriormente redirige a la página web “www.forospalumi.com”. El nombre de dominio en disputa <forospalumi.net> redirigía inicialmente a un landing page con enlaces de terceros y en la actualidad se encuentra inactivo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante fundamenta su pretensión como sigue:
La Demandante viene desarrollando su actividad desde el año 2006. Su actividad consiste en un foro de debate entre usuarios y profesionales sobre asuntos relativos a la prostitución. Dicho foro se encuentra amparado en el derecho a la libertad de expresión e información.
La Demandante era titular de la marca no registrada SPALUMI hasta que procedió a la solicitud de registro en 2016. Antes del reconocimiento de los derechos marcarios registrados, la marca gozaba del valor de marca notoria. Sustenta su pretensión de notoriedad en los siguientes indicadores. Primero, por el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el pertinente sector del público: así aporta los resultados de la búsqueda en “Google” a través de la web "www.serplab.co.uk" de determinadas keywords relacionadas con la finalidad propia de su actividad. Como resultado de dicha búsqueda aparece la web de la Demandante en primer lugar; segundo indicador, sobre el tráfico en la web: aporta las estadísticas de “Google Analytics” desde 2012. Así por ejemplo en el año 2015 resulta que la web alcanzó mas de doce millones de sesiones, casi seis millones de usuarios y mas de doscientas millones de páginas vistas; aporta igualmente capturas de “www.archive.org” para demostrar el uso reiterado de la palabra “spalumi” y de la frase “foro spalumi”; tercer indicador, sobre la duración y alcance geográfico se remite a los resultados del informe aportado de Google Anaytics de los años 2012 a 2016 del que se deduce que la clientela del sitio web procede de todo el territorio español; y, por último se apoyó en el valor asociado de la marca para lo que aportó una valoración de la web “www.spalumi.com” realizada en la web “www.cutestat.com” cuyo importe ascendía a EUR 509,040.
Además, demuestra la titularidad del registro de la marca SPALUMI en la OEPM. Por ello, considera que la comparación de su marca con los nombres de dominio en disputa <forospalumi.com> y <forospalumi.net> evidencia que únicamente existe la adición a la marca de la palabra descriptiva “foro”. Que el nombre de dominio en disputa <spalumi.net> es idéntico a su marca. Por ello, son confusamente similares los primeros e idéntico el último a la marca de su titularidad.
Adicionalmente, estima la Demandante que la Demandada en la web del nombre de dominio en disputa <forospalumi.com> copia y reproduce de mala fe el aspecto visual de su web. Observa, igualmente, como la Demandada copia el favicon o icono de la página web que la Demandante utiliza y venía utilizando desde 2010 con soporte en capturas de obtenidos de “www.screenshots.com” y “www.archive.org”. Asímismo observa como la Demandada ha reproducido los nicks o nombres de los moderadores del foro de la Demandante. Igualmente manifiesta que las pruebas demuestran como se reproducen como keywords del código fuente de la web “www.forospalumi.com”, entre otros, el término “spalumi”. Sostiene que los banners y el aviso de la política de cookies son sustancialmente idénticos a la de su web y finalmente significa que se reproduce el footer o pie de página de la la web de la Demandante añadiendo un enlace donde se refiere directamente a la Demandante y a otras webs del sector.
Concluye manifestando la Demandante que la situación creada por la Demandada da lugar a confusión a los usuarios de Internet. En apoyo a lo anterior mantiene que la Demandada cuenta como principales usuarios de su web aquellos generados como consecuencia del parón en Internet que Google impuso a la propia Demandante por determinado incidente, pues en dicho periodo coinciden las altas de los usuarios de la Demandada.
Por otra parte, considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. Manifiesta no haber encontrado signo distintivo registrado a nombre de la Demandada en relación al término “spalumi”. Que cuando se registró el nombre de dominio en disputa <spalumi.com> en 2006 el término era de pura fantasía sin que existiera en el diccionario de la “RAE”. Además, considera que la Demandada no ha creado actividad propia que justifique el uso del nombre de dominio en disputa <forospalumi.com> pues se ha limitado a plagiar la web de la Demandante con ánimo de confundir a los usuarios. En relación al nombre de dominio en disputa <forospalumi.net> sólo aparece una página web generada automáticamente por el agente registrador y en cuanto al nombre de dominio en disputa <spalumi.net> aparece un anuncio de venta del nombre de dominio en disputa.
Por lo que se refiere al tercer requisito, es decir sobre si los nombres de dominio en disputa han sido registrados y están siendo utilizados de mala fe considera la Demandante que existen indicios que prueban que la Demandada conocía la existencia de la marca notoria SPALUMI y de su web. Así la copia de los logotipos, favicon, la lista de moderadores, etc. de la web de la Demandante en su web. Además de introducir en el código fuente y en el footer de la web de la Demandada el término y marca SPALUMI. En fin, que la marca era notoria y la Demandada era conocedora de esta circunstancia.
Insiste que el registro fue de mala fe pues el único propósito fue la venta de los nombres de dominio en disputa. Prueba de ello, entiende con la documental aportada, es que en la web “www.forospalumi.com” se publicó un anuncio de venta del nombre de dominio en disputa <forospalumi.com> así como un banner con el anuncio de esa venta. Que puestos en contacto con la Demandada exigió un precio de venta del nombre de dominio en disputa de EUR 20,000.
En relación al nombre de dominio en disputa <spalumi.net> aporta justificante del anuncio de venta.
Además, considera que habiendo sido probado la falta de derechos e intereses legítimos de la Demandada debería apoyarse una declaración de mala fe en este tercer requisito así como el hecho de que haya facilitado una dirección postal o un número de teléfono no existentes.
Finalmente y del escrito suplementario la Demandante aporta indicios sobre las ofertas realizadas desde la web de la Demandada a favor de otros foros de la competencia de la Demandante mediante el slogan “visita el mejor foro” así como indicios que demuestran la desaparición, posterior a la notificación de la Demanda, del banner y el anuncio de venta del nombre de dominio <forospalumi.com> en la web de la Demandada. Igualmente aporta indicios que demuestran, en su opinión, el redireccionamiento del nombre de dominio <spalumi.net> a la web “www.forospalumi.com” y por ello la eliminación del anuncio de venta de este nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
La Demandada se opuso a las alegaciones y petición de la Demandante en base a lo siguiente:
En primer lugar, hizo notar que el registro marcario de la Demandante es de fecha posterior al de los registros de los nombres de dominio en disputa. Resaltó a tal efecto que marcas y nombre de dominio tienen protección diferentes a pesar de los intentos de la Demandante por establecer identidad entre el nombre de dominio y la marca. Por ello, concluye la Demandada que ambos no pueden ser idénticos.
En cuanto a la notoriedad del signo SPALUMI la equipara a la de su propio signo FOROSPALUMI de su propiedad toda vez dicho prestigio o reputación viene de la utilización en el entorno de Internet de una palabra de uso genérico. De esta manera destaca como el término “lumi” se utiliza para referirse a mujeres del entorno de la prostitución. Por ello, por ser un término genérico no sería aceptable que la Demandante absorviera todo el tráfico relacionado con el término genérico “lumi”.
Además entiende que su registro no ha causado detrimento alguno a la notoriedad del signo de la Demandante. Antes al contrario ha podido servir mayor tráfico a la web de la Demandante. Y que con las pruebas aportadas de contrario queda claro que la Demandada no es de ninguna manera competencia de la Demandante.
Niega igualmente que los resultados del motor de búsqueda Google puedan dar lugar a confusión a los consumidores. En su opinión sería necesario preguntar al usuario concreto para saber a ciencia cierta si ha existido confusión.
Habida cuenta lo dispar de los nombres de dominio enfrentados <spalumi.com> y <forospalumi.com> debe considerarse admisible y lícito los intentos de la Demandada de traficar con su nombre de dominio.
Que sólo el carácter genérico del término “lumis” y su carácter público y generalizado determinan la actividad de su web cuando la de la Demandante fue bloqueada por Google.
En relación al segundo requisito la Demandada insiste en el carácter genérico del nombre de dominio en disputa y que admitir la transferencia del mismo a la Demandante generaría perjuicio al resto de los internautas.
Hace notar la Demandada que no ha existido ánimo de lucro pues la web no genera comercio electrónico ni ha vendido el nombre de dominio a un tercero lo que impide que haya aflorado perjuicio a la Demandante. La Demandada afirma que su oferta de venta de los nombres de dominio en disputa se realizó como respuesta a la petición de la Demandante en éste sentido. Finalmente mantiene que no ha existido intención de desviar tráfico a su web.
Por lo que se refiere al tercero de los requisitos del párrafo 4(a) de la UDRP niega rotundamente que su comportamiento pueda ser reprochable pues, dice, “no tiene beneficios no genera patrimonio alguno asi como comercio electrónico con su página web”.
En relación a la oferta de venta alega que la misma partió del interés de la propia Demandante que se limitó únicamente a fijar un precio en respuesta a la oferta realizada por él.
6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes
requisitos:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos;
(ii) que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de dicha Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha demostrado ser titular de la marca SPALUMI registrada en la OEPM. Es cierto que la fecha del registro de SPALUMI es de fecha posterior a la del registro de los nombrse de dominio en disputa <forospalumi.com>, <forospalumi.net> y <spalumi.net>. Sin embargo, debe significarse que la Política no establece requisito alguno en relación a la fecha del registro de la marca a salvo de que tales derechos marcarios sean efectivos al momento de la presentación de la Demanda. Consecuentemente, el hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado con anterioridad a la fecha en la que el demandante haya adquirido derecho sobre su marca no impide, por sí sólo, que un demandante pueda presentar una demanda UDRP ni que el Experto resuelva que existe identidad o similitud del nombre de dominio hasta el punto de crear confusión (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.1.3).
No obstante, aunque no sea relevante a efectos del análisis del primer elemento, el Experto hace notar que la Demandante además ha demostrado ostentar derechos marcarios no registrados en relación a SPALUMI cuanto menos desde 2010. De conformidad con el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de Marcas española las marcas no registradas pero notoriamente conocidas son merecedoras de protección. El reconocimiento del valor de marca notoria no registrada del signo SPALUMI, a los efectos del presente procedimiento, encuentra su fundamento en la siguiente documental probatoria aportada: los resultados obtenidos con la utilización del motor de búsqueda Google y con la introducción de determinadas keywords genéricas de la actividad propia de la Demandante; el tráfico de la web “www.spalumi.com” obtenido a través de Google Analytics; la duración y alcance geográfico de la utilización de la web y el valor asociado a la web “www.spalumi.com” y su marca. La incidencia que los derechos no registrados alegados por la Demandante pueda tener en la resolución del presente caso serán objeto de análisis en los apartados sucesivos.
Según doctrina mayoritaria establecida en anteriores decisiones bajo la Política, el análisis de este primer requisito se refiere exclusivamente a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa y que cuando la marca es reconocible se cumple con el requisito (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7).
Por lo demás y de manera general, en el referido análisis no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel de los nombres de dominio en disputa, en este caso “.com” y “.net”.
Por cuanto antecede, el Experto compara los nombres de dominio en disputa <forospalumi.com> y <forospalumi.net> con la marca SPALUMI de la Demandante y comprueba que existe una reproducción íntegra de la misma. De tal manera que la inclusión de un término genérico “foro” no hace que el nombre de dominio en disputa pueda ser distinto de la propia marca y por ello no es suficiente para descartar la similitud hasta el punto de causar confusión. (Ver Alcatel Lucent v. Domains By Proxy, LLC / Bin G Glu, G Design , Caso OMPI No. D2016-1745). Además en el caso del nombre de dominio en disputa <spalumi.net> la reproducción hace que marca y nombre de dominio en disputa sean idénticos. Consecuentemente, existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión en los tres casos.
En conclusión, los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares a la marca de la Demandante lo que aboca a dar por cumplido este primer requisito en los términos del párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El segundo requisito impone a la Demandante la prueba de que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Por tanto, si bien la carga de la prueba reside en la demandante,decisiones anteriores y de forma prácticamente unánime han considerado las dificultades de demostrar un hecho negativo, especialmente cuando esa información suele estar o presumiblemente se encuentra en manos del demandado. Por ello, se ha considerado suficiente que el demandante presente un caso prima facie contra el demandado conforme las circunstancias descritas en la Política. De tal manera que cuando un demandante ha demostrado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del demandado le corresponde al demandado la presentación de las pruebas relevantes para establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ver sección 2.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Pues bien, la Demandante manifiesta que realizada una investigación ante la OEPM sobre posibles derechos marcarios de la Demandada en relación al término “spalumi” resultó negativa.
En relación al nombre de dominio en disputa <forospalumi.com> considera que la Demandada no ha creado ninguna actividad propia u original sino que se ha limitado a reproducir contenidos y plagiar la apariencia de la web de la Demandante con ánimo de confundir a los consumidores en la medida de que se dedica a la misma actividad. Para ello aporta prueba documental de la que se deduce igualmente que la Demandada ha ofrecido a la venta el nombre de dominio en disputa.
Por lo que se refiere a los nombres de dominio en disputa <forospalumi.net> y <spalumi.net> niega la Demandante que hayan generado alguna actividad. Efectivamente, de la documentación aportada por la Demandada consta que <forospalumi.net> redirige a un “parking page” donde aparece publicidad del agente registrador del nombre de dominio en disputa así como otros enlaces que presumiblemente conllevan unos ingresos por “click-through” para la Demandada. Además, el Experto ha podido comprobar como en la actualidad el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo. Finalmente el nmbre de dominio en disputa <spalumi.net> se ofrecía a la venta para posteriormente redirigirse a la web que aloja el nombre de dominio en disputa <forospalumi.com>.
Por cuanto antecede, entiende el Experto que la Demandante ha logrado demostrar prima facie su caso. De esta manera corresponde a la Demandada facilitar las pruebas relevantes que determinen sus derechos o intereses legítimos.
De conformidad con el artículo 4(c) de la Política UDRP el demandado podrá demostrar sus derechos y sus intereses legítimos al responder a la demanda en base, entre otras, a las siguientes circunstancias:
(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
La Demandada se limita a defender el carácter genérico y descriptivo del término “lumi”. Y por ello considera que no cabe la apropiación de dicho término por la Demandante. Además, defiende que su web no genera comercio electrónico y que no ha vendido los nombres de dominio. Consecuentemente, concluye que no ha habido lucro por su parte.
Sin embargo el Experto hace notar que el término que se reproduce es “spalumi” y no “lumi”. El Experto no puede considerar el término “spalumi” como un término genérico. Existe un registro marcario en la OEPM y por ello ha de reconocerle su carácter distintivo. Asimismo, se han admitido la existencia de derechos marcarios no registrados anteriores al registro del signo por la Demandante.
Numerosos expertos bajo la Política han considerado diversos factores que pueden servir para determinar la ausencia de derechos o intereses legítimos tales como el uso de los nombres de dominio en disputa como pretexto para obtener una ganancia o beneficio, la posibilidad de confusión con la Demandante, un patrón de conducta a la hora de registrar nombres de dominio que incluyan la marca de la Demandante, entre otros (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.5.2).
Entiende el Experto que ha existido un intento evidente de venta de los nombres de dominio en disputa <forospalumi.com> y <spalumi.net>. La falta de éxito en la transacción de la Demandada no impide reconocer una actividad comercial de la que no se desprenden derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada.
También existen otras circunstancias que comprueban la ausencia de derechos o intereses legítimos. Primera, la utilización de la marca SPALUMI como keyword del código fuente de la web “www.forospalumi.com” de la Demandada consiste en una práctica que puede facilitar la confusión de los consumidores. Y, segunda, la reproducción general de la apariencia del diseño de la web de la Demandante por la Demandada y el plagio del favicon, reproducción de los moderadores o los banners de la web de la Demandante. Por tanto, no cabe reconocer derechos o intereses legítimos a la Demandada respecto del nombre de dominio en disputa <forospalumi.com> ya que no se corresponde con una oferta de buena fe de productos o servicios ni con un uso legítimo no comercial o leal. Tampoco respecto al nombre de dominio en disputa <spalumi.net> a la vista del redireccionamiento al anterior nombre de dominio en disputa.
Respecto al nombre de dominio en disputa <forospalumi.net> hacemos notar que el mismo se encuentra generando, aparentemente, ingresos por los “click-through” en los enlaces que se despliegan en la “landing page” además de estar facilitando la publicidad del agente registrador por el el anuncio que se despliega en la propia “landing page”. El hecho de que en la actualidad se encuentre inactivo no permite en modo alguno y, en atención a las circunstancias expresadas, reconocer a la Demandada derechos o intereses legítimos.
Tal y como recoge la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, en su sección 2.5.3 respecto a la actividad comercial, una ganancia comercial podría incluir que un demandado gane o busque obtener reputación y/o una ventaja para una negociación, incluso cuando dicha ventaja no pueda ser fácilmente cuantificada. Del mismo modo, el uso por un demandado de la marca de un demandante para redirigir a los usuarios (por ejemplo a un sitio web de un competidor) no sirve para sustentar una alegación de derechos o intereses legítimos.
Por todo ello el Experto considera que la Demandada no ha facilitado pruebas y evidencias que permiten demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa y por tanto declara cumplido el segundo requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
A los efectos de la Política, el párrafo 4(b) describe unas circunstancias enunciativas que serán consideradas prueba del registro y uso de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial del demandado al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;
(ii) si el demandado ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;
(iii) si el objetivo fundamental del demandado al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
Del análisis detallado del expediente el Experto entiende que las siguientes circunstancias indican que el registro y uso de los nombres de dominio en disputa fue de mala fe:
a) la Demandante ha acreditado la notoriedad de su marca no registrada SPALUMI, anterior al registro de los nombres de dominio en disputa;
b) los nombres de dominio en disputa reproducen la marca de la Demandante SPALUMI bien íntegramente, bien añadiendo el término genérico “foro”;
c) la Demandada ha reproducido la apariencia general del sitio web “www.spalumi.com” de la Demandante en la web “www.forospalumi.com”, ha reproducido contenidos de la Demandante y ha introducido como “keyword” el término “spalumi” en el código fuente de esta web y, sin que tales hechos hayan sido negados por la Demandada;
d) la Demandada no niega haber conocido la actividad de la Demandante a través de su web “www.spalumi.com” pues reconoce el carácter notorio de la marca de la Demandante;
e) recibida la Demanda del presente procedimiento la Demandada ha introducido en el sitio web “www.forospalumi.com” banners que dirigen a competidores directos de la Demandante;
f) el nombre de dominio en disputa <spalumi.net> fue ofrecido a la venta hasta la presentación de la Demanda para ser redirigido posteriormente a la web a la que dirige el nombre de dominio en disputa <forospalumi.com>;
g) el nombre de dominio en disputa <forospalumi.com> se ha ofrecido a la venta según la documental aportada por la Demandante;
h) el nombre de dominio en disputa <forospalumi.net> se ha utilizado para generar, presumiblemente, ingresos por acceso a enlaces además de facilitar la publicidad del agente registrador aunque en la actualidad se encuentra inactivo; y
i) no se ha podido reconocer a la Demandada derechos o intereses legítimos tal y como consta en el apartado anterior.
Por tanto, el conjunto de circunstancias anteriores establecen que la Demandada tenia en mente a la Demandante en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa, lo que sugiere un aprovechamiento de mala fe y con fines lucrativos del principio “first come, first serve” que rige la asignación de nombres de dominio en Internet.
En opinión del Experto el expediente aboca a concluir que la razón por la que se registraron y utilizaron los nombres de dominio en disputa consistió en el intento de obtener ventaja económica del posicionamiento de la marca de la Demandante lo que constituye una actuación de mala fe a los efectos de la Política.
Los intentos de venta de los nombres de dominio <forospalumi.com> y <spalumi.net> así lo evidencian, junto con la reproducción de la web “www.spalumi.com” de la Demandante en el nombre de dominio en disputa <forospalumi.com> (tal y como se ha analizado con anterioridad). El hecho de que dichos intentos de venta, cuya cantidad excede los costos normales de su registro, se hayan realizado como respuesta a la petición de la Demandante, no excluye la mala fe descrita en el párrafo 4(b)(i) de la Política, sobretodo teniendo en cuenta las circunstancias del presente caso que revelan que la Demandada tenía en mente a la Demandante al regsitrar los nombre de dominio en disputa.
Respecto de <forospalumi.net> hacemos notar que el uso inicial de landing pages con enlaces de click-through donde presumiblemente se obtenían ingresos, ya sea en beneficio de la Demandada o de un tercero, no descartan la mala fe de la Demandada ya que ésta sigue siendo repsonsable del contenido de su página web, y que todas las circunstancias de éste caso indican su intención de aprovecharse de la marca de la marca SPALUMI. La aparente inactividad actual de dicho nombre de dominio no modifica la conclusión del Experto sobre el uso de mala fe. (Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, secciones 3.5 y 3.3).
En consecuencia el Experto entiende que se ha cumplido con el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <forospalumi.com>,<forospalumi.net> y <spalumi.net>, sean transferidos a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 20 de agosto de 2017