Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Santé Port Royal contre Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc. / Market Zen, Marketzen

Litige No. D2017-0989

1. Les parties

La Requérante est Santé Port Royal de Paris, France, représentée par Cabinet Pierrat, France.

Le Défendeur est Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc. de Panama, Panama / Market Zen, Marketzen de Hong Kong, Chine.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <alternative-sante.net> est enregistré auprès de eNom, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Santé Port Royal auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 mai 2017. Ce même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Les 19 et 30 mai 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte originale.

Le 31 mai 2017, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée le 8 juin 2017.

Le 31 mai 2017, le Centre a par ailleurs adressé un second courrier électronique à la Requérante, attirant son attention sur le fait que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais et l’invitant par conséquent à lui démontrer l’existence d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou à soumettre une plainte traduite en anglais ou, enfin, à lui adresser une requête tendance à ce que le français soit désigné langue de la procédure, motifs à l’appui, dans un délai échéant au 3 juin 2017. Par courrier électronique daté du même jour, la Requérante a sollicité que la langue de la procédure retenue soit le français, renvoyant à ce sujet aux motifs avancés dans sa plainte. Le Défendeur, invité à se déterminer en la matière dans un délai échéant au 5 juin 2017, ne l’a pas fait. Le 6 juin 2017, le Défendeur a envoyé un courrier électronique en chinois au Centre demandant à ce que la procédure soit en Chine.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 juin 2017, une notification de la plainte en anglais et en français valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 juin 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 juin 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 juillet 2017, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société qui édite des magazines et des sites Internet consacrés à la médecine alternative et naturelle et, plus généralement, au bien-être naturel, activités qu’elle déploie notamment à l’adresse “www.alternativesante.fr”.

Elle est titulaire de la marque française ALTERNATIVE SANTE, enregistrée sous le numéro 3579058 en classes 16, 35, 38 et 41 de la Classification de Nice, avec une date de priorité remontant au 29 mai 2008.

La Requérante exploite en particulier cette marque pour éditer un magazine mensuel au format papier et numérique dans son domaine d’activités offert en souscription aux internautes pour une somme d’entre EUR 24 et 48 suivant la formule choisie.

Le 25 octobre 2016, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <alternative-sante.net>. Le site rattaché au nom de domaine litigieux propose un service de souscription à des ebooks relatifs à la médecine naturelle et la santé, moyennant un abonnement mensuel de EUR 48 par mois.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante fait notamment valoir le fait que le nom de domaine litigieux <alternative-sante.net> prête à confusion avec sa marque ALTERNATIVE SANTE qu’il reprend intégralement en ajoutant simplement un tiret entre les deux termes “alternative” et “santé”, ce d’autant plus que les services proposés sous le nom de domaine litigieux, tels la publication d’articles et l’offre d’abonnement à un magazine numérique, sont identiques à ceux proposés par la Requérante à l’adresse “www.alternativesante.fr”.

La Requérante allègue ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Elle ne lui a jamais octroyé de licence ou autorisation en ce sens. Le Défendeur n’est pas connu sous ce nom et son offre de produits identiques ou similaires à ceux proposés par la Requérante ne saurait être considéré comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux <alternative-sante.net>.

La Requérante considère enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Au vu des noms de domaine et contenus proposés quasiment identiques, il ne fait selon la Requérante aucun doute que le Défendeur avait connaissance de sa marque, ce dans un but lucratif. Le fait que le Défendeur ait cherché à dissimuler son identité en recourant à un service d’anonymisation ne fait que souligner sa mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la requérante a des droits; et

(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Avant d’examiner si ces trois conditions sont réunies, il convient cependant de s’attacher à une question procédurale, soit celle de la langue de la procédure.

A. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”

A l’appui de sa requête sollicitant que le français soit la langue de la procédure, la Requérante fait valoir que le nom de domaine litigieux, tout comme son contenu, sont entièrement rédigés en français et, partant, manifestement destiné à un public francophone; preuve en est l’offre d’abonnement à un magazine numérique rédigé en français et moyennant un paiement effectué en euros.

Au vu de ces éléments, qui tendent à démontrer la maîtrise par le Défendeur de la langue français et le fait qu’il a renoncé à se déterminer sur dite requête alors qu’il avait tout loisir de s’y opposer, la Commission administrative considère qu’il convient de faire droit à la requête formée par la Requérante. La procédure se déroulera dès lors en français.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque française ALTERNATIVE SANTE.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine suffit à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits.

Ainsi en va-t-il en l’espèce. L’adjonction d’un simple tiret auquel est ajouté l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.net” est évidemment impropre à écarter le risque de confusion résultant de la reprise pure et simple par le Défendeur de la marque de la Requérante comme élément principal du nom de domaine litigieux.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Si le requérant établit prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime, il revient au défendeur de produire des arguments ou des preuves pour démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation de noms de domaine reprenant sa marque.

Or, le Défendeur ne fournit aucune explication quant au choix du nom de domaine litigieux. Certes, le site présente un contenu en relation avec l’intitulé du nom de domaine litigieux. Cependant, la Commission administrative note que le site web du Défendeur offre des abonnements à un magazine numérique du même genre que celui offert par la Requérante en reprenant sa marque. Le comportement du Défendeur d’offrir des produits concurrentiels à ceux de la Requérante en reprenant sa marque ne constitue pas une offre de biens ou de services de bonne foi, et ne confère pas au Défendeur de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur avait tout loisir de faire valoir ses arguments de défense et s’expliquer. En l’absence d’une quelconque explication, la Commission administrative considère que le silence du Défendeur conforte les allégations de la Requérante. Sans avoir cherché à réfuter les arguments de la Requérante, ce qu’il aurait le cas échéant aisément pu faire, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a apporté aucun élément à même de démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, la Commission administrative peine à croire que le Défendeur n’aurait pas eu connaissance de la marque de la Requérante. Rien ne permet d’expliquer le choix d’un nom de domaine qui correspond en tous points à la marque de cette dernière. Une telle connaissance est d’autant plus plausible que, nonobstant le fait que le Défendeur réside à Hong-Kong, situation dans laquelle on peut d’ores et déjà s’interroger sur le choix d’un nom de domaine n’ayant aucune signification en anglais ou en chinois, le site web rattaché au nom de domaine litigieux propose des services en tous points identiques à ceux proposés par la Requérante. Difficile dès lors d’imaginer que le Défendeur n’ait pas eu connaissance de la marque de la Requérante.

Il ne fait bien au contraire guère de doute dans l’esprit de la Commission administrative que le Défendeur connaissait pertinemment la marque de la Requérante lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que, comme l’allègue du reste la Requérante elle-même, il entendait tirer profit du rapport d’affiliation ainsi créé dans l’esprit des utilisateurs dans l’optique de promouvoir ses propres activités.

En l’absence d’explications plausibles soulevées par le Défendeur, ce dernier, qui a fait défaut, doit ici supporter les conséquences de sa négligence.

Partant, la Commission administrative considère que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également réalisé.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <alternative-sante.net> soit transféré à la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 19 juillet 2017