WIPO Arbitration and Mediation Center
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Automobile Club di Brescia v. FCF WEB Staff Gianpaolo Frosi
Caso No. D2016-1644 e Caso No. D2016-1647
1. Le Parti
Il Ricorrente è Automobile Club di Brescia di Brescia, Italia, rappresentato da dotNice Italia srl, Italia.
Il Resistente è FCF WEB Staff Gianpaolo Frosi di Gussago, Brescia, Italia.
2. Consolidamento dei due Casi: D2016-1644 e D2016-1647
Nello stesso giorno sono stati presentati due Ricorsi al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) da parte dello stesso Ricorrente, Automobile Club di Brescia, nei confronti dello stesso Resistente, FCF WEB Staff Gianpaolo Frosi di Gussago.
Dal momento che i due Casi vedono coinvolti lo stesso Ricorrente e lo stesso Resistente, per ragioni di coerenza e speditezza del procedimento si considera preferibile un’unica decisione per entrambi i casi (vedasi a tale proposito, tra gli altri, la decisione sul caso Aventis, Aventis Pharma SA. v. John Smith, Caso OMPI No. D2004-0565 e Caso OMPI No. D2004-0624), come inoltre richiesto da parte del Resistente nell’unica Risposta che ha inviato in relazione a entrambi i Casi.
In accordo con il paragrafo 10(e) delle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), il Collegio decide di accetare di consolidare i due casi.
3. I nomi a dominio e Registrars
Il Caso No. D2016-1644 riguarda il nome a dominio contestato <1000miglia.com> registrato presso la società Register.IT SPA, mentre il Caso OMPI D2016-1647 riguarda i nomi a dominio contestati <1000miglia.biz> e <1000miglia.mobi>, registrati presso la società TierraNet Inc., d/b/a DomainDiscover.
4. Svolgimento della procedura
Automobile Club di Brescia v. FCF WEB Staff Gianpaolo Frosi, D2016-1644
Il Ricorso è stato inviato al Centro il 12 agosto 2016 via email. Il 15 agosto 2016, il Centro ha trasmesso via email al Register.IT SPA una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato <1000miglia.com>. Il 16 agosto 2016, Register.IT SPA ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
Il 16 agosto 2016, il Centro ha altresì inviato un’email alle parti spiegando che il Ricorso era stato presentato in inglese e italiano, ma che l’accordo di registrazione era invece in italiano. Il Centro invitava quindi il Ricorrente a fornire prove sufficienti di un accordo tra le parti a condurre il procedimento in inglese, oppure a depositare il Ricorso tradotto in italiano oppure a presentare una richiesta motivata a procedere in inglese. Il Ricorrente, il 19 agosto 2016, depositava il Ricorso tradotto in italiano.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme, e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 23 agosto 2016, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 12 settembre 2016. Il Resistente ha fatto pervenire una Risposta formale il 12 settembre 2016, da considerarsi come un’unica Risposta per entrambi i casi qui considerati. Il 12 settembre 2016, il Centro ha informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del Collegio.
Il Centro ha nominato, in data 26 settembre 2016, Edoardo Fano quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
Automobile Club di Brescia v. FCF WEB Staff Gianpaolo Frosi, D2016-1647
Il Ricorso è stato inviato in inglese al Centro il 12 agosto 2016 via email. Il 15 agosto 2016, il Centro ha trasmesso via email TierraNet Inc., d/b/a DomainDiscover.una richiesta di verifica dei dati relativi ai nomi a dominio contestati <1000miglia.biz> e <1000miglia.mobi>. Il 21 agosto 2016, TierraNet Inc., d/b/a DomainDiscover. ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
Il Centro in data 23 agosto 2016 ha trasmesso via email al Ricorrente una richiesta di chiarimento in merito ai nomi a dominio contestati oggetto del Ricorso. Il Ricorrente ha presentato la relativa correzione del Ricorso in data 23 agosto 2016.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Policy, alle Norme e alle Norme Supplementari.
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 24 agosto 2016, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 13 settembre 2016. Il Resistente ha fatto pervenire una Risposta formale il 12 settembre 2016, da considerarsi come un’unica Risposta per entrambi i casi qui considerati. Il 13 settembre 2016, il Centro ha informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del Collegio.
Il Centro ha nominato, in data 26 settembre 2016, Edoardo Fano quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
5. I presupposti di fatto
Il Ricorrente, Automobile Club di Brescia, organizza ogni anno la famosa corsa automobilistica Mille Miglia 1000 Miglia, la cui prima edizione risale al 1927.
Il Ricorrente è titolare di varie registrazione per il marchio 1000 MIGLIA, tra le quali:
- Registrazione di marchio italiano No. 723.233 1000 MIGLIA, registrato in data 19 settembre 1997;
- Registrazione di marchio dell’Unione Europea No. 1.519.503 1000 MIGLIA e figura, registrato in data 2 aprile 2001.
Il sito web ufficiale del Ricorrente è all’indirizzo “www.1000miglia.it” ed è stato registrato in data 24 aprile 1998.
Il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato <1000miglia.com> in data 19 giugno 2004 e i nomi a dominio contestati <1000miglia.biz> e <1000miglia.mobi> in data 14 settembre 2007: tutti e tre i nomi a dominio contestati rimandano allo stesso sito web, consistente in un Blog dal nome “1000miglia.com, 1000 Miglia di Passione e Leggenda” dove si possono trovare articoli, foto e video relativi alla corsa automobilistica 1000 Miglia.
6. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il Ricorrente ritiene che i nomi a dominio contestati <1000miglia.com>, <1000miglia.biz> e <1000miglia.mobi> sono confodibilmente simili al proprio marchio 1000 MIGLIA.
Il Ricorrente afferma che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in merito ai nomi a dominio contestati in quanto quest’ultimo non è un licenziatario o un agente autorizzato del Ricorrente, né ha ricevuto da parte del Ricorrente qualsivoglia tipo di autorizzazione a utilizzare il marchio 1000 MIGLIA del Ricorrente come parte dei nomi a dominio contestati.
Infine il Ricorrente considera ricorra malafede nella registrazione e nell’uso da parte del Resistente dei nomi a dominio contestati, dal momento che il Resistente, la cui sede legale si trova in provincia di Brescia, vale a dire in prossimità della città del Ricorrente nonché punto di partenza della famosa corsa automobilistica 1000 Miglia, non poteva al momento della registrazione ignorare l’esistenza dei diritti di marchio del Ricorrente sulla dicitura 1000 MIGLIA.
Riguardo poi all’uso in malafede dei nomi a dominio contestati, il Ricorrente rileva che il nome a dominio contestato <1000miglia.com> viene offerto in vendita nel sito web “www.sedo.com” e quindi ritiene che il Resistente abbia perseguito come fine quello di ottenere un indebito vantaggio economico derivante dalla vendita del nome a dominio contestato.
In merito agli altri due nomi a dominio contestati, <1000miglia.biz> e <1000miglia.mobi>, il Ricorrente è dell’opinione che ci sia un rischio concreto che il Resistente abbia registrato anche questi ultimi allo scopo di rivenderli e ottenere così un guadagno approfittando della rinomanza del marchio 1000 MIGLIA del Ricorrente.
B. Resistente
Il Resistente sostiene in via preliminare che non vi è prova alcuna di un incarico formale rilasciato da parte del Ricorrente nei confronti di chi lo rappresenta nei due Casi in esame e come conseguenza ciò comporterebbe la nullità di entrambi i Ricorsi in applicazione del diritto nazionale italiano.
In secondo luogo il Resistente mette in dubbio la titolarità in capo al Ricorrente del marchio 1000 MIGLIA sulla base di vari articoli di stampa che riportano la possibile sussistenza di diritti della società Chopard sul marchio 1000 MIGLIA.
Nel merito dei presenti Ricorsi, il Resistente ritiene di avere un interesse legittimo all’uso dei nomi a dominio contestati in quanto il Blog verso cui rimandano ha come soci degli appassionati di corse automobilistiche e non svolge alcuna attività commerciale.
Il fatto che uno dei tre nomi a dominio contestati, <1000miglia.com>, appaia in vendita nel sito “www.sedo.com” non può essere considerato un uso dello stesso in malafede secondo l’opinione del Resistente, dal momento che quest’ultimo non ha dato nessun incarico di vendita del nome a dominio contestato a “sedo.com”, come traspare da uno scambio di email tra il Resistente e tale società dedita alla vendita di nomi a dominio, che peraltro offre in vendita anche altri nomi a dominio riconducibili al marchio 1000 MIGLIA della Ricorrente che sono di titolarità della stessa.
Il Resistente richiede infine che nel respingere i Ricorsi in questione venga riscontrata una condotta di “reverse domain name hijacking” a carico del Ricorrente.
7. Motivi della decisione
A. La lingua della procedura
Prima di esaminare i tre elementi della Policy, il Collegio deve decidere della lingua della procedura. L’ accordo di registrazione per il nome a dominio <1000miglia.com> è l’italiano, invece l’accordo di registrazione per i nomi a dominio <1000miglia.biz> e <1000miglia.mobi> è l’inglese. Il Collegio decide ni accordo con il paragrafo 11(a) delle Norme che la lingua della procedura è l’italiano perchè la lingua dell’ unica Riposta formale presentata del Resistente è in italiano, e che inoltre entrambe le Parti sono italiane e il sito web verso cui indirizzano tutti e tre i nomi a dominio contestati è in italiano.
In merito alle questioni preliminari sollevate dal Resistente la posizione del Collegio è la seguente:
La Policy è una procedura amministrativa stragiudiziale finalizzata alla soluzione di controversie di “cybersquatting” attraverso un meccanismo rapido e snello che prevede la sussistenza dei tre elementi che si analizzeranno a continuazione: si tratta pertanto di una procedura estremamente specifica nel suo raggio di applicazione e indipendente da quelle che sono le differenti legislazioni nazionali.
Per ciò che riguarda l’esistenza o meno di un regolare mandato tra il Ricorrente e i suoi rappresentati nei due Casi che sono stati qui riuniti, nonché di eventuali accordi tra il Ricorrente e la società Chopard, il Collegio è soddisfatto dall’esame delle prove da cui si evince che il marchio in questione, 1000 MIGLIA, risulta essere di titolarità del Ricorrente e che nei due Casi in esame viene richiesto il trasferimento al Ricorrente dei nomi a dominio contestati.
Detto ciò, il Collegio entra nell’esame di merito dei Ricorsi in questione.
Il paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
B. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione dei nomi a dominio contestati con il marchio del Ricorrente
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dal Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso del marchio 1000 MIGLIA, dall’altro considera che i nomi a dominio contestati siano confodibilmente simili a tale marchio.
E’ infatti ormai pacificamente accettato che un dominio di primo livello, in questo caso “.com”, “biz” e “mobi”, debba essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio e un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso VAT Holding AG v. Vat.com, Caso OMPI No. D2000-0607).
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione del paragrafo 4(a)(i) della Policy.
C. Assenza di diritti o d’interessi legittimi del Resistente in relazione ai nomi a dominio contestati
Il Ricorrente, titolare del marchio corrispondente ai nomi a dominio contestati, dichiara di non aver rilasciato licenza alcuna al Resistente né autorizzato quest’ultimo all’utilizzo del marchio in questione.
Il Resistente, per parte sua, sostiene di fare un uso legittimo e non commerciale dei nomi a dominio contestati attraverso un Blog di appassionati alla famosa corsa automobilistica 1000 Miglia, il cui nome corrisponde al marchio del Ricorrente, appunto 1000 MIGLIA.
Il Collegio ritiene legittimo l’uso non commerciale posto in essere dal Resistente nel Blog all’indirizzo “www.1000miglia.com”, verso cui reindirizzano tutti e tre I nomi a dominio contestati, dal momento che, dopo un’attenta analisi del Blog in questione, il Collegio non ha ravvisato alcuna attività commerciale correlata allo stesso e tanto meno il tentativo di farsi passare per il sito ufficiale della corsa automobilistica Mille Miglia.
Tale sito web ufficiale, di titolarità del Ricorrente, si trova all’indirizzo “www.1000miglia.it” ed è parecchio diverso dal Blog del Resistente.
Il Collegio non ha motivo di ritenere che il contenuto del Blog del Resistente sia stato creato ad arte per poter sostenere un interesse legittimo ai fini della presente procedura e pertanto ritiene che il Ricorrente non abbia provato il secondo elemento richiesto del paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
D. Registrazione e Uso in Malafede
Il paragrafo 4(b) della Policy prevede che, ai fini del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possono venir considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il Resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) il Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio; o
(iii) il Resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della Ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del Resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del Resistente e quella della Ricorrente.
Tale elenco di circostanze è puramente esemplificativo e non è pertanto da considerarsi esaustivo.
Sebbene la sussistenza di un interesse legittimo in capo al Resistente renderebbe inutile l’analisi del terzo e ultimo elemento della procedura, il Collegio osserva quanto segue.
Il fatto che il Resistente fosse a conoscenza del marchio del Ricorrente al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati è fuori discussione, dal momento che tutti e tre tali nomi a dominio contestati rinviano a un sito web dove è presente un Blog per appassionati alla famosa corsa automobilistica il cui nome coincide con il marchio del Ricorrente, organizzatore della corsa stessa.
Ciò che avrebbe potuto far sorgere dei dubbi legittimi nel Ricorrente sarebbe potuta essere la registrazione da parte del Resistente non di uno solo ma bensì di tre nomi a dominio corrispondenti al marchio e alla corsa automobilistica in questione, quando uno sarebbe stato più che sufficiente, anche se tale elemento preso isolatamente non è tale da provare una condotta di malafede in capo al Resistente (si veda a tale proposito la decisione sul caso Giochi Preziosi S.P.A. v.VGMD NetWeb S.L., Caso OMPI No. D2009-0542).
Riguardo invece a un eventuale uso in malafede da parte del Resistente dei nomi a dominio contestati, l’unica prova addotta dal Ricorrente consiste nell’offerta in vendita di uno dei nomi a dominio contestati, <1000miglia.com>, presso il sito web di un terzo, all’indirizzo “www.sedo.com”, e nella supposizione che anche gli altri nomi a dominio contestati verranno un domani messi in vendita dal Resistente.
Il Collegio considera tale prova non sufficiente, dal momento che il Ricorrente non è stato in grado di dimostrare che l’unico nome a dominio contestato che appare in vendita sia stato messo in vendita dal Resistente e che quest’ultimo abbia richiesto per tale vendita un prezzo superiore alle spese sostenute per la registrazione dello stesso.
In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene non provata l’esistenza del terzo ed ultimo elemento previsto dalla Policy all’paragrafo 4(a)(iii), vale a dire che i nomi a dominio contestati siano stati registrati e vengano usati in malafede da parte del Resistente.
E. “Reverse domain name hijacking”
In ultimo il Collegio ritiene che non sussista il caso di “reverse domain name hijacking” nei due Ricorsi presentati dal Ricorrente e qui decisi in maniera congiunta.
È infatti opinione del Collegio che il Ricorrente non abbia posto in essere le condotte tipiche in cui si può individuare malafede in un Ricorso, soprattutto se si prende in considerazione, come detto sopra, il fatto che il Resistente, titolare di un Blog per appassionati alla corsa automibilistica organizzata dal Ricorrente, non ha registrato solo un nome a dominio corrispondente al nome della corsa nonché marchio del Ricorrente, ma ben tre nomi a dominio che reindirizzano tutti allo stesso Blog.
Il Collegio ritiene che una tale evenienza avrebbe potuto far nascere nel Ricorrente dubbi sulla reale buonafede della condotta del Resistente, tuttavia poi non sufficientemente provati come elementi di malafede nel merito di una procedura che, come ricordato in precedenza, è estremamente specifica e limitata nella tipologia dei casi che viene chiamata a risolvere.
8. Decisione
Per i motivi sopra esposti, il Collegio dispone il rigetto del Ricorso.
Edoardo Fano
Membro Unico del Collegio
Data: 9 ottobre 1016