Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
María Lorena Vázquez Bronzel y Solana Vázquez Bronzel c. Martin Zanlongo / ND / Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org
Caso No. D2014-2143
1. Las Partes
Las Demandantes son María Lorena Vázquez Bronzel y Solana Vázquez Bronzel con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representadas por Erica Denise Lerner, Argentina.
El Demandado es Martin Zanlongo / “ND” con domicilio en Buenos Aires, Argentina / Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org con domicilio en Nobby Beach, Queensland, Australia.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bañerasegura.com> [<xn-baerasegura-2db.com>], <bañerasegura.net> [<xn—baerasegura-2db.net>] y <banierasegura.net>.
El Registrador de los citados nombres de dominio es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de diciembre de 2014. El 10 de diciembre de 2014 el Centro envió a PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 11 de diciembre de 2014 PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales diferían del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a las Demandantes en fecha 19 de diciembre de 2014 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a las Demandantes a realizar una enmienda a la Demanda. Las Demandantes presentaron una Demanda enmendada en fecha 23 de diciembre de 2014.
El 19 y 22 de diciembre el Centro recibió dos comunicaciones por parte del Demandado, Martin Zanlongo, y una tercera parte “Andrés de FÁCIL ACCESO.”
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De acuerdo con la información que había enviado el Registrador al Centro, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. Por lo tanto, el 19 de diciembre de 2014, el Centro envió a las Partes por correo electrónico una solicitud de confirmación de idioma del procedimiento invitando a las Demandantes a proporcionar al menos una de las siguientes opciones:
1) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las Partes para que el idioma del procedimiento sea el español; o
2) remitir la Demanda traducida al inglés; o
3) presentar una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento. Dicha solicitud deberá incluir los argumentos y evidencias (en la medida en que no hayan sido ya presentadas por las Demandantes) en cuanto al motivo por el que el procedimiento debe llevarse a cabo en español.
El 19 de diciembre de 2014, las Demandantes enviaron por correo electrónico al Centro y al Demandado su solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento. El Demandado presentó el 19 de diciembre de 2014, Martin Zanlongo, una comunicación en español (sin hacer ningún comentario con respecto al idioma). El 22 de diciembre de 2014, una tercera parte, “Andrés de FÁCIL ACCESO” también envió una comunicación al Centro en español (de nuevo sin hacer referencia ni comentario con respecto al idioma).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de enero de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de enero de 2015.
El 27 de enero de 2015 P. F. Villa C, representado por el Dr. M. Donaldson, presentó un “Escrito de Contestación” ante el Centro. El Sr. Villa se presentó como Demandado. Como figura en la sección 6B, infra, el Experto consideró que el mencionado “Escrito de Contestación” no puede ser atribuido al Demandado.
El 28 de enero de 2015 el Centro se comunicó con la entidad registradora y le manifestó que la información de WhoIs públicamente disponible relativa a los registrantes para los nombres de dominio en disputa <bañerasegura.com>, <bañerasegura.net> y <banierasegura.net> había sido cambiada con posterioridad al 11 de diciembre de 2014, ya que en fecha 28 de enero de 2015 aparecía como registrante de los tres nombres de dominios en disputa el Sr. Villa, con domicilio en Chaco, Argentina. Al mismo tiempo el Centro recordaba a la entidad registradora el párrafo 8(a) de la Política.1
El 29 de enero de 2015, en respuesta al reclamo del Centro, la entidad registradora se disculpó por el hecho que se hubiera cambiado la información relativa al registrante, y le comunicó al Centro que esa información se había vuelto a cambiar a su estado anterior, exhibiéndose ahora de nuevo los detalles de registrante que oportunamente se le habían comunicado al Centro. Al mismo tiempo la entidad registradora informaba que se había impuesto un bloqueo de entidad registradora a los nombres de dominio en disputa.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de febrero de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Como figura en la sección 6.A infra, el Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el castellano.
4. Antecedentes de Hecho
El 24 de octubre de 2012 las Demandantes solicitaron ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial argentino (en adelante “INPI”) la marca mixta BAÑERA SEGURA mediante Actas Nro. 3.201.674 en la clase internacional 35 y Nro. 3.201.675 en la clase internacional 37. Las únicas oposiciones a las solicitudes de marca mencionadas han sido retiradas por el oponente merced a un acuerdo alcanzado con el solicitante. El examinador del INPI no ha formulado observaciones de fondo contra las solicitudes. Al momento de dictarse esta decisión las marcas todavía no se habían concedido.
El nombre de dominio en disputa <bañerasegura.com> [<xn—baerasegura-2db.com>] fue registrado el 3 de setiembre de 2014. Los nombres de dominio en disputa <banierasegura.net> y <bañerasegura.net> [<xn—baerasegura-2db.net>] fueron registrados el 4 de septiembre de 2014. Los nombres de dominio en disputa <bañerasegura.com> [<xn—baerasegura-2db.com>] y <bañerasegura.net> [<xn—baerasegura-2db.net>] son nombres de dominio internacionalizados, es decir, nombres de dominio que contienen un carácter especial del idioma español, en este caso la “ñ”.
El día 19 de diciembre de 2014 (10 días después que las Demandantes presentaran su Demanda) el Demandado envió a la abogada de las Demandantes un email con el siguiente texto: “Estimados, Los dominios en cuestión tienen un valor de ARS 10.000 cada uno; si están de acuerdo podemos cerrar. Gracias. Martín Zanlongo”.
El día 20 de febrero de 2015 el Experto, al intentar visitar los sitios Web correspondientes a los tres nombres de dominio en disputa, obtuvo mensajes de error “servidor no encontrado”, lo que significa que dichos sitios están inactivos.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes
En su Demanda, las Demandantes alegan lo siguiente:
Los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que las Demandante tienen derechos. Las Demandantes son las titulares en Argentina de la marca BAÑERA SEGURA, que es y ha sido intensamente utilizada y publicitada desde el año 2005 para distinguir un sistema de adaptación de bañeras, para que las personas con limitaciones motrices puedan entrar y salir de ellas por sus propios medios y sin ayuda de terceros. De conformidad con el intenso uso de la marca BAÑERA SEGURA, su registro fue solicitado en el INPI de Argentina. Las solicitudes aún no han sido concedidas porque tuvieron oposiciones de un tercero, las que a la fecha están a punto de ser levantadas. Al tiempo de interposición de la Demanda solicitantes y oponentes están en proceso de formalizar el compromiso a efectos de obtener el levantamiento de las oposiciones. Las solicitudes de marca no recibieron objeciones o vistas por parte del INPI luego de efectuado el examen de fondo.
Aunque el registro aún no haya sido otorgado, BAÑERA SEGURA es una marca de hecho intensamente utilizada y publicitada por las Demandantes para los servicios antes enunciados en Argentina. La marca es inherentemente distintiva puesto que no identifica “bañeras” sino servicios relacionados con la refacción de bañeras. De allí que, a través de su intenso uso en Argentina por casi 10 años consecutivos, ha adquirido un “significado secundario” (“secondary meaning”), ya que con ella se asocia directamente a la empresa “Bañera Segura” de las Demandantes.
Los nombres de dominio en disputa <bañerasegura.com> y< bañerasegura.net> son idénticos y el nombre de dominio en disputa <banierasegura.net> es similar hasta el punto de crear confusión con la marca BAÑERA SEGURA de las Demandantes. En efecto, “bañera” y “baniera” son idénticas desde el punto de vista fonético.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. Los mismos no se corresponden con su nombre o marcas comerciales. El Demandado no ha sido autorizado por las Demandantes para registrar y/o utilizar sus marcas como nombres de dominio. El Demandado no es representante de la empresa “Bañera Segura” de las Demandantes ni mantiene vinculación con ésta, ni es conocido corrientemente por dichos nombres de dominio, sino por “Fácil Acceso” y/o <facilacceso.com>. En particular, el Demandado hace un uso ilegítimo y desleal de los nombres de dominio en disputa, con la intención de desviar hacia la página Web de la empresa “Fácil Acceso” al público que busca los servicios identificados con la marca BAÑERA SEGURA. Los nombres de dominio en disputa no se han elegido por casualidad o con algún interés legítimo, sino para aprovecharse indebidamente del prestigio de la marca BAÑERA SEGURA y, eventualmente, lucrar con su venta a un precio exorbitante. La falta de derechos o intereses legítimos del Demandado queda estrechamente vinculada con la mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa.
Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. Se puede presumir la mala fe, tanto en el registro como en cualquier posible uso de los nombres de dominio, principalmente por el hecho que Martín Zanlongo o “ND” ha ocultado intencionadamente su identidad utilizando los servicios de empresas que se prestan a ello y que figuran formalmente como titulares del registro. Existe consenso al considerar que este comportamiento puede ser considerado de mala fe. Véase en este sentido lo indicado en el párrafo 3.9 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0”).
El uso de los nombres de dominio en disputa es de mala fe. El Demandado opera la empresa “Fácil Acceso”, que presta idénticos servicios a los de la marca BAÑERA SEGURA. Como “Fácil Acceso” es nueva en el mercado, ha elegido una estrategia de posicionamiento reprochable desde el punto de vista jurídico y moral: la captación de público que busca la marca BAÑERA SEGURA a través de la utilización de nombres de dominio idénticos a ésta, o altamente similares al punto de causar confusión.
El Demandado registró los nombres de dominio en disputa que contienen o evocan directamente la marca de las Demandantes (su competencia directa y líder en el mercado), para confundir al público y desviar la clientela de “Bañera Segura” hacia el sitio Web “www.facilacceso.com”. En dicho sitio Web se ofrecen los mismos servicios que los de las Demandantes, a cuya oferta comercial pueden acceder posibles interesados en visitar el portal de “Bañera Segura” de las Demandantes, induciéndoles a error, con el consiguiente perjuicio para dicha empresa.
El Demandado no podía desconocer la existencia de la empresa y marca BAÑERA SEGURA. El registro de los nombres de dominio en disputa constituye un acto de mala fe, porque al momento del registro sabía que dichos nombres de dominio constituían la marca comercial de su competidor directo en el mercado. No puede válidamente esgrimir que quería sugerir en sus nombres de dominio ciertas características de los servicios, porque de haber sido de buena fe hubiera registrado también, o en su defecto, denominaciones más relacionadas con sus servicios. No se trata de una “coincidencia desafortunada”, sino de un accionar de mala fe tendiente a desviar la clientela de una empresa competidora.
Con un accionar parasitario, el Demandado publicita en los “Adwords de Google” con la marca BAÑERA SEGURA, especulando con captar el público de “Bañera Segura” de las Demandantes. El Demandado ni siquiera publicita con su propia marca y nombre “Fácil Acceso”, ya que al ingresar dichos términos no aparece un Adword relacionado. Se concluye que el registro de los nombres de dominio en disputa constituye una maniobra fraudulenta encaminada a desviar la clientela de la página Web de Bañera Segura. El Demandado también comenzó a publicitar en los mismos medios gráficos donde históricamente las Demandantes promocionan sus servicios BAÑERA SEGURA. El anuncio del Demandado en el mismo medio reza: “SU BAÑERA MÁS SEGURA. FACIL ACCESO”. De tal modo, al utilizar los nombres de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web “www.facilacceso.com”, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de las Demandantes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado, y/o de su sitio en línea y/o de un producto o servicio que figura en el sitio Web del Demandado y/o en su sitio en línea.
Al develarse la identidad del Demandado, Martín Zanlongo, a raíz del comienzo del procedimiento, aquél se comunicó vía email con las Demandantes ofreciendo a la venta los nombres de dominio en disputa a un precio exorbitante, lo que demuestra claramente la mala fe de pretender lucrar con el registro y venta de los nombres de dominio en disputa, a un valor que supera excesiva y considerablemente los costos diversos relacionados con los nombres de dominio en disputa. El Experto nota que el Demandado solicitó ARS 30.000 (ARS 10.000 cada uno), que equivale a USD 3522. Siendo que cada registro de nombre de dominio con el Registrador elegido por el Demandado cuesta USD 35, el costo total por los tres nombres de dominio sería de USD 105.
B. Demandado
El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. Ver sección 6.B. infra.
No obstante, este Experto toma nota de las comunicaciones recibidas el 19 de diciembre de 2014, por parte del Demandado, Martin Zanlongo, al Centro, por el cual se requería información adicional acerca del procedimiento. El 22 de diciembre de 2014, una tercera persona identificada como “Andrés”, también escribía al Centro alegando lo siguiente:
“El caso id - D2014-2143 donde se disputan los dominios: bañerasegura.com; bañerasegura.net; banierasegura.net. Principalmente el problema que estamos teniendo es que no nos han llegado los alegatos por medio de los cuales esta gente reclama la titularidad de los dominios. Como tampoco tuvimos acceso a la demanda iniciada, solo recibimos una notificación de la misma. ¿Cómo podríamos acceder a esta información? No estoy familiarizado con el procedimiento ni tampoco he conseguido alguien que me pueda representar en la respuesta de este reclamo. Quisiera saber si ustedes me pueden recomendar a alguien que resuelva esto. Al mismo tiempo desconozco los plazos que debemos cumplir para responder esta demanda, Necesitara que me orienten en este sentido y de ser necesario que me asesoren en como presentar una prórroga de plazos para responder. Desde ya agradezco la información que me puedan dar, atentamente. Andrés. FÁCIL ACCESO.”
6. Debate y conclusiones
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tiene derechos;
(ii) Que la demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se use de mala fe.
A. Cuestión preliminar: Idioma del procedimiento
De acuerdo al párrafo 11(a) del Reglamento, a falta de acuerdo entre las Partes o de una determinación del Experto en otro sentido, fundada en las circunstancias del procedimiento, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio determina el idioma del procedimiento.
En este caso el idioma del acuerdo de registro es el inglés. Las Demandantes solicitan que el idioma del procedimiento sea el castellano alegando que el titular real de los nombres de dominio en disputa sería una persona de nacionalidad argentina, con domicilio en Buenos Aires, Argentina, cuyo idioma oficial es el castellano. Agregan que los nombres de dominio en disputa tienen dirección IP localizada en Argentina, y que los mismos dirigen al sitio Web del titular real, “www.facilacceso.com”, redactado en castellano. Aducen finalmente que la página de Facebook de “Fácil Acceso”, una empresa cuyo titular es el Demandado, Martin Zanlongo, también está en castellano, así como la publicidad gráfica que realiza. Asimismo, está en castellano la oferta de venta de los nombres de dominio en disputa que en fecha 19 de diciembre de 2014 el Demandado envió por email a las Demandantes, así como el escrito que el Dr. Donaldson envió al Centro en nombre del Sr. Villa.
Así, resulta que todos los que intervinieron en el procedimiento han empleado el castellano. Por tanto, conforme a lo dispuesto por al párrafo 11(a) del Reglamento, y por considerar que en ese idioma las Partes pueden presentar adecuadamente su caso, el Experto decide que el procedimiento se desarrolle en castellano, y dictar la decisión sobre el fondo en ese idioma.
B. Cuestión preliminar: Identidad del Demandado
Como figura en la sección 3 supra, el 11 de diciembre de 2014 la entidad registradora, en respuesta al pedido de verificación que le cursó el Centro, informó que según los respectivos datos de WhoIs el registrante de los nombres de dominio en disputa <bañerasegura.com> y <bañerasegura.net> es Martín Zanlongo, y que el registrante del nombre de dominio en disputa <banierasegura.net> es ND.
Al respecto es de hacer notar que conforme el anexo 6 a la Demanda el titular del nombre de dominio <facilacceso.com> es “ND”, de Buenos Aires, Argentina, con número de teléfono +000.000, y dirección de email a[…]@gmail.com. Dichos datos coinciden con los del titular del nombre de dominio en disputa <banierasegura.net>. Esto también demuestra que si el Sr. Zanlongo y “ND” no fueran la misma persona, los tres nombres de dominio en disputa por lo menos están bajo control común o son operados de manera concertada.
El 27 de enero de 2015 el Centro recibió un “Escrito de Contestación” por parte del Sr. Villa., quien manifestó:
“Que vengo a denunciar, que por decisión unilateral e inconsulta, Martín Zanlongo, en su calidad de demandado, ha transferido a nombre de P[...] F[...] Villa C[…], los dominios objeto de la presente demanda, por lo que asumiendo esta nueva realidad y en mi calidad de único titular de los mismos y por lo tanto codemandado de conformidad con el detalle de la demanda, denominado como “ ND – a[…]@gmail.com – ND – ND – ND - Buenos Aires - Argentina – ND - +000.0000” es que vengo a contestar la presente demanda.”
El día 28 de enero de 2015 el Centro envió un correo electrónico a la entidad registradora, comunicando que los datos de registrante para los nombres de dominio en disputa registraban como nuevo titular al Sr. Villa. El 29 de enero de 2015, en respuesta al reclamo del Centro, la entidad registradora informó que había vuelto a cambiar los datos de registrante, lo que ahora coincidían con los que originalmente (es decir el 11 de diciembre de 2014) habían sido informados al Centro.
Teniendo en cuenta la prohibición del párrafo 8(a), el Experto considera que no puede reconocer valor legal a actos realizados para transgredirla2 . En particular, el Experto opina que carece de efectos el “Escrito de Contestación” del nuevo registrante, el Sr. Villa, puesto no le es atribuible al Demandado. En efecto, conforme al párrafo 1 del Reglamento “[s]e entenderá por demandado el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuación en relación con una demanda”. Y conforme lo ratifica la entidad registradora en su email del 29 de enero de 2015 al Centro, el registrante de los nombres de dominio en disputa, esto es el Demandado, es Martin Zanlongo / “ND”.
Dado que el “Escrito de Contestación” no es un acto del Sr. Zanlongo o de su representante, sino de otra persona que no podía ser titular del nombre de dominio, cabe concluir que el titular de los nombres de dominio continúa siendo Martín Zanlongo / “ND”, y que la Demanda no ha sido contestada. Por lo tanto tampoco se puede considerar la oferta de transferencia de los nombres de dominio en disputa contenida en el “Escrito de Contestación” del Sr. Villa, puesto que no fue producto de la voluntad del Demandado.
Al respecto, el Experto recuerda que cuando los expertos han fundado su decisión de transferir los nombres de dominio en una oferta de transferencia efectuada por el demandado durante el procedimiento, consideraron que dicha oferta debía ser unilateral, incondicional y auténtica. Ver Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port, Caso OMPI No. D2000-0207 (puesto que el demandado ha consentido al remedio solicitado por el demandante no es necesario analizar los hechos que apoyan la demanda); ver también Infonxx.Inc v. Lou Kerner, WildSites.com, Caso OMPI No. D2008-0434 (considerando que un consentimiento unilateral genuino por parte del demandado para transferir proporciona una base para una decisión que ordene la transferencia sin considerar los elementos del párrafo 4(a), citando The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2005-1132 y Williams-Sonoma Inc., supra.).
El Experto considera que el carácter genuino del consentimiento para transferir incondicionalmente requiere la voluntad real del Demandado, en este caso la del Sr. Zanlongo. En este contexto nos remitimos al principio general del derecho según el cual la intención de renunciar a un derecho no puede presumirse, y es de interpretación restrictiva3 . Y ello particularmente considerando que el 19 de diciembre de 2014 el Demandado, ya enterado de la presentación de la Demanda, había enviado a las Demandantes un email ofreciéndoles venderles los nombres de dominio en disputa por ARS 10.000 cada uno. El Demandado, el Sr. Zanlongo, a quien se han copiado en todas las comunicaciones, no se ha pronunciado sobre esta cuestión, pero en cualquier caso parece incongruente presumir que el Demandado renunció a sus pretensiones monetarias.
De todos modos, en lo que sigue se verá que al analizar la cuestión de la identidad o similitud confundible el Experto ha analizado la circunstancia que las marcas BAÑERA SEGURA todavía no han sido concedidas a las Demandantes, y que esa circunstancia fue la única objeción contra la Demanda que presentó el Sr. Villa en su “Escrito de Contestación”. En todo caso, aún si el Experto considera que el Demandado no ha contestado a la Demanda, de todos modos debe analizar si las Demandantes cumplen con la carga de alegación y prueba de los requisitos del párrafo 4(a) de la Política.
C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Las Demandantes fundan sus derechos sobre la marca BAÑERA SEGURA en las solicitudes de marca que presentaron ante el INPI bajo Acta 3.201.674 para servicios de la clase 35 y bajo Acta 3.201.675 para servicios de la clase 37. Las Demandantes también anunciaron en la Demanda que habían llegado a un acuerdo con el único oponente a ambos registros para que retirara las oposiciones, y que registrarían dicho acuerdo ante el INPI. Manifestaban además que el INPI no había hecho observaciones a las solicitudes por lo que era razonable esperar que ambas fueran concedidas. En opinión del Experto, esa expectativa de las Demandantes luce totalmente razonable a la luz de la práctica del INPI, pero lo cierto es que las marcas no estaban concedidas al momento de presentarse la Demanda ni lo están todavía, al momento de dictarse esta Decisión. Por eso, el Experto considera que la mencionada expectativa por sí sola no satisface el primer requisito de la Política.
Sin embargo, las Demandantes también alegan ser propietarias de la marca no registrada BAÑERA SEGURA, la que dicen usar y publicitar desde 2005. A tal efecto las Demandantes acreditan que por medio de la empresa “Bañera Segura” ofrecen a través del sitio Web “www.banierasegura.com” y publicidad gráfica servicios de modificación o adaptación de bañeras para personas con dificultades motrices bajo la marca BAÑARA SEGURA. El Experto considera probado que las Demandantes en forma regular efectúan publicidad de sus servicios en la revista de “La Nación”, de circulación nacional, por lo menos desde noviembre de 2010. En cuento a las ventas, si bien el primer recibo que adjuntaron las Demandantes es de fecha 4 de enero de 2012 (Anexo 11 a la Demanda), no se puede descartar que haya habido ventas antes de esa fecha no formalizadas de esa manera. Lo mismo ocurre en cuanto a la actividad en la red: la visita del Experto al sitio Web “www.archive.org” (Wayback Machine) arrojó como resultado una primera captura de fecha 28 de julio de 2013 del sitio Web donde las Demandantes ofrecen servicios bajo la marca BAÑERA SEGURA, pero dadas las características del mencionado archivo de sitios de Internet no se puede descartar que haya habido actividad anterior a esa fecha.
En las circunstancias del caso, y en ausencia de objeciones por parte del Demandado, el Experto considera satisfactoria la evidencia de las Demandantes sobre el uso y actividad en el mercado respectivo, publicidad y reconocimiento de la marca BAÑERA SEGURA, de lo que el Experto concluye que las Demandantes tienen derechos sobre una marca no registrada para efectos de la Política, base suficiente para establecer derechos sobre una marca de acuerdo al párrafo 4(a)(1) de la Política.
El Experto considera que con abstracción de los dominios genéricos del nivel superior, y prescindiendo de la ausencia de espacio entre los términos “baniera” o “bañera”, y “segura”, tal como lo hacen en general los expertos al aplicar la Política, los nombres de dominio en disputa <bañerasegura.net> y <bañerasegura.com> son idénticos a la marca no registrada BAÑERA SEGURA de las Demandantes, y que el nombre de dominio en disputa <banierasegura.net> es visual y fonéticamente similar hasta el punto de la confusión a dicha marca, ya que en español la silaba “ñ” suena muy parecido al diptongo “nie”. Por tanto, las Demandantes han probado el primer requisito de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
Está bien establecido por los expertos que aplican la Política que es carga del demandante crear al menos una presunción o caso prima facie de que el demandado carece de todo derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. Una vez que el demandante cumple con esa carga, toca entonces al demandado presentar alegaciones y evidencia de que tiene, al menos, algún derecho o interés legítimo en relación al nombre de dominio en disputa.
En el presente caso las Demandantes sostienen que los nombres de dominio en disputa no se corresponden con el nombre o marcas comerciales del Demandado, que este no ha sido autorizado por las Demandantes para registrar y/o utilizar sus marcas como nombres de dominio, y que el Demandado no es representante de la empresa Bañera Segura ni mantiene vinculación con ésta, ni es conocido corrientemente por dichos nombres de dominio, sino por “Fácil Acceso” y/o <facilacceso.com>. Agregan que el Demandado hace un uso ilegítimo y desleal de los nombres de dominio, para desviar hacia la página Web de la empresa “Fácil Acceso” al público que busca los servicios identificados con la marca BAÑERA SEGURA, y concluyen que los nombres de dominio en disputa no se han elegido por casualidad o con algún interés legítimo, sino para aprovecharse indebidamente del prestigio de la marca BAÑERA SEGURA y, eventualmente, lucrar con su venta a un precio exorbitante.
El Experto considera que asiste razón a las Demandantes. No hay evidencia en el expediente que pueda sostener una alegación de uso o preparación demostrable de uso de los nombres de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de bienes y servicios. El nombre del Demandado es “Martín Zanlongo / ND”, nombre o nombres que no se corresponden con ninguno de los nombres de dominio en disputa. No hay evidencia de algún uso no comercial o leal de los nombres de dominio en disputa, sin intención de obtener un beneficio comercial aprovechándose de la marca ajena. Por el contrario, se ha probado que el Demandado ha usado los nombres de dominio en disputa para redirigirlos al sitio Web de su propiedad “www.facilacceso.com”, en el que se ofrecen servicios en competencia con los que protege la marca BAÑERA SEGURA de las Demandantes. En opinión del Experto ese uso es de mala fe (ver infra) y no origina ni revela derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa, en tanto implica aprovechamiento parasitario de la marca ajena.
En suma, no hay evidencia de ninguna de las circunstancias del párrafo 4(c) de la Política, ni de algún otro derecho o interés legítimo, ya que el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, ni ha acercado algún argumento o elemento en su propio favor. Por el contrario, está acreditado que el Demandado envió un email a la representante de las Demandantes ofreciendo venderles los nombres de dominio en disputa por una suma muy superior a los costos de registro de los nombres de dominio, sin alegar algún derecho o interés legítimo, y sin negar o contestar de algún modo los argumentos de la Demanda. De paso el Experto observa que en el “Escrito de Contestación” del Sr. Villa no se hace mención de derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa.
Por las razones indicadas, el Experto concluye que se ha probado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
E. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto considera que el Demandado no podía desconocer, y por el contrario, conocía y tuvo en mira a la empresa y la marca de las Demandantes al momento de registrar los nombres de dominio en disputa (septiembre de 2014). En efecto, desde por lo menos cuatro años antes las Demandantes ofrecían sus servicios por medio de publicidad gráfica, y desde por lo menos un año antes lo hacían a través de su sitio Web en Internet bajo un nombre de dominio que coincidía con la marca BAÑERA SEGURA. Por otra parte el Demandado ofrece servicios similares en el mismo ámbito geográfico en competencia con los protegidos por la marca BAÑERA SEGURA de las Demandantes, y publicita dichos servicios en el mismo medio gráfico que emplean las Demandantes (revista semanal que acompaña al diario “La Nación”, de Buenos Aires). En las circunstancias del caso todo ello es evidencia de conocimiento previo y registro de mala fe de los nombres de dominio en disputa.
Asimismo está probado que los nombres de dominio en disputa hasta la presentación de la Demanda redirigían al sitio Web del Demandado “www.facilacceso.com” donde se ofrecían servicios en competencia con la marca de las Demandantes, la que como arriba se dijo, el Demandado conocía y tuvo en mira al momento del registro. De tal modo está claro que el Demandado, al utilizar los nombres de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de las Demandantes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de un producto o servicio que figura en su sitio Web, lo que es una circunstancia de registro y uso de mala fe conforme al párrafo 4(b)(iv) de la Política. No altera esa conclusión el hecho que al momento de dictarse esta decisión los nombres de dominio en disputa han cesado de ser redirigidos al sitio Web “www.facilacceso.com” del Demandado, y que ahora están inactivos. Ver sección 4 supra.
Adicionalmente, como se vio en la sección 4 supra, el Demandado, avisado de la Demanda, envió un email a las Demandantes ofreciendo venderles los nombres de dominio en disputa por una suma que excede en mucho los costos directos asociados con los mismos, con el fin de obtener un beneficio ilegítimo con su venta. Ello refuerza la impresión que los usa de mala fe, en tanto que si no consigue venderlos con provecho a las Demandantes los seguiría usando para aprovecharse indebidamente de la marca ajena como lo ha venido haciendo hasta ahora.
Como se ha visto más arriba, el Demandado, ya enterado de la existencia de la Demanda, parece haber incurrido en “ciber-escape” (cyber-flight) al intentar transferir a un tercero (Sr. Villa) los nombres de dominio y así evitar que recayeran sobre él las consecuencias esperables del procedimiento UDRP. Ver Materis Corporate Services and Parexgroup and Parexlanko v. Bahadir Diker - Molekul Yapi Kimyasallari A.Ş. and Mustafa Erer and Timur Artun – Materis Web Tasarim Hizmetleri, Caso OMPI No. D2011-2108 (“El párrafo 8 de la Política prohíbe, inter alia, la cesión del registro del nombre de dominio a otro titular pendiente un procedimiento administrativo. Aunque el significado de “procedimiento pendiente” no se define explícitamente, en casos anteriores se ha determinado que el proceso comienza desde la presentación de la demanda, PREPADOM v. Domain Drop S.A. (PREPADOM-COM-DOM), Caso OMPI No. D2006-0917, Imperial Chemical Industries, PCL.v. Oxford University, Caso OMPI No. 2001-0292. Aunque no se ha determinado la fecha exacta de la cesión, en un balance de probabilidades el experto infiere que el nombre de dominio en disputa <materis.org> fue cedido después de recibir la demanda en un intento de escapar a las consecuencias de los procedimientos. Por lo tanto el experto determina que dicha cesión fue en violación del párrafo 8(a) de la Política y constituye “cyber-flight”, Humana Inc. v. CDN Properties Incorporated, Caso OMPI No. D2008-1688)”4 . El Experto opina que en las circunstancias del caso el intento de “ciber-escape” del Demandado es evidencia adicional de mala fe, ya que esa conducta viola abiertamente su obligación de someterse al procedimiento UDRP conforme lo establece el párrafo 4(a) de la Política.
En consecuencia, el Experto considera probado que el Demandado registró y usa de mala fe los nombres de dominio en disputa.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio en disputa <bañerasegura.com>, <bañerasegura.net> y <banierasegura.net> sean transferidos a las Demandantes.
Roberto A. Bianchi
Experto Único
Fecha: 23 de febrero de 2015
1 El párrafo 8(a) de la Política dice: “8. Cesiones durante un conflicto. a. Cesión de un nombre de dominio a un nuevo titular. Usted no podrá ceder su registro de nombre de dominio a otro titular: (i) mientras esté pendiente un procedimiento administrativo incoado en virtud de la cláusula 4 ni durante un periodo de quince (15) días laborables (según el calendario del lugar donde se halle nuestra oficina principal) una vez concluido dicho procedimiento; (ii) mientras esté pendiente un procedimiento judicial o arbitral relativo a su nombre de dominio, salvo que la parte a la que se va a ceder el registro del nombre de dominio acuerde por escrito someterse a la resolución que dicte tal tribunal o comité de arbitraje. Nos reservamos el derecho a cancelar toda aquella cesión del registro de un nombre de dominio a otro titular que represente una violación de lo establecido en el presente apartado.”
2 Recordemos que en general la prohibición de un acto entraña la nulidad del acto si se ha trasgredido aquella, y que se retrotraigan las consecuencias del acto al estado anterior a la transgresión. Ese principio está contenido, por ejemplo, en los artículos 1044 y 1050 del Código Civil vigente en Argentina, país de residencia de ambas Partes.
3 Ese principio está consagrado p. ej. en el Artículo 874 del Código Civil argentino.
4 Traducción no oficial del Experto.