Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Manuel Vaqué Boix v. Sebastià Clotet
Caso No. D2013-0822
1. Las Partes
El Demandante es Manuel Vaqué Boix, con domicilio en Romanshorn, Suiza, representado por J. M. Toro, S.L.P., España.
El Demandado es Sebastià Clotet, con domicilio en Barcelona, España, representado por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <inoxcrom.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio es 10dencehispahard, S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de mayo de 2013. El 13 de mayo de 2013 el Centro envió al Registrador, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de mayo de 2013, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 15 de mayo de 2013, el Centro recibió otro correo electrónico por parte del Registrador en el que se revelaba información adicional acerca del registrante del nombre de dominio en disputa. El 17 de mayo de 2013, el Centro envió un correo electrónico al Registrador solicitando confirmación de los datos de contacto revelados anteriormente en su verificación registral con fecha 14 de mayo de 2013. El mismo día, el Centro informó al Demandante que su Demanda era administrativamente deficiente e invitó al Demandante a presentar una enmienda a la Demanda.
El 20 de mayo de 2013, el Registrador, en respuesta a la solicitud de confirmación del Centro, envió un correo electrónico aclarando el motivo del envío de la información adicional y confirmando que no había intención de modificar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
En respuesta a la notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 21 de mayo de 2013.
El Centro verificó que la Demanda, junto con la enmienda a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda, junto con la enmienda a la Demanda, al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de mayo de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de junio de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 19 de junio de 2013.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de junio de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En fecha de 10 y 11 de julio de 2013, las Partes presentaron documentación adicional. El Centro acusó recibo de dichas comunicaciones, con copia al Experto. El Experto, después de revisar la presentación adicional de las Partes, no vio motivo para apartarse de lo informado en el acuse de recibo del Centro, según el cual la presentación de documentación adicional no está expresamente prevista, salvo que sea consecuencia de una notificación de deficiencias en la Demanda/Contestación o si lo solicita el Grupo Administrativo de Expertos. De acuerdo con los parágrafos 10 y 12 del Reglamento, la admisión y valoración de la documentación adicional (incluyendo otras alegaciones) recibida por cualquiera de las Partes, está sujeta a la absoluta discreción del Grupo Administrativo de Expertos.
Por ello, en ejercicio de su discreción, el Centro, en fecha 12 de julio de 2013, en nombre del Experto notificó una Orden Procedimental por la cual el Experto decide no considerar presentaciones adicionales aparte de la Demanda y la Contestación a la Demanda.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular de los siguientes registros de marcas:
- Marca española No. 189062/X INOXCROM (denominativa), registrada en la clase 16 para proteger plumillas y lapiceros, bolígrafos, plumas estilográficas, cargadores para estilográficas y bolígrafos, artículos de escritorio y dibujo, minas de colores, papel, cartón, productos de imprenta, y otros productos de la clase 16.
- Marca española No. 957465/4 X INOXCROM (mixta), registrada en la clase 16 para proteger plumillas y lapiceros, bolígrafos, plumas estilográficas, cargadores para estilográficas y bolígrafos, lápices de colores para pinturas a la cera y al pastel, y en general, artículos de escritorio y dibujo.
- Marca española No. 1032074/1 INOXCOLOR (mixta), registrada en la clase 16, para proteger: plumillas, y lapiceros, bolígrafos, rotuladores, plumas estilográficas, cargadores para estilográficas y para bolígrafos, lápices de colores para pinturas a la cera y al pastel, y toda clase de artículos de escritorio y dibujo.
- Marca española No. 2239438/9 INOXCROM FREE INK (denominativa), registrada en la clase 16 para proteger papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje, naipes, caracteres de imprenta, clichés.
- Marca española No. 2288957/4 INOXCROM SUPER CRYSTAL (denominativa), registrada en la clase 16, para proteger papel y cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, materias plásticas para embalaje no comprendidas en otras clases, impresos, folletos, catálogos, etiquetas adhesivas, publicaciones, plumas estilográficas, bolígrafos, rotuladores, lápices y otros elementos de escritura.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de noviembre de 1998.
Con fecha 17 de junio de 2013, en un acta de manifestaciones emitida ante notario, el Demandado declaró que el registro del nombre de dominio en disputa lo hizo a su nombre por cuenta de la sociedad Inoxcrom Internacional S.L.
El Demandante ha iniciado las siguientes acciones judiciales o administrativas contra las sociedades Inoxcrom, S.A., Inoxcrom Internacional, S.L. y Grupo Koerner, S.L.:
- Juzgado Mercantil No. 2 de Alicante: Demanda contra Inoxcrom Internacional, S.L. e Inoxcrom S.A. por reivindicación de nombre comercial y de marcas comunitarias;
- Juzgado Mercantil No. 8 de Barcelona: Demanda por infracción marcaria contra Inoxcrom Internacional, S.L. por utilización en la denominación social del signo INOXCROM;
- Juzgado Mercantil No. 2 de Barcelona, acción contra Grupo Koerner, S.L.;
- Juzgado Mercantil No. 7 de Barcelona; acción contra Inoxcrom, S.A. (en liquidación) e Inoxcrom Internacional, S.L.;
- Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”): Demanda contra Inoxcrom Internacional S.L. por nulidad de marca comunitaria figurativa No. 008930075 INOXCROM ;
- OAMI: Demanda contra Inoxcrom Internacional S.L.U. por nulidad de la marca comunitaria No. 009609314 INOXCOLOR;
- OAMI: Demanda contra Inoxcrom Internacional, S.L. por caducidad y de nulidad de marca comunitaria No. 001340181 INOXCROM SAGA; y
- OAMI: Demanda contra Inoxcrom Internacional, S.L. por caducidad de marca comunitaria No. 001354851 INOXCROM HI GEL GRIP.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su Demanda, el Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto de las marcas de productos INOXCROM, X INOXCROM, INOXCROM FREE INK y INOXCROM SUPER CRISTAL, sobre las que el Demandante posee derechos. Con relación a la marca INOXCOLOR, la semejanza se produce más por vía de sus probabilidades de ser confundida o asociada, pues prácticamente se escribe igual que INOXCROM. Estas marcas, y otras muchas en el ámbito nacional, la Unión Europea y en otros países, pertenecían y, en otros casos, pertenecen, a la madre del Demandante, doña M. Boix, quien las transfirió al Demandante, como consta en los diversos extractos Sitadex de la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”).
El 11 de octubre de 1993, doña M. Boix Gacia, anterior titular de las marcas del Demandante, otorgó, mediante contrato de licencia, autorización a la mercantil Inoxcrom, S.A. (actualmente en liquidación) para utilización de la marca INOXCROM, sin distinción de si esta marca era nacional, comunitaria o extranjera. Este contrato fue firmado por la anterior titular de las marcas - algunas de las cuales han sido transferidas a su hijo, el actual titular y aquí Demandante. En la cesión a cambio de un precio se cedía el uso, y sólo el uso, de la marca a favor de la sociedad Inoxcrom, S.A., que por aquel entonces era una sociedad relacionada con la propia familia Boix.
El contrato establecía lo siguiente:
- La marca INOXCROM, que es propiedad de doña M. Boix Gacia, por transferencia de ésta a su hijo D Manuel Vaqué, ahora es propiedad del Demandante.
- La sociedad Inoxcrom, S.A. únicamente tiene derecho al uso de esa marca, siempre que cumpla con las condiciones que en el contrato se establecen, entre ellas el pago de un precio para poder usar la marca.
- La marca INOXCROM no podía registrarse por la sociedad pues el contrato sólo autorizaba su uso.
En dicho contrato se contempla la posibilidad de sucesión de la licenciante, doña M. Boix Gacia, cuya posición ha sido asumida por su hijo, el Demandante, mediante contrato de cesión de derechos de propiedad industrial por donación de fecha 23 de julio de 2012, cesión inscrita ante la OEPM.
La sociedad Inoxcrom, S.A. se encuentra en liquidación en un proceso concursal que ha supuesto un cambio accionarial y de administradores y en general de propietarios de la sociedad.
El Demandante ha demandado en diversos tribunales a Inoxcrom Internacional, S.L., anteriormente Blond Europe, S.L., para impedir el uso de sus marcas e intento de registro de sus marcas.
Según el contrato antes mencionado, la marca INOXCROM, sea cuál sea su clase, nunca ha sido de propiedad de la sociedad Inoxcrom, S.A. (en liquidación), pues ésta sólo tenía el derecho de uso sobre la misma y por lo tanto tampoco podría transmitir dichas marcas y nombre comercial.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa pues el término “Inoxcrom” no coincide ni con el nombre ni con el apellido del Demandado, ni con marcas anteriores que sean de su propiedad, no existiendo ninguna evidencia de que el Demandado posea autorización alguna del Demandante para el empleo de tal denominación. Además, el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa, sino que éste se emplea por una empresa o entidad que figura como “Inoxcrom:” en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa. En el apartado “Quiénes somos” de la página Web correspondiente no se identifica a la sociedad o dueño de esa página web ni se designa al Demandado, el cual estará lucrando por el uso de esa página Web que ese tercero esté llevando a cabo, en perjuicio del Demandante.
El Demandado está haciendo un uso desleal del nombre de dominio en disputa, con clara intención de desviar a los consumidores de manera equivocada, o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Lo ha adquirido el Demandado con la evidente intención de trasladárselo a una empresa tercera que figura en la página Web como “Inoxcrom:”, lo cual demuestra que esta adquisición del dominio por parte del Demandado se ha efectuado con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a un competidor del Demandante.
Dada la conducta descrita del Demandado, que no es el dueño del negocio que se esconde en el sitio web “www.inoxcrom.com”, el nombre de dominio en disputa se ha registrado y se utiliza fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, el legítimo titular de la marca INOXCROM en España y otros países. Al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada, a través de un tercero que figura como “Inoxcrom:”, distinto del titular de la marca, atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web “ www.inoxcrom.com ” creando la posibilidad de confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en línea.
B. Demandado
En su Contestación a la Demanda, el Demandado sostiene lo siguiente:
El Demandado, que figura como titular del nombre de dominio en disputa actúa en nombre y por cuenta de Inoxcrom Internacional, S.L. Esta sociedad adquirió el nombre de dominio en disputa de la sociedad Inoxcrom, S.A., actualmente en liquidación, que fue quien originalmente lo registró. Inoxcrom Internacional, S.L adquirió por adjudicación judicial y en el marco del concurso de Inoxcrom, S.A. la unidad productiva en que consistía el negocio de ésta, incluidos sus activos y derechos, tanto el nombre de dominio en disputa como el nombre comercial “INOXCROM, S.A.” y más de 30 marcas INOXCROM registradas en multitud de países.
El signo INOXCROM ha venido siendo utilizado en el mercado, primero por Inoxcrom, S.A. desde su constitución en 1965 y, después por Inoxcrom Internacional, S.L, que la ha sucedido en su actividad. El Demandante conoce y ha consentido las anteriores circunstancias, que omite en su escrito para intentar crear la apariencia de que el Demandado y la sociedad por quien actúa son entidades totalmente extrañas al signo INOXCROM, que lo han registrado y adquirido ese nombre, y lo usan sin ostentar derecho alguno.
El Demandante, Don Manuel Vaqué Boix, es hijo de don M. Vaqué Ferrandis y doña M. Boix Gacia. En 1946 el padre del Demandante inició a título individual un negocio de fabricación de bolígrafos y estilográficas, para el que en 1964 constituiría la sociedad INOXCROM, S.A. como empresa familiar encabezada por el padre del Demandante. El mismo año de inicio de operaciones, don Manuel Vaqué Ferrandis, a través de su mujer, doña M. Boix Gacia, solicitó el registro de la marca española denominativa núm. 189.062 “INOXCROM” para la clase 16. Al registro de esta primera marca INOXCROM, le siguieron otros registros. En algunas ocasiones, el registro de las marcas INOXCROM se realizó a título personal por la esposa del fundador de la compañía, doña M. Boix Gacia. En particular, las marcas nacionales registradas por doña M. Boix Gacia son las citadas por el Demandante en su escrito de demanda. En otras ocasiones, era la propia compañía Inoxcrom S.A. quien procedía a solicitar e inscribir el registro de signos distintivos a su nombre. Así, ya en 1965 Inoxcrom, S.A. registró el nombre comercial núm. 46059 "INOXCROM, S.A.". Desde entonces ha registrado más de 30 marcas INOXCROM en todo el mundo, que han sido posteriormente transferidas a Inoxcrom Internacional, S.L.
Estos registros de marca de Inoxcrom S.A. eran perfectamente conocidos y consentidos tanto por el fundador de dicha compañía, como por doña M. Boix Gacia y por su hijo, el Demandante, quienes siempre han tenido una presencia, directa o indirecta, en dicha sociedad. El Demandante ha ostentado posiciones de control en otras sociedades que han sido titulares de acciones de Inoxcrom, S.A., e incluso ha sido apoderado desde 1995 hasta 2008, y secretario no-consejero desde 1991 hasta 2005, de la propia Inoxcrom, S.A. El Demandante es administrador solidario de Transaplica, S.L. que fue consejera de Inoxcrom, S.A. De acuerdo al libro de acciones nominativas de la compañía Inoxcrom, S.A. del 29 de abril de 2009 hasta 2012, donde se indican los accionistas de dicha sociedad figuran (a) Aplica, S.L. (La doña Boix Gacia es apoderada de esta sociedad y el Demandante accionista mayoritario, administrador y apoderado de la misma); y (b) Mava Real S.L. (El Demandante es socio único y administrador único de la compañía). El objetivo de esta dualidad en la práctica registral no era otro que el de proveer a la familia Vaqué Boix de una fuente alternativa de ingresos a partir de los royalties que se pudieran generar con la licencia en exclusiva de las marcas titularidad de la doña Boix Gacia a favor de Inoxcrom, S.A.
La autorización contractual del uso de la marca en el contrato de licencia de marcas INOXCROM aportado por el Demandante era redundante considerando que cuando se suscribió dicho contrato, en 1993, Inoxcrom S.A. llevaba 29 años haciendo un uso pacífico en el mercado de los signos distintivos (propios y de la doña . Boix Gacia), y era titular de multitud de marcas INOXCROM en el ámbito nacional e internacional con el beneplácito tanto del Sr. Manuel Vaqué (fundador de la compañía) como de su esposa. Lo dicho demuestra el carácter puramente instrumental del contrato de licencia. Este modo de proceder fue perfectamente válido, asumido y consentido por todas las partes hasta que en octubre de 2009 Inoxcrom, S.A, fue declarada en concurso y se inició el procedimiento para la liquidación de la compañía que se está tramitando ante el Juzgado Mercantil N° 7 de Barcelona.
Como consecuencia de tal procedimiento, el 22 de agosto de 2012 Inoxcrom Internacional, S.L. (por entonces denominada Blond Europe, S.L.), presentó oferta de adquisición de determinados activos de Inoxcrom, S.A. que integraban la unidad productiva, entre ellos las marcas y demás signos distintivos INOXCROM utilizados por la concursada para el desarrollo de su actividad (incluido el nombre de dominio en disputa). Finalmente, la unidad productiva en cuestión fue adjudicada mediante Auto de fecha 13 de septiembre de 2012 a Inoxcrom Internacional S.L., sociedad vinculada al Demandado.
El Demandante ha conocido y seguido de primera mano el procedimiento de liquidación concursal de Inoxcrom, S.A., a través de Aplica, S.L. (sociedad participada y administrada por el Demandante, la cual es propietaria del 13,40% del capital de Inoxcrom S.A.) y en el seno de la misma, ha tenido pleno conocimiento de los bienes y derechos integrantes de la unidad productiva y del plan de liquidación propuesto por la administración concursal. Aunque estaba personado en el concurso, el Demandante permaneció impasible y no presentó oferta de adquisición de los mismos, ni tampoco formuló ningún incidente respecto a las marcas y el nombre de dominio en disputa, de titularidad de Inoxcrom, S.A. Por el contrario, hasta que dichos derechos fueron adquiridos por Inoxcrom Internacional, S.L. el Demandante no emprendió ninguna acción.
A partir de ahí, el Demandante emprendió una serie de acciones judiciales y extrajudiciales dirigidas a obstaculizar el desarrollo de actividades de Inoxcrom Internacional, S.L con absoluta mala fe y abuso de derecho. Además del presente procedimiento, el Demandante ha interpuesto nueve demandas judiciales y administrativas contra las compañías Inoxcrom S.A., Inoxcrom Internacional, S.L., y Grupo Koerner S.L. (de las que el Demandado es o ha sido administrador único) ante distintos tribunales y oficinas de marcas, buscando de forma fraudulenta y extemporánea recuperar los signos utilizados por Inoxcrom Internacional, S.L con el claro y único propósito de obstaculizar sus actividades. Paralelamente a estos procedimientos, el Demandante está llevando a cabo actos concurrenciales desleales, a través de los cuales intenta presentarse en el mercado como continuador de la actividad empresarial de Inoxcrom, S.A., “la nueva INOXCROM", en perjuicio de Inoxcrom Internacional, S.L y poniendo en riesgo la adquisición de la unidad productiva efectuada de buena fe y, por ende, las finalidades del procedimiento concursal. Prueba de ello es el sitio Web “ www.inoxcrom.es “ asociado al nombre de dominio <inoxcrom.es> registrado por el Demandante el 3 de enero de 2010 en abuso de sus derechos., una vez ya iniciado el procedimiento concursal de Inoxcrom, S.A.
Estos procedimientos, incluida esta demanda referente al nombre de dominio en disputa, son expresión de la intención del Demandante de hacerse con las siete marcas INOXCROM y el nombre de dominio en disputa, fuera del marco del concurso de la sociedad Inoxcrom S.A. y en fraude de los derechos de Inoxcrom Internacional, S.L, que los adquirió judicialmente en ese procedimiento.
El Demandado, Don Sebastià Clotet Soler, es administrador único de la sociedad Grupo Koerner, S.L. (“Grupo Koerner”). Grupo Koerner encabeza un grupo de 6 sociedades, respecto a las que ostenta el 100% de sus acciones y/o participaciones. Dichas sociedades aparecen en el sitio Web “www.grupokoerner.com/indexesp.php“, entre las que se encuentra la mercantil Inoxcrom Internacional, S.L, cuyo administrador único es Grupo Koerner, representado por el Demandado en el presente procedimiento.
El Demandado Sr. Clotet, figura como titular del nombre de dominio en disputa en su condición de representante de Grupo Koerner en el seno de Inoxcrom Internacional, S.L y en nombre y por cuenta de la propia Inoxcrom Internacional, S.L. En un acta de manifestaciones ante notario, en fecha 17 de junio de 2013, el Demandado reconoce expresamente que la inscripción a su nombre del nombre de dominio en disputa se hizo por cuenta de Inoxcrom Internacional, S.L. Además, la publicación en línea “Economía Digital” informa sobre la adquisición de Inoxcrom en septiembre de 2012 por parte del Demandado, el Sr. Clotet, junto a su socio, el Sr. Juan Marroquín. Queda de este modo claramente identificado el Demandado y acreditada su vinculación y el control que ostenta sobre Inoxcrom Internacional, S.L sociedad que explota el nombre de dominio en disputa, con base en el interés legítimo que le otorgan los derechos de propiedad industrial de los que es titular.
Blond Europe, S.L (ahora Inoxcrom Internacional, S.L) fue adjudicataria de la unidad productiva de la mercantil concursada Inoxcrom, S.A. A resultas de dicha adjudicación, Inoxcrom Internacional S.L se convirtió en titular de todos los derechos de propiedad industrial que forman parte de la unidad productiva. La titularidad por Inoxcrom Internacional de estos signos no se ve disminuida porque el Demandante sea también titular de las marcas que le fueron transferidas por la doña M. Boix Gacia, por cuanto el uso pacífico de las marcas INOXCROM por Inoxcrom, S.A., con independencia de su titularidad registral, ha sido una realidad durante casi 50 años. En cualquier caso, aunque así no fuera, en el presente procedimiento de recuperación de dominios no procedería entrar a valorar la posible prevalencia de unos signos sobre otros.
Tampoco obsta a esta titularidad la existencia del contrato de licencia. En primer lugar, en ningún punto de ese contrato se prohíbe a la licenciataria Inoxcrom, S.A. registrar o disponer de marcas propias INOXCROM, lo cual es obvio por cuanto la licenciante conocía claramente la titularidad de registros previos por parte de la licenciataria. Pero más importante es que el contrato de licencia reconoce un derecho de uso exclusivo por parte del licenciatario, con exclusión, por tanto, de la licenciante, en el uso de las marcas INOXCROM. El Demandante omite intencionadamente estas circunstancias en su escrito de demanda.
Como consecuencia de la adquisición de la unidad productiva de Inoxcrom, S.A., Inoxcrom Internacional, S.L ostenta dos posiciones jurídicas diferentes en relación con los signos distintivos INOXCROM. En primer lugar, es titular dominical del nombre comercial, marcas comunitarias y otros derechos de propiedad industrial inicialmente registrados por la sociedad ahora concursada. En segundo lugar, es licenciataria por subrogación de las marcas titularidad del Demandante, Don Manuel Vaqué Boix (por sustitución contractual de doña M. Boix Gacia en el contrato de licencia).
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de noviembre de 1998 por Inoxcrom, S.A. la que lo ha venido usando hasta su transmisión a Inoxcrom Internacional, compañía que lo utiliza en la actualidad a raíz de su adquisición en el seno del procedimiento concursal.
El Demandado no niega que el Demandante sea titular registral de determinadas marcas INOXCROM, ni el carácter similar de dichas marcas con el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, le incumbe al Demandante probar el uso de los signos invocados para poder basarse en ellos en procedimientos UDRP. Si bien es cierto que el Demandante es titular de determinadas marcas INOXCROM, tales marcas nunca han sido usadas ni por él ni por la doña M. Boix Gacia. La única que ha usado el signo INOXCROM ha sido primero Inoxcrom S.A. y ahora Inoxcrom Internacional, S.L, sucesora de aquélla. Omite el Demandante que actualmente no puede hacer uso de la marca INOXCROM en el mercado en tanto que el contrato de licencia reconoce un derecho de uso exclusivo de dicha marca a favor de Inoxcrom Internacional, S.L como subrogada a Inoxcrom S.A. en dicho contrato. Ello implica que el Demandante no puede actualmente hacer uso de la marca INOXCROM en el mercado. Cualquier uso de la misma supondría un grave incumplimiento de dicho acuerdo. En resumen: si bien es cierto que el Demandante es titular registral de las marcas que cita en su Demanda - por habérselas transferido su madre, la Doña M. Boix Gacia - el Demandante no goza en la actualidad “del derecho exclusivo de registro y utilización en todo el territorio español y, por ende en el de los países que forman la Unión Europea (...)" de dichas marcas, como falsamente se afirma en la Demanda. En definitiva, el Demandante, ni ha usado las marcas INOXCROM ni tiene actualmente derechos sobre ellas. Por lo tanto, no concurre el primer requisito del párrafo 4.a) de la Política.
El Demandado tiene derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa así como sobre las marcas INOXCROM. Don Sebastià Clotet es el administrador único de GRUPO KOERNER, sociedad matriz de Inoxcrom Internacional S.L, de la que posee el 100% de sus participaciones sociales. A su vez, Grupo Koerner, representada por el Demandado, es administradora única de Inoxcrom Internacional S.L. En tal condición el Demandado inscribió por cuenta de aquélla el nombre de dominio en disputa. Como ya se ha dicho, Inoxcrom Internacional S.L ha adquirido el nombre comercial “Inoxcrom S.A” y más de 30 marcas INOXCROM en la sucesión de INOXCROM S.A. Pese a los intentos del Demandante por omitir la clara y estrecha vinculación entre el Demandado y la sociedad usuaria del nombre de dominio en disputa (siendo por lo demás perfectamente conocida por el Demandante), los paneles de la OMPI han sostenido en varias ocasiones que la acreditación de cualquier tipo de relación societaria es suficiente para entender que existe un interés legítimo a los efectos de la Política
Por tanto el Demandado, que actúa en representación de Inoxcrom Internacional S.L, actual titular de las marcas INOXCROM y del nombre de dominio en disputa, tiene intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio. La sociedad que explota el nombre de dominio en disputa y las actividades que ésta realiza son perfectamente conocidas por el Demandante, por lo que decae automáticamente cualquier alegato que pretenda justificar la falta de interés legítimo.
El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado ni se utiliza de mala fe El Demandante ha asumido y consentido tanto el registro del nombre de dominio en disputa que en su día efectuó la sociedad Inoxcrom S.A. como su posterior adquisición por parte de Inoxcrom Internacional S.L en el marco del procedimiento concursal. En cuanto al registro inicial del nombre de dominio en disputa, ya en 1965 Inoxcrom S.A. era titular del nombre comercial español “INOXCROM S.A.”, y desde entonces ha registrado marcas INOXCROM en todo el mundo. La familia Vaqué Boix ha tenido una participación directa en la gestión de la compañía Inoxcrom S.A., y ha conocido cómo se han venido utilizando y registrando los signos distintivos INOXCROM para la comercialización de los productos de la empresa. En este sentido, el Demandante ha tenido necesariamente conocimiento del registro por parte de Inoxcrom S.A. del nombre de dominio en disputa, que se produjo en noviembre de 1998, hace casi 15 años por parte de Inoxcrom, S.A., en el marco de la doble práctica registral seguida por la familia Vaqué Boix. No puede hablarse de mala fe por parte del registrante del nombre de dominio en disputa, sino de desidia del Demandante. Nótese al respecto que los paneles de la OMPI hacen suya la doctrina de la negligencia procesal o “defense of Iaches”.
En cuanto a la posterior adquisición del nombre de dominio en disputa por parte de Inoxcrom Internacional S.L a resultas del procedimiento concursal de Inoxcrom, S.A., se incluyó dentro de los bienes que integraban la unidad productiva "todos los derechos existentes sobre las marcas, signos distintivos y resto de activos de propiedad industrial e intelectual”. Inoxcrom Internacional, S.L estableció en su oferta de adquisición su interés por adquirir todo el inmovilizado intangible del que era titular la concursada Inoxcrom, S.A. y que fue de interés para el desarrollo del negocio cuya unidad productiva se pretendía adquirir. Dichos activos fueron finalmente adjudicados a Inoxcrom Internacional, S.L por la administración concursal, y dicha decisión fue ratificada por el Juez del concurso mediante auto de 13 de septiembre de 2012. La parte dispositiva de la citada resolución señala claramente que se adjudican a Blond Europe S.L. (actual Inoxcrom Internacional, S.L) los bienes que integran la unidad productiva de Inoxcrom S.A. “en los términos que figura en el Plan de Liquidación (...) y en los términos y condiciones plasmados en la oferta realizada por Blond Europe S.L.".
A la luz de lo anterior resulta indiscutible la buena fe en la adquisición del nombre de dominio en disputa por parte de Inoxcrom Internacional, S.L, en virtud de una decisión judicial que la designa adjudicataria del mismo. Por tanto, Inoxcrom Internacional S.L es una adquirente de buena fe, y el Sr. Sebastià Clotet, responsable único de la gestión de dicha sociedad, puso a su nombre el nombre de dominio en disputa para un mejor cumplimiento de sus funciones y una buena gestión del nombre de dominio, actuando conforme a los deberes de lealtad y diligencia que su cargo de administrador único le exige.
La única compañía que ha hecho uso de la marca INOXCROM y del nombre de dominio en disputa, con pleno conocimiento y conformidad del Demandante, ha sido Inoxcrom, S.A. siendo ahora Inoxcrom Internacional, S.L la única legítima sucesora del negocio de fabricación de bolígrafos y estilográficas, al haber adquirido la unidad productiva de dicha compañía en un procedimiento concursal. Por consiguiente, la única que puede usar en el mercado de forma lícita el nombre de dominio en disputa es Inoxcrom Internacional, S.L. Además, el nombre de dominio en disputa está siendo actualmente usado de buena fe por Inoxcrom Internacional, S.L para su negocio de diseño, fabricación y venta de artículos de papelería con la denominación INOXCROM que inició en su momento la familia Vaqué y que ahora, por causas económico-financieras y tras un procedimiento concursal y la bendición de un juez mercantil, ha pasado a manos de Inoxcrom Internacional, S.L. Dicho uso de buena fe puede constatarse en el sitio web “www.inoxcrom.com “.
La única mala fe que puede predicarse del presente caso es la que ha llevado al Demandante a iniciar este procedimiento, con el único objetivo de hostigar al legítimo titular del nombre de dominio en disputa, quien lo ha adquirido y utiliza de buena fe. El Demandante en su Demanda omite datos relevantes, tergiversando la realidad de los hechos, para engañar y confundir al Panel en la toma de su decisión. Cuando se hace un uso de mala fe de la Política con la tentativa de privar de un nombre de dominio a su legítimo titular, la conducta del Demandado debe tipificarse como un "Reverse Domain Name Hijacking" o secuestro a la Inversa del nombre de dominio.
6. Debate y conclusiones
El Experto observa que el Demandado ha declarado ante notario público que el registro del nombre de dominio en disputa lo ha efectuado en nombre y por cuenta de Inoxcrom Internacional, S.L. Por otra parte, considerando la prueba documental presentada por el Demandado, cabe concluir que este es propietario o copropietario de la sociedad controlante o matriz de Inoxcrom Internacional, S.L. Sin duda el Demandante no ignora ese hecho dadas sus probadas vinculaciones con Inoxcrom, S.A., predecesora de Inoxcrom Internacional, S.L. en la titularidad de una treintena de marcas INOXCROM registradas en otros tantos países. En consecuencia, cabe concluir que el Demandado, Sr. Clotet, no es ajeno a las acciones judiciales y administrativas entre el Demandante e Inoxcrom Internacional, S.L. mencionados en la sección 4 supra, relativas a la propiedad, validez y vigencia de signos marcarios, entre ellos el signo INOXCROM, controversias a su vez relacionadas con la existencia y extensión del derecho a usar dicho signo.
En opinión del Experto, esta última cuestión requiere interpretar títulos legales tales como el convenio oneroso de licencia de uso de marca INOXCROM de fecha 11 de octubre de 1993 celebrado entre la licenciante doña M. Boix Gacia y la licenciataria Inoxcrom, S.A. (actualmente en liquidación) (Anexo 12 de la Demanda), así como la adquisición por Blond Europe S.L., de bienes inmateriales pertenecientes a Inoxcrom, S.A. (actualmente en liquidación) incluyendo el nombre comercial “INOXCROM S.A.” y 31 marcas INOXCROM, adquisición que se produjo al aprobar el 13 de septiembre de 2012 el juez del concurso de Inoxcrom, S.A. la oferta de adquisición formulada por Blond Europe, S.L., predecesora de Inoxcrom Internacional, S.L.( Anexo III de la Contestación a la Demanda).
El Experto observa además que de la Demanda y Contestación a la Demanda surge que una y otra Parte están sosteniendo de buena fe derechos exclusivos a utilizar la marca INOXCROM, circunstancia que sin duda se refleja sobre el nombre de dominio en disputa. Por ello, en opinión del Experto, la resolución de la presente disputa debe quedar a cargo de un juez competente, el que podrá interpretar, entre otras cosas, el alcance del contrato de cesión y de la aprobación judicial de la transferencia de los bienes intangibles de Inoxcrom, S.A., más arriba mencionados, así como otros hechos y documentos pertinentes.
A diferencia de una acción de amplio alcance ante el juez competente, los procedimientos de la Política, simplificados y abreviados, en los que una decisión administrativa debe expedirse después de una sola ronda de escritos y prescindiendo de vistas, se han diseñado exclusivamente para determinar si existe o no un caso claro de ciberocupación. Al respecto, dice en su parte pertinente el párrafo 135 del Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, del 30 de abril de 1999: “(i) En primer lugar, el alcance del procedimiento se limita únicamente al registro deliberado, de mala fe y abusivo de nombres de dominio o "ciberocupación" y no se aplica a controversias entre partes con derechos que compiten de buena fe.” Ver Courtney Love v. Brooke Barnett, NAF Caso FA0703000944826 (“De modo que, de acuerdo con la mayoría, una disputa como la presente entre partes cada una de las cuales tiene por lo menos la presunción de derechos en los nombres de dominio en disputa, está fuera del alcance de la Política. Además, de acuerdo a la mayoría, el presente caso parece consistir mayormente en una disputa comercial o civil entre las partes, con posibles causas de acción en la violación de derechos contractuales o fiduciarios. De modo que la mayoría declara que la materia de la cuestión está fuera del alcance de la UDRP y deniega la demanda.”)1
Por ello, conforme al párrafo 15(e) del Reglamento, el Experto declara que la controversia está fuera del ámbito del párrafo 4(a) de la Política.
Solicitud del Demandado sobre secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa
Como se ha declarado más arriba, la presente disputa no puede ser resuelta en un procedimiento sujeto a la Política, por lo que el Experto no se pronunciará sobre la solicitud del Demandado para que se declare que el Demandante ha utilizado de mala fe la Política. Ver Salvador Benjumea Bravo de Laguna v. Shower Green, Esteban Torras, Caso OMPI No. D2011-1847 (“Este Experto reitera que la Política y el Reglamento son para dirimir controversias relativas al registro abusivo de nombres de dominio que infringen los derechos de terceros sobre marcas, y no para dirimir otro tipo de controversias. Este Experto considera que existe un conflicto entre las partes que va más allá del alcance de la Política y, por tanto, en este caso en particular no considera procedente declarar un caso de hostigamiento al buen uso del nombre de dominio en disputa bajo el párrafo 15.e) de la Política.”)
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto desestima la Demanda.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 12 de Julio de 2013
1 Traducción no oficial del original en inglés.