Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Bayer AG v. No Wholesaler SL - Ferran Dilmer Sitjà
Caso No. D2012-2492
1. Las Partes
El Demandante es Bayer AG de Leverkusen, Alemania, representado por Kanzlei BPM Legal, Alemania.
El Demandado es No Wholesaler SL - Ferran Dilmer Sitjà de Girona, España, representada por EF Advocats i Assessors Financers, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bayergardenshop.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Soluciones Corporativas IP, LLC (el “Registrador”).
3. Historia Procesal
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de diciembre de 2012. El mismo día, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de diciembre de 2013, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el nombre del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales diferían del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante el 21 de diciembre de 2012 proveyéndole el nombre del registrante y los datos de contacto revelados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una modificación a la Demanda. El Demandante presentó una modificación a la Demanda el 21 de diciembre de 2012.
El Centro verificó que la Demanda, tal como fue modificada, cumpliera los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de enero de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de enero de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de enero de 2013.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de febrero de 2013, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El procedimiento se substancia en español al ser este el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es una empresa multinacional de origen alemán fundada en 1863 que comercializa productos farmacéuticos, médicos, nutricionales, veterinarios, agrícolas, fitosanitarios, entre otros.
Para identificar y distinguir sus productos en el mercado mundial, el Demandante es titular de más de 700 registros y solicitudes que incluyen la marca BAYER en diversos países incluido España, donde está domiciliada la Demandada.
El nombre de dominio en disputa <bayergardenshop.com> fue registrado el 30 de julio de 2012 y actualmente se encuentra vinculado a un portal Web en el que se ofertan al público productos fabricados por el Demandante y en el que aparece el logotipo de la marca BAYER.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las alegaciones del Demandante se resumen de la siguiente manera:
i. El nombre de dominio en disputa incorpora extensamente las marcas BAYER bien conocidas del Demandante, siendo similar a tales marcas hasta el punto de confundirlo, a pesar de la adición de palabras comunes o genéricas como “garden” o “shop”;
ii. El término “garden” que indica el tipo de productos vendidos por el Demandante y el termino “shop” crean la impresión de que el nombre de dominio en disputa está relacionado con el Demandante que ofrece sus productos al mercado español en el sitio Web “www.bayergarden.es”, siendo por tanto confusamente similar a las marcas BAYER;
iii. El término “bayer” es altamente distintivo y evidentemente relacionado con el Demandante y sus productos y no es un término que un comerciante elegiría legítimamente a no ser que deseara crear la impresión de una asociación con el Demandante;
iv. El Demandante no ha otorgado licencia o permiso al Demandado para emplear sus marcas, ni tampoco permitió utilizar al Demandado ningún tipo de dominio de las marcas BAYER;
v. El Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa en un sitio Web que imita al sitio Web de la Demandante disponible en “www.bayergarden.es” y emplea tal sitio Web ofreciendo productos del Demandante y hacer publicidad para productos de terceros;
vi. El uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado no satisface los criterios establecidos en Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903, ya que al emplearse el logotipo famoso del Demandante y la declaración “Bayer Garden es la familia de la farmacéutica alemana Bayer para el cuidado del huerto y jardín”, así como copiarse el aspecto y estilo del propio sitio Web del Demandante bajo “www.bayergarden.es”, se hace sugerir falsamente que el Demandado es titular de la marca BAYER o que su sitio Web es el sitio oficial del Demandante;
vii. El uso no autorizado de un logotipo del Demandante precluye la posibilidad de una oferta de buena fe de productos o servicios de acuerdo a diversos precedentes bajo la Política;
viii. Partiendo del alto perfil del Demandante a nivel mundial, es inconcebible que el Demandado hubiera registrado el nombre de dominio en disputa sin ser consciente del Demandante y de la reputación de sus marcas BAYER;
ix. Al copiar el aspecto y el estilo del sitio Web del Demandante bajo “www.bayergardenshop.com”, se demuestra claramente la intención del Demandado de crear confusión con las marcas del Demandante para atraer tráfico a su propio portal Web, lo que constituye mala fe en el sentido del artículo 4.b)iv) de la Política;
x. El hecho de que el Demandado hubiera registrado un nombre de dominio que incluye una marca del Demandante y sus productos sugiere la existencia de una mala fe oportunista del Demandado.
B. Demandado
Las alegaciones del Demandado se resumen de la siguiente manera:
i. El nombre de dominio en disputa ha sido creado con el fin de comercializar únicamente productos “bayer garden” del Demandante;
ii. El Demandado no compró el nombre de dominio en disputa con la intención de confundir al usuario, ya que este compra productos auténticos de la marca BAYER y los beneficios obtenidos van en gran parte a esta marca comercial;
iii. Al introducirse el término “shop”, se hace una clara distinción que el contenido de la página Web es de tienda para comercializar productos BAYER y que la empresa distribuidora del producto no es Bayer sino la mercantil No Wholesaler S.L.;
iv. Al ofertar de buena fe productos Bayer exclusivamente, el Demandado hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro;
v. Debido a que el Demandado ofrece en su sitio Web única y efectivamente los productos del Demandante, así como al hecho de que no se ha intentado monopolizar el mercado en todos los nombres de dominio, debe concluirse que el Demandado cumple con los factores del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Supra invocado por el Demandante, para considerarse que el uso del nombre de dominio en disputa es de buena fe en los términos de la Política;
vi. El Demandado niega haber incurrido en alguna de las causales de mala fe dispuestas en los apartados i), ii) y iii) del artículo 4.a) de la Política;
vii. En consecuencia y, en virtud de lo expuesto, el Demandado solicita que en estricta aplicación de la Política, se rechace todas y cada una de las pretensiones formuladas por el Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. General
Como dispone el párrafo 4.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia intentada, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrados y se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud que cause confusión
El aspecto nodal en este apartado de la Política se reduce a dilucidar si el nombre de dominio en disputa, por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca sobre la que el Demandante tiene derechos y así justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se da al nombre de dominio en el portal respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política).
De acuerdo con el párrafo 1.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) el examen para establecer la similitud en grado de confusión prevista en la Política implica llevar al cabo una comparación visual o fonética entre la marca y el nombre de dominio por sí mismo para determinar la posibilidad de que se presente confusión entre los usuarios de Internet, y para satisfacer este extremo, la marca en cuestión generalmente debe poderse reconocer como tal dentro del nombre de dominio, sin que la adición de términos comunes o descriptivos sea suficiente para desvirtuar la confusión entre usuarios de Internet.
Bajo este parámetro, el Experto observa que el término “bayer” es inmediatamente reconocible dentro del nombre de dominio en disputa <bayergardenshop.com> como una marca notoriamente conocida del Demandante. Ver Bayer Aktiengesellschaft v. TMP, Caso OMPI No. D2002-0132 (El experto concluye que la marca BAYER es famosa); Bayer AG v. WebContents, Inc. (www.webcontents.com), Caso OMPI No. D2009-0484 (el experto no tiene duda de que BAYER ha alcanzado el estatus de marca notoria a nivel mundial).
La añadidura de los términos comunes “garden” y “shop” al nombre de dominio en disputa resulta intrascendente para prevenir la confusión entre los usuarios de Internet con la marca del Demandante, atento a lo cual se rechaza el argumento del Demandado en el sentido de que la adición del término “shop” denota una clara distinción a los Internautas de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa no se refiere al Demandante sino mas bien a una tienda ajena que comercializa productos BAYER. Esto debido a que la combinación de un término de uso común con una marca notoria no es suficiente para disipar la asociación mental con la marca notoria del Demandante, sino que por el contrario, refuerza dicha conexión toda vez que los productos del Demandante pueden distribuirse en “shops” (tiendas). Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Vladamir Brosknivotich, Caso OMPI No. D2011-1648 (la palabra “shop” es genérica y por tanto su incorporación al nombre de dominio es insuficiente para desvirtuar la similitud en grado de confusión con respecto a la marca XENICAL del demandante).
En función de lo anterior se tiene por superado el umbral que supone el párrafo 4.a).i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política admite de forma no limitativa las siguientes defensas que, de tenerse por acreditadas, reconocen derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio:
(i) antes de recibir la notificación de la Demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
(iii) usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
De las alegaciones hechas en la Demanda y no controvertidas por el Demandado se desprende que este no es licenciatario de aquél para usar las marcas BAYER del Demandante. Tampoco se infiere del expediente que el Demandado sea conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa.
El Demandado básicamente finca su defensa en el argumento de que le asiste un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa derivado de su condición de distribuidor de productos genuinos de la línea Bayer Garden del Demandante. Al respecto, afirma cumplir con los estándares previstos en Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Supra.
De acuerdo con la decisión antes referida, un distribuidor puede estar realizando una oferta de buena fe de productos y servicios, y con ello adquirir intereses legítimos de acuerdo al párrafo 4.c)i) de la Política, cuando se satisfacen al menos las siguientes condiciones: (1) el Demandado está ofreciendo realmente productos y servicios dentro del portal Web que aloja al nombre de dominio en disputa, (2) el Demandado está usando el portal Web para ofertar únicamente aquellos productos amparados bajo la(s) marca(s) del Demandante, (3) el portal Web revela de manera clara y precisa la relación entre el Demandado y el titular de la(s) marca(s) y (4) el Demandado no debe haber intentado acaparar el mercado en todos los nombres de dominio en disputa, impidiendo así al Demandante reflejar su marca en un nombre de dominio. Este criterio se recoge en el párrafo 2.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0.
En la especie, el Experto advierte que el Demandado no cumple con la tercera condición arriba descrita ya que en ningún lugar del portal Web vinculado al nombre de dominio en disputa se revela la relación entre el Demandado y el Demandante, pues ni siquiera se hace alusión al Demandado dentro de dicho portal. De hecho, la única indicación de origen que aparece ostensiblemente en la ventana principal del sitio Web es el logotipo de la marca BAYER del Demandante, lo que hace intuir a cualquier visitante que dicho sitio es operado por el propio Demandante o con su autorización.
Después de todo, el Demandado pudo haber realizado las actividades propias de su objeto social a través de un sitio Web que reflejara su propia denominación social y sin ocultar a sus visitantes la identidad del operador y beneficiario real de dicho portal Web.
En consecuencia, el Experto concluye que la oferta de productos que realiza el Demandado dentro del portal vinculado al nombre de dominio en disputa no es de buena fe en términos de la Política y que ninguna de las otras defensas previstas en dicho instrumento le asisten al Demandado.
De esta manera, se surte la hipótesis prevista en el párrafo 4.a).ii) de la Política.
C. Registro y uso de mala fe
El Demandante alega que el Demandado conocía la notoriedad de su marca y el contenido de su portal Web de Internet bajo “www.bayergarden.es”, cuyo aspecto y estilo asegura fueron copiados por el Demandado en el portal Web vinculado al nombre de dominio en disputa.
El Demandado admite que los productos que comercializa en su portal Web son fabricados y distribuidos por el propio Demandante bajo su línea “Bayer Garden”.
En vista de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado por las razones expuestas en el apartado B supra, se hace patente la mala fe del Demandado en términos de la causal prevista en el párrafo 4.b)iv) que a la letra establece:
“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o sitio en línea.”
Dicha conclusión encuentra sustento en las siguientes circunstancias probadas o inferidas del expediente : i) la notoriedad de la marca BAYER del Demandante a nivel mundial incluyendo España donde está domiciliado el Demandado; ii) la reproducción del logotipo de la marca BAYER en el sitio Web del Demandado; iii) el engaño en que se pretende hacer caer a los visitantes del sitio Web del Demandado al hacerlos suponer que el mismo es gestionado por el Demandante o con su autorización; y iv) el lucro obtenido por el Demandado mediante la explotación de la fama del Demandante y su marca BAYER.
Todo ello produce convicción en el ánimo del Experto respecto a la existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa por la realización de conductas típicas de competencia desleal por parte del Demandado que inducen a la confusión de los usuarios de Internet.
En razón de lo anterior, el Experto tiene por demostrado el requisito dispuesto en el párrafo 4.a)iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <bayergardenshop.com> sea transferido al Demandante.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 5 de marzo de 2013