Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Editions Terre Mars contre Editions Larivière

LITIGE N° D2011-2024

1. Les parties

Le requérant est Editions Terre Mars de Puteaux, France, représenté par DBK - Société d’avocats, France.

Le défendeur est Editions Larivière, Société par actions simplifiée, de Clichy, France, représenté par Me Frédéric Gras, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <essais-bateaux.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Mailclub SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Editions Terre Mars auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 novembre 2011.

En date du 16 novembre 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Mailclub SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 novembre 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 21 novembre 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 décembre 2011. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 11 décembre 2011.

En date du 23 décembre 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Louis-Bernard Buchman. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

En ce qui concerne la langue de la procédure, le requérant produit une copie du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux en langue française, et non pas en langue anglaise contrairement à ce qui est indiqué dans sa plainte au paragraphe IV (point 10). Il demande que le français soit la langue de la procédure et le défendeur n’a pas soulevé à cet égard d’objection dans sa réponse à cette demande. La Commission administrative, faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application, décide que le français sera la langue de la procédure.

4. Les faits

Le défendeur exerce depuis plus de vingt ans une activité d’édition de journaux et périodiques, dont plusieurs titres sont consacrés aux loisirs et sports mécaniques et cinq sont consacrés au nautisme: “Moteur Boat” (publication mensuelle), “Neptune” (publication mensuelle), “L’Argus du Bateau” (publication bimestrielle), “Voile Magazine” (publication mensuelle), et “La Peche en Mer” (publication mensuelle). Parmi ces derniers, Moteur Boat, dédié au motonautisme, est publié depuis décembre 1988, et a aussi un site Internet “www.moteurboat.com” qui vient en complément de la publication de presse.

Le requérant exerce également une activité d’édition de journaux et périodiques, principalement dédiés aux loisirs et sports mécaniques, et a réservé le nom de domaine <bateaux-essais.com> le 8 juillet 2010, puis a lancé un magazine en ligne (webzine) consacré à l’actualité du motonautisme, accessible sur le site Internet “www.bateaux-essais.com” en septembre 2010, ce site étant actif dès le 3 septembre 2010.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le défendeur le 3 septembre 2010.

Le nom de domaine litigieux renvoie directement les internautes sur le site du défendeur.

La marque française complexe BATEAUX-ESSAIS.COM a été déposée par le requérant le 17 septembre 2010 auprès de l’INPI et son enregistrement sous le numéro 103767548 rétroagit à sa date de dépôt.

Il n’est pas contesté que la marque du requérant est postérieure à la réservation du nom de domaine litigieux.

Il n’est pas contesté que les magazines en ligne (webzines) Moteur Boat et “Bateaux-essais.com” sont directement concurrents et s’adressent aux mêmes annonceurs et lecteurs potentiels.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le requérant dispose d’un droit de marque sur la marque BATEAUX-ESSAIS.COM.

(ii) Peu importe pour la présente procédure administrative que ce droit soit postérieur à la date de réservation du nom de domaine litigieux.

(iii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte au droit de marque dont est titulaire le requérant, en ce qu’il imite la marque BATEAUX-ESSAIS.COM, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qu’il renvoie à un site Internet proposant des services parfaitement identiques à ceux désignés par le requérant sous sa marque.

(iv) Les deux mots “bateaux” et “essais" constituent l’élément fort de la marque, lui confèrent tout son caractère distinctif, et par la typographie utilisée, en très gros caractères, sont ceux qui identifient aux yeux du public les services proposés par le requérant sur son site Internet “www.bateaux-essais.com”.

(v) Le nom de domaine litigieux reprend une partie de la marque du requérant constituée principalement des mots “bateaux” et “essais”. Or le défendeur a repris ces deux mots au pluriel, accolés et reliés l’un à l’autre par un tiret. Seul l’ordre d’apposition a été modifié, le mot “essais” précédant le mot “bateaux”. Or l’inversion dans un nom de domaine de deux termes constituant une marque, ne fait pas pas obstacle à un risque de confusion.

(vi) Le nom de domaine litigieux constitue une imitation de la marque du requérant, engendrant un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.

(vii) Le défendeur n’est en aucune manière affilié au requérant et n’a jamais été autorisé par lui à utiliser et à enregistrer sa marque ni à procéder à l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque. Il n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser la marque, y compris à titre de nom de domaine. Le défendeur ne peut justifier d’aucun droit antérieur, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le défendeur n’a jamais utilisé les signes “bateaux-essais”, ni même “essais-bateaux” d’aucune manière que ce soit avant ou après l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

(viii) Le défendeur a délibérément enregistré le nom de domaine litigieux dans l’intention manifeste de créer un risque de confusion avec le webzine de son concurrent, et de profiter de l’exploitation ou de la renommée du nom de domaine d’un tiers. Le défendeur ne peut donc se prévaloir d’un quelconque intérêt légitime.

(ix) La mauvaise foi du défendeur est d’autant plus avérée que le nom de domaine <moteurboat.com> qui correspond au nom du magazine presse du défendeur – réservé par lui depuis 1999 - ne présente strictement aucun lien avec le nom de domaine litigieux, de sorte qu’il est impossible pour les internautes de rattacher ces deux noms de domaines à une origine commune.

(x) Le défendeur a réservé le nom de domaine litigieux concomitamment au lancement du webzine du requérant et loin d’être une coïncidence, ce fait révèle la volonté du défendeur de parasiter les activités du requérant dès leur commencement.

(xi) Avoir volontairement choisi un nom de domaine équivoque, pour rediriger des internautes sur son propre site Internet, en concurrence directe avec celui du requérant, montre bien que le nom de domaine litigieux a non seulement été enregistré par le défendeur en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, mais également a été utilisé de mauvaise foi pour attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site Internet en créant sciemment une probabilité de confusion avec la marque du requérant.

(xii) Le requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

(i) Le site Internet “www.moteurboat.com” du défendeur comporte, à l’instar du magazine Moteur Boat depuis son premier numéro, une rubrique “Essais”. Afin de protéger la notoriété de ce titre de presse et d’assurer sa visibilité et sa consultation sur Internet, le défendeur a déposé le nom de domaine litigieux qui renvoie sur le site Internet “www.moteurboat.com” et permet de consulter sa rubrique “Essais”.

(ii) La marque déposée par le requérant se présente comme suit: LE N° 1 DU BATEAU À MOTEUR ON LINE. BATEAUX-ESSAIS.COM, et n’est donc pas identique au nom de domaine litigieux. La marque déposée par le requérant ne lui est pas non plus semblable, car elle comporte une suite d’éléments nominaux: “le n° 1 du bateau à moteur en ligne” qui la distingue du nom de domaine litigieux. C’est par son graphisme et ces éléments “Le n° 1 du bateau à moteur on line”, qui s’ajoutent à “Bateaux-essais.com” que la marque n’est pas purement descriptive. Le requérant ne saurait prétendre à un monopole d’exploitation sur le seul élément nominal “Bateaux-essais.com” car ces termes sont descriptifs et doivent pouvoir être utilisés librement dans le même univers de concurrence.

(iii) L'enregistrement de la marque du requérant LE N° 1 DU BATEAU À MOTEUR ON LINE. BATEAU-ESSAIS.COM est postérieur à la date de réservation du nom de domaine litigieux.

(iv) Il n’y a pas, en pratique, de risque de confusion car si l’on tape <essaisbateaux.com> dans le moteur de recherche de Google, on tombe en 1ère adresse sur le site Internet du requérant.

(v) Le défendeur a un droit légitime à utiliser le nom de domaine litigieux car le titre de presse MOTEUR BOAT qu’il édite depuis 1988 publie des essais de bateaux au bénéfice de son lectorat, et tant la publication de presse que le site Internet comporte une rubrique “Essais”.

(vi) Le défendeur, avant d’avoir eu connaissance du litige, a utilisé le nom de domaine litigieux pour une offre de bonne foi de produits ou de services.

(vi) Le défendeur est connu dans le monde du nautisme pour procéder à des essais de bateaux dans ses revues.

(vii) Le défendeur fait un usage loyal du nom de domaine litigieux, sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion, puisqu’il bénéficie depuis 1988 d’une notoriété dans le domaine de l’information nautique et d’une clientèle de lecteurs et d’annonceurs depuis plus de 20 ans.

(viii) Le nom de domaine litigieux n’a pas été réservé par le défendeur aux fins de vendre, louer ou céder son enregistrement au requérant, mais pour renvoyer les internautes à la rubrique “Essais” de Moteur Boat, dont le contenu rédactionnel et iconographique est produit par le défendeur.

(ix) Le défendeur n’a pas réservé le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le requérant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et de fait, le requérant peut pleinement utiliser le nom de domaine <bateaux-essais.com>.

(x) Le requérant et le défendeur étant concurrents, le défendeur a un droit légitime à garantir la consultation de la rubrique “Essais” sur son site Internet “www.moteurboat.com”. L’emploi du pluriel pour les termes “bateaux” et “essais” s’explique par le fait qu’une rubrique ne contient pas qu’un essai d’un seul bateau.

(xi) Le défendeur s’oppose à la demande de transfert du nom de domaine litigieux au profit du requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1 Aspects procéduraux

La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).

Dans ce contexte, la Commission administrative, afin de rendre une décision qui soit fondée sur des faits précis, a entrepris une recherche limitée portant sur des données publiquement accessibles et les ayant vérifiées, a pu en tirer les conclusions nécessaires à sa décision.

C’est ainsi que la Commission administrative a vérifié que le nom de domaine litigieux renvoyait directement l’internaute sur le site Internet concurrent “www.moteurboat.com”, non pas à la page essais de ce site, mais à la page d’accueil de ce site.

6.2 En ce qui concerne les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

L’observation du défendeur, arguant du fait que le droit de marque du requérant est postérieur à la date de réservation du nom de domaine litigieux par le défendeur, est inopérante dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a): les Règles d'application n’imposent nullement que les droits du requérant sur l’élément objet de l’atteinte soient antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux, voire même antérieurs à l’introduction de la plainte (Cf. The State of Tennessee, USA contre (DOMAIN NAME 4 SALE) DOMAIN-NAME-4-SALE eMAIL baricci@attglobal.net, Litige OMPI No. D2008-0640).

L’existence du droit du requérant sur l’élément objet de l’atteinte est un critère purement objectif ne s’inscrivant aucunement dans une logique de comparaison chronologique avec la date de réservation par le défendeur du nom de domaine litigieux: la Commission administrative doit se contenter de constater si de un tel droit existe ou non.

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative considère que le requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination BATEAUX-ESSAIS.COM à titre de marque.

Demeure alors la question de la comparaison entre les signes “bateaux” et “essais” d'une part et <essais-bateaux.com> d'autre part: le nom de domaine litigieux reproduit totalement les deux éléments distinctifs “bateaux” et “essais” de la marque BATEAUX-ESSAIS.COM, même si cette marque comporte aussi une phrase descriptive en petits caractères, “le N°1 de du bateau à moteur on line” qui en constitue l'élément le plus faible.

En ce qui concerne l’identité ou la similitude des signes “bateaux” et “essais” par rapport au nom de domaine litigieux <essais-bateaux.com>, la seule différence consistant en l’inversion des deux signes distinctifs ne saurait aux yeux de la Commission administrative leur conférer un autre sens ni permettre de les distinguer de la marque du requérant.

Le nom de domaine litigieux constitue la plus proche approximation possible de la marque du requérant, à l'exception de la suppression du tiret entre les signes “bateaux” et “essais”.

La simple inversion de ces signes laisse penser, au contraire, que la réservation du nom de domaine litigieux a été effectuée dans le but d’attirer les internautes vers le site Internet du défendeur en créant une grande similitude avec la marque du requérant.

La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie à un service du requérant, ce nom de domaine étant similaire à la marque sur lesquelles le requérant a des droits, au point de prêter à confusion (Cf. Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA contre PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala, Litige OMPI No. D2010-1147; Credit Industriel et Commercial S.A., BanqueFédérative du Crédit Mutuel contre Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892; Banque Saudi Fransi v. ABCIB, Litige OMPI No. D2003-0656; Islamic Bank of Britain Plc contre Ifena Consulting, Charles Shrimpton, Litige OMPI No. D2010-0509; BPCE contre PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov, Litige OMPI No. D2010-1666).

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant le lancement du site Internet du requérant, le défendeur avait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le défendeur n’est en aucune manière affilié au requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser sa marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant les éléments distinctifs de la marque en question. Il n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine.

Le défendeur n’étant pas connu par le nom de domaine litigieux ou par les mots le composant, et le nom de domaine litigieux renvoyant l’internaute vers un site concurrent, la légitimité des intérêts du défendeur sur le nom de domaine litigieux n’est pas établie (Cf. Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. contre Hammerstone, Litige OMPI No. D2003-0903).

Le défendeur fait certes un usage commercial du nom de domaine litigieux, mais cet usage ne semble pas légitime, voire pourrait être contraire à un comportement loyal en matière commerciale, puisque le défendeur est allé au delà de ce qui était strictement nécessaire à ses objectifs déclarés de renvoyer les internautes à la rubrique “Essais” de Moteur Boat et de garantir la consultation de cette rubrique “Essais”. Il aurait en effet dû suffire au défendeur dans ce cas que le nom de domaine litigieux renvoie directement tout internaute à la page “Essais” de son site Internet “www.moteurboat.com” et non pas à la page d’accueil de ce site.

La Commission administrative est d’avis, dans ces conditions, que le défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes qui s’attachent au nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, le requérant et le défendeur exercent une activité directement concurrente, puisqu’ils proposent la même gamme de produits à une clientèle identique, au sein d’un secteur restreint constitué d’une dizaine d’acteurs sur le marché de la presse de loisirs en langue française, dédiée au motonautisme. Dans ce secteur restreint, le défendeur ne pouvait pas raisonnablement ne pas avoir eu connaissance du lancement par le requérant de son webzine sur le site “www.bateaux-essais.com” au moment où le défendeur a réservé le nom de domaine litigieux.

Il parait en effet assez difficile de soutenir que le défendeur ignorait l’existence du requérant alors même que le nom de domaine litigieux est très similaire non seulement à la marque du requérant mais aussi à son nom de domaine éponyme antérieurement réservé par le requérant. Dans ces circonstances, le fait que la marque du requérant soit postérieure à l’enregistrement du nom de domaine litigieux dans cette affaire n’empêche pas la Commission administrative de conclure à la mauvaise foi du défendeur dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Sur cette question voir WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") au point 3.1 et en particulier les décisions ExecuJet Holdings Ltd. contre Air Alpha America, Inc., WIPO Case No. D2002-0669, Kangwon Land, Inc. contre Bong Woo Chun (K.W.L. Inc), WIPO Case No. D2003-0320 et suivantes.

En ce qui concerne l’usage de mauvaise foi, le défendeur a continué à utiliser le nom de domaine litigieux nonobstant la demande de procéder à la radiation du nom de domaine litigieux qui lui a été envoyée (Cf. Control Techniques Limited contre Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

La Commission administrative est d’avis que dans ces conditions, le requérant a prouvé que le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

En conséquence, en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <essais-bateaux.com> soit transféré au requérant.

Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 8 janvier 2012