WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Philip Morris USA Inc. (PM USA) v. Temp Organization / Mehmet Ali Ciger

Dava No. D2011-1675

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik Arnold & Porter tarafından temsil edilen, Philip Morris USA Inc. (PM USA)’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Temp Organization ve Mehmet Ali Ciger’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <marlboroblack.com> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. tarafından tescil edilmiştir (“Tescil Eden Kuruluş”).

3. Usuli İşlemler

Şikâyet, 3 Ekim 2011 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 4 Ekim 2011 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd.’e tescil teyidi talebini göndermiştir. 5 Ekim 2011 tarihinde, Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri farklı olduğunu berlirtmiştir. 13 Ekım 2011 tarhihinde Şikâyet Eden, Tescil Eden Kuruluş’tan almış olduğu bilgilere göre, e-posta ile Şikâyet’ini Şikâyet Edilen hakkında değiştirmiştir.

Merkez, ilgili Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre 20 Ekim 2011 tarihinde, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dilinin Türkce olduğunu taraflara bildirmiştir. Bu nedenle, Şikâyet Eden tarafından, i) Şikâyet Eden ve Şikâyet Edilen arasında, işlemlerin İngilizce olarak yürütüleceği yönünde sözleşme bulunduğunu gösteren delil sunması veya ii) Şikâyet ’in Türkçe’ye tercüme edilmiş bir nüshasının sunulması veya iii) İngilizcenin idari işlem dili olması için talepte bulunulması gerekmiştir.

21 Ekim 2011 tarihinde Şikâyet Eden, işlem dilinin İngilizce olmasını talep etmiştir. Şikâyet Edilen, 25 Ekim 2011 tarihinde, sadece Türkçe bildiğini ve tescil sözleşmesinin dilinin Türkçe olduğu nedeniyle, işlem dilinin de Türkçe olmasını talep etmiştir.

Tarafların görüşlerini dikkate alarak, Merkez 10 Kasım 2011 tarihinde işlem dilinin Türkçe olması gerektiğini taraflara bildirmiştir. Şikâyet Eden tarafından Şikâyet ’in Türkçe’ye tercüme edilmiş bir nüshası 23 Kasım 2011 tarihinde Merkez’e sunulmuştur.

Merkez, değiştirilmiş ve tercüme edilmiş bir nüshası ile birlikte sunulan Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 25 Kasım 2011’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 15 Aralık 2011 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafından Cevap 15 Aralık 2011 tarihinde Merkez’e sunulmuştur. Şikâyet Eden tarafından 21 Aralık 2011 tarihinde Şikâyet Edilen’in Cevap’ında öne sürülen argümanlara ilişkin olarak ilave görüşler Merkez’e sunulmuştur.

Merkez, 13 Ocak 2012 tarihinde tek hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vaka Bilgileri

Şikâyet Eden, kendisine ait olan MARLBORO markası altında 1883’ten bu yana çeşitli sigara ürünleri üretmek, pazarlamak ve satmaktadır. MARLBORO markası hemen hemen tüm dünyada (Türkiye dahil olarak) tanınmış hale gelmiş durumdadır.

Şikâyet’te belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) nezdinde 14 Nisan 1908 tarihinde MARLBORO markasını tescil ettirmiştir. O tarihten bu yana, sadece Amerika Birleşik Devletlerinde değil, diğer ülkelerde de bir çok MARLBORO markaları tescil edilmiştir. Üstelik, Hakem’in kendi araştırmalarında tespit ettiği gibi, Türk Patent Enstitüsü marka veri tabanına göre, Türkiye’de MARLBORO kelimesini içeren 1980’lerden beri 150’ye yakın marka kayıtı bulunmaktadır.

Ayrıca, Şikâyet’te belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden 6 Mart 2000 tarihinde markasını içeren <marlboro.com> alan adını tescil ettirmiştir ve bağlantılı web sitesini işletmektedir.

Şikâyet Edilen, Mehmet Ali Ciğer ise gerçek kişidir. İhtilaflı olan alan adı <marlboroblack.com> 10 Haziran 2011 tarihinde Şikâyet Edilen tarafından tescil edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adı <marlboroblack.com>’un kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet’i aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının dünya çapında tanınmış MARLBORO markasıyla aynı olduğunu veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikâyet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adı ile haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Merkez’den Şikâyet’in red edilmesini taleb etmektedir.

Şikâyet Edilen, Cevap’ını özellikle aşağıdaki iddialara dayandırmaktadır (alıntı olarak):

“Şikâyetçi bu kadar büyük ve bilinen marka ve şirket olması ona bir takım haklar verdiği gibi beraberinde bir takım sorumluklar da vermesi gerekmektedir. Kendisine ait olduğunu düşündüğü bu alan adını piyasaya ürününü çıkardıktan aylar belki yıllar sonra değil çok daha önce hatta piyasaya ürününü çıkarmadan önce alması veya almaya çalışması gerekmektedir. Günümüz “internet alan adı” tescilinde genel kaide “first come, first served” anlayışıdır. Ortalama bir internet kullanıcısı bu kaidelere göre hareket etmektedir. Bir takım alan adlarının marka veya tanınmışlıktan ötürü korunduğunu bilmemekte ve bilmesi de gerekmemektedir. Şikayetçi taraf bu hususları bilmesine veya bilmesi gerekmesine rağmen “ne de olsa WIPO var” düşüncesinin tembelliğiyle piyasada aylardır hatta yıllardır bulunan ürünün adına ilişkin “alan adını” boş bırakıp almamış, ihmal etmiş ve tedbirsizlik yapmıştır. Bu uluslar arası büyük bir şirket ve marka olmanın sorumluluğu ile bağdaşmamaktadır. Tanınmış marka sahibi olmanın siber uzayda getirmiş olduğu bu üst seviyedeki koruma anlayışı, şikayetçi taraf gibi tanınmış marka sahiplerine siber uzayda bu kadar sorumsuz olma hakkı da vermemelidir. [...] Şikayetçi tarafın bu tedbirsizliği ve sorumsuzluğunun bir bedeli olmalıdır. Bu bedelle herhangi bir şekilde tarafıma ödenecek bir ücreti kastetmemekteyim. Bu sorumsuzluğun bedeli alan adını sahip olamamak olmalıdır.’’

Ayrıca, Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adını satmak için değil, sigaranın zararlarını anlatmak için aldığını iddia etmektedir. Bu bilgilendirme ve bilinçlendirme için bir takım çalışmalar yapmak için boş vakit beklediğini ve bu arada da sigara karşıtı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçerek etkili bir sayfa hazırlamayı planladığını iddia etmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

21 Aralık 2011 tahrihinde Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’in Cevap’ında ileri sürdüğü husulara ilişkin İlaveler sunulmuştur. İlaveler hakkında Kurallar’da net bir hüküm bulunmamaktadır, ancak İlavelerin değerlendirilmesi konusunda İdari İşlem’in taraflar açısından eşit bir şekilde yürütülmesi amacıyla Kurallar 10(a) ve 10(b) maddeleri uyarınca Hakem’in takdir yetkisi bulunmaktadır.

Hakem kararını hazırlarken, Şikâyet Edilen’in İlaveler’e karşı yanıt sunması için yeterli zamanı ve imkanı olmuş olduğunu düşünerek, Kurallar’ın 10 ve 12 maddeleri uyarınca, Şikâyet Eden tarafından sunulmuş olan İlaveleri kabul edip, kararında dikkate almıştır.

Ayrıca, Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca, Hakem işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

Kurallar’in 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nin 4(a) maddesi uyarınca, Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adı ile ilgili olarak hicbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nin 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Ancak, Şikâyet Edilen Cevap vermediği taktirde veya Şikâyet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, Şikâyet Eden’in makul iddiaları Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in MARLBORO markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikâyet Eden MARLBORO markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere ve Hakem’in kendi araştırmalarına göre, Şikâyet Eden, Amerika Birleşik Devletler’inde, Türkiye’de ve bir çok başka ülkelerde tescilli MARLBORO markalarına sahip olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

Hakem, Şikâyet Eden’in marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait marklarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Hakem, ihtilaflı alan adının tek farkın “black” (Türkçe: siyah) kelimesinin eklenmiş olduğu ve bunun ayırt edici niteliyi olmadığı kanaatine varmıştır.

Üstelik, Hakem’in görüşüne göre, alan adının “.com” uzantısıyla kullanımı, söz konusu MARLBORO markasıyla iltibas oluşturacak benzerliği ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Hakem, Şikâyet Edilen’in hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikâyet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan dolayı, Şikâyet Eden’in Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kararına varmıştır. Özellikle, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e MARLBORO markanın kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır.

Şikâyet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunduğunu yeterince gösterememiştir.

Genel prensip olarak, gTLDs alan adlarının tescilinde ‘first come, first served’ kuralı geçerlidir. Ancak bu kural sadece üçüncü bir kişinin marka veya isim haklarına ihlal edilmediği sürece geçerlidir. İhtilaflı alan adının 10 Haziran 2011 tarihinde tescil edildiğinde, MARLBORO markası Türkiye dahil olmak üzere hemen hemen tüm dünyada marka olarak tescil edilmişti. Şikâyet Eden, söz konusu ihtilaflı alan adını kendisi tescil ettirmemiş olması, hukuki anlamda kesinlikle tescilli marka hakklarının kayıbı anlamına gelmez. Bu nedenle, Hakem, MARLBORO markasını içeren ihtilaflı alan adı ile ilgili Şikâyet Edilen’in her hangi bir rüçhan hakkı olmadığı kanaatine varmıştır.

Hakem ayrıca, Şikâyet Edilen tarafından öne sürülmüş olan hak ve meşru menfaatleri ile ilgili diğer iddialarının da yeterince inandirici olmadığını düşünmektedir. Özellikle, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını sadece sigaranın zararlarını anlatmak için almış olduğu iddiası hiçbir belge veya delil ile kanıtlanmamıştır. İhtilaflı alan adı Şikâyet’in sunulmuş olduğu tarihten yaklaşık 5 ay önce tescil edilmesine rağmen, bağlantılı web sitesinde sigara kullanımının zararlı olduğuna dair hiçbir haber veya bilgi bulunmamaktadır. Aksine, ihtilaflı alan adı ile bağlantılı web sitesinde bazı sponsorların sigara ürünleri ile ilgili reklam atıfları görünmektedir.

Dolayısıyla, Hakem Şikâyet Edilen tarafından öne sürülmüş hak ve meşru menfaatleri ile ilgili iddiaların yerterli olmadığı kanaatine varmıştır.

Buna göre, Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartları yerine getirilmiş olup, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

Şikâyet Eden’nin MARLBORO markasının tanınmışlık düzeyi ve bu markanın Türkiye’de yaygın kullanımı nedeniyle, Hakem, Şikâyet Edilen’in MARLBORO markasını ihtilaflı alan adını tescil ettirirken mutlaka bildiğini ve bunun Şikâyet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, Hakem, ihitlaflı alan adı ile bağlantılı olan web sitenin bazı reklam atıflarından hariç aktif olmamasına rağmen, Şikâyet Edilen’in söz konusu alan adının iyi niyetli kullanım iddiasıyla bağdaştırılabilecek herhangi bir meşru amaçla kullanım olmadığı ve haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiği kanaatine varmıştır. Şikâyet Edilen’in söz konusu alan adını sadece “sigaranın zararlarını anlatmak için” iyi niyetli kullanmak istediği iddiasını destekleyecek hiçbir delil veya inandırıcı açıklama sunulmamıştır. Ayrıca, ihtilaflı alan adı bu amacın anlaşılmasını destekleyecek hiçbir kelime veya ifade içermemektedir.

Sonuçta, Hakem, Şikâyet Edilen’in tescil tarihi itibarıyla ihitlaflı alan adı kullanımının MARLBORO marka haklarını ihlal edebileceğini bilebilecek durumda olduğunu düşünmektedir.

Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikâyet Eden’nin lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <marlboroblack.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
Tek İdari Hakem
Tarih: 23 Ocak 2012